147. Městský soud v Praze v tomto ohledu pouze podotýká, že přehlednosti odůvodnění Napadeného rozhodnutí by pravděpodobně prospělo, pokud by předseda Úřadu své úvahy rozdělil (stran znění Patentového nároku a stran jeho znění z pomocných žádostí), avšak samotnému posouzení (stanovení objektivního technického problému) nemůže ničeho vytknout. Ani žalobkyně se ostatně v tomto směru proti závěrům Napadeného rozhodnutí nevymezovala.
148. Pro úplnost Městský soud v Praze považuje za potřebné připomenout, že žalobkyně vede (či vedla) souběžně soudní řízení s totožným předmětem sporu i v dalších zemích Evropské unie. V právě popsaném kontextu přitom soud nepřehlédl, že v druhé fázi hodnocení vynálezecké činnosti nepostupovaly jednotlivé národní soudy zcela shodně, a objektivní technický problém také definovaly různým způsobem.
Posouzení, zda vynález, vycházejíce z nejbližšího stavu techniky a objektivního technického problému, by byl pro odborníka zřejmý
149. Městský soud v Praze předesílá, že posouzení provedené předsedou Úřadu v rámci této fáze hodnocení vynálezecké činnosti bylo stěžejním sporným bodem, na kterém žalobkyně ve velké míře založila svou žalobní argumentaci. V tomto ohledu identifikovala několik úvah předsedy Úřadu, s nimiž se neztotožnila. Konstatovala, že v projednávané věci se jedná o řetězec překážek, který by odborník musel překonat, aby dospěl k řešení dle Patentového nároku (resp. v jeho znění z pomocných žádostí). Ve svém důsledku by tento řetězec překážek vyústil ve skutečnost, že by řešení objektivního technického problému podle jejího přesvědčení pro odborníka v oboru ze stavu techniky zřejmé nebylo a odborník by systematicky musel uplatňovat tvůrčí myšlení, což je znakem vynálezecké činnosti.
150. Z metodických pokynů žalovaného se podává, že ve třetí fázi přístupu „problém a jeho řešení“ je třeba zodpovědět otázku, zda existuje ve stavu techniky jako celku nějaký návod, který by odborníka, postaveného před objektivní technický problém, naváděl k tomu, aby modifikoval či adaptoval nejbližší stav techniky. Otázkou tedy není, zda by odborník mohl dospět k vynálezu adaptací nebo modifikací nejbližšího stavu techniky, ale zda by tak učinil, protože ho stav techniky k tomu navedl s nadějí na vyřešení objektivního technického problému, nebo s očekáváním určitého zdokonalení či výhody.
151. Z EPO Guidelines Part G – Chapter VII-6, 5.3 Could-would approach.
se podává, že podstatná je skutečnost, zda by byl odborník motivován k vývoji vynálezu právě s očekáváním určitého zlepšení, popřípadě výhody. Rovněž se v nich uvádí, že pokud je k dosažení úplného řešení potřeba podniknout různé kroky, považuje se vynález za zřejmý, vede-li technický problém odborníka k řešení krok za krokem a každý jednotlivý krok je zřejmý ve světle toho, čeho již byl dosaženo a co ještě zbývá vyřešit (viz rozhodnutí T 623/97). Vynálezecký krok musí být odmítnut, pokud alespoň jedna cesta vycházející z nejbližšího stavu techniky vede k řešení objektivního technického problému; v takovém případě je vynález pro odborníka zřejmý (viz rozhodnutí T 967/97, T 911/98, T 558/00).
152. Předseda Úřadu přitom v odůvodnění Napadeného rozhodnutí konstatoval, že by odborník za účelem vyřešení stanoveného technického problému nejprve zjistil rozpustnost a disociační konstantu pKa sorafenibu, což by jej motivovalo k přípravě solí sorafenibu. Následně hodnotil, jaké soli sorafenibu by odborník zařadil do screeningu a proč by takovou solí byla i tosylátová sůl. Vysvětlil pak, proč by s ohledem na zjištěnou nízkou rozpustnost solí sorafenibu u těchto nepřistoupil k měření vlastní rychlosti rozpouštění. Konečně pak uvážil, z jakého důvodu by dle jeho názoru odborník přistoupil k provedení farmakokinetické studie, v rámci které by zjistil vysokou biologickou dostupnost sorafenib tosylátu, a tedy i řešení stanoveného technického problému v souladu s Patentovým nárokem. Konstatoval, že Patentový nárok ani upravené nároky z pomocných žádostí podmínku vynálezecké činnosti nesplňují, a proto bylo Prvostupňové rozhodnutí o částečném zrušení Napadeného patentu v rozsahu Patentového nároku vydáno po právu.
153. Městský soud v Praze předesílá (v návaznosti na vymezení objektivního technického problému v předchozí části), že co se týče jednotlivých kroků, které by dle žalovaného odborník v oboru učinil, je nezbytné rozlišit, jaké kroky by odborníka v oboru vedly k řešení dle Patentového nároku ve znění dle evropského patentu (tj. k formulaci tosylátové soli sorafenibu), a které kroky by odborník fakticky činil již s ohledem na vlastnosti a způsob podání sorafenib tosylátu (v perorální formě podávání pro léčení rakoviny), tedy ke znakům, které jsou zmiňovány v pomocných žádostech. Toto rozlišení je podstatné kromě jiného pro posouzení, zda Patentový nárok žalobkyně obstojí v původním znění (tj. jako látka sorafenib tosylát bez dalšího určení v nejširším možném rozsahu ochrany), popř. zda obstojí ve znění z pomocných žádostí, či zda je řešení dle Patentového nároku v jakékoliv modifikaci pro odborníka v oboru zřejmé ze stavu techniky.
154. Posouzení, zda je Patentový nárok pro odborníka v oboru zřejmý, tak zdejší soud rozdělil do tří částí. Mezi účastníky řízení je především sporné, zda by odborník v oboru zahájil s ohledem na jemu dostupné informace další vývoj sloučeniny sorafenib a zda by za tímto účelem provedl screening solí (první dílčí problém). Dále je třeba zkoumat, zda by odborník v oboru do takového screeningu zahrnul tosylátovou sůl (druhý dílčí problém). Posledním okruhem je pak posouzení, zda by odborník v oboru s ohledem na zjištění podávající se z provedených testů za účelem vyřešení shora formulovaného objektivního technického problému s vývojem sloučeniny sorafenib tosylát dále pokračoval a jaké jemu v rozhodné době dostupné prostředky by k tomu zvolil (třetí dílčí problém).
První dílčí problém – zahájil by odborník další vývoj sloučeniny sorafenib; provedení screeningu solí sorafenibu
155. Žalobkyně v rámci uplatněné námitky poukazovala na dokument D21 a argumentovala, že odborník by pravděpodobně nezahájil další vývoj sloučeniny sorafenib pro farmaceutické použití, protože sloučenina procházela zkouškami a zdála se být účinná, přičemž jako prostředek pro zlepšení rozpustnosti by odborník neupřednostnil tvorbu solí před alternativními technologiemi formulace.
156. Z dokumentu D21 Prohlášení prof. Dr. H. W. Frijlinka opatřené datem 15.08.2021, český překlad.
se podává, že dle odborného názoru prof. Frijlinka by k datu priority odborník pravděpodobně nezahájil další vývoj sloučeniny sorafenib pro farmaceutické použití, neboť sloučenina procházela zkouškami a zdála se být účinná.
157. Žalobkyně tedy v zásadě argumentovala, že odborník by další sloučeniny sorafenibu dále nevyvíjel, ale věnoval by se alternativním metodám jeho podání (formulačním technikám).
158. Předseda Úřadu shledal tuto námitku žalobkyně neopodstatněnou. Poukázal, že z dokumentu D5 by odborník pochopil, že volná báze sorafenibu vykázala účinek na různé typy rakoviny při perorálním podání ve formě tablety. Právě tato skutečnost by odborníka motivovala k dalšímu vývoji této sloučeniny, neboť by odborníka zajímalo, zda lze tento účinek dále zlepšit. Poukázal přitom, že by odborník na základě dokumentů D3 stanovil hodnotu rozpustnosti volné báze sorafenibu a zjistil by, že je hluboko pod požadovanou hranicí, přičemž by na základě dokumentů D3 a D5 byl motivován k přípravě solí sorafenibu za účelem zlepšení rozpustnosti.
159. V tomto ohledu Městský soud v Praze považuje za podstatné zdůraznit, že s ohledem na objektivně stanovený technický problém nelze úvaze žalovaného, že by odborník přistoupil ke zjištění rozpustnosti a pKa volné báze sorafenibu ničeho vytknout. Žalovaný v tomto ohledu upozornil na dokument D3, ze kterého se podává, že k obecným znalostem odborníka při vývoji nové sloučeniny patří zjištění dvou základních vlastností této sloučeniny, a to její vlastní rozpustnost a disociační konstanta.
160. Z dokumentu D3 AULTON, M. E. Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone, 1988, dotisk Hong Kong 1994, část 13: „Preformulation“. ISBN 0-443-03643-8.
se přitom podává následující: „Almost all new drugs which are active orally are marketed as tablets, capsules or both (…) Prior to the development of these three major dosage forms with a new drug candidate, it is essential that certain fundamental physical and chemical properties of the drug molecule and other derived properties of the drug powder are determined. (…) knowledge of two fundamental properties is mandatory for a new compound: intrinsic solubility and dissociation constant. These will immediately determine (a) the need and (b) the possibility of making more soluble salts of the drug to eliminate solubility-related poor bioavailability, particularly from solid dosage forms (…)“ (zvýraznění provedeno soudem).
161. Městský soud v Praze proto dospěl k závěru, že první dílčí námitka žalobkyně je neopodstatněná. Předseda Úřadu přesvědčivě vysvětlil, jaké okolnosti by odborníka motivovaly k ověření hodnoty rozpustnosti volné báze sorafenibu, a to s ohledem na informace obsažené v dokumentu D3 a D5. Žalobkyně přitom svou oponenturu postavila především na závěrech prof. Frijlinka z dokumentu D21.
162. Profesor Frijlink uvedl, že na základě dokumentu D5 je „obtížné vyvodit závěr, zda by zkušený formulátor měl nějakou motivaci k dalšímu vývoji sloučeniny sorafenib pro farmaceutické použití, protože [D5] již zmínil BAY 43-9006 jako perorálně dostupný silný inhibitor raf kinázy (…) k datu priority by odborník pravděpodobně nezahájil další vývoj sloučeniny sorafenib“. Toto vyjádření však zdejší soud nepovažuje za dostatečně přesvědčivé k tomu, aby zpochybnilo ucelené závěry vyslovené předsedou Úřadu v Napadeném rozhodnutí. Žalobkyně přitom vyjma dokumentu D21 nepředložila žádné takové argumenty (například publikace dostupné k datu přednosti Napadeného patentu), na základě kterých by bylo lze seznat, že s ohledem na rozhodný stav techniky by s přihlédnutím k objektivně stanovenému problému byl odborník motivován (či naváděn) postupovat jinak. Na základě argumentů předložených účastníky řízení dle jeho názoru nelze dospět k závěru, že by odborník ke stanovení rozpustnosti a disociační konstanty sorafenibu nepřistoupil, resp. že by se v tomto ohledu nutně zaměřil toliko na nové formulační techniky.
163. Samotný dílčí závěr prof. Frijlinka, tj. že „by odborník pravděpodobně nezahájil další vývoj sloučeniny sorafenib pro farmaceutické použití, protože sloučenina procházela zkouškami a zdála se být účinná“, resp. že by „jako prostředek ke zlepšení rozpustnosti nebo rychlosti rozpouštění neupřednostňoval tvorbu solí před alternativními technologiemi formulace“, pak zdejší soud považuje za potřebné vnímat v kontextu možností odborníka v oboru v rozhodné době. Jak již bylo připomenuto výše, v rámci posouzení vynálezecké činnosti je podstatné zabývat se otázkou, zda by odborník v oboru byl motivován (nakloněn) určitý postup zvolit, nejenom zda by tak mohl učinit Viz CORNISH, W. R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2010. 974 s. ISBN 978-1847039231 (dále jen „Cornish“): „In the EPO, where legal tests are devised in order to instruct a large staff of examiners across the whole range of technology, the question is: would the skilled worker be likely to use it, as distinct from could he have done so (the „would … could“ test)?“.
. Zdejší soud přitom v obecné rovině nerozporuje, že odborník v oboru by měl možné alternativy k řešení objektivně stanoveného problému. Cornish však uvádí, že odborník bude nadán obecnými znalostmi ve svém oboru v rozhodné době, jakož i jakýmikoliv znalostmi, které by se dozvěděl z existujících zdrojů při hledání odpovědi na stanovený problém Viz Cornish, s. 215: „Accordingly, the notional technician will be taken to have in mind, first, the common general knowledge of his art at the priority date and, secondly whatever he would learn from th existing literature when seeking an answer to the problem at issue“.
. S ohledem na skutečnosti uvedené v dokumentu D3 by však jednou z těchto možností jistě byla i tvorba solí jako prostředek ke zlepšení rozpustnosti, resp. biologické dostupnosti sorafenibu.
164. Nad rámec výše uvedeného považuje Městský soud v Praze za potřebné vyjádřit se ke znaleckým posudkům (prohlášením) předloženým žalobkyní v průběhu správního řízení, a to z hlediska jejich zařazení v rámci jednotlivých důkazních prostředků. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2017, čj. 8 As 92/2016 - 35 se podává, že „[z]nalecký posudek soud v rámci přezkumu správního rozhodnutí hodnotí jako každý jiný důkaz podle zásad vyplývajících z § 77 odst. 2 s. ř. s. Jenom ten znalecký posudek, který splňuje požadavek úplnosti a přesvědčivosti a který se vypořádává se všemi rozhodujícími skutečnostmi, však může být rozhodujícím důkazem pro posouzení správnosti a zákonnosti přezkoumávaného rozhodnutí, zejména jedná-li se o důkaz v řízení stěžejní (viz také např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2003 čj. 4 Ads 13/2003 - 54, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013, čj. 6 Ads 12/2013-22 a mnohé jiné). Při hodnocení důkazu znaleckým posudkem se soud musí zabývat tím, zda posudek znalce má všechny formální náležitosti a zejména posoudit, zda jsou jeho závěry náležitě odůvodněny a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, resp. zda přihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se měl vypořádat (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2008, čj. 3 Ads 20/2008-141)“. V rozsudku ze dne 13. 9. 2023, čj. 2 As 22/2022 - 38, soud doplnil, že „[a]by soud mohl znalecký posudek odpovědně hodnotit, nesmí se znalec omezit ve svém posudku na podání odborného závěru, nýbrž z jeho posudku musí mít soud možnost seznat, z kterých zjištění v posudku znalec vychází, jakou cestou k těmto zjištěním dospěl a na základě jakých úvah došel ke svému závěru (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009). Hodnotit je třeba i celý proces utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, průběhu znaleckého zkoumání, věrohodnosti teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje svoje závěry, či způsob vyvozování závěrů znalce (srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06)“.
165. Dokument D21 je označen jako „Prohlášení prof. Dr. H. W. Frijlinka“, přičemž z jeho úvodu se podává, že se jedná o osobní stanovisko ke konkrétním technickým otázkám, o jehož zpracování požádala profesora Frijlinka žalobkyně. Ve Spojeném království byl profesor Frijlink jmenován technickým znalcem žalobkyně. Předmětný dokument (ani obsahově totožný dokument D21a v anglickém jazyce) však neobsahuje znaleckou doložku; prohlášení o následcích podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku je přitom vztaženo ke skutkové podstatě obsažené toliko v německém trestním zákoníku. Městský soud v Praze proto považuje za potřebné zdůraznit, že prohlášení podané prof. Frijlinkem (dokument D21) nelze v projednávané věci stricto sensu vnímat jako znalecký posudek ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v rozhodném znění, neboť nenaplňuje atributy tímto ustanovením předpokládané.
166. Z dokumentu D21 pak nelze seznat, jaké konkrétní otázky byly prof. Frijlinkovi pokládány, ani jakou metodologii k jejich řešení použil. Profesor Frijlink například na str. 3 dokumentu uvedl, že „v komerčním, reálném kontextu je neobvyklé (ať už v roce 2001 nebo nyní) uvažovat o vývoji stejné látky, která je ve fázi I testována jinou farmaceutickou společností nebo konkurentem. Nicméně z technického hlediska nebo z hlediska zpravodajství o konkurenci by se mohl výrobce léku o takové zkoušky zajímat, zejména o to, jaká formulace byla použita, jakou cestou podání a v jaké dávce“. Uvedená citace přitom ilustruje, že prof. Frijlink nad rámec posouzení, zda z jemu předložených dokumentů lze usuzovat, že by odborník v oboru měl motivaci k dalšímu vývoji látky sorafenib, promítl do tohoto hodnocení i hlediska, která pro určení vynálezeckého kroku (resp. zřejmosti postupu pro odborníka v oboru) nejsou rozhodná. Na str. 4 dokumentu D21 pak uvedl, že dokument D1 by byl pro formulátora málo zajímavý, neboť se zabývá výrobou široké škály potenciálně účinných látek, což je „spíše v oblasti medicínského chemika než formulátora“. Tato okolnost pak svědčí o skutečnosti, že prof. Frijlink nebral v potaz výchozí předpoklad, že na dalším zkoumání by se podílel tým multi-oborových odborníků, tedy jeden z předpokladů, který soud výše aproboval. V potaz pak soud rovněž vzal jeho vyjádření na str. 5 dokumentu D21, kde uvedl, že přejde k otázce, která mu byla předložena a která „v podstatě spočívá v tom, zda by k datu priority EP 255 byla navrhovaná forma soli zřejmou volbou“. Toto posouzení však není v souladu s dříve popsanými východisky otázkou odbornou, ale právní.
167. Městský soud v Praze pro úplnost konstatuje, že v žádném ohledu nezpochybňuje odbornost prof. Frijlinka a v obecné rovině ani závěry jím vyřčené. S poznatky plynoucími z tohoto důkazního prostředku se (i za zohlednění jeho nezpochybnitelné expertizy) ostatně také v této části rozhodnutí vypořádává se zvláštní pozorností. Z dokumentu D21 nicméně nelze seznat, jaké byly konkrétní parametry zadání dotčeného prohlášení, což má nesporný vliv na hodnocení zjištění, která se z dokumentu podávají. Předseda Úřadu se s dokumentem nepochybně seznámil a na úvahy v něm obsažené v odůvodnění Napadeného rozhodnutí náležitě reflektoval. Městský soud v Praze s ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti nezvažoval doplnění dokazování (revizním) znaleckým posudkem; žalobkyně, žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení ostatně takový postup ani nenavrhovali.
168. Obdobně pak dle názoru zdejšího soudu nelze přísně vzato jako na znalecký posudek nahlížet na dokument D31 (označená žalovaným druhý „znalecký posudek“ prof. Frijlinka) ze dne 30. 3. 2021, neboť tento rovněž není opatřen znaleckou doložkou, nadto již neobsahuje ani prohlášení o vědomosti následku podání nepravdivého znaleckého posudku. Jedná o dokument nazvaný „Second expert report of professor Henderik Willem Frijlink“ adresovaný soudu ve Spojeném království, ve kterém prof. Frijlink reaguje na závěry jiného odborníka. Co se pak týče dokumentu označeného jako „Prohlášení H. W. Frijlinka“ ze dne 27. 1. 2022 (dokument D24), tento má obdobnou formu jako dokument D21, avšak v jeho úvodu je uvedeno, že dané stanovisko bude použito v soudním řízení ve Španělsku a tedy obsahuje prohlášení reflektující povinnosti stanovené znalci španělskými právními předpisy.
169. Žalobkyně v rámci svých námitek, kterými brojila proti závěru předsedy Úřadu, že by odborník v oboru přistoupil k dalšímu vývoji sorafenibu prostřednictvím screeningu solí, poukazovala na skutečnost, že se jedná o zpětný pohled, neboť při hodnocení vynálezecké činnosti není podstatné, zda by odborník konkrétního kroku byl schopen (could), ale zda by jej opravdu učinil (would). Ani tento argument neshledal soud opodstatněný. Předseda Úřadu přesvědčivě vysvětlil, že na základě informací obsažených v dokumentech D5 a D3 by odborník v oboru za účelem zlepšení biologické dostupnosti byl veden k tomu, aby stanovil dvě základní vlastnosti sorafenibu, a to rozpustnost a disociační konstantu. V dokumentu D3 se přitom uvádí, že změna rychlosti rozpouštění a rozpustnosti ovlivní míru absorpce, a tedy i biologickou dostupnost, přičemž pokud je rozpustnost nižší než 1 mg/ml, mohou se vyskytnout problémy s biologickou dostupností a rozpouštěním a tvorba soli by tento jev mohla zlepšit. Na základě učiněných zjištění by pak odborník v oboru s ohledem na nízkou rozpustnost sorafenibu a informace obsažené v dokumentu D3 přistoupil k provedení screeningu solí. Soud tak již se zřetelem k takto sumarizovanému obsahu relevantní části předmětného dokumentu nemá úvaze žalovaného co vytknout.
170. Městský soud v Praze proto v návaznosti na výše uvedené uvádí, že argumentaci žalobkyně, že by odborník v oboru za účelem vyřešení objektivního technického problému k dalšímu vývoji sorafenibu a provedení screeningu solí nepřistoupil, není možné přisvědčit. Pokud by odborník v oboru měl za cíl poskytnutí vysoce účinné formy sorafenibu, bezpodmínečně by nejprve přistoupil ke zjištění základních vlastností této sloučeniny, tj. rozpustnosti a disociační konstanty. Při zjištění, že rozpustnost sorafenibu je hluboko pod optimální hodnotou a jedná se o velice slabou bázi, by odborník v oboru přistoupil k provedení screeningu solí sorafenibu.
Druhý dílčí problém – zahrnutí tosylátové soli do screeningu solí
171. Žalobkyně následně namítala, že i pokud by odborník přistoupil ke screeningu solí za účelem zlepšení rozpustnosti sorafenibu, musel by provést výběr solí a rozhodnout, zda do něj zahrne i tosylát. V rámci podaného rozkladu poukázala na několik dílčích problémů s volbou tosylátové soli (v dokumentu D4 jsou pro obdobně slabou bázi, jakou je sorafenib, vybrány jiné soli než tosylát; vysoká molekulová hmotnost tosylátu s ohledem na podávání 400 mg volné báze sorafenibu; výběr tosylátu, ač se téměř nepoužíval a nebyl schválen FDA pro perorální použití). V tomto ohledu rovněž odkazovala na zjištění prof. Frijlinka v dokumentu D21.
172. I s těmito rozkladovými námitkami žalobkyně se přitom předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí podrobně vypořádal. Předseda Úřadu odkazem na jednotlivé dokumenty založené ve správním spise přesvědčivým způsobem vyložil, z jakého důvodu by odborník tosylát do screeningu solí zařadil, a proč by jej překážky předestřené žalobkyní od tohoto postupu neodradily.
173. Předseda Úřadu své úvahy vysvětlil na str. 36 – 51 Napadeného rozhodnutí. Odborník v oboru by se za účelem výběru solí do screeningu orientoval podle hodnoty pKa (disociační konstanty), kterou bylo lze k datu přednosti Napadeného patentu zjistit pomocí teoretických výpočtů „Invariably, the first information generated for each candidate is the calculated pKa value of each ionisable group in the molecule. This is checked against the value determined experimentally. (…) Knowledge of the pKa value enables potential salt forming agents to be selected, for each candidate, based on lists that are available in the literature“. (viz str. 427 dokumentu D4).
. Samotná skutečnost, že sorafenib je slabou bází, by přitom odborníka v oboru vedla k závěru, že k vytvoření soli je třeba silné kyseliny. Hodnota pKa sorafenibu byla stanovena v rozmezí 2,03 – 4,5. Z dokumentu D4 by odborník zjistil, že pro tvorbu stabilní soli je potřebný rozdíl minimálně 3 jednotek mezi hodnotou pKa skupiny a protiiontu „For the formation of a stable salt, it is widely accepted that there should be a minimum difference of about 3 units between the pKa value of the group and that of its couterion, especially when the drug substance is a particularly weak acid or base“ (viz str. 427an. dokumentu D4).
. Kyselina p-toluensulfonová je v dokumentu D4 uvedena mezi běžnými farmaceutickými solemi Viz str. 428.
; v dokumentu D3 je uvedena jako jedna z nejsilnějších kyselin s hodnotou -1,34 pKa Viz str. 228.
. Právě s ohledem na hodnotu pKa tosylátové soli by dle předsedy Úřadu došlo k jejímu zařazení do screeningu solí.
174. Žalovaný pak zdůraznil, že samotné dokumenty D3 a D4 podle žalovaného představují obecné znalosti odborníka v oboru, což znalec (prof. Frijlink) žalobkyně výslovně potvrdil v řízení před britským soudem Viz odst. 26 a 181 rozhodnutí EHWC.
.
175. Jak zdejší soud již vyslovil výše, námitky žalobkyně co do zařazení tosylátové soli do screeningu solí sorafenibu jsou obdobné námitkám žalobkyně v rozkladu. S těmito se přitom předseda Úřadu uceleně a logicky vyrovnal – uvedl, že tosylát by odborník s ohledem na jeho pKa společně s hydrochloridem, sulfátem a mesylátem zařadil do screeningu solí, neboť na něj přímo odkazují i dokumenty D1 a D2. Věnoval se rovněž i námitkám žalobkyně ve vztahu k rozdílu hodnot pKa a vlivu tohoto rozdílu při výběru vhodné soli, přičemž vysvětlil, proč argumentaci žalobkyně shledává nepřípadnou. Vypořádal rovněž námitky žalobkyně vznesené v souvislosti s tzv. efektem společného iontu, molekulové hmotnosti tosylátu, jakož i četnosti využívání tosylátové soli a otázky schválení jejího farmaceutického využití a technického předsudku. Žalobkyně v řízení před soudem nevznáší argumenty, jež by závěry uvedené v Napadeném rozhodnutí znevěrohodňovaly či přímo vyvracely. Tyto závěry žalovaného ostatně obstojí optikou dále sumarizovaných závěrů vyslovených soudy v jiných státech k obdobným otázkám vztahujícím se k témuž Patentovému nároku. Městský soud v Praze pak neshledává účelným, aby na tomto místě závěry předsedy Úřadu reprodukoval.
176. Poukázat lze rovněž na dokument D11, tj. čestné prohlášení prof. Riedla, zaměstnance žalobkyně od roku 1992 a odborníka, jenž vedl tým, který vyvinul řešení podle Napadeného patentu. Tento ve vztahu k průběhu vývoje Patentového nároku shrnul, že bylo zjištěno, že sorafenib má velice nízkou rozpustnost ve vodě; bylo proto podstatným zajistit jeho lepší rozpustnost. Konstatoval, že běžnou metodou zlepšení rozpustnosti je příprava soli. Prvotně byl testován sorafenib chlorid, nicméně jeho rozpustnost nedosáhla očekávaných hodnot. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k přípravě dalších solí – v této fázi byla zahrnuta i tosylátová sůl. Z dokumentu D11 přitom žádným způsobem nevyplývá, že by zahrnutí tosylátové soli do screeningu solí sorafenibu bylo postupem vymykajícím se běžnému postupu, resp. že by k této úvaze zaměstnanci žalobkyně dospěli neobvyklým způsobem, přesahujícím obvyklý postup.
177. Městský soud v Praze v tomto ohledu rovněž nemohl přehlédnout, že úvaha žalovaného co do výběru tosylátové soli pro screening solí sorafenibu byla opřena převážně o znalosti odborníka vyplývající z dokumentů D1, D2, D3 a D4, přičemž žalovaný uzavřel, že volba tosylátové soli by byla pro odborníka na základě těchto údajů zřejmá. Žalobkyně sice argumentuje, že odborník by v rámci tohoto procesu narazil na několik překážek, nicméně žádná z nich dle názoru soudu nepředstavuje věcný argument, který by odborníka v oboru od zahrnutí tosylátové soli do screeningu účinně odradil. Žalobkyně přitom (namísto využití tosylátové soli) nenavrhuje jiné soli, které by byly pro zařazení do screeningu objektivně perspektivnější variantou, toliko se snaží nalézat argumenty pro vyloučení tosylátu. Žádná z těchto překážek, a to ani v jejich souhrnu, by však dle názoru zdejšího soudu odborníka od zahrnutí tosylátu do screeningu solí sorafenibu neodradila, resp. ničeho neměnila na skutečnosti, že pro odborníka bylo zařazení tosylátové soli do screeningu solí na základě žalovaným uvedených dokumentů zřejmé, resp. že by odborník k tomuto kroku přistoupil (would). Závěry žalovaného tak podle přesvědčení zdejšího soudu obstojí.
178. Na tomto místě považuje zdejší soud za potřebné zdůraznit, že provedením screeningu solí sorafenibu a zahrnutím tosylátové soli do tohoto screeningu by odborník v oboru vytvořil tosylátovou sůl sorafenibu, tj. sloučeninu, která je předmětem ochrany Patentového nároku. Jak již bylo připomenuto výše, Patentový nárok tak, jak je uveden v Napadeném patentu, nespecifikuje užití sorafenib tosylátu ke konkrétnímu účelu, ani neuvádí formu jeho podání.
179. S ohledem na výše uvedené by odborník v oboru při vývoji sloučeniny sorafenib rutinním postupem dospěl k jeho tosylátové soli. Na základě výchozího stavu techniky (dokumentu D5) by přistoupil k zjištění základních vlastností sorafenibu (rozpustnosti a disociační konstanty) a při snaze zlepšit jeho rozpustnost by provedl screening solí, včetně soli tosylátové. Ačkoliv předseda Úřadu samostatně nehodnotil, jaký vliv má tato okolnost na platnost Patentového nároku, z odůvodnění Napadeného rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že formulace sloučeniny sorafenib tosylátu by pro odborníka v oboru vyplývala zřejmým způsobem ze stavu techniky. Lze tak učinit dílčí závěr, že Patentový nárok (bez bližší specifikace či určení) podmínky vynálezecké činnosti ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb. nesplňuje.
180. Jak již bylo připomenuto výše, žalobkyně vede (či vedla) souběžně soudní řízení s totožným předmětem sporu i v dalších zemích EPC. Vedle těchto sporů ve věci zrušení Patentového nároku pak žalobkyně u některých soudů v zahraničí navrhla vydání předběžného opatření za účelem zabránění jednání spočívajícího v zasahování do Napadeného patentu dalšími farmakologickými společnostmi. Ačkoliv je třeba upozornit, že závěry vyslovené v rozhodnutích v těchto jiných řízeních jistě nejsou pro zdejší soud závazné a soud nemá povinnost se těmito řídit, na druhou stranu představují další zdroj poznatků o relevantních skutečnostech a jejich skutkové a právní reflexi, a je proto třeba se s jejich závěry v mezích, v nichž mohou být významnými pro posouzení otázek vznesených v nynějším řízení, seznámit a případně vypořádat.
181. Žalobkyně v rozkladovém řízení předložila čtyři rozhodnutí, a to (1.) rozhodnutí Obchodního soudu ve Vídni ze dne 12. 4. 2022, čj. 30 Cg 68/21h - 12 (dále jen „rozhodnutí rakouského soudu“), (2.) rozhodnutí Spolkového patentového soudu ve Švýcarsku ze dne 26. 4. 2022, sp. zn. S2021_006 (dále jen „rozhodnutí švýcarského soudu“), (3.) odůvodnění BPG opatřené datem 29. 9. 2021 ve věci 3 Ni 12/20 (EP) spojené s věcí 3 Ni 13/21 (EP) (dále jen „rozhodnutí BPG“), a (4.) rozhodnutí Vrchního soudu v Anglii ze dne 8. 10. 2021, sp. zn. HP-2020-000009 [rozhodnutí EHWC]. V řízení před soudem pak žalobkyně doplnila Rozsudek BGH (srov. odst. 76 tohoto rozsudku), kterým byly revidovány závěry rozhodnutí BPG.
182. Pro úplnost přitom lze konstatovat, že ze správního spisu se podává, že Patentový nárok byl shledán neplatným soudem ve Velké Británii. Vydání předběžných opatření proti uvedení léčiva na bázi sorafenib tosylátu na trh různými farmakologickými společnostmi odlišnými od žalobkyně bylo zamítnuto ve Francii, Španělsku a Nizozemsku. Předběžné opatření odpovídajícího obsahu naopak bylo vydáno v Rakousku a Švýcarsku. Původně byl Patentový nárok shledán neplatným i v Německu, a to Spolkovým patentovým soudem v rozhodnutí BPG – v Rozsudku BGH však Spolkový soudní dvůr dospěl k závěru, že Patentový nárok ve znění pomocné žádosti 2 splňuje podmínky vynálezecké činnosti.
183. Co se týče rozhodnutí rakouského soudu, tímto byl vydán zajišťovací příkaz, kterým bylo odpůrci (G. L. Pharma) zabráněno zasahovat do patentu EP 2 305 255 B1 (v Rakousku E 571562), a to do doby, než bude vydáno konečné rozhodnutí o žalobě na zdržení se jednání, jež měla být podána do 6 týdnů od doručení předběžného opatření. Rakouský soud shodně jako žalovaný uvedl jako nejbližší stav techniky dokument D5. Konstatoval přitom, že co se týče dalšího postupu, hledání vhodných solných forem sorafenibu bylo zřejmé, i s ohledem na nepříliš informativní článek D5 ve vztahu k fyzikálně-chemickým vlastnostem sorafenibu. Doplnil, že s ohledem na dokumenty D3 a D4 bylo zařazení tosylátu do screeningu solí zřejmým krokem pro odborníka v oboru s ohledem na zjištění podávající se z dokumentu D5. Rakouský soud následně uvážil, že vzhledem k výsledku screeningu solí a zjištěné dostupnosti sorafenib tosylátu by odborník neměl žádný důvod provádět další zkoumání sorafenib tosylátu a očekávat jeho zlepšený farmakologický efekt v porovnání s volnou bází sorafenibu, specificky by odborník neměl důvod očekávat výrazně zlepšenou biologickou dostupnost. Rakouský soud tedy dospěl k závěru, že řešení podle Patentového nároku je výsledkem vynálezecké činnosti.
184. Rozhodnutí švýcarského soudu bylo rovněž vydáno v řízení o předběžném opatření. Švýcarský soud rovněž dospěl k závěru, že odborníkovi by bylo zřejmé, že sorafenib je špatně rozpustný ve vodě, přičemž by věděl, že rozpustnost účinných látek lze často zlepšit, pokud jsou formulovány jako soli. Švýcarský soud rovněž považoval za věrohodné, že by znalec zahrnul tosylát do screeningu solí sorafenibu. Dospěl nicméně k závěru, že příznivá vnitřní rychlost rozpouštění sorafenib tosylátu nebyla k datu priority běžně zjišťována a perorální podání sorafenib tosylátu tedy nebylo zřejmou volbou. Vzhledem k tomu, že se rovněž jednalo o předběžné opatření, byla žalobkyni stanovena lhůta pro podání žaloby v řádném řízení pod pohrůžkou pozbytí platnosti předběžného opatření.
185. V rozhodnutí EHWC britský soud dospěl k závěru, že pro odborníka by bylo zřejmé zařadit tosylátovou sůl sorafenibu do screeningu solí. Patentový nárok 12 tedy shledal pro odborníka zřejmým. V závěru rozhodnutí přitom soud uvedl, že byť problém alternativní konstrukce nebyl v důkazech či tvrzeních dostatečně řešený, provedené důkazy naznačují, že odborník by zjistil, že tosylátová sůl má zlepšené vlastnosti oproti volné bázi sorafenibu a byl by schopný rutinními kroky vyvinout tosylátovou sůl sorafenibu do formy vhodné k perorálnímu podání. Konstatoval, že toto zjištění nepředstavuje zpětný pohled do analýzy, ale jedná se toliko o vědecký fakt, který by odborník zjistil při své rutinní práci.
186. V rozhodnutí BPG Spolkový patentový soud rozhodl o neplatnosti Patentového nároku, neboť předmět tohoto nároku není (ani ve znění pomocných žádostí č. 1 – 4) patentovatelný. Patentový soud rovněž konstatoval, že by odborník přistoupil ke screeningu solí sorafenibu, přičemž výběr tosylátu označil za zřejmý. Dospěl pak k závěru, že odborník by se v rámci vývoje sloučeniny nezastavil u zjištění, že sorafenib tosylát je špatně rozpustný a nevykazuje žádné zlepšení ve srovnání s volnou bází sorafenibu. Dle patentového soudu by měl spíše motivaci stanovit rychlost rozpouštění sorafenib tosylátu ve srovnání s volnou bází sorafenibu. S výsledky tohoto měření pak odborník dospěje k sorafenib tosylátu jako vhodné perorální formě podání účinné látky sorafenib. Spolkový patentový soud pak nepřiznal vynálezecký krok ani Patentovému nároku z pomocných žádostí 1 – 4.
187. Rozhodnutí BPG nicméně změnil Spolkový soudní dvůr v Rozsudku BGH, ve kterém dospěl k závěru, že vynálezecký krok lze přiznat Patentovému nároku ve znění pomocné žádosti 2, tj. s dovětkem „v perorální podávací formě“. BGH aproboval závěr Spolkového patentového soudu, že předmět přiznané verze Patentového nároku je odborníkovi v oboru zřejmý na základě dokumentu D5. Spolkový soudní dvůr uvedl, že odborník v oboru by sorafenib s ohledem na poznatky z dokumentu D5 dále vyvíjel; bylo by tedy nutné provést předformulační studii. Rovněž dospěl k závěru, že v rámci předformulační studie existoval důvod pro hledání vhodných solí a zahrnutí tosylátu do zkoumání (s ohledem na disoaciační konstantu – viz úvahy předsedy Úřadu uvedené výše). Spolkový soudní dvůr pak uzavřel, že Patentový nárok 12 chrání sorafenib tosylát jako látku a tedy výroba této látky, jakož i zkoumání její rozpustnosti jsou součástí předmětu ochrany. Zařazením sorafenib tosylátu do předformulační studie byla proto navrhnuta i tato látka. Spolkový patentový soud následně připojil i úvahy k dalším krokům odborníka v oboru, které vyústily v rozhodnutí o ponechání pomocnou žádostí č. 2 upraveného Patentového nároku v platnosti; tyto soud rekapituluje v další části tohoto rozsudku.
188. Z provedeného shrnutí jednotlivých rozhodnutí je tak zřejmé, že o zařazení tosylátové soli do screeningu solí neměly žádné soudy pochybnosti. I tato skutečnost dle názoru zdejšího soudu svědčí o tom, že argumentace žalobkyně je v tomto ohledu neopodstatněná.
Třetí dílčí problém – zahrnutí sorafenib tosylátu do dalších měření, provedení farmakokinetické studie
189. Městský soud v Praze se následně zabýval posouzením, jakým způsobem by odborník v oboru postupoval na základě výsledků provedeného screeningu solí, tj. jestli by nadále pokračoval ve vývoji solí sorafenibu, konkrétně tosylátové soli, a jejich formy určené k perorálnímu podávání, resp. zda a jaká měření a analýzy by prováděl a zda by v daný okamžik na podkladě výsledků předchozích kroků provedl farmakokinetickou studii, kterou žalovaný na daném skutkovém půdorysu označil za rutinní krok v rámci obhajoby zvoleného přístupu zkus a uvidíš.
190. Soud opětovně podotýká, že vyřešení tohoto dílčího problému, resp. posouzení zřejmosti provedení dalšího kroku v návaznosti na výsledky screeningu solí odborníkem v oboru, souvisí s hledáním vhodného způsobu podání sorafenib tosylátu, tedy s dávkovací formou. Co se týče samotného Patentového nároku ve znění, v němž byl žalobkyni udělen, tento žádný způsob podávání sorafenib tosylátu nestanoví. Žalobkyně nicméně v řízení před správními orgány zúžila předmět ochrany Patentového nároku (tedy využila postup předvídaný čl. 138 odst. 3 EPC) a předložila čtyři pomocné žádosti, v rámci kterých specifikovala způsob podávání sorafenib tosylátu. V pomocné žádosti 1 předmět ochrany zúžila na sorafenib tosylát „pro perorální podávání“, v pomocné žádosti 2 pak vymezila sorafenib tosylát „v perorální podávací formě“, v pomocné žádosti 3 konkretizovala léčivo dovětkem „ve formě tablety“ a v pomocné žádosti 4 ochranu sloučeniny zúžila toliko na „formu tablety pro léčení rakoviny“.
191. Z Napadeného rozhodnutí se podává, že odborník v oboru by k screeningu solí sorafenibu přistoupil právě za účelem zlepšení jeho rozpustnosti, a proto by v prvním kroku testoval saturační rozpustnost všech připravených solí, kterou by porovnával s rozpustností volné báze sorafenibu. Předseda Úřadu přisvědčil žalobkyni, že na základě provedených měření by odborník v oboru zjistil, že požadovaného zlepšení rozpustnosti nebylo u tosylátové soli (a ostatně ani u solí ostatních) dosaženo.
192. Z dokumentu D11 se podává, že rozpustnost sorafenib tosylátu je obdobná jako o sorafenibu (tj. 0,01 mg/100 ml); rozpustnost dalších solí přitom není výrazně lepší (hydrochlorid dosáhl hodnoty 0,03 mg/100 ml a sulfát 0,05 mg/100 ml). Screeningem solí nicméně nebylo ani zdaleka dosáhnuto požadované hodnoty, tj. 1 mg/ml; stále se tedy jednalo o sloučeniny v zásadě nerozpustné.
193. Žalobkyně proto namítala, že odborník by po zjištění nízké rozpustnosti, zejména v případě sorafenib tosylátu, nepodrobil soli sorafenibu dalším testům. Žalobkyně zdůraznila, že posloupnost úvah uvedená v tomto ohledu žalovaným, resp. předsedou Úřadu, výrazně překračuje rutinní postup běžného odborníka v oboru k datu priority.
194. Předseda Úřadu vyložil, že s ohledem na informace obsažené v dokumentu D5 odborník věděl, že sorafenib byl zástupcem nové skupiny inhibitorů raf kinázy pro léčbu rakoviny, přičemž k datu práva přednosti nebylo o jejich vlastnostech mnoho znalostí. Za zásadní lze přitom označit úvahu předsedy Úřadu, že na základě dokumentu D5 by bylo odborníkovi v oboru zjevné, že volná báze sorafenibu při perorálním podání vykázala jistou účinnost, a tedy i biologickou dostupnost, avšak sorafenib jako takový byl látkou velice špatně ve vodě rozpustnou. Předseda Úřadu s ohledem na tato zjištění přisvědčil žalobkyni, že by odborník v oboru rychlost rozpouštění neměřil, neboť vycházel z předpokladu, že rychlost rozpouštění je přímo úměrná rozpustnosti.
195. Předseda Úřadu však zdůraznil, že rychlost rozpouštění účinné látky, která je formulována do dávkové formy, se od vlastní rychlosti rozpouštění liší, neboť je třeba brát v potaz vlastnosti dávkové formy, které ovlivňují velikost povrhu účinné látky. Doplnil, že rychlost rozpouštění in vivo z dávkové formy se může od vlastní rychlosti rozpouštění účinné látky významně lišit. Odborník by proto dle přesvědčení předsedy Úřadu s ohledem na informace podávající se z dokumentu D5 přistoupil k provedení farmakokinetické studie. Žalobkyně tento krok označuje za vymykající se běžnému postupu odborníka a jednoznačně představující invenci a kreativitu zakládající vynálezeckou činnost. Žalobkyně rovněž argumentovala, že předseda Úřadu zcela nesprávně použil přístup „zkus a uvidíš“ namísto přístupu označovaného jako „rozumné očekávání úspěchu“.
196. Předseda Úřadu svoji úvahu opřel o následující skutečnosti. Uvedl, že odborník v oboru by z dokumentu D3 věděl, že tvorba soli může ovlivnit rychlost rozpouštění, absorpci a biologickou dostupnost. Zároveň by si byl s ohledem na dokument D4 vědom, že „příležitostně může být pro výběr optimální sloučeniny nutné provést farmakokinetické hodnocení každé soli v porovnání s kyselinou či bází“. Doplnil přitom, že dokument D4 tento postup doporučuje v případě, že nelze mezi jednotlivými formami sloučeniny rozlišit jinak. K takovému případu dle předsedy Úřadu došlo u volné báze sorafenibu a jeho solí, kde „nebylo možno vybrat optimální formu na základě stanovení rozpustnosti, či vlastní rychlosti rozpouštění“.
197. Dle předsedy Úřadu by se přitom odborník tímto zjištěním nenechal odradit a k provedení farmakokinetické studie by přistoupil, neboť by z dokumentu D5 věděl, že „volná báze sorafenibu vykázala určitou biologickou dostupnost při perorálním podání ve formě tablety“.
198. Z odůvodnění Napadeného rozhodnutí tedy vyplývá, že dle předsedy Úřadu by odborník v oboru, poté, co by s ohledem na zjištěné základní vlastnosti sorafenibu (tj. především špatnou rozpustnost), provedl screening solí sorafenibu, přistoupil k provedení farmakokinetické studie, a to právě s těmito solemi. Učinil by tak podle předsedy Úřadu přesto, že by v předchozím kroku, tedy v rámci screeningu solí, nezjistil žádné (resp. u některých solí zcela marginální) zlepšení rozpustnosti těchto solí oproti volné bázi sorafenibu. Dle předsedy Úřadu se v takovém případě uplatní přístup zvaný „zkus a uvidíš“, přičemž v takovém ohledu není vyžadováno tzv. rozumné očekávání úspěchu.
199. Městský soud v Praze v tomto ohledu doplňuje, že v části 7.1 CLBA je uvedeno, že postup odborníka může být označený za zřejmý dle čl. 56 EPC, pokud by jej odborník provedl s očekáváním nějakého zlepšení nebo výhody. Řešení pro odborníka v oboru je přitom zřejmé nejen za situace, kdy (i.) bylo lze výsledky jednoznačně předvídat, ale i za situace, kdy (ii.) lze rozumně očekávat úspěch. Aby bylo řešení zřejmé, stačí určit, že odborník by se řídil učením podle dosavadního stavu techniky s rozumným očekáváním úspěchu.
200. Je však třeba důsledně rozlišovat mezi nedostatkem rozumného očekávání úspěchu a žalovaným zvoleným přístupem „zkus a uvidíš“. Z části 7.2 CLBA se podává, že pokud implementace ani testování přístupu navrženého dosavadním stavem techniky nezahrnuje žádné konkrétní technické potíže, úvaha, že odborník v oboru by si alespoň osvojil postoj „zkus a uvidíš“, je důvodem pro popření vynálezeckého kroku. V takových situacích se neuplatní koncept rozumného očekávání úspěchu. Odborník by totiž raději ověřil, že potenciální řešení, které vymyslel, funguje, než aby projekt opustil, protože úspěch nebyl jistý.
201. Předseda Úřadu v tomto ohledu odkázal na rozhodnutí T 1148/09, ze kterého vyplývá, že odborník je v situaci „zkus a uvidíš“ tehdy, když je na základě stavu techniky schopen jasně určit, které sloučeniny se mají testovat, a následně pomocí rutinních testů určí, jestli takové sloučeniny vykazují, nebo nevykazují požadovaný účinek. Dle předsedy Úřadu tak odborník v oboru byl v situaci, kdy by s ohledem na dosavadní výsledky screeningu solí sorafenibu sice neměl přiměřené očekávání úspěchu, ale s ohledem na informace podávající se z dokumentu D5 by byl motivován aplikovat další „rutinní testy“, a tedy by se uplatnil přístup „zkus a uvidíš“, který vynálezecký krok rovněž vylučuje.
202. Žalobkyně uvedené úvahy předsedy Úřadu zcela odmítla a namítala, že posloupnost úvah značně přesahuje rutinní postup odborníka v oboru k datu priority. V rozhodné době by pro odborníka byl podle žalobkyně běžným postupem screening dalších solí sorafenibu, nebo zvažování alternativ formulace solí, jako jsou kapsle plněné tekutinou, pevné disperze, pevné roztoky, cyklodextrinové komplexy atd.
203. Je třeba zdůraznit, že uvedené argumenty žalobkyně vznášela již ve vyjádření k návrhu na zrušení Patentového nároku ze dne 22. 2. 2022. S odkazem na dokument D11 uvedla, že poté, co by odborník zjistil nízkou rozpustnost solí sorafenibu, uvažoval by spíše nad dalšími formy podávání, jako jsou gelové tobolky, a uváděla pro tento závěr konkrétní argumentaci. V rozkladu pak žalobkyně svoji argumentaci ještě rozhojnila, přičemž zdůrazňovala, že screening solí pomocí testů biologické dostupnosti v žádném případě za obvyklý postup nelze považovat. Žalobkyně upozornila, že testy na zvířatech jsou velmi drahé, časově náročné, vyžadují speciální laboratoře, postupy pro práci se zvířaty a rozsáhlé právní schvalování.
204. Městský soud v Praze se nejprve zabýval úvahou předsedy Úřadu založenou na aplikaci přístupu „zkus a uvidíš“. Předně je třeba zdůraznit, že tento přístup je třeba stále vnímat v kontextu hodnocení zřejmosti vynálezu za využití metody problém a jeho řešení. Je třeba mít na zřeteli, že podstatnou okolností je nejen to, zda by odborník mohl dospět k vynálezu adaptací nebo modifikací nejbližšího stavu techniky, ale zda by tak učinil, protože ho stav techniky k tomu navedl s nadějí na vyřešení objektivního technického problému, nebo s očekáváním určitého zdokonalení či výhody.
205. Jak přitom předseda Úřadu uvedl, přístup „zkus a uvidíš“ vychází z premisy, že odborník v oboru by v rámci rutinního postupu objevil takové řešení, které ač představuje zdokonalení nebo výhodu, nelze označit za překvapivé nebo neočekávané, neboť odborník by test (krok), v důsledku kterého by účinek zjistil, provedl standardně (bez jakékoliv pobídky). V rozhodnutí T 239/01 k přístupu „zkus a uvidíš“ EPO uvedl, že tento je aplikovatelný pro závěr o nedostatku vynálezeckého kroku za situace, že vynález je evidentní v teoretické rovině a lze jej v praxi rutinním postupem dosáhnout Viz odst. 24: „Rather, the situation is one of „try and see“ which the case law considers to be present if an invention is evident on a theoretical level and can routinely be achieved on a practical level“.
.
206. Městský soud v Praze se přitom nemohl ztotožnit se závěrem předsedy Úřadu, že provedení farmakokinetické studie se solemi, které se v předchozím kroku v žádném ohledu neukázaly jako slibní kandidáti, je postupem, který by na skutkovém půdorysu projednávané věci byl pro odborníka v oboru v rozhodném okamžiku dalším rutinním krokem.
207. Předseda Úřadu svou úvahu v tomto ohledu opírá především o informace podávající se z dokumentů D4 a D5.
208. Co se týče dokumentu D4, ten ve vztahu k provedení farmakokinetické studie za účelem formulace solí uvádí: „Occasionaly it may be necessary to undertake a pharmacokinetic evaluation of each salt in comparison with the free acid/base. The dosage forms most commonly used for the drug substances encountered during preliminary clinical investigations are tablets/capsules, inhalation dosage forms and injections“ „Příležitostně může být nutné provedení farmakokinetického hodnocení každé soli v porovnání s volnou bází kyseliny/báze. Nejčastěji používané dávkové formy pro léčivé látky, se kterými se setkáváme během předběžných klinických zkoušek jsou tablety/kapsle, inhalační formy a injekce“ (pozn. soudu, volný překlad).
. Předseda Úřadu pak z dotčené citace vyvodil, že provedení farmakokinetických testů bylo rutinní záležitostí a spadalo do rozsahu znalostí a profesionálních schopností odborníka v oboru. Rovněž dovodil, že provedení studie „je zřejmé v případě, že nelze vybrat optimální sůl sloučeniny jiným způsobem, což je právě případ sorafenibu a jeho solí“.
209. Dle názoru Městského soudu v Praze však takto kategorický závěr o absenci vynálezeckého kroku odborníka v oboru nemá v úvahách předestřených předsedou Úřadu (resp. žalovaným) oporu. Vyjma informací podávajících se z dokumentu D4 žalovaný v Napadeném rozhodnutí nepředestřel žádné další skutečnosti, na základě kterých by bylo lze uzavřít, že provedení farmakokinetické studie by bylo nutno považovat za další logický krok v popsaném řetězci problémů. V žádném ohledu pak není podle přesvědčení soudu podepřen závěr předsedy Úřadu, který byl naprosto klíčový pro formulované závěry v kontextu přístupu „zkus a uvidíš“, totiž závěr, že provedení farmakokinetické studie představovalo v rozhodné době rutinní (sic!) postup odborníka v oboru.
210. Jak bylo naznačeno, předseda Úřadu opíral své úvahy v Napadeném rozhodnutí toliko o dokument D4. Ten však o farmakokinetické studii hovoří jako o metodě, jež bude v praxi využívána příležitostně. V žádném ohledu z něho nevyplývá, že by šlo, a to na skutkovém půdorysu nyní řešené věci, resp. na podkladě výsledků předchozího kroku, o rutinní úkon.
211. Pro úplnost přitom soud dodává, že ze strany 429 dokumentu D4 usuzuje, že autor takovou studii spojuje se situací, kdy v předchozím kroku byli vybráni mezi solemi „kandidáti“, kteří se ukázali býti slibnými, pokud jde o další vývoj léčiva založeného na jejich bázi (arg. „chosen candidate“, „for each of the candidates remaining“, „of the one or two candidates“). Soud tak přisvědčuje žalobkyni, že jediný předsedou Úřadu v Napadeném rozhodnutí zmíněný dokument, o nějž je opřen závěr o rutinnosti kroku v podobě farmakokinetické studie, nad rámec shora uvedeného zmiňuje tento nástroj v kontextu situací, kdy byl v rámci předchozího screeningu solí vybrán omezený počet kandidátů, a to na podkladě vykázaných výsledků.
212. Nelze pak pominout, že uvedený závěr koresponduje s vyjádřením žalovaného učiněným během ústního jednání v řízení před soudem. Sám žalovaný poukázal, že v tabulce 2 na str. 429 dokumentu D4 jsou uvedeny preformulační studie, které jsou běžně zvažovány pro porovnání solí a volné báze pro perorální podávání. V této tabulce se farmakokinetická studie nenachází. Provedení farmakokinetické studie přitom není uvedeno ani v dalších rutinních krocích (viz tabulka 3 obsahující testy, jež mají být zvažovány k hodnocení jednotlivých kandidátů solí, tabulka 4 ve které jsou uvedeny různé testy sloužící k porovnání volné báze a jejích dvou solí, či tabulka 5, ve které byla porovnávána volná báze a jejích pět solí, přičemž farmakokinetická studie zde jako test nefiguruje).
213. Předseda Úřadu žádným způsobem nevysvětlil, proč za rutinní krok opravňující k aplikaci přístupu „zkus a uvidíš“, vylučující z jeho pohledu závěr o naplnění podmínky vynálezecké činnosti, považuje provedení takové farmakokinetické studie, jež byla v nynějším případě provedena, tedy provedení farmakokinetické studie se solemi sorafenibu, které se v předešlém kroku neukázaly jako slibní kandidáti, pokud jde o formulaci, resp. pokud jde o vyřešení shora předestřeného objektivního technického problému. Předseda Úřadu v tomto směru nepředložil přesvědčivý důvod, proč by odborník zvolenou formou pokračoval ve vývoji solí sorafenibu, rutinně provedl farmakokinetickou studii a v rámci pokusů na zvířatech právě formou farmakokinetické studie zjišťoval parametry biologické dostupnosti (všech) solí, u kterých v dosavadní fázi testování nebylo zjištěno žádné zlepšení, a porovnával jej s parametry volné báze.
214. Žalovaný v tomto ohledu během ústního jednání setrval na své, v písemných podáních předestřené tezi, že provedení farmakokinetické studie je v preklinické fázi zcela běžné. Je třeba pak zdůraznit, že žalobkyně tento závěr žalovaného nijak nezpochybňovala. Konstantně však upozorňovala na skutečnost, že v projednávané věci se sloučenina sorafenib tosylát (ani další soli sorafenibu) v daný okamžik nenacházela v preklinické fázi vývoje léčiv, ale ve fázi preformulační. Žalovaný se přitom vůči tomuto závěru jednoznačně nevymezil (nadto ve vyjádření ze dne 22. 1. 2024) výslovně připustil, že se jedná o rutinní testy v rámci preklinické fáze, přičemž na základě dokumentu D4 by si odborník byl vědom, že „může být příležitostně nutné provedení farmakokinetických testů již ve fázi výběru optimální formy sloučeniny“. Žalovaný nicméně dle názoru soudu stále opomíjí, že poté, co byl proveden screening solí sorafenibu a zjištěna rozpustnost všech testovaných solí, žádný z těchto kandidátů nedosáhl téměř žádného (natož požadovaného) zlepšení oproti volné bázi sorafenibu.
215. Je třeba poukázat, že v tomto ohledu předseda Úřadu sice vysvětlil, že odborník v oboru by provedením farmakokinetického testu v rámci vývoje nového léčiva postupovat mohl (could), nicméně přesvědčivým způsobem neodůvodnil, proč by tak opravdu postupoval (would).
216. Soud přitom nesdílí náhled předsedy Úřadu, resp. žalovaného, že by odborníka v oboru k provedení farmakokinetické studie vedla (v rámci hodnocení přístupu „zkus a uvidíš“) zjištění podávající se z dokumentu D5. Skutečnost, že volná báze sorafenibu vykazovala určitou biologickou dostupnost, bez dalšího rozhodně nesvědčí pro závěr, že lepší biologickou dostupnost budou vykazovat i soli sorafenibu. Poukázat lze přitom na str. 430 dokumentu D4 (tj. část, jež přímo navazuje na žalovaným opakovaně připomínanou citaci), kde je v části s názvem Co vyvíjet: sůl nebo volnou kyselinu/bázi uvedeno, že výsledky z provedených testů (nezahrnujících farmakokinetickou studii) volné báze (kyseliny) a jejich solí jsou porovnány a následně je obvykle zvolena jedna sůl pro další testování. Příležitostně, pokud ani jedna ze solí nemá optimální účinky, může být provedena detailní studie dvou různých solí. Zároveň je však v dokumentu poukázáno, že příležitostně je testy zjištěno, že celkové vlastnosti volné báze/kyseliny jsou mnohem lepší, než jakékoliv soli What to develop: Salt or Free Acid/Base? The result obtained from each of these tests are tabulated for the free acid/base, together with each of salts and discussed in detail between the Formulation Scientist, Preformulation Analysts, Physical Chemists, Process Chemists, and occasionally Pharmacokineticists. The Prefomulation Scientists asses the relative merits of each form for use in the proposed clinical formulations and whether the properties such as solubility are adequate to give the high concentrations required in the various pre-clinical formulations. Usually the decision making process results in the proposal of a single salt for further study, although occasionally it is seen that none of the salts have optimum properties, and two different salts can be proposed for in-depth study. Also, it is occasionally found that the overall properties of the free acid/base are much better than any of the salts.
.
217. Dle názoru Městského soudu v Praze proto nelze souhlasit se žalovaným, že se jedná o situaci, kdy lze vynález považovat za zřejmý, protože technický problém vede odborníka v oboru k řešení krok za krokem a každý jednotlivý krok je zřejmý ve světle toho, čeho již bylo dosaženo. Provedení farmakokinetické studie se solemi, které v rámci screeningu nevykázaly oproti očekávání lepší parametry rozpustnosti, se jako další „běžný“ krok v rámci řešení technického problému a priori nenabízelo. Předseda Úřadu dostatečně nevysvětlil, proč by se odborník v oboru vydal cestou farmakokinetické studie právě se solemi, které v předchozím kroku nenabídly pozitivní výsledky. namísto např. alternativní formulace sorafenibu, jako jsou tobolky plněné tekutinou či pevné disperze apod.
218. Zdejší soud uvádí, že nepřehlédl počáteční úvahu předsedy Úřadu, že provedení screeningu solí je variantou, která je před alternativními metodami formulace preferovaná z důvodu jejich vyšších nákladů a větší náročnosti. Předseda Úřadu se však měl, i s ohledem na argumentaci žalobkyně uplatněnou v řízení o rozkladu, rovněž důsledně zabývat otázkou, proč by odborník v oboru jako „zřejmý krok“ (slovy žalovaného dokonce rutinní krok) vyhodnotil právě provedení farmakokinetické studie se solemi, které v předchozím testování neukázaly příznivější parametry rozpustnosti, která je rovněž bezpochyby spojena s vyššími náklady a větší náročností, nikoliv kroky jiné, které žalobkyně specifikovala.
219. Městský soud v Praze v tomto ohledu musí přisvědčit žalobkyni, že posouzení provedené předsedou Úřadu v sobě do jisté míry může obsahovat prvky analýzy ex post facto, kterou rozhodovací praxe striktně odmítá. EPO Guidelines Part G – Chapter VII-22, 8. „Ex post facto“ analysis
v tomto ohledu uvádí, že vynález, který se na první pohled jeví jako samozřejmý, může ve skutečnosti zahrnovat vynálezecký krok. Jakmile je nová myšlenka formulována, často může být teoreticky zjevné, jak by se k ní dalo dojít, vycházeje ze známých skutečností řadou zdánlivě snadných kroků. Správní orgán v tomto ohledu musí respektovat celkový stav techniky v rozhodné době a musí se snažit o reálné posouzení tohoto stavu a respektovat argumenty předložené majitelem patentu.
220. V projednávané věci předseda Úřadu uvážil, že vynález není zřejmý za předpokladu, že odborník má k dispozici řadu sloučenin a stanoví rutinními testy, které z nich mají požadovaný účinek; tento účinek pak nelze považovat za překvapivý nebo neočekávaný, neboť by k němu odborník nevyhnutelně dospěl. Tuto úvahu však zdejší soud nepovažuje za přenositelnou. Předseda Úřadu hovoří o „požadovaném účinku“ a jeho předvídatelnosti, nicméně nelze pominout, že žalobkyně provedla screening pěti solí sorafenibu, přičemž soli, u kterých by bylo lze předpokládat vyšší biologickou dostupnost (hydrochlorid, sulfát), ve farmakokinetické studii dosáhly výrazně nižšího účinku než sorafenib tosylát. Skutečnost, že sorafenib tosylát bude mít výrazně zlepšenou biologickou dostupnost oproti volné bázi sorafenibu, tak dle názoru soudu rozhodně nebylo lze bez dalšího považovat za předvídatelnou ani očekávatelnou.
221. Je přitom třeba mít na zřeteli, že možnost a pravděpodobnost učinění dalších kroků odborníkem v oboru lze posuzovat toliko optikou situace, v níž se odborník nacházel. Úkolem odborníka bylo zlepšit účinnost (biologickou dostupnost) sorafenibu, přičemž řešení tohoto úkolu mohlo mít mnoho podob. Skutečnost, že se rozpustnost zkoumaných solí sorafenibu oproti volné bázi nijak nezlepšila, představovalo relevantní a zásadní zjištění určující další kroky odborníka v oboru. Z žádného dokumentu předloženého účastníky řízení se nepodává, že sůl volné báze bude mít vždy lepší biologickou dostupnost, než samotná volná báze. Může se jevit, že za situace, kdy odborník v oboru již disponuje danou látkou (tj. sorafenib tosylátem), představuje její perorální podání ve formě tablety zřejmý postup. Tento závěr v kontextu přístupu „zkus a uvidíš“ by však byl opodstatněný pouze za situace, že by se tak v obdobných případech činilo rutinně. Nejedná se totiž o situaci, ve které by možnosti odborníka v oboru spočívaly buď v opuštění celého projektu, anebo provedení farmakokinetické studie. Odborník by v projednávané věci disponoval celou další škálou možností postupu (např. screening jiných solí či žalobkyní opakovaně akcentované alternativní možnosti formulace). Ačkoliv tak řešení dle Patentového nároku může na první pohled působit jako „zřejmé“, je potřebné na jeho situaci nahlížet bez vědomosti účinků, které byly farmakokinetickou studií zjištěny, tj. vyvarovat se tzv. zpětného pohledu. Na obtížnost udržení objektivního náhledu abstrahovaného od stavu poznání v době posouzení, a to specificky v kontextu farmakologických vynálezů, upozorňuje i odborná literatura Srov. Patentability Standards for Follow-On Pharmaceutical Innovation,Christopher M. Holman, Timo Minssen, and Eric M. Solovy, Biotechnology Law Report 2018 37:3, 131-161 (dále jen „Holman a kol.“).
. Holman a kol. v tomto ohledu podotýká, že je třeba mít na paměti, že v rámci vývoje léčiv existuje nespočet možností, které může odborník využít; pro farmakologické společnosti je přitom nemožné prozkoumat každou jednotlivou alternativu, a v situacích kdy odborník vytrvá a dospěje k úspěšnému řešení představující inovaci dosavadního stavu techniky, je udělení patentu často oprávněné „Once the value of a follow-on invention, such as a newly purified enantiomer or polymorph, or a particularly effective timed-release formulation, has been thoroughly established by clinical testing, it is easy for one to retrospectively conclude that it would have been “obvious to try” making and testing the invention. But one must bear in mind that, given all the independent variables involved in pharmaceutical development, there are an astronomical number of possibilities with respect to that which it might have been “obvious to try.” It would be impossible for pharmaceutical companies to pursue every possible alternative, and in those circumstances where an inventor has persevered against the odds and successfully pursued a course of research that ultimately results in useful pharmaceutical innovation, a patent will in many cases be justified.“ (srov. kap. 3. 4. 1 The problem of hindsight bias).
.
222. Závěr o tom, že provedení farmakokinetické studie nebylo zřejmým, v nyní uvažovaným kontextu rutinním krokem navazujícím na výsledky předchozího kroku, podporují rovněž závěry BGH, jenž ve výše poukazovaném rozhodnutí vyloučil, že by byl dán v daný okamžik důvod určovat biologickou dostupnost různých forem sorafenibu bez dalších laboratorních testů v rámci pokusů na zvířatech, neboť dokument D5 neposkytl dostatečnou záruku, že hledaná látka patří do skupiny zkoumaných látek.
223. Městský soud v Praze se proto s ohledem na výše uvedené neztotožnil se závěry předsedy Úřadu založenými na aplikaci přístupu „zkus a uvidíš“. Výchozí předpoklad předsedy Úřadu, tj. že farmakokinetická studie byla v rozhodné době rutinním postupem navazujícím na screening solí v případě, že na základě jeho provedení se uvažované soli neukázaly být slibnými kandidáty pro další úvahy o formulaci léčiva, pak z dokumentů prokazujících technický stav poukazovaných žalovaným nevyplývá. Na tomto závěru pak ničeho nemění ani dokumenty (skripta a učebnice) předložené žalovaným v průběhu ústního jednání (srov. odst. 75 tohoto rozsudku), neboť tyto nejen že bez dalšího neprokazují stav techniky v rozhodném období (resp. nelze z ničeho usoudit, že by se k tomuto období vztahovaly), ale především popisují testování probíhající v preklinické fázi vývoje léčiv, jak žalovaný při jednání sám potvrdil. V projednávané věci je přitom rozhodné, k provedení jakých testů by odborník v oboru přistoupil ve fázi preformulační, tj. ve fázi výběru vhodné sloučeniny k dalšímu testování.
224. S ohledem na výše uvedené tak zdejšímu soudu nezbývá než konstatovat, že hodnocení vynálezecké činnosti, resp. zřejmosti řešení dle Patentového nároku přístupem „zkus a uvidíš“ provedené předsedou Úřadu nelze v projednávané věci aprobovat. Žalovaný totiž neuvedl takové skutkové okolnosti, na základě kterých by bylo možné dospět k závěru o tom, že pro odborníka v oboru by bylo řešení dle Patentového nároku zřejmé, neboť kroky které by jej k tomuto řešení vedly, lze označit za rutinní. Soud přisvědčil závěru žalovaného, že odborník v oboru by za účelem řešení objektivního technického problému přistoupil ke screeningu solí sorafenibu, přičemž by do tohoto zahrnul i tosylátovou sůl. Poté, co by však odborník v preformulační fázi zjistil, že tosylátová sůl (ani žádný jiný kandidát soli) nevykazuje zlepšení rozpustnosti, nelze s ohledem na dosavadní stav techniky tak, jak byl doložen žalovaným, uzavřít, že by další krok odborníka v oboru rutinně spočíval v provedení farmakokinetické studie. Soud přitom podotýká, že tento dílčí závěr neznamená, že vynálezecká činnost je v případě Patentového nároku (ve znění pomocných žádostí) nutně dána; hodnocení vynálezecké činnosti stran zřejmosti Patentového nároku přístupem „zkus a uvidíš“ je však dle názoru soudu s ohledem na skutková zjištění týkající se stavu techniky, resp. rutinního postupu při vývoji nových léčiv, nesprávné.
225. Vychází-li pak předseda Úřadu z přesvědčení, že s ohledem na informace podávající se z dokumentu D5 by byl odborník v oboru motivován k provedení farmakokinetické studie, neboť z předmětného dokumentu se podává, že volná báze sorafenibu vykazovala určitou biologickou dostupnost, souvisí dle názoru soudu toto hodnocení spíše s přístupem rozumného očekávání úspěchu.
226. Jak bylo vysloveno výše, i tento přístup je součástí hodnocení vynálezecké činnosti v souladu s metodou „problém a jeho řešení“, přičemž je-li takové rozumné očekávání úspěchu dáno, vylučuje závěr o patentovatelnosti vynálezu. K označení technického řešení za zřejmé totiž v souladu s dříve uvedeným postačí, pokud je prokázáno, že odborník by postupoval v souladu s dostupnými znalostmi v rozhodné době, a to s vidinou rozumného očekávání úspěchu. Cornish přitom v souvislosti s chemickými a biotechnologickým vynálezy a metodou „obvious to try“ poukazuje na rozhodnutí EPO T 196/96 a T 387/94 a uvádí, že posouzení, zda bylo provedení určitého kroku zřejmé, se uplatní především v situacích, kdy se informace v předchozím stavu techniky blíží samotnému vynálezu. Je však zároveň třeba vážit, nakolik je tato informace pro odborníka přesvědčivá (návodná) k provedení předmětného kroku a na základě jakých skutečností. K závěru o zřejmosti lze dojít, pokud existuje rozumné očekávání dobrých výsledků, a nikoliv pouze naděje na úspěch Srov. str. 221 Cornish: „The test, „was it obvious to try?“ the claimed invention, may be invoked by tribunals in many situations where pre-existing information falls only a little short of what is claimed to be inventive. However, in its turn it demands an assessment of how compelling the case for investigation must seem and on what grounds. There must be an expectation of achieving a good result, and not merely a hope of success“ (pozn. zvýraznění doplněno).
. I v případě hodnocení, zda byl odborník v oboru veden vidinou očekávání rozumného úspěchu, je třeba mít na paměti, že je třeba posuzovat, jaké kroky by odborník v oboru učinil, nikoliv pouze jaké kroky v tomto ohledu učinit mohl.
227. Jak bylo uvedeno výše, předseda Úřadu svůj závěr o nedostatku vynálezecké činnosti opřel o využití přístupu „zkus a uvidíš“. Učinil tak přesto, že žalobkyně v průběhu řízení před správními orgány opakovaně upozorňovala, že uplatnit by se měl právě přístup rozumného očekávání úspěchu, přičemž v průběhu celého řízení konzistentně poukazovala na konkrétní důvody, pro které měla za to, že v daném případě odborník rozumné očekávání úspěchu na základě výsledků provedeného screeningu solí ve vztahu k tosylátové soli sorafenibu neměl, další měření a analýzy, především pak farmakokinetickou studii by neprováděl a namísto toho by jako prostředek k vyřešení vytyčeného objektivného technického problému upřednostnil alternativní technologie formulace, jako jsou tobolky plněné tekutinou, pevné disperze, pevné roztoky, cyklodextrinové komplexy atd.
228. V tomto směru žalobkyně ve vyjádření k návrhu na zrušení patentu ze dne 22. 2. 2022 popsala postup prof. Riedla, který měl při vývoji sorafenib tosylátu hlavní roli (srov. dokument D11). Tým profesora Riedla se s ohledem na chemickou strukturu volné báze sorafenibu od počátku jeho vývoje obával problémů při poskytování perorálně podávané formy. Tyto obavy se přitom potvrdily testy rozpustnosti volné báze sorafenibu ve vodě. Za účelem zvýšení rozpustnosti a tím i biologické dostupnosti přistoupil tým k tvorbě solí. Popsala přitom, jakým způsobem výběr solí odborným týmem probíhal, přičemž konstatovala, že vytvořeny byly chloridová, sulfátová, mesylátová a tosylátová sůl sorafenibu. Získané soli byly testovány na rozpustnost ve vodě, přičemž rozpustnost všech vybraných solí byla na hranici detekce, tj. de facto byly tyto soli v zásadě ve vodě nerozpustné. Na základě těchto výsledků tým diskutoval další formy podávání. Z dalšího testování již vytvořených solí sorafenibu panovaly obavy, neboť se ani jeden z kandidátů nejevil perspektivní pro další vývoj. Navzdory těmto obavám však byla provedena farmakokinetická studie u psů, přičemž v této studii byla objevena nepředvídatelná a neočekávaně vysoká biologická dostupnost sloučeniny sorafenib tosylátu. Žalobkyně zdůraznila, že s ohledem na výsledek screeningu solí nebyly téměř žádné vyhlídky na úspěch při vývoji sorafenib tosylátu na obchodovatelný produkt. Vynálezci tohoto bodu dosáhli pouze proto, že se výslovně rozhodli proti rutinním postupům navrženým dosavadním stavem techniky. V rozkladu pak žalobkyně zopakovala, že s ohledem na výsledky screeningu solí by odborník soli sorafenibu dalším testům nepodrobil, neboť by neměl žádný důvod očekávat příznivý výsledek; dalšími zdroji by proto na vývoj těchto solí neplýtval. Žalobkyně tedy v projednávané věci soustavně upozorňovala, že odborník v oboru by k provedení dalších testů solí sorafenibu nepřistoupil, protože neměl důvod očekávat, že by tento postup přinesl jakýkoliv úspěch.
229. Na skutečnost, že správným standardem hodnocení vynálezecké činnosti je přístup přiměřeného očekávání úspěchu (a nikoliv přístup „zkus a uvidíš“), pak žalobkyně upozornila jak v podané žalobě, tak i v dalších vyjádřeních.
230. Městský soud v Praze přitom nemohl přehlédnout, že předseda Úřadu se s argumentací žalobkyně stran využití přístupu rozumného očekávání úspěchu fakticky nevypořádal, neboť dospěl k (neopodstatněnému) závěru, že by odborník v oboru při řešení technického problému zvolil přístup „zkus a uvidíš“ a tímto by pomocí rutinních testů dospěl k technickému řešení dle Patentového nároku.
231. Předseda Úřadu v odůvodnění Napadeného rozhodnutí opakovaně uvedl, že otázka aplikace přístupu rozumného očekávání úspěchu není s ohledem na jím aplikovaný přístup „zkus a uvidíš“ v kontextu posuzované věci relevantní. Na str. 52 Napadeného rozhodnutí v tomto směru konstatoval, že odborník v oboru by jako další krok pro provedení screeningu solí přistoupil k provedení farmakokinetické studie se všemi připravenými sloučeninami s cílem zjistit, zda nedošlo ke zlepšení biologické dostupnosti u některé z nich, kdy se jedná o přístup, který nevyžaduje rozumné očekávání úspěchu ze strany odborníka. Odborník by dle jeho přesvědčení použil přístup „zkus a uvidíš“. Na str. 59 Napadeného rozhodnutí předseda Úřadu zopakoval, že odborník v oboru by měl k dispozici řadu připravených solí a pro výběr optimální soli by bylo třeba provést rutinní farmakologické testy, a jednalo by se tedy o situaci „zkus a uvidíš“. Doplnil, že „tato situace nevyžaduje, aby měl odborník v oboru rozumné očekávání úspěchu“. Na této argumentaci pak setrval i v dalších vyjádřeních předložených v řízení před soudem.
232. Městský soud v Praze nepřehlédl, že předseda Úřadu tvrdí, že odborník by s ohledem na dokument D5 byl motivován zkoumat biologickou dostupnost solí sorafenibu, tj. zřejmě by tak činil s jistou vidinou úspěchu. Současně však předseda Úřadu na více místech opakovaně otázky týkající se rozumného očekávání úspěchu, resp. rozumné vyhlídky na úspěch neposuzoval s výslovným poukazem na to, že jsou tyto otázky v kontextu jím chybně aplikovaného přístupu „zkus a uvidíš“ fakticky irelevantní. Soud je přitom přesvědčen, že tato okolnost, tedy zda měl odborník v oboru na základě dokumentu D5 (případně ve spojení s dalšími dokumenty) vidinu přiměřeného úspěchu, je v kontextu výše uvedených závěrů, dle nichž předsedou Úřadu aplikovaný přístup „zkus a uvidíš“ založený na úvaze o rutinním kroku v podobně farmokokinetické studie neobstojí, naprosto klíčová pro závěr o eventuálním vyloučení vynálezecké činnosti, a tedy zásadní pro posouzení, zda Patentový nárok ve znění jedné z pomocných žádostí má požívat patentové ochrany.
233. Z argumentace předestřené předsedou Úřadu přitom dle soudu nelze vyloučit ani to, že předseda Úřadu ve skutečnosti závěr o tom, že není třeba aplikovat hledisko rozumného očekávání úspěchu, vyslovil (a přístup „zkus a uvidíš“ upřednostnil) právě proto, že závěr o pravděpodobném očekávání úspěchu nemohl na základě provedených zjištění (tj. informací podávajících se z dokumentů D5 a D4, potažmo D3) bez pochybností učinit a prokázat, že by odborník v oboru měl na podkladě výsledků předchozího kroku rozumné očekávání, že právě v důsledku provedení farmakokinetické studie solí, které se neukázaly být slibnými kandidáty pro další vývoj léčiva, bude objektivní technický problém vyřešen.
234. Městský soud v Praze proto shledal námitky žalobkyně, jimiž brojila proti posouzení provedenému v třetí fázi hodnocení vynálezecké činnosti předsedou Úřadu důvodnými. Žalobkyni je třeba přisvědčit, že předseda Úřadu se s jejími námitkami stran absence přiměřeného očekávání úspěchu, jakožto okolnostmi svědčícími ve prospěch závěru o nezřejmosti volby dalšího kroku v podobě farmakokinetické studie, a tedy existenci vynálezecké činnosti, ve své podstatě nevypořádal, neboť svůj závěr o zřejmosti technického řešení založil na zcela jiných skutečnostech a přístupu, který soud výše odmítl aprobovat.
235. I v kontextu přístupu založeného na rozumném očekávání úspěchu je přitom třeba opětovně připomenout závěry vyslovené v rozsudku BGH, dle nichž nebyl důvod používat pro zkoumání rychlosti rozpouštění metody, které nebyly v předchozím stavu techniky obvyklé pro předformulační studie a nebyl ani důvod určovat biologickou dostupnost různých forem sorafenibu bez dalších laboratorních testů v rámci pokusů na zvířatech, neboť nebyla, jinými slovy řečeno, dána dostatečná pravděpodobnost, že takový krok povede k vyřešení objektivního technického problému.
236. Městský soud v Praze zdůrazňuje, že pokud předseda Úřadu hodlá na svém závěru o nedostatku vynálezecké činnosti setrvat, přehodnotí ve světle závazného právního názoru soudu svůj postoj založený na přístupu „zkus a uvidíš“ a závěr o rutinním charakteru farmakokinetické studie provedené se solemi, které v předchozím kroku nevykázaly uspokojivou hodnotu posuzovaného parametru. V takovém případě se pak bude muset především důsledně vypořádat s ucelenou argumentací žalobkyně stran nedostatku přiměřeného očekávání úspěchu a případně přesvědčivým způsobem vyložit, z jakého důvodu by odborník v oboru na základě dosavadního stavu techniky přiměřeným, resp. rozumným očekáváním úspěchu řešení objektivního technického problému ve vztahu k tomuto třetímu dílčímu kroku disponoval.
237. Je třeba připomenout, že předsedu Úřadu v tomto ohledu tíží břemeno důkazní, neboť při hodnocení vynálezecké činnosti se vychází z presumpce nezřejmosti. Pokud žalovaný pomocí důkazů neprokáže zřejmost vynálezu, vychází se z toho, že vynález je výsledkem vynálezecké činnosti.
238. Bude tedy na žalovaném, aby v takovém případě obhájil, že by odborník v oboru na základě výsledků provedeného screeningu solí nadále pokračoval ve vývoji solí sorafenibu, konkrétně tosylátové soli, a jejich formy určené k perorálnímu podávání, a že by snad z konkrétních důvodů i za skutkové situace, jaká nastala v nyní řešeném případě, disponoval rozumným očekáváním úspěchu, jež by ho za účelem řešení objektivního technického problému vedlo právě k provedení takové farmakokinetické studie, přestože předchozí krok neidentifikoval v tomto směru slibné kandidáty.
239. S ohledem na uvedené úvahy Městský soud proto uzavírá, že závěr předsedy Úřadu, že Patentový nárok, a to ani ve znění pomocných žádostí, není vzhledem k údajům v dokumentech D5, D3 a D4 výsledkem vynálezecké činnosti, která je jednou z podmínek patentovatelnosti ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., je s ohledem na dosavadní zjištění přinejmenším předčasný.
240. Zdejší soud opakovaně zdůrazňuje, že nemá žádné výtky k vymezení odborníka v oboru, určení nejbližšího stavu techniky a stanovení objektivního technického problému předsedou Úřadu. Předseda Úřadu pak rovněž přesvědčivě vyložil, z jakých důvodů by se odborník v oboru dále zabýval vývojem volné báze sorafenibu a proč by přistoupil k provedení screeningu solí a způsobu, jakým by určil soli, které by do screeningu zahrnul.
241. Městský soud v Praze však nemůže aprobovat závěr předsedy Úřadu, že na základě výsledků screeningu solí by odborník v oboru za využití přístupu „zkus a uvidíš“ rutinně přistoupil k provedení dalšího testu – farmakokinetické studie, na základě kterého by dospěl k řešení technického problému, neboť nelze uzavřít, že tento postup by byl s ohledem na výsledky podávající se z předchozích provedených testů tak, jak byly popsány předsedou Úřadu, pro odborníka v oboru zřejmý.
IX. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
242. Na základě shoda uvedených skutečností a důvodů soud Napadené rozhodnutí předsedy Úřadu podle § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem vysloveným výše v bodech 204 - 241 rozsudku je žalovaný podle § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán. V dalším řízení se proto Předseda Úřadu bude muset opětovně zabývat hodnocením existence vynálezecké činnosti ve vztahu k Patentovému nároku, a to za zohlednění znění pomocných žádostí 1 – 4 předložených žalobkyní. Setrvá-li přitom na svém závěru o nedostatku vynálezecké činnosti, přesvědčivým způsobem odůvodní, na základě jakých konkrétních okolností považuje řešení dle Patentového nároku pro odborníka v oboru ze stavu techniky za zřejmé.
243. V tomto ohledu bude muset přezkoumatelným způsobem vysvětlit, proč by odborník v oboru poté, co by na základě výsledku screeningu solí sorafenibu zjistil, že žádný z kandidátů nevykazuje požadované zlepšení hodnoty rozpustnosti, přistoupil k dalšímu testování daných solí a proč by zahrnul do farmakokinetické studie, kterou by snad v daný okamžik provedl. Jak bylo naznačeno výše, předseda Úřadu přehodnotí ve světle závazného právního názoru soudu svůj postoj založený na přístupu „zkus a uvidíš“ a závěr o rutinním charakteru farmakokinetické studie provedené se solemi, které v předchozím kroku nevykázaly uspokojivou hodnotu posuzovaného parametru. Především se pak důsledně vypořádá s ucelenou argumentací žalobkyně stran nedostatku přiměřeného očekávání úspěchu a pokud k takovému závěru dospěje, přesvědčivým způsobem vyloží důvody, pro které by odborník v oboru na základě dosavadního stavu techniky ve vztahu k třetímu dílčímu kroku, jak byl vymezen výše, úspěch v podobě řešení objektivního technického problému rozumně očekával. V takovém případě se musí předseda Úřadu rovněž vypořádat s námitkami vznesenými žalobkyní a vyložit, proč bylo provedení takového kroku v preformulační fázi v rozhodné době postupem běžným, tj. vylučujícím vynálezeckou činnost. Své závěry předseda Úřadu vysvětlí na půdorysu metody „problém a jeho řešení“, přičemž zohlední úvahy soudu stran přístupu „zkus a uvidíš“ a přístupu rozumného očekávání úspěchu uvedené výše.
244. Pro úplnost soud konstatuje, že nepřehlédl návrh žalobkyně na zrušení Prvostupňového rozhodnutí. Tento postup však soud v projednávané věci neshledal potřebným. Bude na orgánu rozhodujícím o rozkladu, aby posoudil, zda vady vytýkané zdejším soudem odstraní sám, či zda za tímto účelem přistoupí k zrušení Prvostupňového rozhodnutí.
245. Výrok II. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., dle nějž má právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů ten účastník, který měl ve věci úspěch. Tím je v nyní projednávané věci žalobkyně, jejíž náklady tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč a dále odměna advokáta, který ji v řízení zastupoval, za 6 úkonů právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), písm. d), písm. g) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), tedy převzetí právního zastoupení, podání žaloby, sepsání třech podání ve věci samé (replika žalobkyně ze dne 2. 10. 2023, předložení německého rozhodnutí ze dne 4. 12. 2023 a vyjádření žalobkyně ze dne 6. 1. 2024) a účast na jednání před soudem. Podle § 7 bodu 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu, činí výše odměny za jeden úkon právní služby 3 100 Kč (6 x 3 100 = 18 600). Náhrada hotových výdajů pak dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu tvoří 300 Kč za každý úkon (6 x 300 = 1 800). Odměna advokáta tak činila 20 400 Kč, zvýšená o DPH ve výši 21 %, neboť advokát prokázal soudu, že je plátcem DPH, tedy 24 684 Kč. Spolu se soudním poplatkem tedy žalobkyni na náhradě nákladů řízení náleží 27 684 Kč.
246. Výrok III. o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 5 s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení zásadně nemá právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci přitom soud žádnou povinnost osobě zúčastněné na řízení neuložil.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
Praha 26. února 2024
Mgr. Martin Lachmann v. r.
předseda senátu
Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.