Zudem zeigt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Verwendung von Marken(logos) im Bereich der Modell- bzw. Spielzeugbranche, dass die Verwendung bekannter Marken der Autohersteller durch Dritte oftmals gerade nicht als unlauter zu werten ist (vgl. BGH GRUR 2024, 1033 Rn. – VW Bulli; GRUR 2023, 808 Rn. 24 ff. – Dachser; GRUR 2010, 726 – Opel-Blitz II). Vor diesem Hintergrund resultiert ein beabsichtigter zweckwidriger Einsatz der Marke im Wettbewerb entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht aus dem Aspekt einer Umgehung des Lizenzgeschäfts der Beschwerdeführerin, auch wenn die angegriffene Marke für eine Vielzahl weiterer Waren neben den Modellfahrzeugen Schutz genießt und – wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausgeführt hat – auch im Rahmen der Nutzung für Modellfahrzeuge Lizenzen erforderlich und zweckmäßig sein können, wie beispielsweise für die zusätzliche Nutzung einer Marke auf einer Verpackung etc.
\n136
\n137
\n138 4. Auch die über die vorgenannten, nicht abschließenden Fallgruppen hinaus erforderliche Gesamtwürdigung aller Umstände vermag vorliegend die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht zu begründen.
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\n140
\n154 Das Verhalten des Beschwerdegegners kann unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalls nicht mit dem Unwerturteil der Rechtsmissbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit belegt werden. Mit der Anmeldung verfolgt der Beschwerdegegner eine – nicht zu missbilligende – unternehmerische Logik, da sowohl die Nutzung der angegriffenen Marke im Rahmen eines Lizenzgeschäfts für ganz verschiedene Waren als auch eine Nutzung für Spielwaren und insbesondere für Modellspielzeug im Rahmen des eigenen Geschäftsbetriebs der X … AG wirtschaftlich nachvollziehbar und sinnvoll ist. Dies gilt auch unter Berücksichtigung seiner weiteren Markenanmeldungen und seiner Rechtsstreitigkeiten mit Automobilherstellern, in denen seine Rechtsansichten jedenfalls teilweise von der Rechtsprechung gebilligt wurden, insbesondere seine Auffassung zu einer unter bestimmten Umständen zulässigen Nutzung von Marken bekannter Fahrzeughersteller für Modellautos (vgl.
\nBGH GRUR 2010, 726 – Opel-Blitz II). Die höchstgerichtliche Rechtsprechung zu dieser Thematik (vgl. auch BGH GRUR 2024, 1033 Rn. – VW Bulli; GRUR 2023, 808 Rn. 24 ff. – Dachser) spricht vielmehr gerade gegen die Bösgläubigkeit der vorliegenden Markenanmeldung, soweit diese Schutz beispielsweise für Modellfahrzeuge beansprucht. Soweit die Beschwerdeführerin unter Zitat einer Entscheidung des OLG Frankfurt a. M. (BeckRS 2014, 4648 = WRP 2014, 480 f.; Bl. 256 d. A.) der Auffassung ist, dass bei Markenagenturen bzw. Lizenzgebern ein nachvollziehbares wirtschaftliches Gesamtkonzept bei der Markenanmeldung erforderlich sei, so kann dies im Hinblick auf die geltende Benutzungsschonfrist nicht in dieser Allgemeinheit gefordert werden.
\nIm Übrigen lagen in dem Verfahren Indizien vor, die darauf hindeuteten, dass die Anmeldung zur Erzielung von Schadensersatzforderungen erfolgte.
\n155 Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer von einer möglicherweise fortbestehenden Bekanntheit der Marke „Testarossa“ profitieren könnte, widerspricht dabei nicht den markenrechtlichen Grundsätzen, da ein fortbestehender Schutz von Marken grundsätzlich deren fortdauernde Benutzung erfordert und der Schutz auch von (früher) bekannten Marken ohne besondere, die Unbilligkeit begründende Tatsachen nicht unter Umgehung der gesetzlichen Regelungen zur Benutzung – vor allem nicht zeitlich unbegrenzt – über das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung fortgeschrieben werden kann. Sofern die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, dass sie ihre „Testarossa“-Marken rechtserhaltend benutzt und soweit dies auch im Rahmen der Verfallsverfahren bestätigt wurde, steht es ihr frei, im Wege von Widersprüchen (bzw. der Weiterverfolgung der erhobenen Widersprüche) oder Verletzungsklagen gegen den Beschwerdegegner vorzugehen. Ebenso ist ein Interesse der Beschwerdeführerin an einer möglichen „Neuauflage“ der Testarossa-Modellreihe im Rahmen des Verwechslungs- bzw. Bekanntheitsschutzes zu prüfen, rechtfertigt jedoch auch bei Betrachtung der weiteren Umstände des Falls nicht die Annahme der Bösgläubigkeit des Beschwerdeführers.
\n156
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\n158 Der Senat teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die deutsche Rechtsprechung insoweit mit derjenigen des EuGH nicht in Einklang stehe, bereits deshalb nicht, weil die in der deutschen Spruchpraxis herausgebildeten Fallgruppen nicht abschließend sind und die Berücksichtigung weiterer, von den vorgenannten Fallgruppen möglicherweise nicht ausreichend erfasster Umstände im Rahmen der abschließenden Gesamtabwägung erfolgt. Die Voraussetzungen für eine bösgläubige Markenanmeldung wurden eingangs dargelegt. Eine solche ist anzunehmen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Dieses Unwerturteil setzt auch ein subjektives Element voraus, nämlich eine Behinderungsabsicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv (vgl.
\nEuGH a. a. O. Rn. 52 – STYLO & KOTON; BGH GRUR 2009, 780 Ivadal). Dass ein derartiges unlauteres Motiv Voraussetzung für die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung ist, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des Schutzhindernisses „bösgläubig angemeldet“. Hierzu hat der EuGH in seinen vergleichsweise aktuellen Entscheidungen Stylo & Koton sowie Sky ua/Gesellschaften SkyKick ausgeführt, dass bei der Auslegung des Begriffs „bösgläubig“ neben dem Umstand, dass er in seiner üblichen Bedeutung im gewöhnlichen Sprachgebrauch eine unredliche Geisteshaltung oder Absicht voraussetzt, der besondere markenrechtliche Kontext, nämlich der des Geschäftslebens, zu berücksichtigen sei, und dass der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung Anwendung finde, wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergebe, dass der Inhaber einer Marke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht habe, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden, oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – unter anderem der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen (vgl.
\nEuGH GRUR 2020, 288 Rn. 74 f. – Sky ua/Gesellschaften SkyKick; GRUR-RS 2019, 20743 Rn. 45 f. – STYLO & KOTON).
\n159 In diesen Entscheidungen stellt der EuGH den markenrechtlichen Kontext des Geschäftslebens sowie die Herkunftsfunktion der Marke besonders heraus. Die Frage, inwieweit eine Anmeldung mit Benutzungswillen erfolgte, also mit dem Willen, die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, der Herkunftsfunktion, zu benutzen, wurde jedoch in der Rechtsprechung bereits in der Vergangenheit im Rahmen der Prüfung der Bösgläubigkeit berücksichtigt. Die vorstehend zitierten Ausführungen des EuGH in seinen aktuellen Entscheidungen Stylo & Koton sowie Sky ua/Gesellschaften SkyKick stellen insoweit eine Klarstellung, nicht aber eine Änderung der Rechtsprechung dar. In den Ausführungen des EuGH ist insbesondere auch keine Abkehr von dem stets geforderten subjektiven Element, insbesondere der Behinderungsabsicht, zu sehen.
\nVielmehr ist eine Behinderungsabsicht gerade auch in Fällen des fehlenden generellen Benutzungswillens zu fordern (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1093). Es ist nicht ersichtlich, dass der EuGH von diesem Kriterium Abstand nehmen wollte. Soweit die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, dass sich aus den aktuellen Urteilen des EuGH ergebe, dass eine bösgläubige Markenanmeldung auch im Falle einer funktionswidrigen Anmeldung anzunehmen sei, bei der es nicht auf schädliche Wirkungen in Bezug auf Dritte ankomme und bei der das subjektive Element in der Absicht der funktionswidrigen Nutzung liege, so kann dem in der Form nicht gefolgt werden. Denn wenn der EuGH auf die „Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen“ abstellt (vgl.
\nEuGH GRUR 2020, 288 Rn. 74 f. – Sky ua/Gesellschaften SkyKick; GRUR-RS 2019, 20743 Rn. 45 f. – STYLO & KOTON), erteilt er nicht dem Kriterium der Behinderungsabsicht eine Absage in Fällen der von der Beschwerdeführerin so bezeichneten „funktionswidrigen Anmeldung“, sondern er erklärt lediglich einen Bezug zu einem „konkreten“ Dritten für nicht erforderlich. Dies wurde jedoch auch bislang in der deutschen Spruchpraxis so gesehen, beispielsweise im Rahmen der Fallgruppe der Spekulationsmarke, bei der keine Behinderung einer konkreten Person bei der Anmeldung bezweckt sein muss.
\n160 Die deutsche Spruchpraxis und die aktuellen Definitionen des EuGH stimmen daher inhaltlich überein (so auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1061 a. E.).
\n161 Selbst wenn man als weitere Fallgruppe der bösgläubigen Markenanmeldung auf eine von einer Behinderungsabsicht unabhängige, von der Beschwerdeführerin so benannte „funktionswidrige Anmeldung“ abstellen würde, würde dies vorliegend nicht zur Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung führen, da die vom Beschwerdegegner geplante Verwendung der Marke im Wege der Lizenzierung nicht als funktionswidrig anzusehen ist. Vielmehr stehen derartige – zum Zeitpunkt der Anmeldung möglicherweise auch nur vage – Pläne einer künftigen Lizenzierung mit den markenrechtlichen Grundsätzen im Einklang, weil eine Marke auch im Falle ihrer Lizenzierung entsprechend ihrer Hauptfunktion, nämlich der Herkunftsfunktion, benutzt wird, und zugleich das Fehlen konkreter Pläne im Zeitpunkt der Anmeldung mit dem System der fünfjährigen Benutzungsschonfrist korreliert und im konkreten Fall im Hinblick auf die andauernden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten nachvollziehbar ist. Dementsprechend kann auch nach der Rechtsprechung des EuGH die Bösgläubigkeit eines Markenanmelders nicht auf der Grundlage der bloßen Feststellung angenommen werden, dass der Anmelder bei der Anmeldung keinen Geschäftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen entsprach (vgl. EuGH a. a. O. – Sky ua/Gesellschaften SkyKick).
\n162 Somit ist alleine die Ausnutzung der Wertschätzung des älteren Zeichens für die Annahme der Bösgläubigkeit ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht ausreichend und begründet auch nicht unter dem Gesichtspunkt des „Trittbrettfahrens“ als Untergruppe einer von der Beschwerdeführerin so bezeichneten Fallgruppe der „funktionswidrigen Anmeldung“ die Bösgläubigkeit der Markenanmeldung.
\n163 5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner eine vormals zugunsten der Beschwerdeführerin geschützte Bezeichnung, die diese jedenfalls für die Ware „Automobile und Teile davon“ weiterhin rechtserhaltend nutzt, für eine Vielzahl von zu den vorgenannten Waren teilweise ähnlichen, teilweise unähnlichen Waren und Dienstleistungen angemeldet hat, um von der (früheren oder auch fortdauernden) Bekanntheit der Marke zu profitieren und ohne jedenfalls für die weit überwiegende Zahl der Waren und Dienstleistungen im Zeitpunkt der Anmeldung bereits konkrete Verwertungshandlungen geplant zu haben. Über diese Umstände hinaus sind jedoch nach Auffassung des Senats weitere, die Bösgläubigkeit begründende Umstände erforderlich, die das Unwerturteil der bösgläubigen Markenanmeldung rechtfertigen und dieses absolute Schutzhindernis qualitativ von bloß relativen Schutzhindernissen abgrenzen. Derartige besondere Umstände konnten vorliegend, wie ausgeführt, nicht mit der für eine Nichtigerklärung der angegriffenen Marke erforderlichen Sicherheit festgestellt werden.
\n164 Dies geht zu Lasten der Beschwerdeführerin als Löschungsantragstellerin, die insoweit die Feststellungslast trifft (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – Rocher-Kugel). Soweit die Beschwerdeführerin von einer Darlegungslast des Beschwerdegegners hinsichtlich der Absicht einer (zukünftigen) funktionsgerechten Benutzung ausgeht und wohl auch von seiner „Beweislast“ bzw. Feststellungslast und insoweit auf diverse Entscheidungen des EuGH verweist, so betreffen diese abweichende Fallkonstellationen, nämlich Fragen der rechtserhaltenden Benutzung in Verfallsverfahren (EuGH GRUR 2020, 1301 – testarossa; GRUR 2022, 573 – Maxxus/Globus; BGH GRUR 2021, 736 – Stella) bzw. den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse (EuGH GRUR 2014, 776 – Farbmarke Rot). Insbesondere wollte auch der BGH trotz der allgemein gehaltenen Formulierungen in seiner Entscheidung NJW-Orange seine Rechtsprechung zur Feststellungslast im Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren wohl nicht generell, sondern nur für den konkreten Fall der Verkehrsdurchsetzung ändern (vgl. BGH, GRUR 2021, 1526 Rn. 38 – NJW-Orange mit Verweis auf EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 ff. – Farbmarke Rot; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 62 a. E.). Hinsichtlich der Anforderungen an die Absicht der künftigen Benutzung bzw. an den diesbezüglichen Vortrag wird im Übrigen auf die Ausführungen unter Ziff. IV. 1. b) bb) (3) verwiesen.
\n165 6. Nachdem im Rahmen der Gesamtwürdigung aller Umstände (s. o. Ziff. 4.) eine fortbestehende Bekanntheit der Marke Testarossa zum Anmeldezeitpunkt sowie des Vertriebs von Merchandising- und Lifestyle-Artikeln unter der Marke Ferrari als wahr unterstellt wurden, war die Einvernahme des in der mündlichen Verhandlung angebotenen Zeugen der Beschwerdeführerin zu diesem Vertrieb sowie zur Vergabe eines „Testarossa-Award“ bereits aus diesem Grunde entbehrlich.
\n166 V. Die zulässige, gegen die Kostenentscheidung im angegriffenen Beschluss gerichtete Beschwerde des Beschwerdegegners und Beschwerdeführers zu 2 bleibt ebenfalls ohne Erfolg.
\n167 In markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA trägt gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das DPMA kann jedoch gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist; dies wird regelmäßig im Falle eines bösgläubig erwirkten Registerrechts angenommen (vgl.
\nMeiser in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13, Rn. 19 zu der parallelen Vorschrift des § 71 Abs. 1 MarkenG für das Beschwerdeverfahren). Vorliegend sind derartige besondere Umstände nicht gegeben, da eine Bösgläubigkeit gerade nicht festgestellt werden konnte, andererseits aber auch der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin nicht von vorneherein offenkundig unbegründet war (vgl. Meiser in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 21). Auf die umfängliche Diskussion der Aspekte des vorliegenden Falles in den vorstehenden Ausführungen wird verwiesen. Auch die Tatsache, dass der Löschungsantrag erst zeitlich nach der Einlegung von Widersprüchen gestellt wurde, belegt nicht, dass die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner lediglich mit Kosten belasten und unter Druck setzen wolle.
\n168 VI. Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG liegen ebenfalls nicht vor. Auf die Ausführungen unter Ziff. V. wird verwiesen.
\n169 VII. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 83 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Alt. 1 MarkenG zugelassen, da Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären sind und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des Rechts erforderlich ist.
\n170 Im vorliegenden Verfahren stellen sich verschiedene Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere zu möglichen Entwicklungen bei der Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit, zum Verhältnis des Schutzhindernisses der bösgläubigen Markenanmeldung zum Sonderschutz bekannter Marken und zur Feststellungslast im Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren.
\n171 Demgegenüber sieht der Senat von einer Vorlage des Verfahrens an den EuGH ab. Gem. Art. 267 Abs. 1 b), Abs. 2 AEUV kann ein Gericht eines Mitgliedstaats eine Vorabentscheidung des EuGH über die Auslegung u. a. von Richtlinien (EU) herbeiführen, indem es ihm eine entsprechende Frage vorlegt, wenn das Gericht diese zum Erlass seiner Entscheidung für erforderlich hält. Es ist gem. Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Anrufung des EuGH nur dann verpflichtet, wenn seine Entscheidung nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kann. Dies ist hier nicht der Fall, da der vorliegende Beschluss mit der Rechtsbeschwerde anfechtbar ist. http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE259031776&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public