Nu zouden daarmee in de terminologie van het BW inderdaad verschillende grootheden kunnen worden aangegeven. In het BW omvat de kwalificatie ‘niet te goeder trouw’ zowel (subjectieve) kwade trouw van een persoon (dat wil zeggen dat deze wist of vermoedde hoe de werkelijke situatie was) maar ook het geval dat een persoon (geobjectiveerd) behoorde te weten hoe de werkelijke situatie was (zoals in het geval dat op deze persoon een onderzoeksplicht rustte). Zie bijvoorbeeld art. 3:11 BW. Het oordeel dat iemand niet te goede trouw was kan dus impliceren dat deze ook te kwader trouw was, maar hoeft dat niet te doen. Voor wat betreft de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid maakt dit overigens niet uit. Zo beschermt art. 3:88 BW alleen de verkrijger te goeder trouw. Wie niet te goeder trouw was, wordt niet beschermd. Het volstaat dan om vast te stellen dat goede trouw in enig opzicht ontbreekt, waarbij de geobjectiveerde vorm (u behoorde beter te weten) vermoedelijk makkelijker kan worden vastgesteld dan de gesubjectiveerde vorm (u wist beter). Wanneer de rechter alleen vaststelt dat iemand niet te goeder trouw is in deze geobjectiveerde vorm, is daarmee dus niets vastgesteld over de vraag of al dan niet ook nog sprake is van (subjectieve) kwade trouw in de zin van het BW.
\n4.81 Het gaat thans echter niet om de goederenrechtelijke kwalificatie die door de feitenrechter is gegeven aan de verkrijging door Spirits (‘niet te goede trouw’), maar op de merkenrechtelijke kwalificatie van het depot door ZAO van het in rov. 1.20 bedoelde merk.
\n4.82 Of een depot te kwader trouw is geschied, moet worden beoordeeld met inachtneming van de omstandigheden van het geval. Veelal gaat het om situaties waarin de deposant, kort gezegd, wordt geconfronteerd met een vorm van voorgebruik door een derde.
\n4.83.1 Aan het begrip kwade trouw dient na de omzetting van de Eerste Merkenrichtlijn een Europese invulling te worden gegeven.
\n4.83.2 Het HvJ EU heeft in de zaak Lindt & Sprüngli/Hauswirth invulling gegeven aan het overeenkomstige begrip in art. 51 lid 1.b GMVo. Het ging om een zaak waarin ten tijde van het depot van het teken als merk verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde waren of diensten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd (rov. 36). Het HvJ EU kwam tot de slotsom (rov. 53) dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:
\n4.83.3 Het begrip ‘kwade trouw’ in de merkenrichtlijn moet blijkens het arrest Malaysia Dairy op dezelfde wijze worden uitgelegd als dit begrip in de GMVo. Dit betekent dat de kwade trouw van de aanvrager globaal dient worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval op het relevante tijdstip. Daaruit volgt dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.
\n4.84 In het onderhavige geval speelt de ‘verkrijging’ van een ouder merk door de latere deposant een rol, een situatie die wat afwijkt van de door het HvJ EU behandelde gevallen. Omdat het goederenrecht en het merkenrecht verschillende toetsen hanteren, is mogelijk dat een partij niet ‘te goeder trouw’ is (in goederenrechtelijke zin als verkrijger van een merkrecht) en niet ‘te kwader trouw’ is (in merkenrechtelijke zin als latere deposant). Maar ook is denkbaar dat het merkenrechtelijke oordeel luidt, dat het depot te kwader trouw is geschied.
\n4.85 Volgens het subonderdeel heeft de rechter miskend dat het bij art. 4 lid 6 BMW moet gaan om subjectieve kennis van ZAO omdat van kwade trouw pas sprake is in geval van opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan.
\n4.86 Deze klacht stelt m.i. te strenge eisen en gaat daarom uit van een onjuiste rechtsopvatting. Van kwade trouw kan ook sprake zijn wanneer geen sprake is van ‘opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan’. Zoals al blijkt uit de formulering van het in art. 4 lid 6 sub a BMW gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw bij voorgebruik binnen de Benelux, kan ook acht worden geslagen op ‘behoren te weten’ (waarbij overigens de vraag kan rijzen hoe streng met daarmee moet omgaan in het kader van dat voorgebruikgeval). Hoewel in de genoemde arresten van het HvJ EU een strengere benadering wordt gelezen, nu blijkens die arresten het ‘behoren te weten’ in combinatie met andere factoren moet worden beoordeeld, volgt m.i. (ook) daaruit niet (voor een geval als het onderhavige) de juistheid van de strenge norm die het subonderdeel voorstelt.
\n4.87 Het subonderdeel klaagt verder nog dat voor het aannemen van kwade trouw niet toereikend is dat de deposant had kunnen of zelfs behoren te weten dat de deposant niet tot het merk gerechtigd was. In de s.t. Spirits nr. 2.1.36 wordt dit in verband gebracht met het geval van voorgebruik als bedoeld art. 4 lid 6 sub a BMW en betoogt dat het in art. 4 lid 6 bedoelde ‘behoren te weten’ niet verruimd moet worden tot een algemene, met allerlei (multidimensionale) zorgvuldigheidsnormen omgeven, geobjectiveerde subjectieve rechtsvorm van behoren te weten zoals dat bijvoorbeeld in het Nederlandse recht in art. 3:11 BW ten aanzien van de goede trouw gebruikelijk is.
\n4.88 Nu blijkt uit de rechtspraak van het HvJ EU inmiddels wel, dat niet reeds tot de conclusie kan worden gekomen dat een depot te kwader trouw is geschied wanneer slechts wordt vastgesteld (i) dat de deposant behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd of (ii) dat de deposant behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd.
\nDe rechtsopvatting van het subonderdeel, dat voor het aannemen van kwade trouw niet toereikend is dat de deposant had kunnen of zelfs behoren te weten dat de deposant niet tot het merk gerechtigd was, lijkt in algemene zin daarbij aan te sluiten. Maar gezien de uitwerking die in de s.t. Spirits voor het onderhavige geval aan de desbetreffende klacht wordt gegeven, lijkt deze klacht te veronderstellen dat de rechter in het onderhavige geval heeft geoordeeld dat het depot te kwader trouw was, omdat geen sprake was van een verkrijging te goeder trouw.
\nDe klacht, zoals toegelicht, mist feitelijke grondslag. Bij de beoordeling van de kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW door de rechter hebben in deze zaak feiten en omstandigheden een rol gespeeld, die ook een rol hebben gespeeld bij de goederenrechtelijke kwalificatie. Dat ligt in een geval als het onderhavige ook wel voor de hand. Voor beide kwalificaties zijn deels dezelfde feiten en omstandigheden relevant nu de vraag naar de kwader trouw bij het in rov. 1.20 van het vonnis bedoelde depot juist rijst in verband met hetgeen de deposant wist of moest weten omtrent zijn gerechtigheid tot het oudere VO-merk. Van het afleiden van het ene oordeel (depot te kwader trouw) uit het andere (geen verkrijging te goeder trouw) is mijns inziens echter geen sprake, zodat de klacht faalt omdat zij berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.
\n4.89 Het voorgaand geldt ook indien het merk niet door ZAO is gedeponeerd maar reeds door VZAO.
\n4.90 Onderdeel 1 faalt.
\n4.91 Onderdeel 8 bevat slechts een voortbouwende klacht. Nu de onderdelen 1-7 m.i. dienen te falen, geldt hetzelfde voor onderdeel 8.
\n4.92 Ik wijs er voor de goede orde nog op dat Spirtis in haar schriftelijke repliek nrs. 27 ev. Repliek enige opmerkingen heeft gemaakt over de proceskosten in cassatie.
\nConclusie De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
\nDe Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden A-G Rechtbank Rotterdam 14 juni 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566.
\nHof Den Haag, 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, IER 2012/57, IEF 11612.
\nCassatiedagvaarding, blad 1.
\nKort gezegd, omdat [betrokkene 2] eerst voorzitter was van de raad van bestuur bij VAO, toen op basis van intern onderzoek had moeten ontdekken dat VVO niet rechtsgeldig was getransformeerd in VAO (althans gerede twijfel daarover had moeten hebben) en vervolgens medeoprichter en grootaandeelhouder van Spirits was. In verband met zijn positie en rol, kan zijn wetenschap worden toegerekend aan Spirits, te meer nu het intercompany overdrachten betrof.
\nS.t. Spirits nr. 2.3.2, voetnoot 88; s.t. FKP nr. 37 (aldaar zal zijn bedoeld te verwijzen naar nr. 1.4).
\nDe rechtbank overwoog: “3.54 Spirits heeft de stelling van FKP dat de FGUP de rechtsopvolger is van de WO uiteindelijk betwist door aan te voeren dat de FGUP in het handelsregister is ingeschreven onder een ander OKAP-nummer dan de WO. Dit is echter te verklaren door het feit dat de VAO bij de inschrijving als rechtsopvolger van de WO onder het OKAP-nummer van de WO is ingeschreven. Voor het overige is niet behoorlijk gemotiveerd gesteld of gebleken dat geen sprake is van de door FKP gestelde rechtsopvolging, die dus als vaststaand dient te worden aangenomen. Het moet ervoor worden gehouden dat de merken bij de rechtsopvolging van de WO door de FGUP onder algemene titel zijn overgegaan op de FGUP.”
\nSpirits heeft in haar s.t. nr. 2.1.10 e.v. de regeling van art. 4 lid 6 en 14B sub 2 BMW gekwalificeerd als een “uitzondering op het eerste registratiesysteem: de eerste registratie was rechtscheppend, maar niet in geval van kwade trouw.” Het citaat is ontleend aan A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, 2005, nr. 80. Zie voorts Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, par. 6.2.11.4.1; Th.C.J.A. van Engelen, IE-Goederenrecht, 2013, p. 105-106. Ik merk naar aanleiding van de schriftelijke repliek nr. 19 op, dat FKP in haar pleitnota in eerste aanleg (nr. 581 e.v.) zich (ook) in deze zin heeft beroepen op het depot te kwader trouw van de latere merken (niet van de VO-merken).
\nS.t. FKP nr. 45; schriftelijke dupliek nrs. 56, 62 (aldaar wordt, helaas zonder vindplaatsen, verwezen naar een uiteenzetting van FKP in feitelijke instanties).
\nT&C IE (2005, Hagemans/Folmer) art. 14 BMW, aant. 2, vergelijk T&C IE (2009, Folmer) art. 2.28 BVIE, aant. 2. Zie ook Tsoutsanis, a.w., nr. 188.
\nVgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., para. 16.5.5.
\nS.t. Spirits nr. 2.3.4.
\nBenGH 21 november 1983, ECLI:NL:XX:1983:AC7691, NJ 1985/333 m.nt. vNH (Cow Brand II).
\nBenGH 22 mei 1985, ECLI:NL:XX:1985: AC8886, NJ 1985/770 m.nt. LWH, BIE 1986/59 m.nt. DWFV (Lux-Talc).
\nMeer dan dit wordt ook niet betoogd in de s.t. Spirits nr. 2.1.8, waarnaar in nr. 2.3.3 wordt verwezen.
\nVgl. Tsoutsanis, a.w., nr. 191/p. 174,: “(..) op basis van het nationale gemene recht is dus een gebruiksverbod wél, maar nietigverklaring niét mogelijk. En dat geldt dus ook voor de in § 2.4F BVIE (§ 4-6 BMW) voorziene situaties van malafide (resp. onrechtmatige) occupatie van een merk.”; Cohen Jehoram/van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 6.2.11.14.
\nSchriftelijke dupliek nr. 57-58.
\nZie ook Tsoutsanis, a.w., nrs. 503 en 590 en ten aanzien van de revindicatie van merken naar Frans en Spaans recht nrs. 370-380 en 460-461.
\nS.t. Spirits nr. 2.3.3 en 2.1.8.
\nVgl. T&C IE (2009, Verschuur), artikel 2.31 BVIE, aant. 1: “De vermogensrechtelijke aspecten van overgang van het Benelux merk zijn deels in het BVIE, deels in nationale wetgeving geregeld. Over de verhouding tussen het Benelux- en het nationaal vermogensrecht biedt de wetsgeschiedenis weinig aanknopingspunten.” Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 16.2: “Voor zover [de BVIE en de GMVo] geen afwijkende regels inhouden èn het merk onderworpen is aan het Nederlands vermogensrecht (…) zijn de algemene regels van het vermogensrecht, dus in de eerste plaats de regels van de boeken 3 t/m 6 BW, op merken van toepassing, op dezelfde manier als op alle andere goederen, c.q. rechten.” Zie voorts Van Engelen, a.w., die vele onderwerpen bespreekt.
\nVan Engelen, a.w., p. 155.
\nVan Engelen, a.w., p. 156.
\nVan Engelen (a.w.), p. 137-138. Zie ook p. 157-158/.
\nRb. Breda (pres.) 9 september 1994, ECLI:NL:RBBRE:1994:AM2115, BIE 1995/56 m.nt. Ste, IER 1995/3 (Batricar).
\nVzr. Amsterdam, 26 maart 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4283, IEF 12497.
\nVergelijk de volgende voorbeelden. Als ik een door mij verkochte en geleverde auto revindiceer, stellende dat de koopovereenkomst nietig was wegens dwaling zodat ik altijd eigenaar ben gebleven, dan kan ik worden geconfronteerd met het verweer dat de overeenkomst rechtsgeldig is omdat zij door mij niet vernietigd is en de bevoegdheid daartoe inmiddels is verjaard. Maar het ligt anders als ik stel dat er in werkelijkheid nooit een koopovereenkomst is geweest, zodat er ook geen overdracht is geweest; dan komt het uitsluitend aan op de verjaring van de revindicatie.
\nAnders de schriftelijke repliek nr. 24.
\nVgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., p. 588 en Van Engelen, a.w., p. 32 e.v., p. 252 e.v. en i.h.b. p. 260.
\nTjittes, Rechtsverwerking (2007), p.30.
\nVgl. W.L. Valk, Rechtsverwerking in drievoud, 1993, p. 42.
\nZie de s.t. FKP nr. 16. Vgl. ook de schriftelijke repliek nr. 4.
\nVgl. ten aanzien van thans het BVIE Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 6.2.11.3 en, in wat ander verband, Rechtbank Den Haag, 5 september 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9089 (‘Swiss Sense’), rov. 4.5.
\nS.t. Spirits nr. 2.1.10-2.1.12.
\nNader Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 12.7.7.1.
\nT&C IE (Hagemans en Folmer), 2005, art. 14bis BMW, aant. 3.
\nRichtlijn 89/104/EEG, thans richtlijn 2008/95.
\nMvT bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, artikelsgewijze toelichting onder O. Zie de schriftelijke repliek nr. 6.
\nHvJ EU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4136, Jur. 2011, I-08701, NJ 2013/117 m.nt. Ch.Gielen (Budweiser), rov. 53-56.
\nS.t. Spirits nr. 2.1.43.
\nBenGH 21 november 1983, LJN AC7691, NJ 1985/333, BIE 1984/33, overweging 11 van het dictum. Uw Raad heeft vervolgens in het daarop voortbouwende arrest in gelijke zin geoordeeld: HR 2 januari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5496, NJ 1987/435, RvdW 1987/14, rov. 3.4.
\nIn de literatuur wordt ook voor de toestemming als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW verwezen naar het Cow Brand II-arrest. Zie T&C IE (2005), art. 4 BMW, aant. 4 en 8(e) (voor lid 6) en vergelijk T&C IE (2009), art. 2.4 BVIE, aant. 5 en 8. Ook Tsoutsanis, a.w., p. 96 en voetnoot 156 verwijst bij de bespreking van toestemming in de context van artikel 4 lid 6 BMW naar onder meer het Cow Brand II-arrest.
\nIn de schriftelijke dupliek nr. 34 wordt verwezen naar enige jurisprudentie. Hof Amsterdam 4 december 1997, ECLI:NL:GHAMS:1997:AK2225, IER 1998/21, rov. 4.8 (in casu is sprake van uitdrukkelijke noch impliciete toestemming); Hof Arnhem 28 december 1993, ECLI:NL:GHARN:1993:AN7602, BIE 1996/104, rov. 10 (maakt een onderscheid tussen gedogen en (stilzwijgende) toestemming); Rb Alkmaar 3 december 2008, zaaknummer 96895, IEPT20081203, rov. 4.17 (gaat ervan uit dat de oudere gerechtigde uitdrukkelijk toestemming moet hebben gegeven); Vz Rb Amsterdam 6 september 2007, zaaknummer 372713, IEPT20070906 (Greenleaf), rov. 5.3 (toestemming zal ‘in de regel expliciet’ moeten zijn). Laatstgenoemd vonnis is in hoger beroep echter op dit punt vernietigd: Hof Amsterdam 11 augustus 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BL4287, omdat naar het oordeel van het hof uit de feiten bleek dat de deposant in verband met een samenwerking voor de duur van die samenwerking het recht had het merk te deponeren, maar daarna de plicht zou hebben die over te dragen.
\nDe rechtbank verwijst abusievelijk naar rov. 3.44.
\nBijv. Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 2011, nr. 24.
\nVoor een overzicht zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 6.2.11.8-6.2.11.10 en 6.2.11.13.
\nHvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/ Ankenævnet for Patenter og Varemærker), rov. 18-19 en 29. Zie voorts Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., par. 6.2.11.10; Ch. Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, p. 337. Zie ook Tsoutsanis bij zijn IER-noot bij het in de volgende noot te noemen arrest.
\nHvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:NL:XX:2009:BI8974, BIE 2009/59 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper, IER 2010/11 m.nt. A. Tsoutsanis.
\nHvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/ Ankenævnet for Patenter og Varemærker), rov. 35-37.
\nSpirits verwijst naar. J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux-merkenwet BMMB 1990.
\nGielen, a.w., p. 337-338; Tsoutsanis, noot sub 14 in IER 2010/11.
\nDe s.t. spreekt overigens van een “vermoeden van ‘behoren te weten’”, maar art. 4 lid 6 BMW kent een dergelijk vermoeden niet.