Zoals gezegd is het partijdebat over de aard van de mededeling van High Point in haar akte onder 9 pas op de pleidooizitting gevoerd. Aldaar heeft de advocaat van High Point gesteld dat de intrekking voorwaardelijk was en dat het nooit de bedoeling is geweest om het hele proces in te trekken. Van een op grond van art. 24 Rv ontoelaatbare aanvulling van de feitelijke grondslag door het hof is mitsdien geen sprake. Voor het overige mist het onderdeel, gelet op de hiervoor al gememoreerde laatste volzin van rov. 2.16, feitelijk grondslag: KPN kon, aldus het hof, redelijkerwijs niet menen dat de intrekking van de eerder verdedigde versies van het octrooi en de hulpverzoeken is gedaan zonder de voorwaarde dat de nieuwe octrooiconclusies toelaatbaar zouden zijn.
\n5.18 Onderdeel 4 bevat de klacht dat het hof heeft miskend dat indien een partij na het indienen van een nieuw verzoek, althans bij pleidooi, zich opnieuw beroept op het oude verzoek, dit beroep kwalificeert als een nieuw beroep op het oude verzoek, althans voor wat betreft (de grondslag van) de eis als een vermeerdering daarvan. Aldus heeft het hof volgens het onderdeel miskend dat op het moment dat het nieuwe beroep op het oude verzoek wordt gedaan dient te worden onderzocht of dit toelaatbaar is op grond van de beginselen van de goede procesorde (ingevolge art. 347 Rv en art. 130 Rv in verbinding met art. 353 Rv). Volgens het onderdeel klemt dit temeer waar KPN bezwaar heeft gemaakt tegen zowel het beroep op het nieuwe verzoek als het nieuwe beroep op de oude verzoeken.
\n5.19 Ook dit onderdeel stuit af op het oordeel van het hof dat High Point de oude octrooiconclusies en hulpverzoeken niet los van de toelating van de nieuwe octrooiconclusies heeft ingetrokken en dat de procedure op basis daarvan wordt voortgezet. Het beroep op de oude octrooiconclusies en hulpverzoeken is derhalve niet een “nieuw beroep”.
\n5.20 Hetzelfde geldt voor onderdeel 5 dat klaagt dat het hof heeft miskend dat bij het indienen van een nieuw primair verzoek, het nieuwe verzoek de basis vormt van de procedure (vgl. art. 138 lid 3 EOV), hetgeen automatisch leidt tot het intrekken van het oude primaire verzoek, omdat het voor een partij in een octrooiprocedure niet mogelijk is om zich te beroepen op twee nevengeschikte primaire verzoeken.
\nHet hof heeft niet aangenomen dat High Point een beroep heeft gedaan op “twee nevengeschikte primaire verzoeken”, maar heeft geoordeeld dat High Point zich (slechts) op de oude octrooiconclusies beroept voor zover de nieuwe octrooiconclusies zouden worden geweigerd.
\n5.21 Onderdeel 6 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft geen bespreking.
\n5.22 Nu alle onderdelen falen, dient het incidentele cassatieberoep te worden verworpen.
\n6Conclusie in het principale en incidentele cassatieberoep De conclusie strekt
\nDe Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden A-G Zie rov. 2.1-2.7 van het vonnis van de rechtbank Den Haag (huidige benaming) van 15 september 2010. Per vergissing zijn de laatste twee feiten in het vonnis opgenomen in twee rov. 2.7.
\nVoor zover thans van belang. Zie voor het procesverloop in eerste aanleg rov. 1.1 van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 15 september 2010 en in hoger beroep rov. 1.1-1.2 van het arrest van het gerechtshof Den Haag van 3 november 2015.
\nDe rechtbank spreekt in haar vonnis van de “geldigheidszaak”.
\nZie par. 3.5 van de memorie van grieven voor Hulpverzoek (I), par. 3.7 voor Hulpverzoek (II) en par. 3.9 voor Hulpverzoek (III).
\nDeze akte is gedateerd op roldatum 17 september 2015 (op welke datum ook pleidooi was bepaald) maar feitelijk overgelegd op 29 mei 2015, zie rov. 1.1 van het bestreden arrest bij het achtste liggende streepje.
\nBij akte houdende rectificatie van de akte houdende beperking octrooiconclusies van High Point, gedateerd op roldatum 17 september 2015, maar feitelijk overgelegd op 8 juni 2015 (zie rov. 1.1 van het bestreden arrest).
\nDeze brief, die door geen van partijen is overgelegd, is op mijn verzoek door de griffie van de Hoge Raad opgevraagd bij het hof. De aan beide partijen gerichte en inhoudelijk identieke brieven van 24 november 2015 heb ik in het griffiedossier gevoegd.
\nDe cassatiedagvaarding is uitgebracht op 2 februari 2016.
\nZie proces-verbaal pleidooizitting 17 september 2015, p. 4.
\nHierbij wordt verwezen naar par. 3.5 en productie 69 alsmede naar par. 3.9.
\nOp grond van art. 49 lid 1 ROW 1995 wordt een Europees octrooi met geldigheid voor Nederland vanaf de dag van de verlening beschouwd als een octrooi verleend op grond van de ROW 1995.
\nZie over deze verhouding bijv. Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2017, nr. 12 en Van Engelen, IE-beginselen, 2016, p. 482.
\nZie tevens Gielen c.s., a.w., nr. 35.
\nAnders dan partijen (zie nr. 75-82 s.t. van KPN en nr. 1.8-1.9 repliek High Point), ga ik in deze conclusie niet nader in op de oppositieprocedure bij het EOB.
\nDe centrale beperkingsprocedure komt nader aan bod in 4.63-4.65.
\nZie Gielen c.s., a.w., nr. 36.
\nOvereenkomstig de door Telders onderscheiden twee gevallen van gedeeltelijke nietigverklaring, zie Telders, Nederlands Octrooirecht. Handboek voor de praktijk, 1946 (tweede druk), nr. 460 en E.H. Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spiro/Flanco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008/1, p. 747. Zie ook: Patent Litigation. Block 3; Module Amendment and limitation of patents, European Patent Academy, p. 2, te raadplegen via https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/Amendment.pdf.
\nZie voor deze definitie: H. Struik, P.C. van Schelven & W.A.J. Hoorneman, Softwarerecht. Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht (Recht & Praktijk nr. ICT2), Deventer: Kluwer 2010, p. 513 (voetnoot 61).
\nTrb. 2002, 64. Nederland heeft de verdragswijziging goedgekeurd bij Rijkswet van 17 november 2005, Stb. 2006, 22.
\nTrb 2007, 233.
\nZie artikel 1 lid 2 van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, te raadplegen via https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma5c.html.
\nExplanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199.
\nHR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, NJ 2009/417 m.nt. Ch. Gielen, rov. 5.4.2.
\nHR 9 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1987, NJ 1998/2 m.nt. D.W.F. Verkade, herhaald in HR 16 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0031, NJ 2001/393 m.nt. D.W.F. Verkade .
\nVoor de herziening luidde art. 138 lid 2 EOV als volgt: “If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.”
\nZie Visscher, t.a.p., p. 746 met verwijzingen in noot 7 naar het European National Patent Decisions Report, EPO 2004, p. 247-254, Bundesgerichtshof 15 november 2005, X ZR 17/02 en UK Court of Appeal in Kimberly-Clark Worldwide Inc. v. Procter & Gamble Ltd [2000] RPC 422.
\nExplanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 201.
\nZie Gielen c.s., a.w., nr. 101.
\nVgl. Gielen c.s., a.w., nr. 99.
\nExplanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199.
\nExplanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 201.
\nZie de “Minutes of the 13th meeting of the Comittee on Patent Law” van 3 tot 6 april 2000 (CA/PL PV 13), p. 17.
\nKamerstukken II 2004-2005, 29 874 (R 1777), nr. 3, p. 7.
\nZie ook R.E. Ebbink, Limitations of Claims: Uniform Law, Uniform Practice?, in: D. van Engelen e.a., On the Brink of European Patent Law, Contributions by Dutch, English, German and EPO Judges and Attorneys, Den Haag 2011: Eleven International Publishing, p. 55.
\nZie ook Ebbink t.a.p., p. 54: “Procedural law is nowhere near being harmonised; not even in the Benelux (…)”.
\nZie ook Ebbink, t.a.p., p. 56-57.
\nGesetz zur Vereinfachung und Modernisierung das Patentrechts vom 31 Juli 2009, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 50, p. 2521-2528.
\nZie Ebbink, t.a.p., p. 56.
\nAnders dan in Nederland, worden in Duitsland nietigheids- en inbreukzaken niet door hetzelfde gerecht behandelend. Het Bundespatentgericht is de bevoegde instantie voor nietigheidsprocedures (“Nichtigkeitsverfahren”, zie § 81 Patentgesetz) . Ten aanzien van inbreukzaken (“Verletzungsprozess” ) zijn de Patentstreitkammers van de Landgerichten bevoegd (zie § 143 Patentgesetz).
\nZie § 83 Abs 1 Patentgesetz.
\nZie Bundestags-Drucksache 16/11339, p. 21 (onder “Zu Absatz 1”). Vgl ook: Benkard/ Hall & Nobbe, PatG, § 83, Rdn. 2 en Schulte/Voit, PatG, 9. Auflage, § 83 Rdn. 3.
\nZie § 83 Abs 2 Patentgesetz.
\nZie Bundestags-Drucksache 16/11339, p. 21 (onder “Zu Absatz 2).
\nZie § 81 Abs 4 Patentgesetz.
\nVgl. Bundesgerichtshof 21 juni 2016, X ZR 41/14, Rn 37-38 (Fahrzeugscheibe II). In deze zaak waren de hulpverzoeken toelaatbaar, omdat het – in het voordeel van de octrooihouder – gegeven voorlopige oordeel van het Bundespatentgericht geen aanleiding gaf voor de octrooihouder om deze in te dienen en de aanleiding daarvoor pas ontstond nadat het Bundespatentgericht op de mondelinge behandeling te kennen had gegeven dat het niet zou vasthouden aan het voorlopige oordeel. Zie voor een bespreking van deze zaak tevens Thorsten Bausch, ‘Fahrzeugscheibe II (Windscreen II) – Now we can see more clearly…’, Kluwer Patent Blog, Augustus 31 2016.
\nZie Terrel on the Law of Patent, 2016, nr. 15-109 e.v.
\nZie bijv. Court of Appeal, Kimberly Clark Worldwide Inc v Procter & Gamble Ltd, [2000] R.P.C. 422.
\nDaarnaast werd section 75 (1) gewijzigd in die zin dat de octrooihouder zijn octrooi ook kan beperken in procedures waarin “validity may be put in issue” (zoals in inbreukprocedures waarin er nog geen reconventionele vordering tot vernietiging van het octrooi is ingediend). Zie Terrel on the Law of Patent, 2016, nr. 15-135.
\nZie Terrel on the Law of Patent, 2016, nrs. 15-03, 15-24, 15-112, 15-118.
\nZie Terrel on the Law of Patent, 2016, 15-24 en 15-114 t/m118, onder verwijzing naar Zipher Ltd v Markem Systems Ltd [2009] F.S.R. 1.
\nZie Patent Litigation. Block 3; Module Amendment and limitation of patents, European Patent Academy, p. 8, te raadplegen via https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/Amendment.pdf.
\nZie Terrel on the Law of Patent, 2016, 15-118 onder verwijzing naar Akzo NV and Akzo Nobel’s Patents [2007], R.P.C. 11 [57]-[58]. [2015] EWHC 3370 (Pat). [2015] EWHC 3370 (Pat), [15]-[16]. [2011] EWCA Civ 6, [127]-[129]. [2016] EWCA Civ 1006, [180]-[183].
\nZie https://www.supremecourt.uk/docs/permission-to-appeal-2017-0103.pdf.
\nHR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, NJ 2009/21, m.nt. H.J. Snijders, rov 4.2.2.
\nZie HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI877, NJ 2010/154, m.nt. H.J. Snijders, waarover B.T.M. van der Wiel, De in beginsel strakke regel, TCR 2012/3, p. 71 e.v.; herhaald in HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR2045, NJ 2013/7, m.nt. H.J. Snijders; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/107-115 en 162; Ras/Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 2011, nrs. 33-34 en 37.
\nZie Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/116.
\nHR 26 april 1991, NJ 1992/407 en HR 22 februari 2008, NJ 2008/124.
\nHR 8 februari 1991, ECLI:NL:HR:1991:AD1399, NJ 1992/406, HR 6 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6631, NJ 2007/35 m.nt. G.R. Rutgers, rov. 3.4.
\nZie Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/114; Ras/Hammerstein, a.w., nr. 33.
\nVgl. ook art. 75 lid 1 ROW 1995 waarin is bepaald dat een octrooi door de rechter wordt vernietigd “voor zover (…).
\nDocument “Revision of the EPC: Article 138” van de President van het EOB van 7 maart 2000 (CA/PL 19/00), p. 1.
\nZie HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, NJ 2009/417, rov. 5.4.2.
\nDe Hoge Raad verwijst in de slotzin van rov. 5.4.2 naar de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199-202.
\nZie Visscher, t.a.p., p. 753. Vgl. ook Ebbink, t.a.p., p. 56 en 59-60, die meent dat moet worden voorkomen dat de rechter het octrooi beperkt zonder partijen daarover van te voren te horen. Ebbink haalt daarbij aan (een vrije vertaling van) het volgende citaat van A. Keukenschrijver, voormalig raadsheer in het Duitse Bundesgerichtshof: “Die Besonderheiten des Patentrechts lassen es jedoch auch im Nichtigkeitsverfahren als problematisch erscheinen, dem Patent eine Fassung zu geben, die der Patentinhaber nicht billigt”. Zie: A. Keukenschrijver, Ӓnderungen der Patentansprüche erteilter Patente im Verfahren vor dem Bundespatentgericht und vor dem Bundesgerichtshof, GRUR 2001, Heft 7, p. 577.
\nZie Gielen/Van Dongen, T&C Intellectuele eigendom, art. 75 ROW 1995, aant. 1.
\nNa inwerkingtreding van de KEI-wetgeving zal art. 129 Rv overigens worden gewijzigd in die zin dat de eiser te allen tijde bevoegd zal zijn zijn vordering te verminderen zolang de rechter nog niet heeft medegedeeld binnen welke termijn hij eindvonnis zal wijzen. Zodra de rechter heeft meegedeeld dat hij eindvonnis zal wijzen is eisvermindering derhalve niet meer mogelijk. Volgens de memorie van toelichting past deze wijziging in de voortgang die met de nieuwe procedure wordt beoogd. Zie Kamerstukken II 2014-2015, 34059, nr. 3, p. 95.
\nVgl. Kamerstukken II 1986-1987, 19976, nr. 3, p. 28.
\nZie J.R. Sijmonsma, Burgerlijk procesrecht praktisch belicht 2014/7.4.2. Zie ook: Jansen, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 134 Rv (oud), aant. 5, met verwijzing naar oudere rechtspraak.
\nIn de cassatiedagvaarding wordt verwezen naar hst. 4 van de memorie van grieven.
\nIn de cassatiedagvaarding wordt verwezen naar de § 2.4-2.5 (p. 22-27) van de conclusie van antwoord van High Point en §2.4-2.4.9 (p. 27-32) van de conclusie van repliek van High Point.
\nIn de cassatiedagvaarding wordt in de voetnoten 15 en 18 verwezen naar § 118, 140 en 290 van de inleidende dagvaarding, § 48 en 104van de conclusie van antwoord, § 53, 89, 99 en 102 van de conclusie van dupliek en § 161 en 164 van de pleitnota van High Point in eerste aanleg.
\nIn voetnoot 20 van de cassatiedagvaarding wordt verwezen naar § 26, 28 (m.n. naar de invoeging van figuur 1 van het octrooi, waarin het Public Telephone Network duidelijk zou zijn afgebeeld), 64-65 van de memorie van grieven. Voorts wordt verwezen naar conclusie 1, zoals geciteerd in § 54 van de memorie van grieven, die een “Communicatie met draadloze toegang (Fig 2)” claimt. High Point stelt dat ook uit figuur 2 van het octrooi duidelijk wordt dat het schakelsysteem communiceert met het Public Telephone Network.
\nOok wel Public Switched Telephone Network of PSTN genoemd, aldus High Point in noot 17 van haar cassatiedagvaarding.
\nIn voetnoot 19 van de cassatiedagvaarding wordt verwezen naar § 60 en 203 van de conclusie van antwoord, § 84 conclusie van repliek en § 163 van de pleitnota van KPN in eerste aanleg.
\nZie voetnoot 20 cassatiedagvaarding.
\nZie § 118 inleidende dagvaarding High Point.
\nZie § 140 inleidende dagvaarding High Point.
\nZie § 48 conclusie van antwoord High Point.
\nZie § 161 pleitnota High Point in eerste aanleg.
\nZie § 64 van de memorie van grieven.
\nZie § 65 van de memorie van grieven.
\nZie § 60 van de conclusie van antwoord van KPN.
\nZie nr. 102 s.t. KPN.
\nZie par. 3 van de akte houdende beperking van octrooiconclusies, wijziging van eis en overlegging aanvullende producties.
\nZie nr. 95 van de pleitnota van High Point in hoger beroep.
\nZie nrs. 1.14-1.19 en 3.4.
\nZie HR 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, NJ 2009/417 m.nt. Ch. Gielen.
\nZie de toelichting op art. 105b lid 3 EOV in de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC van 13 October 2000, MR/2/00, p. 127.
\nZie bijv. R.P.J.L. Tjittes, Afstand van recht (Monografieën Nieuw BW A6a), Deventer: Kluwer 1992, nr. 14.
\nZie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2014/134 en Tjittes, a.w., nr. 16.
\nZie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2014/135, Tjittes a.w., nr. 16 en C. Spierings, De eenzijdige rechtshandeling (diss. Nijmegen) 2016, nr. 390 met verdere verwijzing.
\nTjittes, a.w., nr. 16.
\nZie bijv. HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1138, NJ 2016/298, rov. 4.2.1 en HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:412, NJ 2017/135, rov. 3.3.
\nZie ook Winters, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, art. 400 Rv, aant. 4.
\nZie ook Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/190.
\nIk ontleen steun voor deze opvatting aan A-G Ten Kate in zijn conclusie vóór HR 17 februari 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6191, NJ 1978/297 m.nt. W.H. Heemskerk, waar hij stelt dat men voorzichtig moet zijn met uit processueel gedrag materieelrechtelijke gevolgtrekkingen te maken. Zie ook: de conclusie van A-G Vranken (onder nr. 24) vóór HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1278 alsmede de noot onder dit arrest van H.E. Ras (onder nr. 5) in NJ 1994/604.
\nZie HR 17 februari 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6191, NJ 1978/297 m.nt. W.H. Heemskerk, waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat het verweer van de vrouw dat de man door vermindering van eis in eerste instantie zijn aanspraken heeft prijsgegeven niet voor het eerst in cassatie kan worden gevoerd omdat dit verweer van feitelijk aard is.
\nVgl. Jansen, GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 134 Rv (oud), aant. 5, waarin in voetnoot 9 tevens is verwezen naar de conclusie van A-G Vranken vóór HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1278, NJ 1994/604 (onder nr. 17). Vgl. voorts Tjittes, a.w., nr. 12 (p. 20-21).
\nKPN verwijst naar paragraaf 3 van de akte.
\nKPN verwijst naar paragraaf 9 van de akte.
\nKPN verwijst naar pagina 2 van de brief van High Point van 21 juli 2015 en paragraaf 95 van de pleitnota High Point in appel.
\nKPN verwijst naar pagina 2 van de brief van High Point van 21 juli 2015, de paragrafen 95, 97 en 98 van de pleitnota van High Point en de pagina’s 2 en 3 van het proces-verbaal van de pleidooizitting van 17 september 2015.
\nKPN verwijst naar de paragrafen 2-4 van haar brief van 15 juli 2015, de paragrafen 13-14, 21-33 en 84-91 van haar in appel en de pagina’s 2-4 van het proces-verbaal van de pleidooizitting van 17 september 2015.
\nZie proces-verbaal van de zitting van 17 september 2015, p. 3.