4.107. Daarmee resteren de twee andere onderdelen de primaire vorderingen I en II: i) het gevorderde gebod aan Spirits International en Spirits Product om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling, met ii) bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijk verzoek van Spirits International dan wel Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen. Hierna zal de rechtbank ten aanzien van vordering i) ingaan op (A) het toepasselijke recht, (B) verjaring en (C) rechtsverwerking en daarna vordering ii) bespreken. i. i) het gebod om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling A toepasselijk recht in de zaken tegen Spirits IntPro 4.108. Naar Nederlands recht kan deze vordering worden gebaseerd op artikel 3:296 BW (parate executie). Om de hiervoor onder 4.93-4.96 genoemde redenen wordt deze vordering beheerst door de lex loci protectionis, te weten de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels en niet door het door FKP voorgestane Nederlands recht of het door Spirits IntPro bepleite Russisch recht.
\n4.109. FKP baseert dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II op nationale wetgeving die voorziet in een merkenrechtelijke opeisingsactie en – als deze ontbreekt – op nationale wetgeving inzake goederenrechtelijke revindicatie of afgifte en/of herstel van een onrechtmatige daad of onrechtmatige toestand.
\n4.110. Het verweer van Spirits IntPro dat de Nederlandse rechter vanwege de exclusieve bevoegdheid van nationale rechters in een aantal landen niet bevoegd is om kennis te nemen van deze vorderingen, stuit af op het in het bevoegdheidsincident gegeven oordeel over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Los daarvan gaat het niet op omdat Spirits IntPro dit verweer concretiseren door te wijzen op in een aantal rechtsstelsels bestaande exclusieve bevoegdheden om daar gedane merkregistraties ongeldig te verklaren, te herroepen of te rectificeren en betogen dat de Nederlandse rechter dat niet kan bevelen ten aanzien van merkregistraties in deze landen. Dat zijn andere vorderingen dan het in dit onderdeel van het onder I en II primair gevorderde gebod om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken.
\n4.111. De vordering om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken richt zich niet tot de houders van de nationale merkregisters en leidt – bij toewijzing – ook niet tot enige verplichting voor hen. Toewijzing van dit onderdeel van deze vorderingen leidt tot de verplichting van Spirits International en Spirits Product om – samengevat – alles wat in hun macht ligt te doen om de registratie van de merken in de betrokken landen in overeenstemming te brengen met de door FKP gestelde werkelijke rechtstoestand, waarin de merken toebehoren aan de Russische Federatie en kunnen worden geregistreerd door FKP.
\n4.112. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt niet in te zien waarom het gevorderde, tot Spirits IntPro gerichte, gebod geen rechtsgevolg zou kunnen hebben. Of de primair gevorderde medewerking in de toepasselijke rechtsstelsels daadwerkelijk tot het door FKP gewenste gevolg van wijziging van de tenaamstelling of overdracht zal kunnen leiden, staat hier niet ter beoordeling en is ook niet relevant voor de vraag of aan Spirits IntPro het primair gevorderde gebod kan worden opgelegd.
\n4.113. Spirits IntPro voeren aan dat dit vonnis in een aantal landen niet zal worden erkend en dus nooit ten uitvoer zal kunnen worden gelegd. Spirits IntPro gaan hiermee voorbij aan het gegeven dat dit onderdeel van vordering I en II zich richt tot de in Nederland gevestigde vennootschappen Spirits International en Spirits Product. Erkenning in het buitenland van dit vonnis is dan ook niet aan de orde met betrekking tot dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II.
\n4.114. Zoals de rechtbank hiervoor sub 4.4-4.5 heeft overwogen, hebben partijen zich deels wel en deels niet uitgelaten over de inhoud van het toepasselijk buitenlands recht. In het navolgende (overwegingen 4.116 tot en met 4.165) geeft de rechtbank samengevat weer op welke punten partijen zich reeds hebben uitgelaten en welke vragen de rechtbank daaromtrent in ieder geval heeft. Zoals hierna zal worden overwogen, worden partijen in dit tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om hun stellingen met betrekking tot het buitenlands recht nader aan te vullen en antwoord te geven op de thans reeds bij de rechtbank gerezen vragen.
\n4.115. Daar waar hierna wordt gesproken van ‘de primaire vordering I’ heeft dat – ook als dat er niet met zoveel woorden bij staat – betrekking op het gevorderde bevel tot meewerken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken in de betrokken landen. in de zaak tegen Spirits International Italië 4.116. FKP noemt als eerste grondslag voor haar primaire vordering I artikel 118 (3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom. Dit artikel heeft (in de Engelse vertaling) betrekking op de situatie dat “the registration was granted in the name of an unauthorized entity” en geeft de houder van een beter recht de bevoegdheid daartegen op te treden, door onder meer “obtaining a judgement ordering the transfer in its own name of (…) the registration starting from the application date.”
\n4.117. De rechtbank wenst een nadere toelichting van FKP op haar stelling dat deze bepaling ook geldt voor de situatie dat een merk door de rechtmatige eigenaar is geregistreerd en een derde die registratie op zijn naam doet stellen. Uit de Italiaanse literatuur en jurisprudentie komt namelijk naar voren dat deze bepaling de uitwerking vormt van het uitgangspunt dat iemand met een beter recht ten opzichte van een reeds (door een ander) gedeponeerd merk, kan kiezen tussen een actie strekkende tot nietigverklaring van het depot (waarna de rechthebbende het merk zelf kan deponeren) en de in dit artikel genoemde vordering tot wijziging van de tenaamstelling van het reeds gedeponeerde merk.
\n4.118. Daarnaast wenst de rechtbank een nadere toelichting van FKP op haar stelling dat daarbij ook een vernieuwing van een merk door de niet gerechtigde derde geldt als “registration in the name of a person other than de person entitled thereto” in de zin van artikel 118(3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom, aangezien een vernieuwing van een Italiaans merk (in dit verband) zou worden behandeld als een jongere registratie van hetzelfde merk.
\n4.119. FKP stelt dat zij zich naar Italiaans recht ook zal kunnen baseren op de algemene goederenrechtelijke revindicatie van artikel 948 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, dat – in de Engelse vertaling – onder andere bepaalt: “The owner may file an entitlement claim against any third person that is currently holding or detaining (1140) the good (1153, 1994, 2653, 2697) and may continue pursuing such claim even though this third person, after the filing of the entitlement claim, for circumstances concerning himself ceased to hold or detain the good.”
\n4.120. Partijen verschillen van inzicht over de vraag of deze bepaling kan worden toegepast op merken. De door FKP geraadpleegde deskundige licht toe dat geen zaak bekend is waarin dat aan de orde was, maar stelt geen beletsel te zien voor toepassing van deze bepaling op merken, ook omdat de bepaling betrekking heeft op (in het Italiaans) “cosa” (“goods” in de Engelse vertaling), een term die “is rather the general term used in civil law to indicate anything that may be subject of approriation and may provide economic value, thus both material and immaterial goods. This principle had even been strengthened by the IP code.”
\n4.121. De door Spirits International geraadpleegde deskundigen geven onder verwijzing naar Italiaanse literatuur met opvattingen die beide kanten op wijzen te kennen dat het omstreden is of de door FKP genoemde algemene revindicatiebepaling van toepassing is op merken.
\n4.122. Spirits International dient de in haar legal opinion (in noot 8 en 9) aangehaalde literatuur (in Engelse vertaling) in het geding brengen.
\nZwitserland 4.123. FKP grondt de primaire vordering I op artikel 53 van de Zwitserse merkenwet, dat (in de Engelse vertaling) een “action for assignment of a trade mark” geeft tegen een houder die een merk heeft toegeëigend. Het eerste lid van deze bepaling luidt (in de Engelse vertaling) als volgt: “The plaintiff may bring an action for the assignment of the trade mark instead of a declaration of nullity of the trade mark registration if the defendant has usurped the trade mark.”
\n4.124. FKP betoogt onder verwijzing naar door haar overgelegde literatuur en een legal opinion van de door haar geraadpleegde deskundigen dat dit artikel niet alleen geldt voor degene met een beter recht, maar ook voor de rechthebbende ten aanzien van een derde die het merk zonder rechtsgrond op zijn naam heeft laten registeren.
\n4.125. In de door Spirits International overgelegde legal opinion over de inhoud van het Zwisters recht wordt besproken hoe toepassing van deze grondslag in dit geval zou kunnen uitpakken.
\nFrankrijk 4.126. De primaire vordering I ten aanzien van de Franse merken is gegrond op artikel L.712-6 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom dat – samengevat – de bevoegdheid toekent aan degene die een beter recht stelt te hebben om een vordering in te stellen tegen degene die het merk heeft geregistreerd zonder daartoe gerechtigd te zijn. De Engelse vertaling van dit artikel bepaalt: “where registration has been applied for, either fraudulently with respect to the rights of another person or in violation of a statutory or contractual obligation, any person who believes he has a right in the mark may claim ownership by legal proceedings. (…)”
\n4.127. De rechtbank wenst een nadere toelichting van FKP op haar de stelling dat bij de toepassing van deze bepaling het vernieuwen van een merkregistratie zich laat kwalificeren als een eerste depot. Dat is in het door haar aangehaalde arrest van de Cour d’Appel van Parijs van 21 mei 2003 op grond van de specifieke omstandigheden van het geval geoordeeld. Het is echter de vraag of het daar bedoelde geval – van een derde die het merk niet rechtmatig had verkregen en die, na eerder geen wijziging van de registratie te hebben aangevraagd, vernieuwing van het merk (op haar naam) aanvroeg – zonder meer gelijk te stellen is aan het geval waarin Spirits International vernieuwing van het merk heeft aangevraagd, nadat de tenaamstelling van het door de rechthebbende gedeponeerde merk was gewijzigd, waardoor de merken ten tijde van de vernieuwing op naam van Spirits International geregistreerd stonden.
\n4.128. Spirits International heeft een legal opinion over Frans recht overgelegd, waarin deze grondslag aan de orde komt.
\n4.129. FKP stelt dat zij zich naar Frans recht ook zal kunnen baseren op de algemene goederenrechtelijke revindicatie van artikel 1382 (oud)/artikel 1240 (nieuw), het algemene onrechtmatige daadsartikel uit het Franse Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling luidt – in de Engelse vertaling – als volgt: “Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it occured, to compensate it.”
\n4.130. FKP stelt in dit verband dat zij schade lijdt doordat de merken zonder rechtsgrond op naam van Spirits International geregistreerd zijn. Deze onrechtmatige toestand kan volgens FKP worden beëindigd doordat Spirits International bevolen wordt te bewerkstelligen dat de merken op naam van FKP worden geregistreerd. In de door FKP overgelegde legal opinion staat dat deze bepaling niet voorziet in een revindicatie actie per se. Onder verwijzing naar jurisprudentie – onder meer een vonnis van de rechtbank te Parijs van 28 juni 2006 dat betrekking had op de inschrijving van een domeinnaam – wordt in deze legal opinion betoogd dat, bij gebreke van een andere specifieke juridische grondslag, overdracht kan worden gevorderd krachtens artikel 1382 (oud)/artikel 1240 (nieuw) van het Frans Burgerlijk Wetboek.
\n4.131. In de legal opinion van FKP wordt tot slot verwezen naar literatuur waarin staat dat naar Frans recht “all goods are in theory susceptible to be revindicate(d)”.
\n4.132. De uitlatingen van Spirits International over deze grondslag waren tot nu toe toegespitst op haar hierna te bespreken beroep op verjaring.
\nNoorwegen 4.133. FKP wijst in de eerste plaats op artikel 21 en 28 van de Noorse merkenwet, dat volgens haar – net als het Franse, Italiaanse en Zwitserse recht – voorziet in een vordering voor degene die een beter recht heeft op een merk dan de merkhouder, om de vordering op naam van de rechtmatige eigenaar te zetten.
\n4.134. Uit de door FKP overgelegde Engelse vertaling van deze bepalingen blijkt dat deze zien op jegens het registratiebureau in te stellen vorderingen. Artikel 21 bepaalt onder meer: “Anyone who can prove that he is entitled to a trademark in an application filed by another party, may request that the Norwegian Industrial Property Office transfer the application.” Artikel 28 bepaalt onder meer: “If an appellant requests that the registration of a trademark be transferred to him, the Norwegian Industrial Property Office shall transfer the registration if the right to the trademark is substantiated.”
\n4.135. De door FKP overgelegde legal opinion vermeldt dat de Noorse merkenwet geen mogelijkheid biedt om een merk te revindiceren, maar – samengevat – administratieve kwesties rond eigendom van merken regelt. In de door Spirits International overgelegde legal opinion wordt uiteengezet dat deze artikelen geen grondslag kunnen vormen voor de vorderingen van FKP.
\n4.136. Voor zover FKP haar standpunt handhaaft dat haar primaire vordering I kan worden gegrond op de hiervoor geciteerde bepalingen uit de Noorse merkenwet, dient zij zich uit te laten over de vraag hoe deze bepalingen de grondslag kunnen vormen voor deze vordering, die zich richt tot Spirits International.
\n4.137. FKP stelt dat vordering I daarnaast kan worden gebaseerd op de algemene goederenrechtelijke revindicatie naar Noors recht. Zij verwijst in dit verband naar artikel 2 van de Wet van 2 juni 1978, no. 37. Dit artikel bepaalt (in de Engelse vertaling): “The receiver does not win title pursuant to section 1 if the object is or must be anticipated to be deprived from the owner or somebody who possesses the object on his behalf, by theft, unlawful use, robbery or other assault or threats of violence.” Artikel 1 waarnaar wordt verwezen regelt verkrijging te goeder trouw van een ‘tangible object’. FKP grondt dit onderdeel van de primaire vordering I op de algemene ongeschreven regel van Noors vermogensrecht dat niemand meer rechten kan overdragen dan hij zelf heeft. FKP stelt dat deze regel geldt voor de Noorse merken. Zij verwijst naar de door haar overgelegde legal opinion over Noors recht.
\n4.138. De rechtbank vat het betoog van FKP aldus op dat volgens FKP in deze algemene regel besloten ligt dat de rechtmatige eigenaar van een merk een vordering kan instellen tot wijziging van de tenaamstelling, zoals zij dat doet in de primaire vordering I.
\n4.139. In de legal opinion van Spirits International over Noors recht wordt deze door FKP gestelde grondslag voor de primaire vordering I bestreden.
\nDenemarken 4.140. FKP licht toe dat Deens recht niet voorziet in een specifieke merkenrechtelijke revindicatieactie. Zij grondt de primaire vordering I voor de Deense merken op de algemene beginselen van Deens goederenrecht, die inhouden dat de rechtmatige eigenaar goederen kan opvorderen die zich onrechtmatig in het bezit van een derde bevinden. Zij wijst erop dat dit beginsel al is vastgesteld in de Deense wet van Koning Chistian V uit 1683, die nog steeds van kracht is en bepaalt (in de Engelse vertaling): “When a buyer purchases stolen goods, and the owner of said goods claims ownership, the buyer must prove, that he bought the goods in good faith and swear an oath that he is neither thief nor an accomplish, and that he did not know, who his seller was. Regardless of good faith, ownership is recovered by the owner. (…)”.
\n4.141. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft FKP een legal opinion in het geding gebracht waarin uiteengezet wordt dat de primaire vordering I kan worden gebaseerd op het in het Deens recht en rechtspraak ontwikkelde beginsel van revindicatie “It is thus the normal starting point in Danish property law that the legitimate owner may reclaim goods or entitlement form the possessor (know as “vindication”) and that an assignee will not obtain a better right than the assignor had.” Uiteengezet wordt dat dit beginsel geldt voor ‘goods’ als bedoeld in artikel 6-17-5 uit de Deense wet van Koning Chistian V uit 1683 en voor schulden en vorderingen in de (in de Engelse vertaling) Debt Intstruments Act. In deze legal opinion staat dat deze algemene uitgangspunten ook gelden voor overeenkomsten met betrekking tot merken. Gewezen wordt op literatuur waarin wordt onderschreven dat deze ongeschreven rechtsregel ook kan worden toegepast ten aanzien van merken. De legal opinion geeft aan dat dit voor zover bekend in rechte nooit aan de orde is geweest ten aanzien van merken. Wel is dit algemene rechtsbeginsel in het intellectuele eigendomsrecht, ten aanzien van domeinnamen, door de ‘Danish Domain Name Panel’ toegepast in de in de legal opinion vermelde zaken.
\n4.142. De rechtbank verstaat de door FKP gestelde grondslag aldus dat zij haar primaire vordering I grondt op de hiervoor genoemde ongeschreven rechtsregel, die volgens FKP ook voor merken geldt.
\n4.143. De uitlatingen van Spirits International en ook de door haar in het geding gebrachte legal opinion over Deens recht spitsten zich toe nu toe toe op haar hierna te bespreken beroep op verjaring.
\nZweden 4.144. FKP licht toe dat het Zweeds recht geen specifieke merkenrechtelijke revindicatie-bepaling kent. Wel kan volgens FKP een beroep worden gedaan op het algemene leerstuk van goederenrechtelijke revindicatie. FKP stelt “het beginsel dat de eigenaar het recht heeft zijn eigendom op te vorderen van degene die het onrechtmatig in zijn bezit heeft, is zo vanzelfsprekend naar Zweeds recht, dat dit niet wettelijk is vastgelegd.” en wijst erop dat dit beginsel in de door haar genoemde Zweedse literatuur en jurisprudentie regelmatig terugkeert. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion en de daarin aangehaalde literatuur, stelt FKP voorts dat dit algemene rechtsbeginsel ook geldt voor merken.
\n4.145. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van artikel 44 van de Zweedse merkenwet wijst FKP voorts erop dat naar Zweeds recht op basis van een verklaring voor recht dat een partij een beter recht heeft ten opzichte van degene die in het merkenregister vermeldt wordt, een merk kan worden omgezet op naam van de rechthebbende partij. De door FKP aangehaalde passage luidt als volgt (in de Engelse vertaling): “Despite the lack of explicit provisions in the Trade Mark Act regarding the possibility to have a claim to a previous right tried, the question of a previous right to a trademark may be tried in court in the form of a declaratory action (section 44 in the Trade Mark Act). The plaintiff in case may, if the court consents to the claim, on the basis of the judgment request that the Patent- and Trademark Office make an entry in the trademark register that the plaintiff is the owner of a trademark.”
\n4.146. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion benadrukt Spirits International dat op FKP een zware bewijslast rust omdat degene die is ingeschreven in het merkenregister in Zweden, behoudens tegenbewijs, wordt aangemerkt als de daadwerkelijke rechthebbende.
\nSpanje 4.147. FKP baseert haar primaire vordering I voor de Spaanse merken op het sui generis beginsel van “in personam actie” in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. Zij verwijst naar het arrest van de Spaanse Hoge Raad van 30 december 2010 in de Havana Club zaak. In dit arrest ging het om vorderingen die – samengevat – strekten tot het in overeenstemming brengen van de registratie van rechtsgeldig gedeponeerde Spaanse merken (in dat geval het merk Havana Club voor Cubaanse rum), die op naam van derden waren gezet. De Spaanse Hoge Raad overwoog dat het door Spirits International genoemde artikel 2.2 van de Spaanse Merkenwet geen remedie gaf voor een vordering ten aanzien van een geldig gedeponeerd, maar onrechtmatig in bezit genomen merk. Naar het oordeel van de Spaanse Hoge Raad moet in zo’n geval teruggevallen worden op het Spaanse gemene recht, dat een dergelijke vordering kwalificeert als een sui generis “in personam actie” in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. FKP verwijst ter onderbouwing van haar standpunt voorts op een door haar in het geding gebrachte legal opinion over Spaans recht.
\n4.148. Spirits International betoogt onder verwijzing naar de door haar overgelegde legal opinion – kort gezegd – dat dit arrest een zeer uitzonderlijke situatie betreft. Er is in haar optiek geen grond voor analoge toepassing van de in dit arrest gegeven rechtsregel in deze zaak. Zij voert voorts aan dat het Spaanse recht in dit geval geen ruimte biedt voor de door FKP gestelde grondslag en dat gebruik moet worden gemaakt van de specifieke merkenrechtelijke grondslag voor revindicatie van merken.
\nPortugal 4.149. FKP licht toe dat bij gebreke van een specifieke merkenrechtelijke revindicatie-actie naar Portugees recht moet worden teruggevallen op de algemene goederenrechtelijke revindicatie actie van artikel 1311 van het Portugese Burgerlijk Wetboek. In de Engelse vertaling luidt het eerste lid van dit artikel: “The owner can judically demand from any possessor or holder of the thing the recognition of its property right and the consequent restitution of what belongs to him.” In het tweede lid staat (in de Engelse vertaling): “If there is recognition of the property right, the restitution can only be refused in the cases set by law.”
\n4.150. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion, betoogt FKP dat artikel 1311 van het Portugees Burgerlijk Wetboek ook geldt voor intellectuele eigendomsrechten. Atikel 1303 lid 1 van het Portugees Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat intellectuele eigendomsrechten zijn onderworpen aan specifieke regels, maar het tweede lid van dit artikel voorziet in de mogelijkheid de in het Portugese Burgerlijk Wetboek neergelegde regels toe te passen op intellectuele eigendomsrechten, (in de Engelse vertaling) “in a subsidiary way, when these rules harmonise with the nature of those rights and are not contrary to the special regime established for them”.
\n4.151. FKP wijst in dit verband voorts op artikel 562 van het Portugese Burgerlijk Wetboek dat voorziet in een “restitution in integrum” verplichting voor degene die een ander schade veroorzaakt. Dit artikel luidt (in de Engelse vertaling): “Who is required to repair damage shall reconstruct the situation that would exist of there had been no event that requires repair.”
\n4.152. Spirits International kan zich niet vinden in de door FKP genoemde grondslagen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat de algemeen goederenrechtelijke regels niet gelden voor merken, een legal opinion in het geding gebracht. Daarin wordt literatuur geciteerd waarin staat: “Nor should we be excessively impressed by the reference made in Article 1303 of the Civil Code, when it states that the provisions set forth in this Code are subsidiarily applicable to copyright and industrial property, whenever they are in harmony with the nature of such rights and do not contradict the special regime applicable to them. Such reference is, in most cases, useless, since the cases which are not covered by the Industrial Property are quite rare, as this field has its longtime own and detailed regulation. Moreover, taking into consideration their manifest diversity in nature, the transposition of real rights’ norms and principles wil seldom be harmonized with “the nature of such rights”.
\n4.153. Tot slot stelt FKP zich op het standpunt dat ook kan worden aangesloten bij artikel 34 lid 2 jo artikel 226 van de Portugese Intellectuele Eigendomswet, dat voorziet in de mogelijkheid om een merk op te eisen dat zonder toestemming van de rechthebbende gedeponeerd is door een agent of een vertegenwoordiger van de rechthebbende (conform artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs). FKP wijst erop dat de rechthebbende ook in dat geval niet is aangewezen op een nietigverklaring van dat onrechtmatig in bezit genomen merk.
\n4.154. Spirits International heeft zich nog niet uitgelaten over deze laatste grondslag.
\nVerenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus 4.155. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft FKP haar tot dan toe ingenomen, op de door haar genoemde torts gebaseerde, standpunt over de grondslag van de primaire vordering I voor de Britse, Ierse en Cypriotische merken verlaten.
\n4.156. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion over het Britse recht stelt zij dat de rechtbank “by virtue of its jurisdiction in personam over Spirits, (can) order Spirits to consent to the rectification of the U.K. register.” en dat “the second way of approaching the matter would be for the Dutch court to make a declaration that the findings of fact in relation to the Benelux marks are also applicable for the U.K. marks. The U.K. courts apply the principle of res judicata (or “issue estoppel”) to prevent a litigent from reopening a question of fact and law which had already been decided against him by another court, including a foreign court.”
\n4.157. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion over het Ierse recht stelt FKP dat Spirits International in Ierland, net als in het Verenigd Koninkrijk kan worden veroordeeld om alles te doen om de merken op naam van FKP te zetten, waaronder het meewerken aan een verzoek tot rectificatie van het merkenregister als bedoeld in artikel 67 Ierse Merkenwet (vergelijkbaar met artikel 67 Briste Merkenwet). Volgens de opinie is dit “in line with FKP’s Main Claim, as it requests the Court to order Spirits to “perform all required actions to arrange for the Trade Marks to be registered in the name of FKP. This would also include Spirits’ forced consent to request the Irish Trade Mark Registry to rectify the register.”
\n4.158. Voor de grondslag van de primaire vordering I naar Cypriotisch recht verwijst FKP naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion en stelt zij dat het daarin gevorderde omvat dat Spirits cs worden veroordeeld tot het instemmen met een aanvraag voor rectificatie als bedoeld in artikel 33 van de Cypriotische Merkenwet. Deze opinie vermeldt onder meer: “It is the general principle of Cypriot law that one’s property is protected against unlawful interference, in line with article 1 of the protocol of the European Convention on Human Rights, which is also applicable to intellectual property rights, and article 13 of the Convention which stipulates that the EU countries should ensure effective remedies to protect property.”
\n4.159. Spirits International heeft zich nog niet kunnen uitlaten over deze uiteindelijk gestelde grondslag voor de primaire vordering I voor de Britse, Ierse en Cypriotische merken. in de zaak tegen Spirits Product Tsjechië 4.160. FKP wijst op op artikel 3 van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, dat (in de Engelse vertaling) inhoudt: “property right is protected by the law and only law can set the conditions of its orgination and termination”. Zij grondt haar primaire vordering II op artikel 1042 (voorheen artikel 126) van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, dat een algemene revindicatiebevoegdheid toekent aan de eigenaar tegen onrechtmatige inbreuken op zijn eigendom. In de Engelse vertaling luidt deze bepaling “The owner is entitled to seek protection against any third party that illegally interfere with his ownership”.
\nDeze bepaling is volgens FKP van toepassing op merken, die naar Tsjechisch recht expliciet onder het recht van eigendom worden geschaard, in artikel 496 en 498 van het Tsjechisch burgerlijk wetboek en hoofdstuk IV van de Tsjechische merkenwet, met de titel “Trade Mark as object of Property”. FKP verwijst in dit verband naar de door haar overgelegde legal opinion over Tsjechisch recht.
\n4.161. FKP wijst erop dat het Tsjechisch recht in hoge mate is gebaseerd op Oostenrijks recht; getuige het door haar overgelegde vonnis van het Landesgericht Linz waarin Spirits International is bevolen de Oostenrijkse merken op naam van FKP te zetten, is haar primaire vordering I naar dat recht toewijsbaar, aldus FKP.
\n4.162. Spirits Product beroept zich ter afwering van de vordering onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion onder meer op artikel 1089 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek, dat – samengevat – goede trouw bij verkrijging veronderstelt. Zij zal in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de door FKP genoemde grondslag voor de primaire vordering II.
\nPolen 4.163. FKP licht de de door haar gestelde grondslag toe onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion over Pools recht. Zij stelt dat het handelen van Spirits Product naar Pools recht kwalificeert als voortdurend onrechtmatig handelen en wijst op artikel 415 van het Poolse Burgerlijk Wetboek dat (in de Engelse vertaling) bepaalt: “Anyone who through own fault causes har mto another must remedy the harm.” FKP stelt dat zij op grond van artikel 363 lid 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek niet alleen aanspraak kan maken op schadevergoeding, maar ook op herstel van de rechtmatige toestand. Dit artikel bepaalt (in de Engelse vertaling: “Harm must be remedied, at the choice of an aggrieved party, either by restitution of a previous status or payment of a relevant sum”.
\n4.164. FKP wijst erop dat daarnaast kan worden aangehaakt bij de algemene goederenrechtelijke revindicatie-actie van artikel 222 lid 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. Dit bepaalt (in de Engelse vertaling): “An owner can demand of any person who has actual control of a thing of the owner that the thing be given to the owner unless that person has a right to actually control the thing that is effective against the owner.”
\n4.165. Sprits Product bestrijdt dat deze grondslag kan worden toegepast: “ook hier probeert FKP het buitenlandse recht op te rekken”, voert zij aan. Spirits Product wijst erop dat de door haar ingeschakelde deskundige te kennen heeft gegeven dat geen enkel precedent bestaat voor de door FKP bepleite toepassing van de door haar ingeroepen bepalingen op merken, die volgens Spirits Product toepassing missen in dit geval. in de zaken tegen Spirits IntPro 4.166. Uit het voorgaande blijkt dat partijen, in het bijzonder Spirits IntPro, zich nog niet in alle opzichten heeft uitgelaten over de inhoud van het recht dat geldt voor de door FKP gestelde grondslagen van de primaire vordering I en II, terwijl de rechtbank voorts een nadere toelichting wenst op een aantal punten.
\n4.167. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van FKP per betrokken land te vernemen wat de uiteindelijke door haar gestelde grondslag(en) van die vordering is of zijn. Zij kan zich per gestelde grondslag desgewenst nader uitlaten over de inhoud van het toepasselijk recht en zij dient – bij handhaving van de grondslag in kwestie – de hiervoor gestelde vragen te beantwoorden. Spirits IntPro zullen hierop zal vervolgens bij akte daarop kunnen reageren.
\n4.168. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen.
\nB beroep op verjaring 4.169. Naar Nederlands internationaal privaatrecht (op grond van artikel 10:14 BW) wordt de vraag of een vordering is verjaard beheerst door het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waaruit dat recht of die rechtsvordering is ontstaan. Het aldus toepasselijk recht bepaalt of verjaring mogelijk is, wat de toepasselijke termijn is, en zo ja onder welke omstandigheden stuiting en schorsing van de verjaring plaatsvinden. Dit betekent dat het beroep op verjaring dient te worden beoordeeld naar het recht van de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels.
\n4.170. Partijen verwijzen ter onderbouwing van hun standpunten naar de hiervoor in de voetnoten opgenomen legal opinions, die de rechtbank niet opnieuw zal aanhalen en waarnaar zij ook niet steeds zal verwijzen. De rechtbank overweegt daaromtrent het volgende. in de zaak tegen Spirits International Italië 4.171. Spirits International stelt dat de in artikel 28 van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar is verstreken. FKP stelt daar tegenover dat deze bepaling ziet op de hier niet aan de orde zijnde situatie van co-existentie en gedogen van een jonger merk.
\n4.172. Spirits International heeft zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime dat geldt voor de alternatief door FKP gestelde grondslag in het gemene recht, artikel 948 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.
\nZwitserland 4.173. Spirits International beroept zich op de verjaringstermijn van artikel 53, lid 2, van de Zwitserse merkenwet. Daarin is bepaald dat het recht om een vordering op deze grondslag in te stellen vervalt binnen twee jaar na publicatie van de registratie. Deze verjaringstermijn is in algemene termen geformuleerd en maakt dus geen onderscheid tussen verkrijgers te goede trouw en verkrijgers die niet te goeder trouw of te kwader trouw zijn.
\n4.174. Uit de door partijen in het geding gebrachte legal opinions kan worden afgeleid dat in de Zwitserse literatuur is bepleit dat deze verjaringstermijn niet kan worden ingeroepen door een verkrijger te kwader trouw. Ook wordt het standpunt ingenomen dat bij toepassing van deze verjaringstermijn geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen verkrijgers die wel dan wel niet te goeder trouw zijn.
\nFrankrijk 4.175. Spirits International beroept zich op de in artikel L.712-6 neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar die luidt (in de Engelse vertaling): “except where the applicant has acted in bad faith, such action claiming ownership shall be barred five years after publication of the application for registration”.
\n4.176. FKP voert aan dat Spirits International als verkrijger te kwader trouw geen beroep op verjaring toekomt. In de door partijen overgelegde opinies over de inhoud van het Franse recht wordt ingegaan op de inhoud van ‘kwade trouw’ bij de toepassing van deze verjaringstermijn van vijf jaar.
\n4.177. Voor het geval de vordering wordt gebaseerd op 1382 van het Franse Burgerlijk Wetboek beroept Spirits International zich op de in artikel 2224 van het Franse Burgerlijk Wetboek neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar. FKP heeft zich daarover nog niet uitgelaten.
\nDenemarken 4.178. Spirits International beroept zich op de in de Deense Algemene Verjaringswet van 2007 neergelegde termijn van drie jaar, die in april 1999 bij de overdracht van de merken aan Spirits International zou zijn aangevangen.
\n4.179. FKP wijst erop dat de Deense Algemene Verjaringswet toepassing op revindicatievorderingen en daarmee te vergelijken vorderingen mist, zodat deze vorderingen naar Deens recht niet aan verjaring onderhevig zijn.
\nZweden 4.180. Spirits International beroept zich op de algemene verjaringstermijn van tien jaar uit de Zweedse Algemene Verjaringswet van 1981.
\n4.181. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van deze wet en de daarover gewezen jurisprudentie van de Zweedse Hoge Raad wijst FKP erop dat rechten in rem, zoals eigendom, retentierecht en dergelijke, niet vallen binnen de reikwijdte van de Zweedse Algemene Verjaringswet en dat uit Zweedse rechtspraak over vorderingen die een ‘beter’ eigendomsrecht betreffen, waarvoor geen specifieke wettelijke verjaringstermijn geldt, kan worden afgeleid dat deze naar Zweeds recht niet aan verjaring onderhevig zijn.
\nSpanje 4.182. Spirits International stelt dat de primaire vordering I is verjaard omdat de verjaringstermijn van vijf jaar van artikel 2.2 van de Spaanse merkenwet is verstreken.
\n4.183. FKP wijst op het Havana Club arrest, waarin is overwogen, dat voor acties in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt die aanvangt op het moment dat de merken ten onrechte op de naam van de betrokken derde zijn gesteld.
\n4.184. Voorts wijst FKP erop dat zij Spirits International op 5 april 2004 heeft gesommeerd onder meer de Spaanse merken aan haar over te dragen. Toen is volgens FKP op grond van artikel 1973 de verjaringstermijn onderbroken en is een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen die nog niet verstreken was toen FKP de dagvaarding uitbracht in deze procedure.
\nPortugal, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus 4.185. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime voor dit onderdeel van de primaire vordering I op de uiteindelijk door FKP gestelde grondslagen. in de zaak tegen Spirits Product Tsjechië 4.186. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime dat geldt voor de grondslag voor dit onderdeel van primaire vordering II naar Tsjechisch recht.
\nPolen 4.187. Spirits Product beroept zich op de verjaringstermijn van drie jaar uit artikel 442 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. FKP heeft zich nog niet uitgelaten over de verjaringsregels naar Pools recht voor deze grondslag van de primaire vordering II. in de zaken tegen Spirits IntPro 4.188. Uit het voorgaande blijkt dat partijen zich nog niet in alle opzichten hebben uitgelaten over de inhoud van het recht dat geldt voor het verjaringsregime met betrekking tot de door FKP gestelde grondslagen van de primaire vordering I en II.
\n4.189. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van Spirits IntPro per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag te vernemen i) of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op verjaring en – zo ja – wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk verjaringsregime is. Daarbij dient in ieder geval te worden vermeld wat a) het aanvangsmoment van de verjaringstermijn, b) de duur van de verjaringstermijn en c) andere mogelijk relevante kwesties zijn, zoals de kwade trouw die in sommige rechtsstelsels relevant is. De rechtbank wenst naast een uiteenzetting van de inhoud van het toepasselijke recht een uiteenzetting van de relevante feiten per verjaringstermijn (van aanvangstijdstip tot en met de gestelde voltooiing van de termijn. FKP zal daarna kunnen reageren op de uitlatingen van Spirits IntPro.
\nC beroep op rechtsverwerking in de zaken tegen Spirits International en Spirits Product 4.190. Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de vraag of sprake is van rechtsverwerking beheerst door de lex causae van de betreffende verbintenis, in dit geval de in de vordering van FKP besloten liggende verplichting van Spirits International en Spirits Product om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken in de betreffende landen, gegrond op de hiervoor besproken grondslagen van dit onderdeel van de vordering, die materieel terug te voeren zijn op het niet te goeder trouw verkrijgen van de merken van een beschikkingsonbevoegde. Dit leidt tot toepasselijkheid van het recht van de betrokken landen op het beroep op rechtsverwerking van Spirits International en Spirits Product ten aanzien van dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II.
\n4.191. Afgezien van een incidentele losse opmerking – bijvoorbeeld een verwijzing naar een Noors arrest tijdens het pleidooi – hebben partijen zich niet uitgelaten over de inhoud van het toepasselijk recht voor het beroep op rechtsverwerking ten aanzien van de primaire vorderingen I en II op de door FKP gestelde grondslagen.
\n4.192. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van Spirits IntPro per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag te vernemen i) of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op rechtsverwerking en zo ja, wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk recht is ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking. De rechtbank wenst naast een uiteenzetting van de inhoud van het toepasselijke recht een uiteenzetting van de relevante feiten. FKP zal zich vervolgens hierover kunnen uitlaten.
\n4.193. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen. (ii) de bepaling dat het vonnis (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijk verzoek van Spirits International dan wel Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen 4.194. Dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II is geënt op de door FKP bepleite toepasselijkheid van Nederlands recht, dat de rechtbank de door FKP genoemde mogelijkheid biedt om te bepalen dat haar vonnis (zo nodig) in de plaats komt van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling. Deze vorderingen worden echter beheerst door het recht in de betrokken landen.
\n4.195. FKP zal in de gelegenheid worden gesteld de grondslag van dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II aan te passen aan het daarop toepasselijk recht. Ook Spirits IntPro zullen zich daarover kunnen uitlaten.
\n4.196. Daarbij worden Spirits IntPro op hun beurt in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het verjaringsregime voor dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II en het op rechtsverwerking van dit onderdeel van de vorderingen toepasselijk recht. Toepassing van de hiervoor onder 4.169 en 4.190 weergegeven conflictregels voor het op verjaring en rechtsverwerking toepasselijk recht leidt ook voor deze vragen ten aanzien van dit onderdeel van de vordering tot de toepasselijkheid van het recht van de betrokken landen.
\n4.197. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen.
\nX De inbreukvordering (IV) in alle zaken toelaatbaarheid grensoverschrijdend verbod 4.198. Niet in geschil is dat een grensoverschrijdend verbod zoals gevorderd op zichzelf kan worden toegewezen. Spirits IntPro verzetten zich tegen toewijzing van dit verbod door erop te wijzen dat dergelijke verboden in de regel worden uitgesproken ten aanzien van Beneluxmerken en Uniemerken, terwijl het hier gaat om dertien nationale merken. Dat is echter geen reden om te concluderen dat het gevorderde grensoverschrijdend verbod niet kan worden toegewezen. toepasselijk recht 4.199. Partijen hebben over en weer inbreukvorderingen ingesteld. Zij nemen met juistheid tot uitgangspunt dat de inbreukvordering eveneens wordt beheerst door de rechtsstelsels van de landen waarvoor bescherming wordt gevorderd, de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels. Dat zijn de door FKP opgesomde bepalingen – die evenzeer gelden voor de inbreukvorderingen in (voorwaardelijke) reconventie – te weten: artikel 20 (i) van de Italiaanse wet op de Intellectuele Eigendom; artikel 13 jo 3 van de Zwitserse merkenwet; artikel L.713-3 van de Franse merkenwet; artikel 4 van de Noorse merkenwet; artikel 4 van de Deense merkenwet; artikel 10 hoofdstuk 1 van de Zweedse merkenwet; artikel 34, lid 1, van de Spaanse merkenwet; artikel 258 van de Portugese merkenwet; artikel 8 lid 2 van de Tjechische merkenwet; artikel 19 van de Poolse merkenwet; artikel 10 van de Britse merkenwet; artikel 14 van de Ierse merkenwet; artikel 6 van de Cypriotische merkenwet.
\n4.200. In de EU-lidstaten geldt de in artikel 5 Merkenrichtlijn neergelegde geharmoniseerde bepaling, die de lidstaten in hun nationale wetgeving moeten hebben geïmplementeerd. Voor zover dat niet of niet juist is gebeurd, moeten de bepalingen van nationaal recht richtlijnconform worden uitgelegd.
\n4.201. De in conventie door FKP ingestelde inbreukvordering is tweeledig en betreft in de eerste plaats het gebruik van de merken in de betrokken landen en in de tweede plaats het gesteld inbreukmakend gebruik van het merk Stoli in de betrokken landen. De inbreukvordering in reconventie betreft de merken in de betrokken landen. inbreuk door het gebruik van de merken in de betrokken landen?
\n4.202. Het lot van de over en weer ingestelde inbreukvorderingen die zien op het gebruik van de merken zelf in de betrokken landen wordt bepaald door de – in een volgende vonnis in deze zaak te beantwoorden – vraag wie als rechthebbende geldt van de merken in de betrokken landen. Voor zover wordt geconcludeerd dat de merken Russisch staatseigendom zijn gebleven en FKP dus als staatsonderneming bevoegd is de merken te registreren, exploiteren en handhaven, is het de vraag of het in conventie gedane beroep op verjaring en rechtsverwerking van Spirits IntPro opgaat.
\n4.203. Deze twee laatste vragen worden beheerst door het recht van de betrokken landen.
\nZoals hiervoor is overwogen beheerst het recht dat de vordering beheerst – het nationale recht van de betrokken landen – de vraag of de inbreukvordering is verjaard. De naar Nederlands internationaal privaatrecht geldende conflictregel voor het toepasselijk recht dat de vraag beheerst of sprake is van rechtsverwerking – de lex causae van de betreffende verbintenis – wijst ook naar de toepasselijkheid van het national recht van de betrokken landen ter beantwoording van de vraag of het beroep op rechtsverwerking van Spirits IntPro ten anzien van de inbreukvorderingen van FKP opgaan.
\n4.204. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de bepalingen naar nationaal recht die van toepassing zijn op het beroep op verjaring en rechtsverwerking ten aanzien van deze vorderingen. De uitlatingen van partijen over de inhoud van het recht in dit opzicht hadden betrekking op artikel 9 van de Merkenrichtlijn, dat echter ziet op inbreukvorderingen ingesteld door de houder van een ouder recht tegen een jongere merkhouder. Zij zullen derhalve alsnog in de gelegenheid worden gesteld zich hieromtrent uit te laten. gesteld inbreukmakend gebruik van het merk/het teken Stoli 4.205. De rechtbank zal het geschil over het gesteld inbreukmakend gebruik van het teken Stoli, zoals weergegeven in 2.3 beoordelen indien en voor zover is komen vast te staan dat FKP heeft te gelden als merkhouder die haar rechten jegens Spirits IntPro kan uitoefenen.
\nXI De schadevorderingen 4.206. FKP en Spirits IntPro gronden hun schadevorderingen over en weer op de door hen over en weer gestelde merkinbreuk. Partijen nemen met juistheid tot uitgangspunt dat deze schadevorderingen worden beheerst door het nationale recht van de betrokken landen. FKP noemt de volgende grondslagen voor haar schadevordering, die evenzeer gelden voor de schadevordering van Spirits IntPro: artikel 125 van de Italiaanse merkenwet; artikel 55 van de Zwitserse merkenwet; artikel L.716-4 van de Franse merkenwet; artikel 58 van de Noorse merkenwet; artikel 49 van de Deense merkenwet, artikel 4 hoofdstuk 8 van de Zweedse merkenwet; artikel 41 van de Spaanse merkenwet; artikel 338L van de Portugese merkenwet; artikel 8 lid 4 van de Tsjechische merkenwet; artikel 19 lid 2 van de Poolse merkenwet; artikel 14 lid 2 van de Engelse merkenwet; artikel 18 lid 2 van de Ierse merkenwet.
\n4.207. Voor het Cypriotische merk beroept FKP zich op het “established priciple in common law” dat Spirits Product en Spirits Cyprus ingeval van merkinbreuk door gebruik van het Cypriotische merk schadeplichtig zijn.
\n4.208. Voor het lot van de over en weer ingestelde schadevorderingen geldt hetzelfde als voor de inbreukvorderingen die zien op het gebruik van de merken zelf in de betrokken landen: dit wordt bepaald door de – in een volgend vonnis in deze zaak te beantwoorden – vraag wie als rechthebbende geldt van de merken in de betrokken landen. Voor zover wordt geconcludeerd dat de merken Russisch staatseigendom zijn gebleven en FKP dus als staatsonderneming bevoegd is de merken te registreren, exploiteren en handhaven, is het de vraag of het beroep op verjaring en rechtsverwerking van Spirits IntPro opgaat.
\n4.209. Ook voor de schadevorderingen worden deze twee laatste vragen beheerst door het recht van de betrokken landen. Zoals hiervoor is overwogen beheerst het recht dat de vordering beheerst – het nationale recht van de betrokken landen – de vraag of de vordering is verjaard. De naar Nederlands internationaal privaatrecht geldende conflictregel voor het toepasselijk recht dat de vraag beheerst of sprake is van rechtsverwerking – de lex causae van de betreffende verbintenis – wijst ook naar de toepasselijkheid van het nationale recht van de betrokken landen ter beantwoording van de vraag of het beroep op rechtsverwerking van Spirits IntPro ten aanzien van de schadevorderingen van FKP opgaat.
\n4.210. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de bepalingen naar nationaal recht die van toepassing zijn op het beroep op verjaring en rechtsverwerking ten aanzien van deze vorderingen. Zij zullen daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
\nXII Nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerkenregistraties in conventie in de zaak tegen Spirits Product 4.211. De kern van het geschil over deze vordering is gelegen in de vraag of – zoals Spirits Product betoogt – Spirits International rechthebbende is van de VO-Beneluxmerken omdat deze bij de gestelde transformatie zijn overgegaan van VVO naar VAO, die ze heeft overgedragen aan ZAO die ze vervolgens al dan niet beschikkingsbevoegd heeft overgedragen aan Spirits International die ze – indien ZAO niet beschikkingsbevoegd was – te goeder trouw heeft verkregen. Spirits Product heeft niet weersproken dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerken voor toewijzing gereed ligt, in het geval dat Spirits International geen rechthebbende is van de VO-Beneluxmerken.
\n4.212. Hiervoor is vastgesteld dat geen geldige transformatie heeft plaatsgehad van VVO naar VAO. De VO-Beneluxmerken zijn toen dus niet onder algemene titel overgegaan naar VAO. Het geschil is daarmee beperkt tot de door Spirits Product gestelde verkrijging te goeder trouw door Spirits International. In de Rotterdamse procedure, die betrekking had op onder meer de VO-Beneluxmerken, is geoordeeld dat Spirits International deze merken niet te goeder trouw heeft verkregen en de depots van deze merken te kwader trouw heeft verricht.
\n4.213. Dit oordeel heeft geen gezag van gewijsde tussen FKP en Spirits Product, zodat de rechtbank dit geschilpunt dient te beoordelen in de zaak tussen FKP en Spirits Product. Dit zal gebeuren tegelijk met de beoordeling van de vraag of ZAO en Spirits International de merken in de betrokken landen al dan niet te goeder trouw hebben verkregen. De rechtbank volstaat hier met het vaststellen van het op dit geschilpunt toepasselijk recht.
\n4.214. Zoals hiervoor is overwogen is de verkrijging te goeder trouw een goederenrechtelijk aspect van de overgang van de merken, die wordt beheerst door het recht van het recht van het land voor welks grondgebied de bescherming wordt ingeroepen, de lex loci protectionis. Voor de VO-Beneluxmerken is dat het Beneluxrecht. Voor verkrijging te goeder trouw van een Beneluxmerk ontbreekt een uniforme Beneluxregeling. De vraag welk recht in dat geval moet worden toegepast wordt niet beantwoord door het Beneluxrecht. De rechtbank onderschrijft het door het gerechtshof in de Rotterdamse procedure gegeven oordeel dat hier, gelet op coherentie en rechtszekerheid, de regeling van artikel 16 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 (voorheen artikel 16 Verordening (EG) Nr. 40/94) inzake het Gemeenschapsmerk naar analogie moet worden toegepast.
\n4.215. Dat betekent dat de vraag naar de verkrijging te goeder trouw van de VO-Beneluxmerken door Spirits International wordt beheerst (i) door het recht van de Benelux-lidstaat waar volgens het Benelux-merkenregister de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel, althans een vestiging had, dan wel – subsidiair – (ii) door het recht van de Benelux-lidstaat waar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het Benelux-Merkenbureau) is gevestigd.
\n4.216. De ‘betrokken dag’ is die van de verkrijging van de VO-Beneluxmerken door Spirits International. De overdracht van deze merken van ZAO naar Spirits International is op 31 januari 2000 ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Dat geldt als datum van verkrijging van deze merken. Als woonplaats of zetel geldt de vestigingsplaats van een rechtspersoon. Niet in geschil is dat Spirits International destijds was gevestigd te Willemstad, Curaçao. Nu dat geen Benelux-lidstaat is (maar een afzonderlijk land in het Nederlandse Koninkrijk), had Spirits International op ‘de betrokken dag’ geen woonplaats of zetel in een Benelux-lidstaat.
\n4.217. Bij gebreke van een in het Benelux-merkenregister ingeschreven merkhouder met woonplaats, zetel of vestiging in een Benelux-lidstaat leidt subregel (i) niet tot aanwijzing van het toepasselijk recht van een van de Benelux-lidstaten. De vervolgens toepasselijke subregel (ii) wijst als toepasselijk recht aan het recht van de Benelux-lidstaat waar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het Benelux-Merkenbureau) is gevestigd. Nu het Benelux-Merkenbureau in Nederland is gevestigd, wordt de vraag of Spirits International de VO-Beneluxmerken te goeder trouw heeft verkregen beheerst door Nederlands recht.
\nXIII Vervolg van de procedure 4.218. Zoals hiervoor is overwogen, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich (nader) uit te laten over de inhoud van het recht van de dertien betrokken landen over een aantal geschilpunten alsmede de toepassing daarvan.
\n4.219. De zaak zal naar de rol worden verwezen voor een aktewisseling.
\n4.220. Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder. Om proceseconomische redenen zal deze akte tegelijk worden genomen met de onder 4.222 en 4.223 bedoelde akte van Spirits IntPro.
\n4.221. Eerst zal FKP een akte nemen met de volgende inhoud: ( i) (a) FKP dient zich uit te laten over de per betrokken land uiteindelijk door haar gestelde grondslag voor onderdeel i) van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling en (b) FKP kan zich per gestelde grondslag desgewenst nader uitlaten over de inhoud van het toepasselijk recht, (c) waarbij geldt dat zij bij handhaving van de grondslag in kwestie – de door de rechtbank gewenste nadere toelichting dient te verstrekken, te weten over:
\n4.222. Daarna zullen Spirits IntPro daarop bij akte kunnen reageren.
\n4.223. In deze akte dienen Spirits IntPro voorts: ( i) de in noot 8 en 9 van de door hen overgelegde legal opinion over Italiaans recht aangehaalde literatuur (in Engelse vertaling) in het geding te brengen; ( ii) zich uit te laten over de vraag of en in hoeverre de toepasselijke rechtsstelsels indien de merken niet te goeder trouw zijn verkregen, ruimte bieden voor toekenning van schadevergoeding aan Spirits IntPro; ( iii) per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling: (a) kenbaar te maken of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op verjaring en – zo ja – (b) wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk verjaringsregime is, waarbij in ieder geval dient te worden vermeld wat:
\n4.224. Daarna kan FKP bij akte reageren op de onder 4.220, 4.222 en 4.223 genoemde uitlatingen van Spirits cs en Spirits IntPro.
\n4.225. Voorts geeft de rechtbank de volgende instructies voor deze aktewisseling. ( i) Uitgegaan dient te worden van de in dit vonnis vastgestelde feiten en het oordeel over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO. ( ii) Teneinde een gestructureerde behandeling van de vele geschilpunten naar het recht van veel verschillende landen te waarborgen, hecht de rechtbank eraan dat partijen in hun aktes de onderwerpen behandelen in dezelfde volgorde als waarin deze in dit vonnis zijn behandeld, en dat voorts doen naar de verschillende rechtsstelsels in dezelfde volgorde als deze in dit vonnis onder 4.95 zijn genoemd. ( iii) Bij voorkeur dient de toelichting op de inhoud van het toepasselijk recht te worden gegeven in de vorm van legal opinions. ( iv) In ieder geval dient de toelichting vergezeld te gaan van de relevante wetsteksten en – zoveel mogelijk– verwijzingen naar gezaghebbende literatuur en handboeken en naar relevante jurisprudentie. ( v) Partijen dienen hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen over de procestaal in HR 2 oktober 2015 in acht te nemen. Het overleggen van een vertaling is dus in beginsel niet noodzakelijk indien de productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. ( vi) Partijen kunnen desgewenst hun standpunten aanpassen aan de inhoud van het toepasselijk recht.
\n4.226. De rechtbank geeft partijen ieder een termijn van twaalf weken voor het nemen van de hiervoor genoemde aktes. Indien en voor zover aan de orde, kunnen partijen op de gebruikelijke wijze uitstel verzoeken voor deze proceshandelingen.
\n4.227. Voorts kunnen partijen, indien en voor zover zij zich wensen uit te laten over andere onderwerpen en/of andere dan de hiervoor genoemde bescheiden in het geding wensen te brengen, op de gebruikelijke wijze een gemotiveerd verzoek daartoe doen aan de rechtbank, die daarop zal beslissen. Het verdient de voorkeur indien partijen een dergelijk verzoek op zo kort mogelijke termijn doen nadat de aanleiding daartoe is opgekomen.
\n4.228. De rechtbank gaat ervan uit dat partijen gebruik zullen willen maken van hun in artikel 6 EVRM neergelegde recht om hun standpunten over de inhoud van het buitenlands recht en de toepassing daarvan op de feiten mondeling toe te lichten. Een comparitie van partijen komt voorts praktisch voor nu niet uit te sluiten valt dat de rechtbank te zijner tijde met partijen van gedachten zal willen wisselen over enkele aspecten van de inhoud en de toepassing van het toepasselijk buitenlands recht. Daarom bepaalt zij nu reeds dat na de hiervoor bedoelde aktewisseling een comparitie van partijen zal plaatsvinden, waar partijen hun standpunt mondeling kunnen bepleiten en nadere inlichtingen aan de rechtbank kunnen verstrekken. Na de aktewisseling zullen partijen een instructie voor de zitting ontvangen van de rechtbank.
\n4.229. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
\n5De beslissing De rechtbank 5.1. verwijst de zaak naar de rol van 9 augustus 2017 voor het nemen van de onder 4.221 bedoelde akte door FKP;
\n5.2. bepaalt dat Spirits cs en Spirits IntPro op de rol van 1 november 2017 de onder 4.220, 4.222 en 4.223 bedoelde akte nemen;
\n5.3. bepaalt dat FKP op de rol van 24 januari 2018 de onder 4.224 bedoelde akte neemt;
\n5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.
\nDit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, mr. F. Bus en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2017.
\nECLI:NL:RBDHA:2014:6999 ECLI:NL:RBDHA:2014:9739 ECLI:NL:RBDHA:2014:12941 ECLI:NL:RBDHA:2015:7293 De hierna geciteerde Engelse vertalingen van Russische teksten zijn ontleend aan de gedingstukken. Voor zover niet anders vermeld, zijn de vertalingen onbestreden gebleven.
\nNota bene: de in 2.19 beschreven oprichtingsvergadering van 19 december 1990 betrof volgens de notulen daarvan VAO ‘plodoimport’, op 5 september 1991 betrof het VAO ‘sojuzplodoimport’.
\nDe beeldbestanddelen blijken niet uit de overgelegde inschrijvingsdocumenten.
\nZie noot 1 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Zie noot 3 ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566 ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 ECLI:NL:HR:2013:2071 ECLI:NL:RBROT:2015:2044 Vgl. Asser/Kramer & Verhagen, 10-III Internationaal vermogensrecht, nr. 250 en M.W.D. van den Burg, Internationaal goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien, IER 2006, 38.
\nProductie 230 zijdens Spirits cs, rapport van prof. mr. E.J.H. Schrage en mr. dr. T.H.M. van Wechem Legal opinion Luca Trevisan, productie 243 FKP Legal opinion prof. Avv. Claudio Biscaretti di Ruffia, Avv. Luigi Fontanesi en Avv. Paola Furiosi, productie 277 Spirits cs Eugen Marback, Marckenrecht, SIWR, Bd. III/1, 2009, N 1738, voetnoot 2192 en Christoph Willi, MSchG Markenschutzgesetz, art. 53, N 1, allebei productie 211c FKP Legal opinion van Thierry Calame en Lara Dorigo, productie 244 FKP Legal opinion van Andri Hess en Roman Baechler, productie 273 Spirits cs RG2001/18494, Trader Com/Publication Presse Diffusion Edition Legal opinion van Vanessa Benichou, productie 274 Spirits Legal opinion Denis Monégier de Sorbier en Stephanie Jacq, verbonden aan het Parijse kantoor van Hoyng Rokh Monegier, producrtie 245 FKP Legal opinion van Ass. Professor Inger Berg Orstavik, productie 246 FKP Legal opinion van Ellen Royneberg en Rune Opdahl, productie 268 Spirits cs Legal opinion van prod. Dr. Jur. PhD Jens Shovsbo, productie 247 FKP Legal opinion van Lasse A. Sondergaard Christensen, productie 270 Spirits cs Torny Hastad, Sakrätt aveende lös egendom, 6 uppl. Stockholm 1996, p. 74, productie 215a FKP en Göran Millqvist, Sakrättens grunder, Norstedst Juridik, p. 80, producite 215b FKP Legal opinion dr. Stojan Arnerstal, productie 248 SKP Prop 2009/10:225, p. 295, productie 215c FKP Legal opinion van Per Josefson en Emil Albihn Hendriksson, productie 269 Spirits cs Tribunal Supremo, 3 december 2010, ECLI:ES:TS:2010:7666 (Havana Club) Legal opinion van Luis Fernández-Novoa en Laura Cantero (MA), productie 249 FKP Legal opinion van Abel Garringa, productie 275 Spirits cs Legal opinion van José Caremelo Gomes, producite 250 FKP Legal opinion van Ana Fazendeiro en Luis Frausto Varona, productie 276 Spirits cs Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Nocoes Fundamentais, Coimbra Edition Legal opinion van Leonard Lord Hoffman, productie 253 FKP Legal opinion van William Fry, productie 254 FKP Legal opinion van advocatenkantoor Eleni Chysostomides en Alexandros Chysostomides, productie 255 FKP Legal opinion van JUDr. Michal Ruzicka Cse en JUDr. Petr Holy, productie 251 FKP In zaak nr. 5 Cg 206/04w-168, productie 224 FKP Legal opinion van Ondrej Cerych, productie 272 Spirits cs Legal opinion van prof. dr. Marian Kepinski LLM Legal opinion van Tomasz Grucelski, productie 271 Spirits cs ECLI:NL:HR:2016:65