MCDONALD'S CORPORATION ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Υπόθεση Αρ. 1678/2008, 6 Σεπτεμβρίου 2010

(804043)-CY520 η οποία καταχωρήθηκε στο Κυπριακό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων με το σύστημα της Μαδρίτης και μετά δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26.2.05. Στις 19.4.05 οι αιτητές καταχώρησαν ένσταση την οποία βάσισαν στα άρθρα 13 και 14 του Κεφ.268 (όπως αυτό τροποποιήθηκε) ισχυριζόμενοι ότι το διεθνές σήμα Μac Coffee ομοιάζει και σχετίζεται τόσο πολύ με τα σήματα τους, ώστε να είναι δυνατό να παραπλανήσει, εξαπατήσει και προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Αφού καταχωρήθηκε αντένσταση εκ μέρους του ενδ. μέρους και συμπληρώθηκαν οι γραπτές αγορεύσεις και η μαρτυρία, η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση. Αντικείμενο της κρινόμενης προσφυγής είναι η εγκυρότητα της απόφασης της Ανώτερης Λειτουργού Εφόρου Εμπορικών Σημάτων ημερ. 27/08/08 με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση των αιτητών 1011 σχετικά με την εγγραφή του πιο πάνω εμπορικού σήματος του ενδ. μέρους. Μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι «το πρόθεμα «Mc» ή «Mac» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει αποκλειστικά στους ενιστάμενους ούτως ώστε να δύνανται να αποκλείουν οποιονδήποτε άλλο αιτητή να το χρησιμοποιεί σαν μέρος εμπορικού σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Εφόρου, η υπόθεση των αιτητών προωθήθηκε μόνο στη βάση του άρθρου 14 του Κεφ. 268, το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «14.-

(1)Εμπορικό σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν εγγραφεί, είναι δυνατό να κηρυχθεί άκυρο, αν (α) Είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο εμπορικό σήμα, και τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή είναι εγγεγραμμένο, είναι πανομοιότυπες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο εμπορικό σήμα. (β) λόγω της ταυτότητας του ή της ομοιότητας με προγενέστερο εμπορικό σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που τα δύο εμπορικά σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο εμπορικό σήμα. (γ) είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα και τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το εμπορικό σήμα δηλώνεται ή είναι εγγεγραμμένο δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο εμπορικό σήμα, εφόσον το προγενέστερο εμπορικό σήμα χαίρει φήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου εμπορικού σήματος, χωρίς εύλογη αιτία, θα επέφερε, χωρίς οποιοδήποτε κόστος, όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου εμπορικού σήματος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.» Για να θεωρηθεί ότι προκύπτει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, περιλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης με το προγενέστερο εμπορικό σήμα, που στην προκειμένη περίπτωση δεν αμφισβητείται ότι είναι το σήμα των αιτητών (μέσα στον ορισμό του άρθρου 14Α) απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο, η ύπαρξη των πιο κάτω προϋποθέσεων: (α) ταυτότητας ή ομοιότητας με προγενέστερο εμπορικό σήμα (β) ταυτότητας ή ομοιότητας των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που τα δυο σήματα προσδιορίζουν. Εύλογα η Έφορος κατά τη σύγκριση των δυο σημάτων στηρίχθηκε στην αρχή ότι τα δυο σήματα συγκρίνονται στην ολότητα τους και όχι ξεχωρίζοντας συγκεκριμένα μέρη αυτών. Στο σύγγραμμα των Lionel Betley και Brad Sherman «Intllectual Property Law» (third edition) p.863 αναφέρεται σχετικά: «In case law provides voluminous guidance on when marks will be treated as similar. However, the starting point is Sabel v. Puma, Case C-251/95 [1997] ECRI-6191, I-6224, where the ECJ laid down a basic framework that has been followed ever since - the so-called "global appreciation" approach. According to this approach the tribunal should compare the marks as a whole, in the way an average consumer would see them. As the ECJ observed, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details. Consequently, attention should be paid particularly to the dominant and distinctive components of the mark. The tribunal should examine the degree of aural, visual, or conceptual; similarity between the marks. In so doing, the tribunal will take into account the inherent or acquired distinctiveness of the mark. One of the consequences of looking at the marks as a whole is that the courts will not necessarily examine the marks in too much detail.» Η σύγκριση επεκτάθηκε επίσης με βάση τις καθιερωμένες αρχές, σε οπτική και ακουστική αντιπαραβολή των σημάτων με γνώμονα πάντα την αντίληψη του μέσου κύπριου καταναλωτή. Βλ. Pianotist Co Ltd's Application

(1906)25 R.P.C. 774 και El Greco Distillers Ltd v. The Republic

(1985)3 C.L.R. 774, για να κριθεί κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα πραγματικής σύγχυσης ή μόνο μια απομακρυσμένη πιθανότητα σύγχυσης. Βλ. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 12η έκδ., παρ. 17-11. Το αρνητικό συμπέρασμα του Εφόρου περί ομοιότητας ή ταυτότητας των σημάτων αιτιολογείται ικανοποιητικά ως ακολούθως: «Θα προχωρήσω τώρα σε σύγκριση των δύο σημάτων αρχίζοντας όπως ορίζει το σχετικό άρθρο από το θέμα της ταυτοσημότητας. Είναι βασική αρχή ότι τα δύο σήματα συγκρίνονται στην ολότητά τους και όχι ξεχωρίζοντας συγκεκριμένα μέρη αυτών. Μια οπτική σύγκριση των σημάτων δεικνύει ότι αυτά δεν είναι ταυτόσημα αλλά ούτε και όμοια. Το σήμα McCafe είναι γραμμένο με απλή γραμματοσειρά ενώ το σήμα MacCoffee με πιο ιδιόμορφη γραμματοσειρά. Στο ένα το πρόθεμα είναι «Mc» ενώ στο άλλο είναι «Mac». Το πιο διακριτικό μέρος του υπό αίτηση σήματος είναι η εικόνα του αετού η οποία περιλαμβάνεται στο σήμα. Εχω την γνώμη ότι εφαρμόζοντας την αρχή της μη τέλειας θύμησης (imperfect recollection) ο μέσος Κύπριος καταναλωτής θα μπορέσει να διαχωρίσει ότι το σήμα MacCoffee and Eagle Device δεν ανήκει στους ενιστάμενους. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο εάν συγκριθεί το υπό αίτηση σήμα με τα υπόλοιπα σήματα που επικαλούνται οι αιτητές. Ο σύγχρονος Κύπριος καταναλωτής που ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό και είναι εξοικειωμένος με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των McDonald's είναι κατά την άποψή μου σε θέση να ξεχωρίσει ότι το υπό αίτηση σήμα που έχει μια τελείως διαφορετική ολική εικόνα (get

1. up)από τα σήματα των McDonalds δεν ανήκει στην γνωστή αλυσίδα.» Η Εφορος, παρά τα πιο πάνω συμπεράσματα της προχώρησε και στην δεύτερη προϋπόθεση της σύγκρισης των εμπορευμάτων που κάλυπταν τα δυο σήματα, διαπιστώνοντας εύλογα ότι τα προϊόντα που καλύπτουν βρίσκονται σε διαφορετικές κλάσεις και πωλούνται μέσω διαφορετικών καναλιών. Συγκεκριμένα το προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί το σήμα των αιτητών διατίθεται αποκλειστικά στα εστιατόρια/καφετέριες Mc Donald's ενώ του ενδ. μέρους παραπέμπει σε μίγμα στιγμιαίου καφέ που διατίθεται προς κατανάλωση στο σπίτι. Ορθά επίσης η Έφορος έκανε σύγκριση μεταξύ των σημάτων που εμφαίνονται στην αίτηση του υπό εγγραφή εμπορικού σήματος του ενδ. μέρους και εκείνων στην ένσταση των αιτητών. Οι αιτητές ισχυρίστηκαν ότι στην αγορά κυκλοφορούν τα προϊόντα του ενδ. μέρους χωρίς την απεικόνιση του αετού. Δεν φαίνεται να προσκομίστηκε οποιαδήποτε μαρτυρία προς απόδειξη του συγκεκριμένου ισχυρισμού. Η Εφορος ωστόσο, ενεργώντας στα πλαίσια της διαδικασίας εγγραφής, προέβη σε σύγκριση του σήματος των αιτητών με το σήμα του ενδ. μέρους, αποτελούμενο τόσο από το λεκτικό μέρος όσο και το σχέδιο του αετού (όπως αυτό παρουσιάζεται στην διεθνή τους αίτηση). Οι ισχυρισμοί των αιτητών για συγχιστική και διαφοροποιημένη κυκλοφορία του σήματος στην αγορά θα μπορούσαν να εξεταστούν μόνο από πολιτικό δικαστήριο στα πλαίσια αγωγής τους για παραβίαση εμπορικού σήματος (infringement of trade mark) αλλά όχι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Οι αιτητές προβάλλουν ως λόγο ακύρωσης την έλλειψη δέουσας έρευνας των ισχυρισμών που έθεσαν ενώπιον της Εφόρου με τις αγορεύσεις και τη μαρτυρία που παρέθεσαν καθώς και όλης της σχετικής νομολογίας. Μελετώντας το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου διαπίστωσα ότι οι αιτιάσεις που προβάλλονται είναι αβάσιμες. Η μαρτυρία των αιτητών περιορίστηκε στην ένορκη δήλωση της Διευθύνουσας Συμβούλου τους από το 2002, Sheila M.Lehr που αναφερόταν στις ψηλές πωλήσεις των προϊόντων τους, την παγκόσμια φήμη του προθέματος «Mc», το οποίο ευρέως διαφημίζεται και έχει ταυτιστεί με τις επιχειρήσεις των αιτητών καθώς και στη ζημιά στη φήμη των αιτητών από την ενδεχόμενη εγγραφή και κυκλοφορία του σήματος του ενδ. μέρους στην Κύπρο. Η προσβαλλόμενη απόφαση έλαβε υπόψη της την εν λόγω μαρτυρία όπως καταδεικνύει το πιο κάτω απόσπασμα: «Είναι αποδεκτό εκ μέρους των αιτητών ότι τα σήματα των ενισταμένων χαίρουν παγκόσμιας φήμης και ότι έχουν επιτύχει εγγραφές στην Κύπρο και το εξωτερικό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και εμπορεύματα που προσδιορίζουν. Και οι δύο πλευρές έχουν προσκομίσει μαρτυρία χρήσεως των σημάτων τους. Οι αιτητές δεικνύουν χρήση εκτός Κύπρου ενώ οι ενιστάμενοι δεικνύουν χρήση διεθνή για όλα τα σήματα τους και πιο ειδικά αυτά που φέρουν το πρόθεμα «Mc». Ενώ στο σώμα της ένστασης τους οι ενιστάμενοι παραθέτουν ομάδα σημάτων, στην διάρκεια της μαρτυρίας και των γραπτών αγορεύσεων επικεντρώθηκαν στην σύγκριση του υπό αίτηση σήματος με το σήμα McCafe και σε επιχειρήματα σχετικά με το πρόθεμα «Mc» και «Mac» που χαρακτηρίζει τα Εμπορικά τους Σηματα.» Αναφορικά με τη νομολογία στην οποία παρέπεμψαν οι αιτητές κατά τη διαδικασία, αυτή αφορούσε επιλεγμένες αποφάσεις σε διάφορες χώρες όπου τα δικαστήρια είχαν αποδεχθεί αντίστοιχες ενστάσεις ή αγωγές των αιτητών εναντίον της κυκλοφορίας εμπορικών σημάτων που περιλάμβαναν το πρόθεμα Mc (MC Coffee, Mc Munchies, Mc Curry και Mc Sleep). Καμία από τις αποφάσεις τις οποίες ανέφεραν δεν ήταν δεσμευτική ή έστω καθοδηγητική για την Εφορο η οποία αφενός αποφάσιζε μεταξύ διαφορετικών εμπορικών σημάτων και αφετέρου με τα δεδομένα της Κύπρου. Αναφορικά με το θέμα της οικογένειας σημάτων για το οποίο οι αιτητές ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να γίνει η σύγκριση καθώς και το θέμα της αποκλειστικής χρήσης του διακριτικού «Mac» ή «Mc», η Εφορος ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά τα οποία ειδικά σχολιάζονται στην απόφαση. Ορθά παρατηρεί ότι ενώ αρχικά οι ενιστάμενοι παρέθεσαν ομάδα σημάτων (τα οποία μάλιστα παραθέτει στη σελ.6 της απόφασης), στη διάρκεια των γραπτών αγορεύσεων και της μαρτυρίας περιορίστηκαν στη σύγκριση του υπό αίτηση σήματος με το σήμα Mc Cafe. Αναγνωρίζει επίσης την ευρεία χρήση του προθέματος Mc ως μέρος των σημάτων των αιτητών και την κατά αυτό τον τρόπο παγκόσμια φήμη του, εξηγεί ωστόσο γιατί η συμπερίληψη του στο σήμα του ενδ. μέρους δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει την εγγραφή του. Παραθέτω αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα: «Είναι η άποψη των ενισταμένων ότι το πρόθεμα «Mc» ή «Mac» μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αυτούς και ότι η συμπερίληψη του στην γενική εικόνα (get
2. up)του σήματος των αιτητών είναι αρκετό για να αποτρέψει την εγγραφή του. Αυτή η θέση αντίκειται στην βασική αρχή ότι τα Εμπορικά Σήματα συγκρίνονται ολικά και όχι ξεχωριστά κάθε μέρος αυτών. Επιπρόσθετα έρευνα στο Κυπριακό και στο μητρώο του Οργανισμού για την Εναρμόνιση στην Εσωτερική Αγορά (ΟΗΙΜ) Κεντρικό Μητρώο Εγγραφής Εμπορικών Σημάτων στην Ε.Ε., του οποίου η Κύπρος είναι κράτος μέλος αποδεικνύει ότι το πρόθεμα «Mc» και «Mac» έχει εγγραφεί σαν μέρος σημάτων σε πάρα πολλές κλάσεις τόσο σχετικές με εστιατόρια, φαγητά κλπ όσον και για άλλα πολλά προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς αυτά να ανήκουν στην εταιρεία των ενισταμένων. Σαν αποτέλεσμα το πρόθεμα «Mc» ή «Mac» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει αποκλειστικά στους ενιστάμενους ούτως ώστε να δύνανται να αποκλείουν οποιονδήποτε άλλο αιτητή από το να το χρησιμοποιεί σαν μέρος εμπορικού σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες.» Οι λοιποί ισχυρισμοί των αιτητών σχετίζονται με την έλλειψη αιτιολογίας και έρευνας. Αναφορικά με το ότι τα προϊόντα του ενδ. μέρους κυκλοφορούν αποκλειστικά σε χώρες του ανατολικού μπλοκ και δεν φαίνεται να υπάρχει χρήση στην Κύπρο (γεγονός που γίνεται αποδεκτό στη σελ.4 της απόφασης «οι αιτητές δεικνύουν χρήση εκτός Κύπρου ενώ οι ενιστάμενοι δεικνύουν χρήση διεθνή .») και το διακριτικό σχέδιο του αετού ως κυρίαρχο στο εμπορικό σήμα του ενδ. μέρους, που κατά την άποψη των αιτητών τείνει περισσότερο στη σύγχυση του μέσου καταναλωτή, η Εφορος εύλογα έκρινε ότι αποτελεί διακριτικό μέρος του προτεινόμενου σήματος και στοιχείο διαφοροποίησης του από τα υπόλοιπα σήματα των αιτητών. Η Εφορος δεν αρνείται την προστασία που πρέπει να τυγχάνουν τα σήματα των αιτητών ως παγκοσμίου φήμης, ωστόσο το θέμα εδώ έληξε με τη διαπιστωθείσα έλλειψη ομοιότητας των δυο συγκεκριμένων σημάτων που επαρκώς αναλύθηκε από την Εφορο. Έτσι δεν ήταν αναγκαίο να προχωρήσει στο θέμα της πρόκλησης σύγχυσης ή παραπλάνησης ούτε τίθετο θέμα ενδεχόμενου οφέλους του ενδ. μέρους από τη φήμη των προϊόντων/υπηρεσιών των αιτητών. Επισημαίνω ως επιστέγασμα των όσων έχω ήδη κρίνει ότι στις υποθέσεις αυτές, ο δικαστικός έλεγχος περιορίζεται αυστηρά στα όρια της νομιμότητας και της εύλογης χρήσης των ορίων της διακριτικής εξουσίας του Εφόρου, χωρίς το Δικαστήριο να υποκαθιστά την κρίση του Εφόρου με τη δική του. (Societe de Products Nestle S.A ν. Δημοκρατίας

(1997)4(Α) ΑΑΔ, 928, Merck v. Republic

(1972)3 CLR 548, 564, SCAT v. Δημοκρατίας (Αρ.1)

(2001)4(Α) 310, Phillip Morris Products Inc. ν. Δημοκρατίας, υποθ. αρ. 255/02, ημερ. 15.5.03). Στην προκείμενη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση της Εφόρου με βάση τα στοιχεία που είχε ενώπιόν της ήταν εύλογα επιτρεπτή, εντός των ορίων της διακριτικής της εξουσίας και εντός των πλαισίων του νόμου και των συναφών αρχών δικαίου που αφορούν το θέμα. Η προσφυγή αποτυγχάνει και απορρίπτεται με €1200 έξοδα πλέον ΦΠΑ, αν υπάρχει, υπέρ των καθ΄ ων η αίτηση. Η προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώνεται. Α. ΚΡΑΜΒΗΣ, Δ. ΣΦ. cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο