ECLI:DK:HJR:2021:BS0000000168 Om sager om krænkelse af EU-varemærker skal afvente Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets endelige

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den

1. december 2021 Sag BS-33996/2020-HJR NHS, Inc. (advokat Thomas Ryhl) mod SPORTS GROUP DENMARK A/S (advokat Eva Nødskov Aaen) og SPORT24 A/S (advokat Eva Nødskov Aaen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den
2. novem-ber 2019 i sag BS-16681/2018-SHR og BS-11792/2019 og af Østre Landsrets
3. afdeling den
4. juni 2020 i sag BS-14787/2020-OLR og BS-11407/2020-OLR. Dommerne, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Lars Apostoli har deltaget i denne afgørelse. Påstande NHS, Inc. har nedlagt principal påstand om, at behandlingen af sagerne BS16681/2018-SHR og BS-11792/2019-SHR ved Sø- og Handelsretten fremmes. Subsidiært, at behandlingen af begge sager fremmes ved Sø- og Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S´ modkrav om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes. 2 Mere subsidiært, at behandlingen af sagen BS-16881/2018-SHR ved Sø- og Handelsretten fremmes. Mest subsidiært, at behandlingen af sagen BS-16881/2018-SHR fremmes ved Søog Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S´ modkrav om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes. NHS, Inc. har for Højesteret fastholdt sin anmodning om præjudiciel forelæg-gelse for EU-Domstolen, såfremt sagerne ikke hjemvises til Sø- og Handels-retten med henblik på at blive fremmet. SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S har nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens kendelse, subsidiært at landsrettens kendelse stadfæstes for så vidt angår SPORT24 A/S, således at sagerne fremmes for så vidt angår SPORTS GROUP DENMARK A/S. Overfor NHS, Inc.s subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S nedlagt påstand om afvis-ning. SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S har protesteret mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Sagsfremstilling Sagsanlægget i den første sag Den
5. maj 2018 indgav NHS, Inc. i den første sag (BS-16681/2018-SHR) stævning mod SPORTS GROUP DENMARK A/S til Sø- og Handelsretten med påstand om blandt andet, at SPORTS GROUP DENMARK A/S skulle anerkende at være uberettiget til at bruge ordet ”CRUZ” for varer og tjenesteydelser i klas serne 9, 14, 16, 18, 25, 28 og
6. Til støtte herfor påberåbte NHS, Inc. sig de følgende EU-varemærkeregistrerin-ger, som NHS, Inc. er indehaver af: − EU-varemærkeregistrering 001957919 SANTA CRUZ SURFBOARDS − EU-varemærkeregistrering 002356137 SANTA CRUZ SNOWBOARDS − EU-varemærkeregistrering 003091279 SANTA CRUZ − EU-varemærkeregistrering 003296183 SANTA CRUZ − EU varemærkeregistrering 008990889 for nedenstående figurmærke: 3 Indgivelse af begæring til EUIPO og svarskrift i den første sag Den
7. juni 2018 indleverede SPORTS GROUP DENMARK A/S til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, kort ”EUIPO ” eller ”konto ret” , begæringer efter artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af
8. juni 2017 om EU-varemærker (varemærkeforordningen) om fortabelse eller ugyldighed af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer. I sit svarskrift af samme dag i den første sag ved Sø- og Handelsretten nedlagde SPORTS GROUP DENMARK A/S påstand om frifindelse samt påstand om, at sagen blev stillet i bero i medfør af retsplejelovens § 345 og varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1, med henblik på at afvente EUIPOs afgørelse vedrørende gyldigheden af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer. I svarskriftet tog SPORTS GROUP DENMARK A/S endvidere forbehold for på et senere tidspunkt at nedlægge selvstændig påstand om ophævelse af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer. Ved kendelse af
9. januar 2019 bestemte Sø- og Handelsretten, at sagen blev fremmet. Af Sø- og Handelsrettens begrundelse fremgår: ”Bestemmelsen i EU -varemærkeforordningens art. 132, stk. 1, har til formål at undgå, at forskellige instanser træffer modstridende afgørel-ser vedrørende EU-varemærker. Det følger af bestemmelsen, at en EUvaremærkedomstol skal udsætte en sag om krænkelse af et EU-varemærke, hvis der forud for sagens anlæg er indgivet en anmodning til EUIPO om varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Denne sag er anlagt, før Sports Group Denmark indleverede sin anmodning til EUIPO om at erklære de af sagen omhandlede EU-varemærker for ugyldige. Der er derfor ikke grundlag for at udsætte sagen i medfør af EU-varemærkeforordningens art. 132, stk.
10. Da der endvidere ikke foreligger en situation som omhandlet af EU-varemærkeforordningens art. 132, stk. 2, er der heller ikke grundlag for at udsætte sagen efter denne bestemmelse. 4 Da spørgsmålet om udsættelse er indgående reguleret i EU-varemærkeforordningen, finder retten ikke anledning til tillige at tage stilling til spørgsmålet om udsættelse efter retsplejelovens § 345.” Midlertidigt forbud og påbud Sideløbende med Sø- og Handelsrettens behandling af den første sag havde NHS, Inc. den
11. august 2018 mod SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anlagt en sag om forbud og påbud i medfør af retsplejelovens ka-pitel 40 (sag BS-29700/2018-SHR). Ved kendelse af
12. marts 2019 bestemte Sø- og Handelsretten i denne sag bl.a.: ”Hvis NHS, Inc. senest den
13. marts 2019 stiller en sikkerhed på 400.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud. Det forbydes SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S inden-for EU at anvende ordet CRUZ på skateboards, albuebeskyttere, knæbe-skyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hard-ware, riser pads, truck cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglele-jer og olie hertil og voks samt i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere samt skateboarddele- og tilbehør som defineret ovenfor, herunder som eksemplificeret i bilag 20, 72 og
14. Det påbydes SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S at tilbagekalde og fjerne alle skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig, spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, ri-ser pads, truck cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt labels og emballage hertil hvorpå ordet CRUZ er anvendt som vist i bilag 20, 72 og 76 fra sine for handlere i EU.” Det er oplyst, at det midlertidige forbud og det midlertidige påbud herefter blev nedlagt den
15. marts
16. Sagsanlægget i den anden sag I forlængelse heraf anlagde NHS, Inc. ved stævning af
17. marts 2019 den anden sag (BS-11792/2019-SHR) mod SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S ved Sø- og Handelsretten med påstand om blandt andet, at SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S skulle anerkende at have krænket NHS, Inc.s varemærke SANTA CRUZ i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, 5 grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skateboard-værktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks, hvor CRUZ er påført. Til støtte herfor påberåbte NHS, Inc. sig de omhandlede EU-varemærkeregistreringer. Svarskrift i den anden sag og udsættelsesbegæring i begge sager Den
18. april 2019 indgav SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S svarskrift i den anden sag med påstand om frifindelse for NHS, Inc.s påstand samt selvstændig påstand om, at NHS, Inc. skal anerkende, at de omhandlede EUvaremærkeregistreringer er ugyldige. Samme dag nedlagde SPORTS GROUP DENMARK A/S i et processkrift i den første sag en enslydende selvstændig påstand. I begge sager anmodede SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S samtidigt om udsættelse i medfør af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
19. pkt., jf. artikel 132, stk. 1, med henblik på at afvente EUIPOs afgørelse vedrørende gyldigheden af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer. Ved kendelse af
20. november 2019 udsatte Sø- og Handelsretten sagerne indtil EUIPO har truffet endelig afgørelse om fortabelse og ugyldighed af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer, eller indtil begæringerne om fortabelse og ugyldighed er trukket tilbage. Af Sø- og Handelsrettens begrundelse fremgår: ”Retten forstår Sports Group Denmark og Sport 24s påstand således, at man ønsker sagerne udsat på, at EUIPO træffer endelig afgørelse om de af sagen omfattede EU-varemærkers fortabelse og ugyldighed. Det fremgår af EU-varemærkeforordningens art. 128, stk. 4, at en EUvaremærkedomstol skal udsætte en sag, hvor der er nedlagt påstand om et EU-varemærkes ugyldighed, hvis der, før denne påstand blev nedlagt, er indgivet en anmodning til EUIPO om varemærkets forta-belse eller ugyldighed. Udsættelsen skal ske i overensstemmelse med art. 132, stk.
21. I sagerne har Sports Group Denmark og Sport 24 nedlagt påstand om de omhandlede EU-varemærkers ugyldighed den
22. april 2019, hvilket ligger efter det tidspunkt, hvor Sports Group Denmark indgav anmod-ning til EUIPO om at erklære varemærkerne for ugyldige. Der er ikke i ordlyden af art. 128, stk. 4, støtte for det af NHS anførte synspunkt om, at bestemmelsen kun skulle vedrøre den situation, hvor tredjemand har indgivet en anmodning til EUIPO om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed. 6 Retten må derfor udsætte sagerne, med mindre der foreligger særlige årsager til at forsætte sagernes behandling, jf. art. 132, stk.
23. Der er imidlertid ikke af NHS oplyst om sådanne særlige årsager. Som følge af det anførte tager retten Sports Group Denmark og Sport 24s på stand om udsættelse til følge som bestemt nedenfor.” Ved afgørelse af
24. februar 2020 meddelte Procesbevillingsnævnet NHS, Inc. tilladelse til at kære Sø- og Handelsrettens kendelse af
25. november 2019, og den
26. februar 2020 kærede NHS, Inc. kendelsen til Østre Landsret med på-stand om, at kendelsen ophæves, og at begge sager ved Sø- og Handelsretten fremmes, subsidiært at den første sag fremmes. I anledning af kæresagen anmodede SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S den
27. marts 2020 EUIPO om at berostille behandlingen af begæringerne af
28. juni
29. Den
30. marts 2020 efterkom EUIPO anmodningen. Af EUIPOs enslydende skrivelser herom i samtlige sager fremgår: “The Office has suspended the proceedings at the request of the other party, pending the outcome of the decision of the Danish Court in rela-tion to the counterclaim and its possible suspension. … This suspension will last until a final decision is taken in the proceed-ings that have led to it.” Som led i kæresagen anmodede NHS, Inc. landsretten om at forelægge EUDomstolen følgende præjudicielle spørgsmål: ”
31. I en krænkelsessag hvor EU -varemærkedomstolen i medfør af EUvaremærkeforordningens artikel 132, stk. 1 har afvist sagsøgtes første begæring om udsættelse idet sagsøgtes ophævelse af et EU-varemærke var indsendt til EUIPO efter krænkelsessagen var påbegyndt, skal EUvaremærkeforordningens artikel 128, stk. 4 forstås således, at domsto-len skal udsætte krænkelsessagen på begæring af sagsøgte, når den sag-søgte, der har fremsat modkravet om ophævelse af et EU-varemærke under krænkelsessagen, er den samme som har indsendt ophævelsesbe-gæringen til EUIPO?
32. Er det korrekt forstået, at EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4 er en ordensregel, der skal sikre, at EU-varemærkedomstolen i en krænkelsessag ikke behandler et modkrav om ophævelse, uden først at kontrollere, om der allerede verserer en ophævelsessag hos EUIPO eller hos en anden EU-varemær kedomstol?” 7 SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S nedlagde i kæresagen endelig påstand om stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse for så vidt angår SPORT24 A/S, således sagerne kun fremmes for så vidt angår SPORTS GROUP DENMARK A/S. SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S protesterede endvidere mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Ved kendelse af
33. juni 2020 bestemte landsretten, at NHS, Inc.s anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen ikke blev taget til følge, og stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse af
34. november
35. Af landsrettens begrundelse fremgår: ”Det følger af artikel 128, stk. 4, i varemærkeforordningen (forordn ing 2017/1001), at en EU-varemærkedomstol som Sø- og Handelsretten, over for hvilken der rejses modkrav om ugyldighed af et EU-vare-mærke, skal udsætte behandlingen af sagen, hvis der forud for, at mod-kravet er rejst for domstolen, er indgivet en begæring til EUIPO om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, indtil afgørelsen vedrørende begæringen er endelig, eller indtil begæringen er trukket tilbage. Det følger endvidere af forordningens artikel 132, stk. 1, at sager ved EU-va-remærkedomstole, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sa-gens behandling, skal udsættes, såfremt der ved en anden EU-varemær-kedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved EU-varemærkets gyldighed bestrides, eller der til EUIPO allerede er indgivet anmodning om varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Det fremgår af betragtning 33 til varemærkeforordningen, at formålet med bestemmelserne i artikel 128 og 132 er at undgå, at der afsiges ind-byrdes modstridende domme i søgsmål om krænkelse af et EU-vare-mærke og parallelle nationale varemærker, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold. Efter artikel 132, stk. 2, skal EUIPO som udgangspunkt udsætte sin behandling af en anmodning om et EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, hvis der forud herfor er rejst modkrav med påstand om det samme for en EU-varemærkedomstol. Det fremgår dog samtidig, at hvis en af parterne i sagen for EUvaremærkedomstolen anmoder om det, kan domstolen udsætte sagen efter at have hørt de øvrige parter i sagen. EUIPO fort-sætter i så fald behandlingen af begæringen. I disse tilfælde kan EU-va-remærkedomstolen i medfør af artikel 132, stk. 3, træffe foreløbige foranstaltninger. EU-varemærkedomstolen kan således derigennem sikre, at den sagsøgende varemærkeindehavers interesser ikke forskertses som følge af udsættelsen. 8 Når henses til betragtning 33 sammenholdt med indholdet og systematikken i de nævnte bestemmelser, og til den særlige kompetence EUIPO besidder, jf. i så henseende præmis 50 i sag C-226/15 P, Apple and Pear Australia Ltd, finder landsretten, at artikel 128, stk. 4, i overensstemmelse med sin ordlyd må forstås som anført af Sø- og Handelsretten. Landsretten er således enig i, at Sø- og Handelsretten i et tilfælde som det foreliggende, hvor Sports Group Denmark A/S og SPORT24 A/S først har rejst modkrav for Sø- og Handelsretten den
36. april 2019, dvs. efter at SPORTS GROUP DENMARK A/S den
37. juni 2018 til EUIPO havde indgivet begæring om varemærkernes fortabelse eller ugyldig-hed, skal udsætte sagerne for Sø- og Handelsretten som sket. Den omstændighed, at der, som fastslået af Sø- og Handelsretten ved kendelsen af
38. januar 2019, ikke tillige er grundlag for at udsætte sa-gen i medfør af forordningens artikel 132, stk. 1, kan ikke føre til et an-det resultat. Landsretten finder, at der ikke består en tvivl om forståelsen af artikel 128, stk. 4, og artikel 132 i varemærkeforordningen, der medfører, at der skal ske præjudiciel forelæggelse i medfør af TEUF artikel 267, stk.
39. På denne baggrund stadfæster landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse.” Til brug for sagen har NHS, Inc. indhentet juridisk responsum af
40. november 2019 fra advokat og professor Person 1 og en erklæring i en mail af
41. oktober 2020 fra seniorekspert ved EU-Kommissionen Person
42. Parternes synspunkter Til støtte for sin principale påstand og mere subsidiære påstand har NHS, Inc. anført navnlig, at der ikke er grundlag for at udsætte sagerne ved Sø- og Handelsretten. Varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
43. pkt., sammenholdt med artikel 132, stk. 1, må ifølge den fremlagte erklæring fra advokat og professor dr.jur. Person 1 forstås således, at indgivelsen af en begæring efter forordningens artikel 63 om fortabelse eller ugyldighed af et EU-varemærke til EUIPO kun kan medføre udsættelse af en sag om krænkelse af samme EU-vare-mærke ved en EUvaremærkedomstol, såfremt begæringen er indgivet før sags-anlægget ved EUvaremærkedomstolen. I de foreliggende sager er begæringen til EUIPO indgivet efter sagsanlægget i 9 den første sag ved Sø- og Handelsretten og kan derfor ikke medføre udsættelse af nogen af sagerne ved Sø- og Handelsretten, hhv. i givet fald alene medføre udsættelse af den anden sag. Til støtte for sin subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har NHS, Inc. anført, at det i givet fald kun er Sø- og Handelsrettens behandling af modkra-vene, der kan udsættes efter varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
44. pkt. Ifølge den fremlagte erklæring fra seniorekspert ved Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV'er, Person 2, skal udsættelse af en EU-varemærkedomstols behandling af en påstand om krænkelse af et EU-varemærke ikke afgøres efter varemærkefor-ordningens artikel 128, stk. 4,
45. pkt., men derimod efter forordningens artikel 132, stk.
46. Efter sidstnævnte bestemmelse kan indgivelsen af en begæring efter forordningens artikel 63 om fortabelse eller ugyldighed af EU-varemærket til EUIPO kun medføre udsættelse af EU-varemærkedomstolens behandling af en påstand om krænkelse af samme varemærke, såfremt begæringen er indgivet før sagsanlæg-get ved EU-varemærkedomstolen. I de foreliggende sager er begæringen til EUIPO indgivet efter sagsanlægget i den første sag ved Sø- og Handelsretten og kan derfor ikke medføre udsættelse af Søog Handelsrettens behandling af NHS, Inc.s påstande om krænkelse af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer i nogen af sagerne, hhv. i givet fald alene medføre udsættelse af Sø- og Handelsrettens behandling af NHS, Inc.s på-stande om krænkelse i den anden sag. NHS, Inc. har endvidere gjort gældende, at Sø- og Handelsrettens og landsret-tens fortolkning af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
47. pkt., og artikel 132, stk. 1, indebærer, at sagsøgte i sager om krænkelse af EU-varemærker gives mulighed for at bruge en begæring efter forordningens artikel 63 til at trække krænkelsessagen i langdrag ved en ”dobbeltophævelsesmanøvre” også kendt som ”Alicante torpedo” . Til støtte for anmodningen om præjudiciel forelæggelse har NHS, Inc. anført, at fortolkningen af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
48. pkt., og artikel 132, stk. 1, rejser en sådan tvivl, at der bør ske forelæggelse, hvilket illustreres af, dels at Sø- og Handelsretten med kendelserne af hhv.
49. januar 2019 og
50. november 2019 har truffet to modsatrettede afgørelser, dels at Sø- og Handelsrettens og landsrettens kendelser ikke er i overensstemmelse med de fremlagte erklæringer fra Person 1 og Person
51. 10 Til støtte for sin påstand om stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse for så vidt an-går SPORT24 A/S, har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S an-ført navnlig, at Sø- og Handelsrettens og landsrettens fortolkning af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
52. pkt., sammenholdt med artikel 132, stk. 1, er korrekt. Således fremgår det udtrykkeligt af ordlyden af artikel 128, stk. 4,
53. pkt., at der skal ske udsættelse, såfremt begæringen til EUIPO er indgivet forud for indgivelsen af modkravet ved EU-varemærkedomstolen. Den af NHS, Inc. fremlagte erklæring fra advokat og dr.jur. Person 1 kan ikke føre til en anden fortolkning af bestemmelsen. Til støtte for sin påstand om afvisning af NHS, Inc.s subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anført, at der er tale om nye påstande, der ikke har været nedlagt for Sø- og Handelsretten og landsretten, og at det ikke kan anses for undskyldeligt, at disse nye påstande først er nedlagt i kærereplikken for Højesteret. Til støtte for protesten mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anført, at der ikke foreligger en sådan tvivl om fortolkningen af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4,
54. pkt., sammenholdt med forordningens artikel 132, stk. 1, at der er grundlag for præjudiciel forelæggelse. Retsgrundlaget Af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af
55. juni 2017 om EU-varemærker (varemærkeforordningen) fremgår blandt andet: ”EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 118, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de natio-nale parlamenter, efter den almindelige lovgivningsprocedure