SØ- OG H A N D ELSRE TTEN DOM afsagt den 1. marts 2019 Sag BS-4182/2018-SHR Trek Bicycle Corporation (advokat Susie Palomæki Arnesen) mod T. Hansen Gruppen A/S (advokat Janne Glæsel) Denne afgørelse e

§ 4, stk. 1 nr. 2 og EU-varemærkeforordningens Artikel 9

§ 4, stk. 2 og EU-varemærkeforordningens Artikel 9

bestemmelser men er tillige en overtrædelse af markedsføringslovens § 3. I relation til spørgsmålet om eventuel ond tro drøftes ofte spørgsmålet om tredjemands forsøg på at udnytte den goodwill, der er tilknyttet et velkendt varemærke. Bestemmelsen i

§ 5, stk.

2, der er en følge af Varemærkedirektivets Artikel 5, stk. 2, giver en udvidet beskyttelse for velkendte varemærker, idet beskyttelsen udstrækkes til også at gælde varer af en andet art end de, som mærket er velkendt for. EU-domstolen har flere gange taget stilling til nævnte artikel, jf. også ovenfor, og introducerede i sagen C-487/07 den såkaldte ”kølvandsteori”, hvorefter det skal anses som en utilbørlig udnyttelse af et velkendt mærke, når det yngre mærke forsøger at lægge sig i kølvandet på det velkendte varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme etc, og derved udnytte den kommercielle indsats som indehaveren af det velkendte mærke har ydet, jf. præmis 50 i nævnte afgørelse, se hertil Varemærkeret med Kommentarer, Knud Wallberg og Michael Francke Ravn, side

1. Teorien er tillige anvendt af Højesteret og er derfor også en del af dansk retspraksis. 4.
2. Sagsøgtes anbringende om sagsøgers passivitet: 22 Sagsøgte har gjort gældende, at Trek har udvist passivitet i relation til de af sagen omfattede krænkelser, og har i den forbindelse bl.a. anført, at Trek blev bekendt med OUTTREK varemærket på grund af sagsøgtes markedsføring. Dette er ikke korrekt. Trek har ikke tidligere haft kendskab til sagsøgtes brug af OUTTREK varemærkerne og blev først bekendt med OUTTREK varemærket ved årsskiftet 2015/2016, da Trek modtog en overvågningsmeddelelse fra en privat udbyder om bekendtgørelse af T. Hansens EU-ansøgning om registrering af dette mærke, se Bilag 33; Trek reagerede umiddelbart herefter og rettede den
3. januar 2016 henvendelse til sagsøgte herom, jf. bilag 34: ”The client has become aware of the CTM application No. 014 648 554 “OUTTREK” of [y]our client T. Hansen Gruppen A/S claiming protection for protective clothing, bicycle helmet, bicycle lights, parts and fittings for bicycles, clothing, sportswear. In addition, we found out that your client has been using the mark for cycling and ski wear like gloves, T-shirts, helmets etc. as well as for cycling bags on its website www.thansen.dk.” Trek er ikke hverken via overvågningsmeddelelse eller på anden måde blevet gjort bekendt med brugen af OUTTREK eller OUTTREK Technology varemærkerne, ligesom Trek ej heller blev gjort bekendt med bekendtgørelsen af EU-ansøgningerne om registrering af OUTTREK eller OUTTREK Technology fra EUIPO, jf. hertil de af EUIPO udstedte søgerapporter, Bilag
4. Trek havde således ikke forud for modtagelsen af overvågningsmeddelelsen kendskab til sagsøgtes brug af varemærket OUTTREK; havde dette været tilfældet, havde sagsøger naturligvis rettet henvendelse til sagsøgte langt forinden dette tidspunkt. I relation til spørgsmålet om passivitet, skal spørgsmålet om kendskab til brug af det yngre mærke vurderes efter, hvornår varemærkeindehaveren blev bekendt med eller burde være blevet bekendt med det krænkende varemærke, hvilket bl.a. vil bero på faktorer som størrelsen af den pågældende sektor, rettighedshavers markedsandel inden for sektoren, samt længden og intensiteten af det yngre varemærkes brug, se hertil generaladvokat V. Trstenjaks forslag til afgørelse i sag C-482/09 (Budweiser), punkt 81, og sag C-529/07 (Lindt), præmis
5. Brugen af OUTTREK varemærkerne har efter sagsøgtes eget udsagn været begrænset til Danmark og alene til sagsøgtes egne butikker. OUTTREK produkterne har ikke været at finde blandt andre forhandlere/i andre butikker i Danmark, endsige hos forhandlere, som forhandler Treks produkter. Brugen af OUTTREK har således været afsondret fra de steder, som Trek har været i forbindelse med, når Trek har markedsført eller solgt sine varer i Danmark. Der henvises fx til EUIPO’s Guidelines, Del D, Annullation, afsnit 2, substansbestemmelser” s. 29, hvoraf følger at den ældre indehaver kan formodes at være bekendt med det yngre mærke, fx hvis begge har udstillet varer ved samme begivenhed. Dette har ikke været tilfældet her. 23 Det kan ikke komme Trek til skade, at et dansk selskab, hvis produkter kun forhandles via egne danske butikker, har gjort brug af et krænkende varemærke, uden at Trek har været bekendt hermed. Inden for EU er sektoren for cykeludstyr, cykeltilbehør og cykeltøj ganske stor, idet der i EU eksisterer mange forskellige producenter af cykeltøj. Det er derfor, navnlig i tilfælde hvor en kæde i en enkelt, mindre medlemsstat forhandler et produkt alene gennem egne butikker, praktisk taget umuligt for sagsøger at skulle sørge for at gøre sig bekendt med sådanne produkter. Særligt gør det sig gældende i dette tilfælde, hvor Trek ikke har kunnet støde på OUTTREK varemærkerne i forbindelse med markedsføring og salg af egne produkter på det danske marked eller i udlandet. Passivitet skal bedømmes på baggrund af de konkrete omstændigheder, herunder de konkrete hændelser, de konkrete produkter etc. Produkter med OUTTREK-varemærkerne har kun været solgt i Danmark, og har kun været forhandlet i sagsøgtes egne butikker. Dette gør det særdeles usandsynligt, at sagsøger skulle være blevet bekendt med brugen af OUTTREK varemærket tidligere. Uanset at sagsøgte i sine tilbudsaviser har markedsført OUTTREK produkterne, medfører dette ikke at sagsøger har haft eller burde have haft kendskab til anvendelsen af varemærkerne. Sagsøgers selskab har ikke modtaget de fremlagte tilbudsaviser, og selvom en ansat hos en af sagsøgers forhandlere måske skulle have modtaget en sådan tilbudsavis på sin hjemadresse, indebærer dette ikke kendskab hos sagsøger. Såfremt dette skulle være tilfældet, ville det svare til, at modtagelse på hjemadressen for en ansat hos fx Sportsmaster af et katalog visende brug af et varemærke, der krænker fx Nike’s eller Adidas’ logo, skulle være ensbetydende med kendskab til dette krænkende mærke hos Nike eller hos Adidas. For så vidt angår sagsøgtes TV-reklamer bemærkes, at ingen af disse ses at have haft OUTTREK produkterne som emne, og de er alene derfor uden betydning for nærværende sag. Trek gør på baggrund af det anførte gældende, at hverken sagsøgtes tilbudsaviser eller TVreklamer kan tillægges særlig betydning eller være tilstrækkelige til at have bevirket kendskab hos sagsøger, ej heller en ”burde vide” situation – der skal mere til. Sagsøger er således ikke tidligere eller på andre markeder støt på sagsøgtes virksomhed eller dennes produkter. Det fremgår ikke umiddelbart af ordlyden af

§ 9

om passivitet, at subjektive forhold hos indehaveren af et yngre varemærke skal tillægges betydning. Dette er dog fastsat i afgørelsen U 2000.2469 H. En varemærkerettighed baseret på brug kan derfor ikke opretholdes, når indehaver ved ibrugtagningen har været i ond tro – helt på linje med at en varemærkerettighed baseret på ansøgning/registrering ikke kan opretholdes, når ansøger har været i ond tro. Der er endvidere hverken i

§ 9eller varemærkeforordningen art.

61 en fastsat periode, hvorefter der indtræder retsfortabende passivitet. Der findes heller ikke så- 24 dan en periode i hverken praksis eller litteraturen. De konkrete omstændigheder skal som anført ovenfor afvejes. En nylig dom, sagsnr. B-2740-17 fra Østre Landsret afsagt

1. oktober 2018, statuerede, at sagsøger ikke havde tabt sine rettigheder på grund af passivitet, selvom sagsøger først gjorde indsigelse imod brugen af dennes immaterielle rettigheder 23 år efter, og det selvom sagsøgers danske forlag tilsyneladende havde haft kendskab til brugen. Landsretten udtalte, at der ikke var indtrådt passivitet, da den krænkende brug var sket lokalt i et andet land end hvor sagsøger har hovedsæde. I nærværende sag er sagsøgtes virksomhed ganske vist landsdækkende, men det krænkende mærke er her ikke sagsøgtes eget hovedlogo, som er det eneste fremtrædende mærke, som virksomheden markedsfører sig med på f.eks. TV, men derimod et produktnavn ud af mange forskellige produktnavne anvendt af sagsøgte. Sagsøger er en international virksomhed med hovedsæde i USA og har ikke haft anledning til at reagere tidligere, når der er tale om et produktmærke anvendt af en virksomhed, der alene opererer i Danmark. Det øjeblik sagsøger blev opmærksom på sagsøgtes brug af det krænkende mærke, reagerede man til gengæld straks. Sagsøger har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet. At der i nærværende sag ikke er indtrådt passivitet understøttes også af en række andre afgørelser fra danske domstole, således fx U 1996.1274Ø, hvor sagsøger ved opnået kendskab havde reageret og udtaget stævning knap et år efter, og den i realiteten lignende afgørelse fra Sø- og Handelsretten i sagen V-24-
2. Endelig er det ikke korrekt, når T. Hansen anfører, at Trek ikke gjorde indsigelse mod EU varemærket OUTTREK Technology i forbindelse med de forhandlinger, der blev ført i
3. Tværtimod krævede Trek klart, at T. Hansen skulle standse al brug af OUTTREK i enhver form og bekræfte at man ville afholde sig fra at anvende andre kendetegn indeholdende elementet TREK for varer relateret til cykling, se hertil Bilag 34, side
4. 3, afsnit. Kravet blev gentaget i februar 2017, jf. Bilag 60, side 2,
5. afsnit: ”… to provide us with an undertaking in writing not to use any trademarks or business designations featuring the term “TREK” [min fremhævning] for goods or services that are related to cycling, …” Kravet om også at standse brugen af OUTTREK Technology blev således fremsat fra starten, som en naturlig følge af, at OUTTREK er det dominerende og distinktive element også i denne udgave af mærket. På baggrund af ovenstående gør Trek gældende, at der ikke er indtrådt passivitet i medfør af varemærkeforordningens artikel 61 og/eller

§ 9. 4.5.

Trek har krav på erstatning, vederlag og godtgørelse I medfør af

§ 43skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens varemærkeret betale

§ 4, stk.

1, nr. 2, og  THansens EU-varemærkeregistrering af OUTTREK TECHNOLOGY med prioritet fra 2009, som EUIPO gennemførte til registrering uden modhold af TREK/andre, herunder tredjemands Trek-mærker.

1. THansen har altid ageret og agerer fortsat i overensstemmelse med god markedsføringsskik,  idet OUTTREK-mærkerne altid har været og fortsat markedsføres fuldt loyalt og under samtidig angivelse af THansens navn og figurmærke som entydig afsender, ligesom THansens branding har sin egen stærke og markante identitet, og idet  THansen er som navn og brand velkendt i Danmark;
2. TREKs mærker var på det for sagen relevante tidspunkt - 2009/2010 – ikke velkendte i Danmark og i særdeleshed ikke i relation til den for tvisten relevante varegruppe – cykeludstyr, cykeltøj, herunder handsker, til løbetøj, skitøj, nyrebælte, skaterhjelme, og motorcykeltasker – og nyder derfor ikke en udvidet beskyttelse efter

§ 4, stk.

2; 6. Eventuel velkendthed af TREK for cykler – hvilket bestrides forelå på det relevante tidspunkt i 2010 – kan ikke udstrækkes til cykeludstyr, cykeltøj, herunder handsker, til løbetøj, skitøj, nyrebælte, skaterhjelme, motorcykeltasker i medfør af

§ 4, stk.

2, herunder fordi  TREK ikke bruger TREK som varemærke for Produkterne, men derimod siden Navn 1 2008/2009 har udfaset - og siden 2011 reelt kun har brugt som mærke for cykeludstyr og cykeltøj, mfl., hvorfor betingelserne i § 4, stk. 2, om, at der skal fo- 27 religge utilbørlig udnyttelse eller risiko for skade på TREK’s særpræg eller renommé, ikke er/ikke kan opfyldes, jf. tillige anbringende 4;

1. TREKs anbringende om ond tro hos THansen på tidpunktet for EU-registreringsansøgningens indlevering, respektive ibrugtagningen i Danmark i 2009/2010, bestrides som udokumenteret og i øvrigt som værende uden hold i realiteterne, jf. det anførte om THansens loyale markedsageren, EUIPO registrering af OUTTREK TECHNLOGY og Navn 1 TREKs brug af ;
2. TREK har udvist (langvarig) retsfortabende passivitet, idet  TREK som international koncern naturligvis har foretaget en grundig markedsundersøgelse, forud for at TCB er gået ind på det danske marked,  THansens relative størrelse, markedstilstedeværelse og -position i Danmarks gør, at TCB, allerede inden TREK gik ind på det danske marked, må have kendt til eller burde have kendt til THansen og THansens OUTTREK-mærker, hvorved fremhæves at OUTTREK-TECHNOLOGY var et registreret EU-mærke,  TREK længe har haft en tilstedeværelse i Danmark, dels gennem et netværk af ca. 50 forhandlere, dels gennem egne flag ship stores i Hellerup og Højbjerg samt dansk hjemmeside, naturligvis har kendt eller burde kende til OUTTREK-mærkerne, henset til THansens kontinuerlige og intensive markedsføring. Det følger heraf, at THansen i det hele skal frifindes, at der intet juridisk grundlag er for TREKs påstand om erstatning eller godtgørelse, hverken efter varemærkeloven eller markedsføringsloven, samt at det samme gælder TREKs påstand om destruktion. Nedenfor følger i afsnit 2 en sammenfatning af tvistens genstand og i afsnit 4 en yderligere argumentation med uddybning af THansens anbringender.
3. TVISTENS GENSTAND – SAMMENFATNING 3.1 Tvistens genstand - TREKs varemærke - TREK overfor THansens i Danmark brugsbaserede varemærker til OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY Denne sag vedrører en varemærkeretlig og markedsføringsretlig tvist mellem TREK og TREKs rettigheder til 28 overfor THansens siden 2010 i Danmark benyttede varemærker OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK (begge figur): (OUTTREK-mærkerne). TREK er indehaver af bla. dansk ordmærke TREK for cykler (klasse 12), registreret i 1991 og fra 2003 af – brugspligtunderlagt - EU-ordmærke TREK for cykel-beklædning og udstyr (klasse 9 og 25) samt af figurmærket TREK, som vist ovenfor. Thansen opnåede med virkning fra
4. september 2009 EU-registrering af OUTTREK TECHNOLOGY (figur) for klasse 25 og 9 for ”Protective clothing, including gloves and boots, and protective helmets” for: Denne EU-registrering bestod indtil
5. februar 2018, jf. nedenfor. Den
6. oktober 2015 indleverede THansen ansøgning til EUIPO af OUTTREK (figur) i klasse 25 og
7. Den
8. marts 2016 tilbagetog THansen EU-ansøgningen for OUTTREK. TREK reagerede imidlertid hverken over for EUIPO eller THansen i relation til THansens EU-registrering af OUTTREK TECHNOLOGY før langt senere, og THansen gik ud fra, at det var fordi TREK ikke havde noget at indvende mod dette mærke, der som nævnt havde været registreret uden indsigelser og modhold siden
9. september
10. Det var først efter indlevering af stævning i denne sag, at TREK begærede THansens EU-registrering ophævet ved EUIPO, jf. bilag 70 (…). Da THansen kun markedsfører OUTTREK-mærkerne på det danske marked, kun er interesseret i det danske marked samt henset til, at et forsvar fra THansens side for EUIPO ville kræve tilnærmelsesvist samme ressourcer som denne tvist, herunder på grund af sagsøgerens voluminøse bilagsmængde, besluttede THansen at trække registreringen af OUTTREK 30 CHNOLOGY er også sket uden forvekslinger af nogen art.
11. UDDYBNING AF ANBRINGENDER – YDERLIGERE ARGUMENTATION 4.
12. THansens ved brug stiftet varemærker til OUTTREK-mærkerne er gyldige og velindarbejdede med en stærk markedsidentitet – Anbringende 1-2 og 7 Thansen henviser til bilagene A, bilag B, H1-H8, Z1-Z8 (…) G24-26 (…), der dokumenterer, at brug af OUTTREK-mærkerne for produkterne er sket kontinuerligt og intensivt på det danske marked siden 2010 og formentlig allerede fra
13. THansens rettigheder til OUTTREK-mærkerne blev stiftet i god tro, jf. at mærkerne ikke er forvekslelige og den omstændighed, at Trek/trekking er hyppigt anvendte ord og betegnelser indenfor området af udendørs beklædning, cykling/sport samt hyppigt anvendt som varemærke, jf. bilag K (…), bilag L (…), bilag M (…), bilag N (…), bilag U1-9 (…), bilag S (…), bilag R (…), bilag T (…), bilag V (…) og bilag X (…). Nedenfor følger til dokumentation dels for THansens velkendthed, dels dokumentation for omfanget og intensiteten af markedsføringen og brugen af OUTTREK-mærkerne på det danske marked. Denne brug har dels betydning for forvekslelighedsvurderingen dels betydning ved bedømmelsen af den af TREK udviste passivitet. THansen kataloger, bilag H1-8 (…) er omdelt til alle husstande i Danmark visende varemærket OUTTREK TECHNOLOGY og OUTTREK. Der var ifølge Danmarks Statistik 2,5 millioner hustande i 2010, og i dag er tallet 2,6 millioner: 2010: Juni, juli, august, september og december 2011: Januar, februar, maj, juni, juli august, september, november og december 2012: Januar, marts, april, maj, juni, juli, august, september og oktober 2013: Januar, marts, april, maj, juni, juli, august samt tema om cykler i august, oktober, november og december 2014: Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, oktober, november og december 2015: Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2016: Januar, februar, april, maj, juni, september, oktober og december 2017: Hjelme & Beklædning Cykel- og beklædningskataloger dækkende perioden: 31 2011 – 2017 er fremlagt som bilag Z 1-8 (…). THansens kataloger er endvidere tilgængelige online. Herudover henvises til duplikken afsnit 2.4 angående landsdækkende salg gennem nu 81 THansen butikker, THansens elektroniske markedsføring på flere platforme og betydelige on-line salg gennem egen web-shop, jf. at alle kataloger er tilgængelige online og bilag 23 og 25 (…). Der vil blive afgivet forklaring herom under hovedforhandlingen, og originalkataloger vil blive medbragt. OUTTREK-mærkerne er derfor velindarbejdede med en stærk markedsidentitet opnået gennem 8 år samt mærker, der er brugt betydelige menneskelige og økonomiske ressourcer på at markedsføre. Endvidere er OUTTREK-produkterne/Produkterne som angivet markedsført uantastet i denne periode af TREK, disses danske forhandlere og andre aktører samt uden forveksling eller forvirring er konstateret i markedet. TREKs anbringende om ond tro bestrides. Mærkerne er ikke forvekslelige, jf. afsnit 4.2 nedenfor. Endvidere er TREKs anbringende om ond tro uunderbygget, og sagens bevisligheder viser, at der ikke er grundlag for anbringendet. TREKs argumentation er noget konstrueret. Intet ligger THansen fjernere end at lægge sig op ad andres/låne goodwill. TREK har derfor ikke har løftet bevisbyrden for ond tro. Tværtimod viser omstændighederne, at det er TREK, der længe har haft kendskab til OUTTREK-mærkerne. Der vil blive afgivet vidneforklaring herom under hovedforhandlingen af THansens vidner. Det skal endvidere tages i betragtning, at cykeludstyr og cykeltøj ikke blev ikke markedsført under TREK på det relevante tidspunkt i Danmark, hvor THansen tog OUTTREK-mærkerne i brug i 2010 eller kun i helt beskedent omfang. For det andet var TREK hverken velkendt eller velindarbejdet for cykler endsige for cykeludstyr og cykeltøj i
14. 4.
15. Ingen forvekslingsrisiko i offentlighedens bevidsthed – ingen krænkelse efter varemærkeloven eller markedsføringsloven - Anbringende 3-4 THansens gør gældende, at der ud fra en varemærkeretlig helhedsbedømmelse ikke foreligger nogen forvekslingsrisiko mellem OUTTREK-mærkerne og TREK. THansens brug af OUTTREK-mærkerne er i fuld overensstemmelse med varemærkelovgivningen og den dertil knyttede retspraksis - national som fra EU-domstolen. Det bestrides endvidere, at THansens brug af OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY som kendetegn skulle udgøre en krænkelse efter markedsføringsloven. Markedsføringen er altid sket fuldt loyalt med THansen som reference og det på en måde, der udelukker al tvivl om oprindelse. THansens strategi er at adskille sig med en stærk identitet – ikke at lægge sig op ad andre. Dette bekræftes af det af THansen fremlagte katalogmateriale i bilag H (…) og bilag Z (…). 32 Efter praksis skal forvekslelighedsvurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af en gennemsnitsforbrugers opfattelse af mærkets visuelle, lydmæssige og forestillingsmæssige billede/det begrebsmæssige (mærkelighed). Endvidere skal der lægges vægt på mærkernes styrke, på produkternes respektive art, anvendelsesformål, den praktiske brug/benyttelse og konkurrencerelationen. Kort sagt skal alle relevante faktorer indgå i vurderingen af, om der er risiko for forveksling mellem to varemærker. jf. nærmere nedenfor. Ingen mærke-lighed – TREK over for OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY (fig.) Det gøres gældende, at der ikke foreligger mærkelighed, idet der hverken er tilstrækkelig visuel, lydlig eller konceptuel/begrebsmæssig lighed, ligesom de af TREK anførte anbringender bestrides: Visuel adskillelse Visuelt adskiller mærkerne sig ved, at OUT, når det er sammensat med TREK til OUTTREK, synsmæssigt giver et væsentlig forskelligt udtryk, bl.a. på grund af de to sammenstillede og centrerede ”TT’er”, der bevirker, at det er disse to TT’er blikket fokuserer på: OU TT REK. Genkendeligheden af TREK forsvinder netop pga. måden, hvorpå sammensætningen er sket til ét nyt kunstord og fordi der indgår to TT’er, som bidrager med en stærk visuel effekt, der gør mærkerne vidt forskellige. Sagen T-552/10 VITAL&FIT, som påberåbt af TREK, kan ikke sammenlignes med denne sag og udgør derfor ikke et præjudikat, der støtter TREKs synspunkt. Endvidere lægges der i praksis meget vægt på, om begyndelsesbogstaverne/-stavelserne er de samme, fordi det er det første, blikket falder på. Både begyndelsesbogstavet eller den første stavelse er forskellige i forhold til TREK. OUTTREK er endvidere et tostavelsesord og dermed et længere ord/mærke end TREK. Også dette bidrager i væsentlig grad til den visuelle forskel. Det bestrides, at OUT skulle være u-særpræget i den konkrete sammenhæng, idet der med sammensætningen af orddelen OUT med TREK som nævnt dannes et nyt kunstord/-begreb. Der skabes et nyt begreb, der ikke kan slås op i en ordbog, som TREK kan, jf. bilag 71, Ekstrakt side 1423 og nærmere nedenfor. Det følger netop af praksis fra Domstolen, at der skal lægges vægt på strukturelt usædvanlige sammenstillinger af kendte ord til et ikke kendt sprogligt udtryk. Det er efter praksis helheden og ikke de enkelte ord, der skal lægges vægt på. Endelig gøres det gældende, at det figurlige element i OUTTREK med det karakteristiske afsluttende K i ordet: 33 også bevirker, at mærkerne afviger markant i stiliseringen og adskiller/distancerer sig dermed endog i betydelig grad fra hinanden. TREK er ikke-genkendeligt i OUTTREK (fig.), pga. forskelle i skrifttyperne og herunder det karakteristiske afsluttende K, der bevirker, at forbrugerne fokuserer på det ord, der dannes af de 6 første bogstaver ”OUTTRE K” og fortsat med blikket rettet mod TT. Endelig er der ingen ligheder overhovedet mellem TREK’s logotype/figurlige udformning og OUTTREK logotype/figurlige udformning. Der henvises til THansens mere detaljerede gennemgang i svarskriftet og særligt duplikken, afsnit 2.
16. I relation til OUTTREK TECHNOLOGY, gøres det gældende, at ovenstående synspunkter gælder så meget desto mere. Lydlig forskel THansen gør gældende, at der ikke foreligger lydlig/fonetisk lighed. Der er tale om et to-stavelseord over for et enstavelsesord. Trykket i OUTTREK lægges naturligt på OUT eller OUTT, og det bestrides, at det ved en naturlig sprogbrug udtales som to separate ordbestanddele. De forskellige lydbilleder forstærkes i forhold til OUTTREK TECHNOLOGY. I relation til OUTTREK TECHNOLOGY, gøres det derfor gældende, at ovenstående synspunkter gælder så meget desto mere. Konceptuel/begrebsmæssig forskel ”Trek” kan betyde at vandre i uvejsomt terræn, men ”Trek” og ”Trekking” er derudover også hyppigt anvendte betegnelser for en terrængående cykeltype, endda af TREK selv, og en betegnelse for at cykle i uvejsomt terræn. Hvis man f.eks. søger på google efter ”Trek Trekking bike” i søgefeltet, fremkommer der ca. 17 mio. hits. Trek er derfor beskrivende eller som minimum overvejende beskrivende. Dette skal indgå i forvekslelighedsvurderingen, idet man ikke kan monopolisere sproget. Den juridiske konsekvens er, at beskyttelsesomfanget af TREK er begrænset. Konceptuelt er der som nævnt skabt et kunstord ved sammensætningen af ”Out” med ”Trek” på samme måde som mærket BABYDRY, hvor det sammensatte ord ikke har en entydig betydning. OUTTREK kan netop ikke – i modsætning til Trek - slås op i en ordbog. Ovenstående argumentation forstærkes ved brug af tilføjelsen TECHNOLOGY. Det er efter praksis helheden og ikke de enkelte ord, der skal lægges vægt på. TREK er en svag betegnelse, mens OUTTREK-mærkere er velindarbejdede med en stærk markedsidentitet Trek er en hyppigt anvendt beskrivende/generisk betegnelse – inden for udendørs aktiviteter, herunder også inden for cykler og cykling med hvad dertil hører, jf. bilagene K, L, M og 34 U1-9 (…) samt duplikken samt nedenfor; TREK er derfor en svag betegnelse, på grund af den udbredte generiske/beskrivende anvendelse for cykler af en særlig type: Trekking cykler/Trekking Bikes, Trekking cykeltøj og – udstyr, se blandt andet bilag R - www.bikeester.dk , (…) og bilagene S-X (…), hvilket medfører, at Trek som betegnelse/mærke har et snævert beskyttelsesomfang - monopolisering af sproget er som nævnt ikke tilladt. TREK var heller ikke i 2010 et velindarbejdet mærke for cykeltøj og cykeludstyr i 2010 og ikke velkendt for cykler endsige for Produkterne. OUTTREK-mærkerne er derimod velindarbejdede for Produkterne med en stærk markedsidentitet, ligesom THansen var og er fortsat et velkendt virksomhedsnavn og brand i Danmark, jf. afsnit 4.
17. Ingen reel varelighed – TCB bruger ikke TREK – TREK bruger Navn 1 og cykeltøj, jf. netop TCBs anmodning om at udtage Navn 1 Navn 1 for cykeludstyr katalogsider vedrørende cykeludstyr og cykeltøj, bilag 10-13, THansen sælger som nævnt kun cykeludstyr og cykeltøj under OUTTREK-mærkerne og ikke cykler. TREKs bilag 10, 11, 12 og 13 er historiske forhandlerkataloger til TREKs forhandlere for cykeludstyr og cykeltøj for perioden 2009 (bilag 10 og bilag 11), 2011/2012 (bilag 12) og 2015 (bilag 13). Katalogerne er ikke kataloger til brug for markedet/forbrugerne, men interne forhandlerkataloger, jf. at bestilling kan ske via Dexdealer.com, hvortil der kræves login. Disse kataloger findes til sidst i Ekstrakten (…). Sagsøgte har netop konstateret, at sagsøger til trods for, at sagsøgte har insisteret på, at de fulde kataloger medtages af hensyn til sammenhængen – valgt ikke at nummerere siderne. Sagsøgere skal opfordre til at sidetal påføres inden hovedforhandlingen. Der henvises til forhandlerkatalogernes første 2 sider i Ekstrakten (…). Katalogerne udgør derfor ikke dokumentation for hvilke produkter, der er markedsført i Dannmark og heller ikke noget andet marked. Disse interne kataloger er endvidere reelt Navn 1 kataloger. Navn 1 THansen har undret sig over, hvorfor TREK har fremlagt disse kataloger, jf. blandt andet bilag 13 ” Navn 1 Buying Guide” (…) og har allerede i svarskriftet opfordret TREK til at oplyse, hvilke af disse 900 katalogsider, som TREK havde til hensigt at dokumentere under sagen. Først i forbindelse med det afsluttende processkrift har TREK meddelt, at det for sagsøgeren kun er 114 katalogsider, der er relevante for sagsøgeren. TREK har herefter anmodet om at uddrage disse katalogsider. Det er imidlertid sammenhængen med Navn 1 de resterende 886 sider med produkter og udviklingen/udfasningen af TREK, der er relevant for den varemærkeretlige bedømmelse – ikke de løsrevne 114 sider. 35 THansen henviser til sagsøgtes bilag O (…). Anmodningen om at uddrage materiale af bilagene 10-13 skyldes naturligvis, at TREK har erkendt, at disse kataloger de facto – i hvert fald Navn 1 for de produkter, der er relevante for sagen - er kataloger, se bilag 12 (…). Der henvises særlig til forsiden af bilag 12 med Navn 1's ord og figur mærke, Navn 1 hjelm, sko og hjul. Endvidere henvises til, at de få produkter indenfor kategorien cykeludstyr og cykeltøj, der i 2009 blev markedsført under TREK, enten er helt irrelevante for sagen eller for længst er Navn 1 overgået til at blive produceret af og brandet under . Det gælder i særdeleshed cykelhjelme, der i flere år udelukkende er markedsført i Danmark under Navn 1 , men også beklædning og udstyr, jf. det anførte neden for om at TREKs forhandlere kategoriserer Navn 1 cykelhjelme, mv. under på deres hjemmesider. TREK har oprindeligt i stævningens afsnit 2.2.1, Ekstrakt side 1 anført: ”Som bilag 10-13 fremlægges en række af Treks kataloger gældende for 2009, 2010 og 2015, som viser et bredt omfang af de produkter, som Trek har solgt og markedsført under TREK varemærket” Navn 1 Dette er ikke retvisende. Det er korrekt, at TREK ejer virksomhed og mærke. Navn 1 De af TREK som bilag 10-13 fremlagte kataloger dokumenterer, at Navn 1 både i 2009 og 2012 var TREKs altdominerende mærke for cykeltøj og cykeludstyr, jf. bilag 10, og at sideoverskrifterne, mv. netop domineres af ” Navn 1 ”. Tilsvarende gør sig gældende for bilag
18. Der henvises til ekstrakten (…) (som sagsøgeren har undladt at nummerere) Der er heller ikke gennem disse bilag dokumentation for relevant brug af TREK som varemærke for det af sagen omfattede cykeludstyr og cykeltøj – Produkterne, endsige for skitøj, nyrebælte, skaterhjelme og motorcykeltasker. Bilag 10-13 dokumenterer endvidere, at TREKs mærkestrategi i perioden 2009 til dags dato har været en fuldstændig udfasning af TREK som varemærke for cykeltøj og cykeludstyr, til Navn 1 i stedet at benytte for de kategorier - cykeludstyr og cykeltøj - som er relevante for sagen. TREK benyttes udelukkende reference til virksomheden (TREK) og efter praksis kan der ikke sættes lighedstegn mellem sådan brug og varemærkemæssig brug. THansen vil til brug for den mundtlige forhandling udarbejde et hjælpebilag vedrørende det fremlagte katalogmateriale, der viser sammenhængen mellem de sider TREK har uddraget i det omfang det er muligt og herunder også angive hvilket materiale, der er udateret og taget ud af en sammenhæng, som ikke kan ses. TREKs praktiske brug skal tillægges væsentlig betydning – TREK har udfaset TREK for ProNavn 1 dukterne og erstattet det med for cykeludstyr og cykeltøj: 37 Få mere at vide om produkterne” respektive ”Få mere at vide om mærket”. Derpå vises ”This is Navn 1 ” i hvid udgave og hvis man klikker på ”learn about the proNavn 1 ducts” fremkommer varegrupperne under brandet: Aparrel – Accessoires – Components visualiseret gennem de 3 billeder af beklædning, sko og udstyr. Brugerne kan så klikke videNavn 1 re og se produkterne. Der henvises yderligere til Trek Bicycle Corporations Wikipedia side, bilag Q (…) under afsnittet ”Products”: ” Navn 1 branded products include helmets, tires, wheel, handlebars, stems, seatposts, electronics and cycling shoes, water bottles and other cycling clothing and accesseories” samt under afsnittet “Brands”: “The Trek Biclycle Corporation consists of several brands ● Trek Bikes ● Electra Bikes ● Klein Bikes ●… ● Navn 1 parts – Trek’s in-house parts and accessories” [min fremhævning] Vedrørende de danske forhandlere af Trek-bikes anfører TREK i stævningen i afsnit 2.2.1: ”TREK produkterne sælges af en lang række forhandlere i Danmark. Som bilag 15-19 fremlægges …. udskrifter fra danske hjemmesider…. Som viser danske forhandleres markedsføring og salg af TREK produkterne”. THansen må konstatere, at dette ikke er korrekt for så vidt angår cykeludstyr og cykeltøj. Som anført i svarskriftet afsnit 3.
19. side 5-6, fra Ekstrakt (…), markedsfører TREKs forhandlere i bilag 15-19, Ekstrakt (…):  cykelshoppen.dk,  designcykler.dk, 38  cykelexperten.dk,  cykler.dk og  bcbikeshop.dk, udelukkende cykler under TREK varemærket. De danske forhandlere markedsfører ikke TREKs udstyr under TREK, men under Navn 1 . Dette kan konstateres ved en simpel søgning på de respektive hjemmesider, jf. at TREKs forhandlere netop - som påpeget i svarskriftet afsnit 3.1.5 side 5 ff. og bilag D1-5 - kaNavn 1 tegoriserer cykeludstyr, herunder hjelme og cykeltøj, under og ikke under TREK. Bilag D1-5 er i Ekstrakten (…). Det er endvidere centralt for sagen at forstå, at det også fra TREKs side er uoplyst,  hvilke af de produkter under kategorien cykeludstyr og cykeltøj i de interne Navn 1 forhandlerkataloger, som har været udbudt til salg/forhandlet i Danmark, respektive været tilgængelige for danske forbrugere samt  fra hvilket tidspunkt, i givet fald. Heller ikke TREKs egen flag ship store sælger TREK udstyr og tøj. Disse produktkategorier Navn 1 markedsføres og brandes under , jf. de som bilag P fremlagte fotos. Konkurrencerelation THansen henvender sig til et andet forbrugersegment end TREK, hvilket også skal indgå som et element, der understøtter, at der ikke foreligger risiko for forveksling. Konklusion - ud fra en helhedsbedømmelse står det klart, at ingen krænkelse foreligger Bedømmelsen af, om der foreligger forvekslelighed, herunder om der består en risiko for, at det af forbrugerne antages, at der er en forbindelse med varemærket, skal som angivet foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvori alle relevante faktorer indgår. Det gøres gældende, at en sådan helhedsbedømmelse klart fører til, at ingen krænkelse foreligger samt at THansens markedsføring er fuldt loyal og i overensstemmelse med god markedsføringsskik. THansens anbringende om, at der ikke foreligger forvekslelighed bestyrkes også af, at THansen igennem de seneste 8 års brug ikke har oplevet, at der i markedet - trods en kontinuerlig massiv markedsføring - hos den gennemsnitligt oplyste forbruger er opstået tvivl om oprindelsen af Produkterne. Først da TREK konstaterer gennem deres varemærke overvågningsservice i 2016, at THansen har ansøgt om OUTTREK som figurmærke i klasse 9 og 25 reagerer TREK. 4.
20. TREK var ikke velkendt for hverken cykler, cykeludstyr eller cykeltøj på det for sagen relevante tidspunkt i 2010 – anbringende 5 og 6 Uanset hvordan det relevante marked opgøres, kan det konstateres, at TREKs fremlagte dokumentation, som TREK har fremlagt til støtte for velkendthed 39  vedrører globale markedsføringsomkostninger,  er helt generel og ikke opdelt på hvad der vedrører TREKs cykelhold, cykelsporten og cykler, eller om det er markedsføring overfor forhandlere eller forbrugere, jf. TREKs replik, afsnit 1.4.2.1, Ekstrakten (…);  at tallene for følgere på facebook, twitter og instagram er for 2018, jf. TREKs afsnit 1.6.2 i det afsluttende processkrift, hvilket er irrelevant, samt at de sociale medier i øvrigt ikke fandtes i tilnærmelsesvis samme omfang i 2010 og heller ikke siger noget om markedsandele, samt  at omsætningen i Danmark 2009 er uspecificeret – er det cykler, cykelhold, salg til forhandlere - og i øvrigt ganske udokumenteret. THansen lægger til grund, at TREK kun gør gældende, at TREK er velkendt for cykler, men at cykeltøj og cykeludstyr alligevel nyder beskyttelse i medfør af

§ 4, stk.

1. THansen bestrider, at TREK var velkendt for såvel cykler (klasse 12) på det relevante tidspunkt i
2. Velkendthed for cykeludstyr og cykeltøj (klasse 9 og 25) bestrides så meget desto mere. Der henvises til kommenteringen af RANGER afgørelsen i det afsluttende processkrift (…) og svarskriftet afsnit 6 (…) samt duplikken afsnit 2.5, (…). Det gøres uddybede med henvisning til ovenstående gældende, at  TREK ikke har løftet bevisbyrden for, at TREK var velkendt for cykler på det relevante tidspunkt i 2010 – heller ikke gennem de ensidigt indhentede erklæringer, som i bevismæssig henseende ikke kan tillægges nogen vægt, jf. duplikken, og at  beskyttelsesomfanget af TREK for cykler - selvom TREK måtte være velkendt for cykler, hvilket bestrides – ikke kan udstrækkes til at omfatte de af THansen under OUTTREK markedsførte produkter - cykeludstyr og cykeltøj (Produkterne) - idet brugen heraf under de konkrete omstændigheder ikke medfører og ikke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af TREKs/varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet, jf. betingelserne i

§ 4, stk.

1. De konkrete omstændigheder viser jo, at TREK reelt ikke bruger TREK for andet end cykler. Navn 1 TREK bruger som dokumenteret for de relevante produkter. Hertil kommer, at OUTTREK-mærkerne altid er markedsført fuldt loyalt sammen med det velkendte THansen brand som et entydigt signal til markedet om, hvorfra produkterne hidrører og dermed i overensstemmelse med god markedsføringsskik. De forskellige kundegrupper, som parterne henvender sig til, skal herved også tages i betragtning. 4.
2. TREK har udvist passivitet – Anbringende 8 40 TREK har som anført i svarskriftet og duplikken under alle omstændigheder udvist retsfortabende passivitet, jf.

§ 9

.

§ 9er det juridiske grundlag, som anbringendet om passivitet skal afgøres på.

THansens og OUTTREK-mærkernes stærke markedsidentitet TREKs anbringende om manglende kendskab til THansens brug af OUTTREK-mærkerne klinger noget hult, når THansens langvarige landsdækkende tilstedeværelse, stærke markedsidentitet og omfanget af markedsføring tages i betragtning. TREK har i perioden selv haft en aktiv tilstedeværelse på det danske marked med eget forhandlernet og egen flag ship store, dansk hjemmeside, mv. THansen distribuerede i perioden 2010 – 2017  204.000.000 kataloger/reklametryksager;  240.000 cykelkataloger; I perioden reklamerede THansen i betydeligt omfang  via sine mange landsdækkende butikker for Produkterne,  på landsdækkende Tv (fra 2003); samt  for Produkterne via internettet og sin webshop. THansen havde derfor en utvivlsom synlig markedsidentitet allerede i 2009/2010 og OUTREK-mærkerne opnåede, som før nævnt, også meget hurtigt – ultimo 2010 - en betydelig kendskabsgrad på grund af omfattende og effektiv markedsføring. Cykelbranchen er af relativ lille størrelse i Danmark målt med andre lande, og som i de fleste andre danske brancher kender alle/flertallet af forhandlere hinanden og holder et professionelt øje med hvad andre i branchen foretager sig. Den omstændighed, at samtlige eller i hvert fald hovedparten af indehavere og personale hos danske cykelforhandlere, herunder forhandlere af TREK-cykler, hver især formodes i perioden 2010-2017 på deres private bopæl at have  modtaget op til 5 stk. årligt af THansens 30 mio. husstandsomdelte kataloger/reklametryksager og  modtaget cykelkataloger løbende hvert år i perioden, respektive må have  set THansens Tv-reklamer og jævnligt  set THansen og Produkterne på internettet og andetsteds samt har  haft mulighed for online-køb af Produkterne bevirker, at det med sikkerhed kan konkluderes, at TREK har haft eller burde have haft kendskab allerede i 2009/2010 til THansens brug af OUTTREK-mærkerne for Produkterne. 41 Også TREKs markedsansvarlige for Danmark og TREKs professionelle rådgivere kan ikke have undgået at kende til OUTTREK-mærkerne eller burde i hvert fald have opnået et sådan kendskab, jf. U. 2011.3201S, der kommenteres nedenfor. Det samme gælder TREKs varemærkeagenter, mfl., der har overvåget konkurrentsituationen for TREK, herunder konkurrenters varemærker og markedsføring. Det kan derfor konkluderes og gøres gældende, at eksistensen af OUTTREK-mærkerne ikke af TREK kan være gået upåagtet hen/burde ikke være gået upåagtet hen. Det har således enhver faktisk og juridisk formodning i mod sig, at der er et sagligt grundlag for at gøre gældende, som TREK gør i replikken side 7:  ”at brugen af OUTTREK-mærkerne har været afskåret og fuldstændig af-sondret fra de steder, som TREK har været i forbindelse med, når Trek har markedsført eller solgt sine vare i Danmark” og  at der er tale om ”et lukket kredsløb”, jf. svarskriftet side 8 sidste afsnit, når der i perioden er husstandsomdelt 204 mio. reklametryksager, hvortil kommer et betydeligt antal cykelkataloger samt onlinemarkedsføring og -salg, mv visende OUTTREK-mærkerne. Der må trods alt være grænser for, hvad man som professionel aktør på det danske marked med overbevisning kan hævde, at man er uvidende om/har lukket øjnene for. Det af TREK udtalte, som gengivet i kursiv ovenfor, bestrides derfor som værende hævet over realiteterne. Det konkrete sagsforløb, herunder TREKs langvarige passivitet THansen er enig i, at passivitet skal bedømmes også ud fra de konkrete omstændigheder. De ovenfor anførte omstændigheder bevirker imidlertid, at det står endnu mere klart, at passivitet foreligger, end det gjorde med det faktum, der forelå i U.2011.3201S (Wolverline – figurmærke visende et poteaftryk). TREK har naturligvis meget længe haft kendskab til eller burde under alle omstændigheder have et sådant kendskab på grund af THansens og Produkternes stærke markedsidentitet. Således henvendte TREK sig først ved brev af

1. januar 2016 med anmodning om, at THansen ophørte med at anvende OUTTREK. Parterne udvekslede synspunkter om mærket OUTTREK indtil den
2. juni
3. Derefter hørte THansen først fra TREK efter ca. 6 måneder, den
4. december
5. Den
6. marts 2017 gentog THansen utvetydigt, at selskabet ikke ville ophøre med at anvende varemærket OUTTREK. Derefter passerede næsten 1 år inden stævning blev udtaget den
7. februar 2018 (uden påstandsdokument, der først blev sendt den
8. februar 2018). Hertil kommer, at TREK ikke under dette forløb gjorde indsigelse mod THansens dengang registrerede EU-mærke OUTTREK-TECHNOLOGY (figur). Det kom i sig selv som en overraskelse i stævningen, og først derefter anlagde TREK tillige en ophæ- 42 velsessag hos EUIPO. Det er således et faktum, at der siden september 2009 - hvor THansen indleverede sin oprindelige EU-varemærkeansøgning – er passeret 7 år, før TREK udtog stævning. Mere end 6 år var passeret fra TREKs første henvendelse til THansen regnet fra efter THansens ibrugtagning. THansen gør derfor med henvisning til sagens omstændigheder gældende, at OUTTREKmærkerne er benyttet  upåtalt af TREK i så lang tid på det danske marked og  benyttet af THansen i så stor udstrækning, at  OUTTREK-mærkerne derved har opnået en så betydelig værdi at THansen med føje kan gå ud fra, at OUTTREK-mærkerne fortsat kan anvendes uanfægtet af THansen. Den nævnte afgørelse U. 2011.3201S vedrørte mærket figurmærke Wolverine, registreret i Danmark den
9. august 1991 for outdoors fodtøj og visende et poteaftryk fra et fiktivt dyr. Det yngre mærke visende et fodaftryk af en jærv blev også benyttet for outdoors fodtøj. I sagen fandt retten, at der forelå risiko for forveksling. Under hensyn til, at figurmærket Wolverine havde været markedsført i Danmark siden september 2004 fandt retten, at de 3 år og 9 måneder, som var passeret før indehaveren af det yngre mærke gjorde indsigelse, den
10. juni 2008, ikke kunne anses som værende indenfor rimelig tid. Produkterne blev solgt gennem forskellige afsætningskanaler. Ganske som i nærværende sag, henviste retten til, at Wolverine fodtøj havde været markedsført landsdækkende – men kun i én landsdækkende reklametryksag fra Bilka - og siden kontinuerligt i diverse mode-og skoforretninger i hele landet. Det er korrekt, som TREK fokuserer på i replikken, at vidnet for Wolverline oplyste, at han havde været på messer og besøgt forretninger med henblik på afsætning. Imidlertid foreligger der intet oplyst om, at den yngre varemærkeindehaver havde deltaget i de samme messer. Tværtimod anførte indehaveren af det yngre mærke, at denne ikke havde haft rimelig anledning til at opdage Wolwerines aktivitet i Danmark. Herudover er messedeltagelsen ikke nævnt i dommens præmisser. I præmisserne nævnes kun, at markedsføring er sket i én landsdækkende reklametryksag fra Bilka og derefter kontinuerligt i knap 3 år og 9 måneder år i hele landet i diverse mode- og skoforretninger. Der er altså tale om en markedsføring, der er af betydelig mindre omfang end det, der er tale om i nærværende sag, og som retten i Wolverine alligevel fandt, måtte føre til, at det yngre 43 ”poteaftryks-mærke” burde kende til Wolverines poteaftryks-mærke. Yderligere henvises til SHD 16.8.2004, hvor der var tale om brug af identiske navne, IMAGINE, hvor passivitet indtrådte efter 3 år. I kendelse afsagt den
11. juni 2017 i sag A-3-17 Christiania Bikes ApS mod Virksomhed ApS 1's vedrørende brug bla. af mærket ”Christiania Cyklen” indtrådte passivitet efter 4 år. Det fastholdes derfor, at der utvivlsomt foreligger retsfortabende passivitet efter

§ 9

ved, at TREK trods sin tilstedeværelse i Danmark lader 7 år passere inden TREK indledte retsskridt og derved passivt accepterer THansens landsdækkende og intensive analoge og digitale markedsføring samt salg af Produkterne under OUTTREK-mærkerne. Der henvises tillige til det i svarskriftet og duplikken anførte. I relation til den af TREK refererede OBELIX dom af

1. oktober 2018 ØL (B2740005), bemærkes, at afgørelsen ikke er relevant i denne sag, fordi TREK netop har haft al mulig grund til at reagere: TREK har – i modsætning til sagsøgeren i OBELIX sagen endog længe haft en lokal tilstedeværelse både gennem sit store forhandlernet og egne flag ship stores. THansens markedsføring har endvidere været landsdækkende, omfattende og intensiv i alle årene. Alle TREKs forhandlere og deres personale har løbende i perioden modtaget hustandsomdelte THansen kataloger og THansens cykelkataloger, jf. ovenfor under afsnit 4.
2. I relation til passivitet bemærkes afsluttende, at en så stor koncern som TREK naturligvis foretager en markedsresearch af markedet inden etablering af et forhandlernet, og at TREK naturligvis herefter løbende foretager markedsresearchs og overvågning af markedet, aktørerne og disses produkter. Heller ikke med henvisning hertil kan TREK have eller burde ikke have undgået at bemærke THansen og THansens brug af OUTTREK- mærkerne. Endelig fremhæves, at der i USA findes virksomheder med tilstedeværelse på nettet, der markedsfører tilsvarende produktkategorier under OuTREK og OUTTREK, se der fremlagte bilag E1-3 http://www.outtrek.com/ og http://www.outrek.com/home.html, og som TREK ikke ses at have reageret overfor/ikke er gjort forsøg på at få bragt til ophør. Det samme gælder mærket Cross-Trek/Cross-Trek Collection, se https://www.granitegear.com/travel/wheeled. THansens provokation om hvorfor TREK heller ikke har reageret overfor denne brug er ikke besvaret af TREK.
3. SAMMENFATNING 5.1 Sammenfattende kan TREK ikke forhindre THansen i at bruge THansens brugsbaserede 44 varemærker OUTTREK/OUTTREK TECHNOLOGY for cykeludstyr og cykeltøj, når bevisførelsen viser, at
4. der ikke foreligger forvekslelighed, jf. at der er umiddelbart konstaterbare visuelle, lydlige og begrebsmæssige forskelle mellem TREK og OUTTREK/OUTTREK Technology (figurmærker), jf. svarskrift afsnit 6 og duplik afsnit 2.5;
5. TREK/TREKKING er svage -, generiske betegnelser også indenfor cykeludstyr, cykeltøj og cykler samt hyppigt anvendte/trafikerede varemærker, hvorfor beskyttelsesomfanget af TREK er begrænset;
6. TREK ikke var velkendt i 2010 for hverken cykler eller cykeludstyr, cykeltøj og cykeludstyr og at betingelserne i

§ 4, stk.

2, nr. 2 - hvis velkendthed for cykler måtte anses at foreligge – ikke er opfyldt;

1. TREKs under klasse 25 hørende produktkategorier først blev markedsført på det danske marked mange år efter 2010, og i helt begrænset omfang, jf. her særlig svarskriftet side 6, første og andet afsnit;
2. TREK siden 2009 ikke har dokumenteret reel brug af TREK for disse produktkategorier, Navn 1 da markedsføring er sket under ;
3. THansen i god tro og fuldt loyalt gennem 8 år har markedsført OUTTREK-mærkerne landsdækkende gennem omfattende og intensive kampagner, og OUTTRTEK-mærkerne derved har opnået en stærk markedsidentitet.
4. De forskellige kundesegmenter, som parternes produkter henvender sig til understøtter, at der ikke er tale om forvekslelighed eller handlinger i strid med god markedsføringsskik.
5. TREK har under alle omstændigheder – hvis forvekslelighed måtte blive anset for at foreligge - udvist retsfortabende passivitet, jf.

§ 9

, idet THansens brug er sket uden indsigelser fra TCBs side, uagtet TREK har og har haft en synlig og bred tilstedeværelse i Danmark, herunder gennem egne landsdækkende butikker, katalogdistribution, og online markedsføring og salg via egen web-shop.

1. Der er intet grundlag for at tilkende TREK erstatning, vederlag eller godtgørelse. …” Rettens begrundelse og resultat 45 Parternes varemærkerettigheder og markedsføring mv. Om Treks varemærkerettigheder kan det lægges til grund, at Trek aktuelt er indehaver af varemærket TREK (ord) i klasse 12, registreret med virkning fra den
2. juni 1992, og EU-varemærket TREK (ord), registreret med virkning fra den
3. august 2007 i klasserne 9, 11, 12, 18, 25, 28 og 43 og med virkning fra henholdsvis den
4. januar 2011 og den
5. marts 2016 tillige i klasserne 35 og
6. Efter bevisførelsen og det oplyste i øvrigt kan det endvidere lægges til grund, at Trek i løbet af 1990’erne etablerede et forhandlernetværk i Danmark og allerede for ca. 10 år siden etablerede sin egen første Trek flagship store i Danmark ved Aarhus/Tilst, der i 2016 blev suppleret af en ny Trek flagship store i Hellerup. Trek har markedsført sine produkter i Danmark aktivt i hvert fald siden 2003 i både forbruger- og forhandlerkataloger og på internettet samt via sponsorater og til forskellige cykelevents og messer i Danmark. Om T. Hansens varemærkerettigheder kan det lægges til grund, at T. Hansen med virkning fra den
7. september 2009 fik registreret EU-varemærket OUTTREK TEKNOLOGY (figur) i klasse 9 og 25, som T. Hansen senere ved ansøgning af
8. juni 2018 selv trak tilbage. T. Hansen indleverede derudover den
9. oktober 2015 en ansøgning til EUIPO om registrering af varemærket OUTTREK (figur) i klasserne 9, 11, 12 og 25, som T. Hansen trak tilbage den
10. marts
11. Efter bevisførelsen og det oplyste i øvrigt kan det endvidere lægges til grund, at T. Hansen i hvert fald siden 2010 har anvendt betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i Danmark for diverse cykeludstyr, herunder bl.a. sportsbeklædning, sko, tasker, nyrebælte og hjelme. T. Hansen har i hvert fald siden 2010 også markedsført disse i Danmark gennem cykelkataloger, i egne butikker og egen webshop samt i husstandsomdelte fysiske tilbudsaviser, der er omdelt jævnligt og kontinuerligt frem til og med 2018 i et oplag på mellem 20 og 30 millioner stk., varierende i de enkelte år. Spørgsmålet om krænkelse af Treks rettigheder Med hensyn til eventuel krænkelse af Treks rettigheder kan det indledningsvis lægges til grund, at ordet ’outtrek’ ikke er identisk med ordet ’trek’, men er et sammensat ord bestående af de to ord ’out’ og ’trek’, der begge er beskrivende ord, der har en selvstændig betydning hver for sig. Retten finder endvidere, at det sammensatte ord ’outtrek’ både visuelt, fonetisk og for så vidt angår betydning adskiller sig fra ordet ’trek’. 46 Det tilføjes, at ordet ’trek’ – ud over at være beskrivende – også er almindeligt brugt i Danmark, selv om det er et engelsk ord. ’Trek’ må således anses for at være blevet en naturlig del af dansk sprogbrug ligesom mange andre engelske ord og udtryk igennem de senere års stigende internationalisering af sproget. Ordet ’trek’ har derfor i forvejen en begrænset beskyttelse også i Danmark. Efter oplysningerne i sagen, herunder de fremlagte kopier af alle T. Hansens tilbudsaviser i perioden 2010 til 2018, finder retten herudover, at betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY heller ikke faktisk har været anvendt på en sådan måde, at de kan anses at ligge så tæt op af navnet TREK, at brugen af disse betegnelser udgør en grov krænkelse af Treks eventuelle rettigheder. T. Hansen har gjort gældende, at Trek har udvist retsfortabende passivitet og derfor ikke kan håndhæve sine eventuelle rettigheder i forhold til T. Hansen. I sager om krænkelser af varemærkerettigheder kan retsfortabende passivitet som udgangspunkt ikke indtræde, hvis den påståede krænkelse har været grov. Der henvises særligt til Højesterets dom trykt i UfR 2000.2469H (Grammy) og Sø- og Handelsrettens dom trykt i UfR 2018.1363SH (Obelix), stadfæstet ved Østre Landsret ankedom af
12. oktober 2018 i sag B-2740-17 (endnu ikke trykt). Da T. Hansens brug af betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY som anført ikke udgør en grov krænkelse af Treks eventuelle rettigheder, kan det således ikke allerede som følge heraf udelukkes, at T. Hansen vil kunne få medhold i synspunktet om, at Trek har udvist retsfortabende passivitet. Retten vil derfor først behandle spørgsmålet om retsfortabende passivitet. Retsfortabende passivitet Bestemmelsen om fortabelse af varemærkerettigheder på grund af passivitet fandtes i den dagældende varemærkelov § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af
13. februar 2017 med senere ændringer, der havde følgende ordlyd: ”En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke.” Tilsvarende bestemmelse er indeholdt i § 10 b i den nugældende varemærkelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af
14. januar
15. Efter retspraksis i sager om krænkelser af varemærkerettigheder, jf. særligt de anførte domme, lægges der ved vurderingen af retsfortabende passivitet blandt andet vægt på følgende i forhold til indehaveren af den yngre varemærkeret: 47 grovheden af den påståede krænkelse og eventuel ond tro hos indehaveren, samt hvor længe brugen har pågået, og hvor intensiv den har været, herunder omfanget og indholdet af markedsføring. I forhold til indehaveren af den ældre varemærkeret lægges navnlig vægt på, om indehaveren ved almindelig overvågning af sit marked har haft anledning til at opdage brugen af det yngre varemærke, f.eks. brugen af et omtvistet navn, og gøre indsigelse herom. For udenlandske varemærkeindehavere lægges der herunder vægt på, om selskabet mv. har været til stede på markedet i Danmark. Efter en samlet vurdering af oplysningerne i denne sag finder retten, at Trek burde have gjort indsigelse imod T. Hansens brug af de omtvistede betegnelser væsentlig tidligere end sket, og at der derfor er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Trek har udvist retsfortabende passivitet over for T. Hansen. Retten har herved lagt vægt på de oplysninger og omstændigheder i sagen, der er beskrevet oven for, og særligt at det er ubestridt, at T. Hansens påbegyndte brugen af betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i 2010, og at Trek først gjorde indsigelse herom ved brev af den
16. januar
17. Endvidere kan fremhæves, at Trek har været til stede på markedet i Danmark siden 1990’erne og allerede for ca. 10 år siden etablerede egen fysisk butik her, samt at T. Hansen har brugt de omtvistede betegnelser for produkter inden for samme marked og kontinuerligt og aktivt har markedsført disse, blandt andet i husstandsomdelte tilbudsaviser i meget stort antal. Yderligere kan fremhæves, at T. Hansen havde registreret EU- varemærket OUTTREK TECHNOLOGY i perioden
18. september 2009 –
19. juni 2018 uden at modtage indsigelser fra Trek. Sammenfattende frifindes T. Hansen således for alle Treks påstande allerede som følge af retsfortabende passivitet. Retten har herefter ikke anledning til at tage stilling til, om Trek kunne have fået hel eller delvis medhold i en eller flere af de mange individuelle påstande, der er nedlagt, hvis de påståede krænkelser var blevet påtalt tidligere. Sagsomkostninger Efter sagens udfald skal Trek betale sagsomkostninger til T. Hansen. Der er ikke oplyst om andre udgifter end til advokatbistand. Beløbet til dækning heraf fastsættes efter sagens forløb og oplysningerne om sagens værdi til 30.000 kr. 48 THI KENDES FOR RET: T. Hansen Gruppen A/S frifindes. Trek Bicycle Corporation skal inden 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til T. Hansen Gruppen A/S. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. Flemming Lindeløv Lotte Wetterling Bo Jul Linnemann