HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. juni 2023 Sag BS-48872/2021-HJR Kærende (Designer virksomhed) og Kærende (advokat Claus Barrett Christiansen for begge) mod Tagwerc Unternehmergesellschaft (s

§ 413, stk.

1, nr.

1. Sagens resultat bliver herefter, at retten nægter at fremme forbudsanmodningen. Efter sagens udfald skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende betale sagsomkostninger til TAGWERC Unternehmergesellschaft til dækning af rimelige advokatudgifter. Beløbet kan efter sagens karakter, omfang og forløb passende fastsættes til 40.000 kr. ekskl. moms. Der er ved beløbets fastsættelse taget hensyn til, at sagsomkostningerne i sager om krænkelse af immaterialrettigheder skal dække en væsentlig og passende andel af partens rimelige advokatudgifter, jf. retshåndhævelsesdirektivets artikel 14.” Kærende (Designer virksomhed) og Kærende kærede kendelsen til landsretten. Den
2. august 2021 stadfæstede landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse med følgende begrundelse: ”Af de af Sø- og Handelsretten anførte grunde og da Tagwerc Unternehmergesellschafts – efter det oplyste eneste – levering af de omstridte produkter til Danmark var direkte foranlediget af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes advokat, finder landsretten, at det ikke er godtgjort eller sandsynliggjort, at Tagwerc Unternehmergesellschafts adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, eller at Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes mulighed for at opnå deres ret vil for-spildes, hvis de henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf.

§ 413, nr.

2 og 3. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens kendelse. / 7 Idet Tagwerc Unternehmergesellschaft ikke har været repræsenteret af advokat i landsretten, skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke betale kæremålsomkostninger.” Parternes synspunkter Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har navnlig anført, at betingelserne i

§ 413, nr.

1-3, for nedlæggelse af midlertidigt forbud i Danmark er opfyldt. Sagen angår særligt en fortolkning af rettighedshaverens prøvekøb i relation til disse bestemmelser samt fortolkning af, hvorvidt der indenfor den EU-retligt harmoniserede immaterialret skal anvendes et EU-konformt passivitetsbegreb i relation til

§ 413

. Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har godtgjort, subsidiært sandsynliggjort, at de er indehavere af de rettigheder, der søges beskyttet ved forbud-det, hvorfor betingelsen i

§ 413, nr.

1, er opfyldt. Varemærkerne ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” har særpræg, og er ikke beskrivende for ”tekstiler” . Varemærket ”Navn 9” for ”stole” er registreret og ikke søgt udslet-tet, og det skal derfor lægges til grund som gyldigt. De centrale spørgsmål er herefter, om betingelserne i

§ 413, nr.

2 og 3, er opfyldt. Vedrørende

§ 413, nr.

2, er det ubestridt, at Tagwerc har solgt og leveret de omstridte produkter til Danmark. Derfor er der en krænkelse, der henhører under dansk jurisdiktion. Landsretten fandt til trods herfor, at det hverken var godtgjort eller sandsynliggjort, at Tagwercs adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og henviste til, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende alene har fremlagt dokumen-tation på et prøvekøb med levering i Danmark foranlediget af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes advokat. Der er imidlertid fast praksis for, at rettighedshaver kan dokumentere en krænkelse, som i henhold til deliktsværnetingsreglerne henhører under dansk jurisdiktion ved at foretage prøvekøb med levering i Danmark, jf. bl.a. UfR 2015.2434 H (Parfume Shop). / 8 Prøvekøb udgør i praksis ofte den eneste mulighed, rettighedshaveren har for at godtgøre eller sandsynliggøre, at der foreligger en adfærd, der nødvendiggør et midlertidigt forbud. Leveringen af prøvekøbet i Danmark udgør isoleret set en krænkelse af Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes danske varemærkerettigheder. Der henvi-ses til EU-Domstolens afgørelse af 14. december 2006 i sag C-316/05 (Nokia). Det er ubestridt, at Tagwerc under sagen i Sø- og Handelsretten blev opfordret til at bekræfte til retsbogen, at man ikke fremover ville foretage salg og markedsføring til Danmark, hvilket Tagwerc nægtede. Allerede af den grund nødvendiggør Tagwercs adfærd, at der nedlægges midlertidigt forbud. Vedrørende betingelsen i

§ 413, nr.

3, har Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke udvist passivitet i henhold til det EU-konforme passi-vitetsbegreb. Ifølge EU-Domstolen regnes passivitet fra tidspunktet, hvor indehaveren reelt har kunne håndhæve sin rettighed og har haft en grund til at gøre dette. Der henvises til EU-Domstolens afgørelse af

1. september 2011 i sag C-482/09 (Bud-weiser). Højesteret synes i UfR 2014.3658 H (Jensens Bøfhus) ligeledes at an-vende det EU-retlige passivitetsbegreb. Kærende (Designer virksomhed) har ikke i Danmark kunne håndhæve sine danske vare-mærkerettigheder, herunder anmode om midlertidige forbud overfor Tagwercs markedsføring og salg, før Tagwerc udvidede sine erhvervsaktiviteter til det danske territorium. Tagwerc har skjult, at de markedsførte, solgte og leverede til Danmark. De forudgående hændelser mellem parterne i Tyskland er uden betydning. Tagwerc har navnlig anført, at sagen skal afvises, da Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ændret og udvidet deres påstande. Det gælder særligt på-stand 3 og
2. Påstand 3 er langt bredere end for Sø- og Handelsretten og landsretten, idet påstanden for tidligere instanser alene vedrørte salg af Tagwercs egne produkter, men den er nu udvidet til at omfatte hele Tagwercs virksomhed, herunder produkter der ikke kommer fra Kærende (Designer virksomhed). Derfor skal påstanden afvises. På-stand 5 er ligeledes ændret og skal derfor afvises. Rette værneting for denne sag er endvidere Tyskland. / 9 Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ikke opnået brugsbaserede varemærkerettigheder til ordene ”Navn 3” , ”Navn 4” eller ”Navn 5” . Det registrerede varemærke ”Navn 9” er beskrivende og dermed ugyldigt. Kærende (Designer virksomhed) og Kærende besidder ligeledes ikke en varemærkeret til ordet ”Navn 11” eller ”Navn 1” . Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ikke gennem deres licensta-ger VS Vereinigte Spezialmöbelfabrikken GmbH & Co. KG opnået en ret til mærket ”Navn 12” . Tagwerc har derimod registreret ordmærket ”Navn 1” i 2012 i Tysk-land. Tagwerc har ikke krænket Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes rettigheder. Det bestrides, at der er sket andet salg til Danmark end de prøvekøb, Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har foretaget. Tagwerc har ikke foretaget nogen markedsføringsaktiviteter i Danmark eller rettet mod Danmark og har ikke udvidet sine forretningsaktiviteter til Dan-mark. Dette understøttes af, at Tagwercs hjemmeside ikke er på dansk. Tagwercs brug af ”Navn 3” , ”Navn 4” og ”Navn 5” for puder udgør ikke en krænkelse af Kærende (Designer virksomhed)s rettigheder, da stoffet til puderne er indkøbt fra Kærende (Designer virksomhed)s licenstager, der sælger stoffet med henblik på anvendelse. Kærende (Designer virksomhed) modtager royalties for salget af stoffet. Stoffet sælges af licenstageren med navnet ”Person” på. Tagwerc mar-kedsfører ikke puderne rettet mod det danske marked, og Tagwerc har aldrig påstået, at puderne var fremstillet af Person. Puderne er ubestridt blevet fremstillet af Tagwerc i Tyskland siden 2012 og udbydes internationalt med Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes viden. Filtpuden ”Navn 1” har ligeledes været solgt siden 2012 med Kærendes viden. Tagwerc leverer ikke til Danmark og afviste derfor af egen drift advokat Claus Barrett Christiansens bestilling af varer til Danmark. Tagwerc gjorde en undtagelse for ham og har hverken før eller efter leveret til Danmark. Der er i øvrigt indtrådt passivitet. I 2009 var Tagwercs eneste erhvervsaktivitet internationalt salg af Kærende (Designer virksomhed), både online og i butikker under navnet ”Navn 6” . Denne aktivitet startede med Kærende og Vidne 1's kendskab. Parterne talte bl.a. om, at deres hjemmesider skulle linke til hinanden. "Navn 6" lå bl.a. under / 10 domænenavnene "Hjemmeside 5" og "Hjemmeside 6". I 2012 mødtes Tagwerc som følge heraf med Vidne
3. Indtil 2018 drev Tagwerc denne internationale Person monobutik med Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes viden under navnet "Navn 6" og under bl.a. domænet "Hjemmeside 6” . I 2018 op-gav Tagwerc at specialisere sig i én designer og begyndte at handle med andre design. Derfor bruger Tagwerc ikke længere domæne-suffikset "Person". I dag anvender Tagwerc kun domænet "Hjemmeside 1". Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår påstande om midlertidige forbud mod markedsføring og salg ret-tet mod Danmark, som påstås at krænke Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes internationale og nationale varemærkerettigheder og rettigheder efter markedsføringsloven. Højesteret lægger til grund, at der fra Tagwerc Unternehmergesellschafts engelsksprogede webshop blev bestilt og leveret varer til Danmark. Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes påstande er formuleret, så de alene vedrører salg og markedsføring rettet mod Danmark. På den baggrund finder Højesteret, at der er værneting for sagen i Danmark. Tagwerc har endvidere påstået afvisning med henvisning til, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har ændret sine påstande for Højesteret. Højesteret finder, at der er tale om sproglige ændringer, som ikke giver grund-lag for at afvise kæren. Tagwercs principale påstand om afvisning tages derfor ikke til følge. Sagen angår herefter, om betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud er opfyldt, jf.

§ 413

. På baggrund af bevisførelsen, herunder forklaringerne for Sø- og Handelsret-ten, tiltræder Højesteret, at der siden 2009 løbende har været drøftelser mellem Kærende og Vidne 1, senere mellem Kærende (Designer virksomhed) og Tagwerc, om bl.a. et muligt samarbejde, om muligheden for at linke mellem deres respektive hjemmesider, og om Tagwercs markedsføring af Kærende (Designer virksomhed)-produkter og brug af navnet ”Person” . Højesteret lægger endvidere til grund, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærende gennem en årrække har haft kendskab til Tagwercs salg og markedsfø- / 11 ring på hjemmesiden Hjemmeside 1, hvor Tagwerc markedsfører sig som en international forhandler af Kærende (Designer virksomhed)-produkter. Endvidere solgte Tagwerc i 2018 domænenavnet Hjemmeside 3 til Kærende. Kærende (Designer virksomhed) og Kærende foretog i april 2020 prøvekøb, den 5. august 2020 gjorde de indsigelser mod Tagwercs aktiviteter, og den 1. oktober 2020 anlagde de sag om midlertidige forbud. Henset til Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes langvarige kendskab til Tagwerc herunder Tagwercs salg og markedsføring på hjemmesiden Hjemmeside 1, hvis indhold der nu søges nedlagt forbud mod i Danmark, finder Højesteret, at det ikke er sandsynliggjort, at Kærende (Designer virksomhed) og Kærendes mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis de henvi-ses til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf.

§ 413, nr.

3. Højesteret bemærker herved, at det EU-retlige passitivitetsbegreb, som Kærende (Designer virksomhed) og Kærende har påberåbt sig, angår materielle rettighe-der og ikke den processuelle ret til at få nedlagt et midlertidigt forbud. Da Tagwerc ikke har været repræsenteret af advokat for Højesteret, skal Kærende (Designer virksomhed) og Kærende ikke betale kæresomkostninger for Højesteret. THI BESTEMMES: Landsrettens kendelse stadfæstes. Ingen af parterne skal betale kæreomkostninger for Højesteret til den anden part. / /