SØ-OG HANDELSRETTEN KENDELSE afsagt den 10. januar 2024 Sag BS-33943/2023-SHR Herning Fabrics A/S (advokat Michael Hansen) mod OPUS ONE A/S (advokat Christian Janus Erdmann Fürst) og Geoff Anderson Da

§ 413

. / 32 I relation hertil bemærkes indledningsvist, at HERNING FABRICS blot skal sandsynliggøre de i

§ 413, nr.

1-3, nævnte betingelser. På baggrund af det ovenfor anførte, gøres det gældende, at HERNING FA-BRICS’ vare- mærke, TECHNICAL MERINO, er beskyttet som et gyldigt registreret varemærke i EU. Det er således dokumenteret, at HERNING FABRICS har den ret, der søges beskyttet ved for- buddet og påbuddet, jf.

§ 413, nr.

1. Det gøres herefter gældende, at de sagsøgtes adfærd nødvendiggør, at der meddeles for- bud og påbud, jf.

§ 413, nr.

1. Uanset HERNING FABRICS’ henvendelser overfor de sagsøgte, har de sagsøgte ikke udvist nogen reel vilje til at standse krænkelserne. Tværti-mod har HERNING FABRICS konstateret, at de sagsøgtes produkter fort-sat markedsføres hos diverse forhandlere under betegnelsen ”TechnicalMe-rino” . Som bilag 18, ekstraktens side 350, fremlægges udskrifter fra et udpluk af de sagsøgtes forhandlere den
2. november 2023, som fortsat anvender be-tegnelsen. De sagsøgtes krænkelser foregår således fortsat, hvorfor betingelsen i

§ 413, nr.

2, ligeledes må anses for godtgjort. Afslutningsvist gøres det gældende, at de sagsøgtes fortsatte markedsfø-ring og salg med- fører markedsforstyrrelser til skade for HERNING FA-BRICS, hvilket påfører HERNING FA- BRICS økonomiske tab. HERNING FABRICS har forsøgt loyalt at standse de sagsøgtes krænkelser udenretligt, desværre uden held. Betingelsen i

§ 413, nr.

3, er derfor lige-ledes godtgjort. 2.6. Sikkerhedsstillelse For så vidt angår de sagsøgtes selvstændige påstande om sikkerhedsstil-lelse bemærkes, at HERNING FABRICS utvivlsomt har godtgjort sin ret, hvorfor det er udelukket at kræve sikkerhedsstillelse som betingelse for nedlæggelse af forbud og/eller påbud. Der foreligger hverken bevistvivl eller retlig tvivl i sagen, hvorfor der ikke ses nogen grund til at kræve sikkerhed i henhold til

§ 415

. Selv hvis retten måtte finde, at forbud og påbud skal nedlægges mod en sikkerhedsstillelse, fordi en krænkelse alene måtte være sandsynliggjort, / 33 gøres det gældende, at denne må fastsættes under hensyntagen til den skade og ulempe, som et eventuelt uberettiget ned- lagt forbud måtte kunne indebære hos de sagsøgte. De sagsøgte har ikke ført noget som helst bevis for en sådan skade og ulempe, hvorfor en sikkerhedsstillelse alene kan fastsættes til et mindre skønsmæssigt beløb på ikke over kr. 50.

1. 2.
2. Sagsomkostninger HERNING FABRICS begærer sig tillagt omkostninger i henhold til retsplej-elovens §
3. Henset til, at tvisten dels omhandler krænkelse af HERNING FABRICS’ immaterielle rettigheder er forbudssagen omfattet af retshåndhævelsesdirekti-vet (direktiv 2004/48/EF), jf. artikel 2, stk.
4. HERNING FABRICS gør derfor gældende, at retten skal fastsætte sagsomkostninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirektivets artikel 14, hvorefter: ”Medlemsstaterne sikrer, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette.” Rækkevidden af artikel 14 blev fortolket af EU-Domstolen sag C-57/15 (United Video Properties), hvor Domstolen fastslog i præmis 26, at: ”Derimod kan krævet om, at den part, der taber sagen, skal bære de »rimelige« sagsomkostninger, ikke begrunde en lovgivning, der med henblik på gennemførelsen i en medlemsstat af artikel 14 i direktiv 2004/48 pålægger faste satser, der er væsentligt mindre end de gen-nemsnitssatser, der faktisk betales for advokatbistand i denne med-lemsstat.” Ovennævnte har medført ændringer i den danske praksis for udmåling af sagsomkostninger for sager indenfor området for immaterielle rettigheder, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i Østre Landsrets dom i U 2019.3930 Ø, hvor sagsomkostningerne til at dække udgifter til advokatbistand blev fast-sat væsentligt højere end hidtil set. / 34 På denne baggrund gør HERNING FABRICS gældende, at retten i denne sag tilsvarende skal fastsætte omkostninger i overensstemmelse med artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet. HERNING FABRICS vil i forbindelse med hovedforhandlingen nærmere redegøre for dennes udgifter forbundet med at føre sagen. …” For Opus One og Geoff Anderson Danmark er der i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af
5. november 2023, hvoraf fremgår: ”… SAGENS CENTRALE FAKTUM: "technical merino" er en deskriptiv betegnelse Rekvirenten postulerer, at sammensætningen af "technical" og "merino", "... er en ny og [har] usædvanlig betydning ..." (E-31). Postulaterne er falsum. Der er fremlagt adskillige bilag som dokumenterer den internationale brug af "technical merino", herunder bilag som dokumenterer den internationale brug laenge før rekvirenten registrerede sit figurmærke (bl.a. E-80, E-98, E-116 - alle fra 2011, E-145 – fra 2012). (F.eks. E-145): "... There is another company in the UK called EDZ that has technical merino for cycling and sports that looks good. There are other com-panies in the UK as well." Der er herunder bl.a. fremlagt bilag som specifikt vedrører rekvisitus Opus One A/S benyttelse førend rekvirenten end registrerede sit figurmærke (E-117 - fra 2012), og tredjemands benyttelse i relation til netop det danske marked (E-150 - dog med omvendt ordstilling - fra 2012; tredjemand angi-ver i alt 9 lande fordelt på 3 verdensdele (E-151)). Den overordnede relevante terminologi - "technical wool" - har været an-vendt i - i hvert fald - 6 årtier (E-59, f.eks. E-72ff). Begrebet "technical merino" er en internationalt anerkendt, herunder anvendt, deskriptiv betegnelse. Terminologien - "technical merino" - har været anvendt i - i hvert fald - et par årtier. / 35 Brugen af "technical" i terminologien "technical merino" refererer til det for-hold, at det rene naturprodukt (merino-ulden) "manipuleres", f.eks. ved iblanding af andre produkter i selve ulden, jf. i øvrigt også bl.a. E-
6. Brugen af "merino" i terminologien "technical merino" refererer til det for-hold, at det rene naturprodukt (merino-ulden) (hovedsageligt) er uld fra merino-fåret, jf. i øvrigt også bl.a. E-
7. Omfanget af rekvirentens eget brug Rekvirenten har ladet et figurmærke registrere (E-152). I fogedrekvisitionen angives bl.a. (E-10): "Varemærket har siden 2014 været anvendt i forbindelse med KEMOTEXTILs markedsføring." Rekvirenten har ikke dokumenteret, at dette er tilfældet. Det af rekvirenten postulerede omfang af brugen, herunder hvornår rekvirenten startede bru-gen, er i sin helhed bestridt af rekvisitus. Således som rekvirenten har oplyst sagen, kan rekvirentens faktiske benyt-telse af "technical merino" ikke dateres tilbage til før d.
8. september
9. Således som rekvirenten har oplyst sagen har rekvirentens egen faktiske benyttelse af "technical merino" til dato være begrænset til tekstil som me-tervare (alene klasse 24, og ikke klasse 25). Således som rekvirenten har oplyst sagen, har rekvirenten ikke selv solgt - endsige markedsført - produkter med benyttelsen af "technical me-rino" rettet mod forbrugere, herunder ikke solgt - endsige markedsført - så-danne beklædningsgenstande rettet til forbrugere. Således som rekvirenten har oplyst sagen, har rekvirenten en kunde - Martello ApS - der omkring årsskiftet 2021/2022 har haft angivet noget på dets hjemmeside som nærmere omtaler "Technical Merino". Den af rekvirenten påberåbte brug af "technical merino" (i øvrigt fra rekvirentens kunde - Martello ApS), som skete d.
10. juni 2021 (E-223) skete ved benyttelse af et da allerede eksisterende "tag", "#technical-merino" (E-408). Det pågældende "tag" indeholder adskillige tidligere ek-sempler på tredjemands benyttelse af "technical merino", herunder referen-cer til rekvisiti (E-156 - fra 2017, E-157 - fra 2018 og E222 fra 2020). Såvel tredjemands som rekvisiti benyttelse af "#technicalmerino" ligger således forud i tid for rekvirentens egen første benyttelse ultimo
11. / 36 End ikke rekvirenten selv betragter reelt sit figurmærke som havende et el-ler flere særpræg i forhold til de i rekvirentens figurmærke værende ord skrevet med normale skrifttyper (E-31). Det angives i registreringen af figurmærket, at dette ikke har erhvervet sær-præg (E152). På bevisets stilling kan det lægges til grund, at rekvirenten i mere end 5 år efter figurmærkets registrering af sit figurmærke undlod at gøre brug heraf. Rekvirentens evt. varemærkerettigheder er således slet ikke blevet behørigt udnyttet inden for den periode, hvorunder udnyttelsen skulle være sket for at beskytte varemærket mod tredjemands evt. krænkelse. Rekvisitis benyttelse af "technical merino Den praktiske benyttelse af "technical merino" er for persongalleriet i rela-tion til rekvisiti knyttet til det forudgående indpas, som var relevant for hikere/bjergbestigere (dette var omkring årtusindskiftet). Den praktiske be-nyttelse ligger således forud for såvel stiftelsen af Opus One A/S (d. 02.02.2002, jf. E- 291) og stiftelsen af rekvirenten (d. 28.10.2004, jf. E-276.) Opus One A/S har løbende haft varedeklarationer påført sine produkter, herunder har Opus One A/S løbende haft produkter til salg, som er blevet omtalt som værende et produkt med/af "technical merino" (eller "teknisk merino" eller "teknisk merino uld"). Rekvisitus Opus One A/S fik registreret "Geoff Anderson" som binavn i for-bindelse med selskabets stiftelse i 2002^ jf. E-298n-299ø, og rekvisitus Opus One A/S har solgt produkter under denne betegnelse siden da. "Geoff Anderson" er navnet på en serie af beklædningsprodukter fra rekvi-situs Opus One A/S, som er rettet mod lystfiskere. Produktlinjen "Geoff An-derson" har eksisteret i detailledet i mere end 25 år. Produkterne sælges in-ternationalt (over hele verdenen), men er i detailleddet pt. mest udbredt i Danmark, Østrig, Tyskland, Slovakiet, Polen, Letland, Holland, Sverige, Ir-land, England, Rumænien. Opus One A/S ejer ikke selv en tekstilfabrik, men har fået produceret tekstilprodukter til sig. Der blev ved svarskriftet fremlagt dokumentation for at en tekstilproducent har tilbudt "technical merino" til brug for et "Geoff Anderson"-produkt d.
12. juni 2012 (E-117). / 37 Rekvirenten postulerede efterfølgende, at det pågældende produkt kunne være rekvirentens, hvilket postulat dog kan affejes allerede fordi tekstilpro-ducentens email er omtrent 2 år forud i tid for rekvirentens postulerede første brug (2014, jf. E10). Måtte der antages at være varemærkerettigheder tilknyttet benyttelsen af "technical merino" som ikke anses at tilkomme andre end potentielt nærvæ-rende retssags parter, tilkommer sådanne varemærkerettigheder rekvisitus Opus One A/S, idet Opus One A/S har benyttet sig heraf endog førend re-kvirenten lod sit figurmærke registrere. I henhold til dokumentbeviserne har rekvisit! haft markedsført produkter, som forbrugerne har associeret med rekvisitus Opus One A/S' produktlinje, "Geoff Anderson" (E-156 - 2017 og E-157- 2018) førend rekvirenten tog sit figurmærke i brug, herunder er der er fremlagt dokumentation fra "waybackmachine", som udviser, at rekvisiti selv har markedsført produkter med angivelse af "technical merino" førend rekvirentens faktiske benyttelse (E-159 - 2018). [Rekvisitis faktiske benyttelse ligger forud herfor, jf. i øvrigt ovenfor.] Rekvisiti anvender Technical Merino deskriptivt. Tredjemands brug af ”technical merino” : "Technical merino" er blevet benyttet internationalt, herunder indenfor EU af andre end sagens parter, såvel længe før som efter at rekvirenten har fået registreret sit figurmærke. (De i sagen fremlagte eksempler på benyttelse findes E-80, E-96, E116, E-117, E-145, E-150 (dog omvendt ordstilling), E-358, E-359, E-360, E-361, E362f, E-364, E-370, E-425.) Bl.a. de mange som har benyttet betegnelsen "technical merino" som beteg-nelse i forbindelse med salget af flere konkrete produkter er det internatio-nale britiske topbrand "Burberry" (E-362f). Det kan lægges til grund som værende ubestridt (i øvrigt trods opfordring), at rekvirenten ingen relation har til disse produkter. Selve karakteren af den postulerede krænkelse: Rekvirentens postulater om, at rekvirentens og rekvisitus' mærker besidder en høj grad af visuel lighed m.m. bestrides. Rekvisiti har gennemgået disse postulater nærmere i duplikken (E- 43ff). Anvendelsen af "Technical Merino" er deskriptiv. Rekvisiti benyttelse heraf kan vel bedst sammenlignes med en vaskeanvisning. / 38 Rekvirenten har ikke selv markedsført "technical merino" i forbindelse med produkter rettet mod forbrugere, og rekvirenten har ikke dokumenteret, at forbrugere opfatter "technical merino" som værende udtryk for en refe-rence til rekvirentens produkt(er). Rekvirenten har ikke dokumenteret at nogen af rekvirentens produkter er blevet markedsført i relation til beklæd-ningsprodukter førend (tidligst)
13. Rekvisiti har markedsført "technical merino" i forbindelse med produkter rettet mod forbrugere, og rekvisiti har dokumenteret, at forbrugere opfatter "technical merino" som (også) værende udtryk for en reference til rekvisiti produkt(er) førend rekvirenten benyttede "technical merino". Rekvirentens figurmærke: Rekvirenten har fået registreret et figurmærke som et varemærke. Dette er ikke det samme som at rekvirenten har fået registreret de(t) ord, som er indeholdt i figurmærket som varemærke(r). De(t) i figurmærket indeholdte ord savner det fornødne særpræg til at disse (med rette) kan registreres som varemærke(r). Det kan noteres, at rekvirenten selv anser sit figurmærke "uomtvisteligt forvekslelige" med de i rekvirentens figurmærke værende ord skrevet med normale typer, jf. Fogedrekvisitionen (E- 12). I det omfang en evt. påstand herom nedlægges skal rekvirentens figur-mærke (E152) erklæres ugyldigt som varemærke. Ad postulerede krænkelse(r) efter markedsføringsloven. Rekvirenten postulerer, at rekvisiti har krænket rekvirenten i henhold til hhv. Markedsføringslovens §§ 3 og
14. Dette bestrides i sin helhed, herunder bestrides det at rekvisiti har haft til formål at udnytte rekvirentens markedsposition til egne varer til skade for rekvirentens virksomhed. De tidligere angivne bemærkninger ovenfor gentages i øvrigt. Ad sagsomkostninger: Nærværende sag fra rekvirentens side har ikke sin gang på jord, og dette må have stået rekvirenten klart allerede forud for indgivelsen af rekvisitio-nen. / 39 Rekvirenten har reelt overladt sagens faktuelt korrekte oplysning til rekvi-siti advokat, hvilket relevant advokatarbejde, rekvirenten skal kompensere rekvisiti for. Ad de oprindeligt nedlagte/reviderede påstand 2: Den af rekvirenten oprindeligt nedlagte påstand 2 var ganske omfattende, herunder ikke udelod denne ikke krav om tilbagekaldelse fra detailledet (forbrugerne). Evt. fremme af rekvirentens nuværende påstand 2 savner mening, hvilket forhold rekvirenten har været bekendt med endog før indgivelsen af foged-rekvisitionen. SAGENS CENTRALE JUS: De centrale hovedanbringender fra rekvisiti side er: at "technical merino" i sig selv er en deskriptiv betegnelse for tekstiler i form af et blandingsprodukt, hvori merinould er benyttet, at rekvisiti (og tredjemand) er berettiget til benytte "technical merino", at rekvirenten ikke ved registrering af "technical merino" har erhvervet rettighederne til alene at benytte betegnelsen "technical merino", at evt. rettigheder til at benytte "technical merino" ikke tilkommer rekviren-ten, (principalt at sådanne rettigheder ikke tilkommer nogen, subsidiært at ret-tighederne tilkommer rekvisiti Opus One A/S, idet denne har benyttet sig at "technical merino" på sådan vis, at rekvirentens registrering af figur-mærke og/eller senere benyttelse krænkede Opus One A/S allerede eksiste-rende rettigheder til at benytte "technical merino". at andres kommercielle udnyttelse af "technical merino" inden for såvel klasse 24 som klasse 25 har fundet sted såvel før som efter at rekvirenten lod sit figurmærke registrere, hvorfor rekvirenten ikke kan have opnået ret-tigheder som følge af den skete registrering, hvortil bemærkes, at rekviren-ten som følge af manglende brug ligeledes har mistet de ved registreringen evt. opnåede rettigheder. ANBRINGENDER: / 40 Til støtte for rekvisiti - OPUS ONE A/S' & Geoff Anderson Danmark ApS' påstande gøres det gældende:

§ 413, nr.

1. / 42 Retten finder det endvidere sandsynliggjort, at der ved Opus One og Geoff Andersons brug af ordene technical merino som dokumenteret under sagen sker en krænkelse af Herning Fabrics varemærke, jf.

§ 413, nr.

2, idet brugen må anses for brug af et lignende mærke for varer i samme kategori, som skaber en risiko for forveksling i den relevante omsætningskreds, jf. varemærkeforordningen artikel 9, stk. 2, litra b. Idet også de øvrige betingelser for at udstede forbud og påbud som påstået er opfyldt, tager retten de nedlagte påstande til følge. Idet Herning Fabrics som anført alene har sandsynliggjort, at der er sket en krænkelse af den påberåbte varemærkeret, finder retten, at forbuddet og på-buddet skal betinges af, at der stilles sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres Opus One og Geoff Anderson Danmark ved forbuddet og påbud-det, jf.

§ 415

. Efter en samlet vurdering fastsættes sikkerhedsstil-lelsen skønsmæssigt til 200.000 kr. Retten har herved blandt andet lagt vægt på Vidne 1's og Vidne 3's forklaringer om, at det specifikke udtryk ’Technical Merino’ ikke har nogen forretningsmæssig værdi for Opus One og Geoff Anderson Danmark. Opus One og Geoff Anderson Danmark skal efter sagens resultat betale sagsomkostninger til Herning Fabrics, der er momsregistreret. Sagsomkostningerne er efter sagens karakter, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgifter med 50.000 ekskl. moms og 750 kr. til retsafgifter. Der er ved omkostningsfastsættelsen taget hensyn til, at sagen er omfattet af artikel 14 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv af

1. april 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48). THI BESTEMMES: Hvis Herning Fabrics A/S senest den
2. januar 2024 stiller sikkerhed på 200.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud: ”OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS forbydes at anvende betegnelsen TECHNICAL MERINO i forbindelse med tekstilvarer og beklædningsgenstande i EU. / 43 OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS påbydes at tilbagekalde alle leverede produkter markedsført under betegnelsen TECHNICAL MERINO, som illustreret i bilag 1, fra sine forhandlere og samarbejdspartnere i EU.” OPUS ONE A/S og Geoff Anderson Danmark ApS skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 50.750 kr. til Herning Fabrics A/S. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. / / Publiceret til portalen d. 10-01-2024 kl. 10:03 Modtagere: Sagsøgte OPUS ONE A/S, Advokat (H) Michael Hansen, Advokat (H) Christian Janus Erdmann Fürst, Sagsøgte Geoff Anderson Danmark ApS, Sagsøger Herning Fabrics A/S /