Obsah (6)

§ 413§ 415§ 421§ 587§ 586§ 414

ØSTRE LANDSRET KENDELSE afsagt den 5. september 2024 Sag BS-1863/2024-OLR (10. afdeling) Geoff Anderson Danmark ApS og Opus One A/S (advokat Christian Janus Erdmann Fürst for begge) mod Herning Fabric

kapitel

1. Det er i den forbindelse en betingelse, at Herning Fabrics kan bevise eller sandsynliggøre sin ret til TECHNICAL MERINO, at Opus One og Geoff Andersons handling eller undladelse gør det nødvendigt at meddele et forbud eller påbud, samt at Herning Fabrics ikke kan beskytte sin ret, hvis denne skal afvente en almindelig retssag. Det er Herning Fabrics’ opfattelse, at ovennævnte betingelser er opfyldt. 3.2.2 Gyldigheden af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig) Det fastholdes i sin helhed, at der består en klar formodning for, at Herning Fabrics har en gyldig varemærkeret til TECHNICAL MERINO. Det er således OPUS ONE og Geoff Andersons bevisbyrde at dokumentere, at betegnelsen TECHNICAL MERINO opfattes beskrivende blandt den relevante omsætningskreds i EU. Dette fremgår også udtrykkeligt af Sø- og Handelsrettens præmisser i sagen for første instans: … Det bestrides, at OPUS ONE og Geoff Anderson har afkræftet den omtvistede varemærkeregistrerings berettigelse i forbindelse med kæresagen for Østre Landsret. / 9 Det gøres gældende, at dét materiale, OPUS ONE og Geoff Anderson har fremlagt i sagen – herunder i forbindelse med kæren til Østre Lands-ret – ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre, at TECHNICAL MERINO blev anset for beskrivende blandt omsætningskredsen i EU forud for ansøg ningstidspunktet den
2. december
3. - Det bemærkes i forlængelse heraf, at TECHNICAL MERINO er et varemærke registreret i EU, hvorfor opfattelsen af TECHNICAL MERINO skal vurderes ud fra offentligheden og den relevante omsætningskreds i EU. Det er således uden relevans for sagen, hvordan omsætningskredsen udenfor EU opfatter varemærket. Der henvises i sin helhed til det i kæresvarskriftet, side 3-8, anførte, som dog ikke vil blive gentaget slavisk i nærværende påstandsdokument. Sammenfattende bemærkes dog, at den stedfundne bevisførelse højest viser, at omsætningskredsene i USA, UK, New Zealand og Norge aktuelt anvender betegnelsen TECHNICAL MERINO i mere eller mindre grad. Dette kan imidlertid ikke anvendes som dokumentation for, at TECHNICAL MERINO blev opfattet beskrivende i EU ved ansøgningstidspunktet i
4. Videre gøres det gældende, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO ikke opfattes beskrivende blandt den danske omsætningskreds. Der henvises i den forbindelse til den af OPUS ONE indleverede varemærkeansøgning for TECHNICAL MERINO som ordmærke den
5. februar 2024, dvs. efter anlæg af nærværende kæresag. Varemærkeansøgningen er åbenlyst indleveret i ond tro. OPUS ONE har efter al sandsynlighed indleveret varemærkeansøgningen i håb om, at Patent- og Varemærkestyrelsen ville afvise varemærket som værende beskrivende og uden fornødent særpræg, som påstået af OPUS ONE og Geoff Anderson. Dette er imidlertid ikke sket. Patent- og Varemærkestyrelsen har godkendt varemærkeansøgningen uden indvendinger i relation til særpræg. Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark – ligesom EUIPO – af egen drift undersøger for absolutte hindringer, herunder særpræg og deskriptivitet, ved modtagelse og behandling af nye varemærkeansøgninger. Findes der absolutte hindringer for registreringen, vil Patent- og Varemærkestyrelsen udstede en afvisning. Der henvises i den forbindelse til Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines om behandling af varemærkeansøgningen,hvorved fremgår: ”En varemærkeansøgning kan offentliggøres i Dansk Varemærketidende, når formaliteterne omkring ansøgningen og varefortegnelse er i oden, og når styrelsen ikke har fundet absolutte hindringer for ansøgningen.” / 10 Det gøres således gældende, at Patent-og Varemærkestyrelsen så sent som i februar 2024 har foretaget en særprægsvurdering af ordsammensætningen TECHNICAL MERINO og fundet, at mærket har fornødent særpræg for tekstilvarer i klasse 24 og beklædningsgenstande i klasse
6. Det bemærkes i forlængelse heraf, at det forekommer bemærkelsesværdigt og vildledende, at OPUS ONE ikke har fundet anledning til at oplyse om godkendelsen af det ansøgte mærke ved Patent-og Varemærkestyrelsen – dette særligt henset til, at OPUS ONE og Geoff Anderson har fremlagt en forundersøgelse af selvsamme mærke forestået af Patentstyret i Norge, jf. nærmere nedenfor i afsnit 3.2.
7. Det gøres gældende, at OPUS ONE, Geoff Anderson og advokat Janus Fürsts fremlæggelse af forundersøgelsen fra Patentstyret i Norge, og angivelse af at ”Norge/norsk ret er på mange områder et sammenligne-ligt retssystem” uden samtidig oplysning om, at Patent- og Varemærkestyrelsen var kommet til den modsatte konklusion, er udtryk for vildledning og bevidst afgivelse af urigtige oplysninger for retten. Det er indkæredes opfattelse, at en sådan handlemåde ikke er i overensstemmelse med god advokatskik og alle rettigheder forbeholdes i den henseende. Østre Landsret kan på baggrund af ovenstående lægge til grund, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO har oprindeligt særpræg. 3.2.3 Påstået degenerering af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig) I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson desuden gjort gældende, at ” Herning Fabrics har ladet sit figurmærke udnytte af andre i en sådan grad, at evt. oprindelige rettigheder til ’technical merino’ må anses for at være fortabt” . Dette må i sin helhed bestrides. Det gøres gældende, at Opus One og Geoff Anderson ikke har fremlagt bevis for, at Herning Fabrics’ varemærkerettigheder til TECHNICAL MERINO er degenereret i EU. Den af OPUS ONE og Geoff Anderson fremlagte bevisførelse godtgør ikke, at der i dag er tale om at TECHNICAL MERINO er en generisk betegnelse indenfor EU. OPUS ONE og Geoff Anderson har – om end med enkelte undtagelser – i al sin væsentlighed vist beskrivende brug af ”technical merino” udenfor EU. Desuden dokumenterer godkendelsen af varemærkeansøgningen TECHNICAL MERINO som ordmærke i Danmark, at varemærket ikke tilnærmelsesvist er degenereret for hverken tekstilvarer i klasse 24 eller beklædningsgenstande i klasse
8. for / 11 Østre Landsret kan derfor lægge til grund, at ordsammensætningen TECHNICAL MERINO ikke er degenereret. 3.2.4 Forundersøgelse af TECHNICAL MERINO i Norge … OPUS ONE og Geoff Anderson [har] fremlagt en rapport fra Patentsty-ret i Norge, der har foretaget en forundersøgelse af ordsammensætnin-gen TECHNICAL MERINO og fundet, at mærket – efter norsk vare- mærkepraksis – ikke opfylder kravet om særpræg. I relation hertil bestrides, at norsk ret på mange områder er sammenligneligt med EU-varemærkesystemet, som ellers påstået af OPUS ONE og Geoff Anderson. Tværtimod er der talrige eksempler på afgørelser, hvor Patentstyret har anvendt en langt mere restriktiv og særegen særprægsvurdering end EUIPO og Patent-og Varemærkestyrelsen, herunder også for ordmær-ker indeholdende engelske ord. Der henvises i den forbindelse til de fremlagte eksempler på varemærkeansøgninger for THE HAIR PROJECT ansøgt i EU og Norge, GRAYNESS ansøgt i EU og Norge samt VITAYUMMY ansøgt i EU og Norge. 3.2.5 Brug af EUTM 012437232 TECHNICAL MERINO (fig) I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson desuden gjort gældende, at Herning Fabrics ikke har ”gjort reel brug af varemærket i EU i et omfang, der er tilstrækkeligt for at opretholde varemærkeregi-streringen for beklædningsgenstande ”. Dette bestrides. Der henvises til …, hvor der er fremlagt daterede fakturaer, ordrebekræftelser, udskrift fra hjemmesider og sociale medier, der alle dokumenterer brug af TECHNICAL MERINO. Det gøres gældende, at det er tilstrækkeligt, at Herning Fabrics kan dokumentere brug af TECHNICAL MERINO i Danmark, jf. herved EUIPO Guidelines (EUIPO Guidelines, Part C Opposition, Section 7 Proof of Use, 3.2 EUTMs: use in the European Union): … Endeligt henvises der i sin helhed til Sø- og Handelsrettens kendelse: … 3.2.6 Beskrivende brug af TECHNICAL MERINO / 12 I forbindelse med kæresagen har OPUS ONE og Geoff Anderson videre gjort gældende, at dennes brug af TECHNICAL MERINO er sket beskrivende og således er omfattet af varemærkelovens § 10, stk. 1, nr.
9. I relation hertil skal det bemærkes, at der i sagen er påberåbt et varemærke registreret i EU, hvorfor hjemlen for ovenstående anbringende skal findes i varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, litra c, hvorefter et EU-varemærke ikke giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand af gøre erhvervsmæssig brug af tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mæng-de, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne. I forlængelse heraf bemærkes, at betegnelsen TECHNICAL MERINO ikke er uden særpræg ligesom udtrykket ikke vedrører varernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne. Der henvises i den forbindelse til Patent- og Varemærkestyrelsens godkendelse af varemærkeansøgningen for TECHNICAL MERINO som ordmærke for tekstilvarer i klasse 24 og beklædningsgenstande i klasse
10. Videre fremgår af varemærkeforordningens artikel 14, stk. 2, at undtagelsen i varemærkeforordningens artikel 14, stk. 1, litra c, at bestemmelsen kun finder anvendelse, hvis tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. I forlængelse heraf bestrides, at OPUS ONE og Geoff Andersons brug af TECHNICAL MERINO er sket i overensstemmelse med god markedsføringsskik allerede, fordi betegnelsen ikke er anvendt beskrivende, men som blikfang på såvel emballage og i produkttitler online, jf. bl.a. bilag
11. / 13 Som det fremgår af ovenstående, kan OPUS ONE og Geoff Andersons brug af betegnelsen TECHNICAL MERINO næppe anses som værende sket i overensstemmelse med god markedsføringsskik. TECHNICAL MERINO fremgår ikke som en del af en produktbeskrivelse eller beskrivelse af tekstilvarens indhold, men anvendes derimod som produkttitel skrevet indledningsvist som et navn med anvendelse af store startbogstaver, ”TechnicalMerino” , samt som logo påført produktet. 3.2.7 Betingelser for forbud og påbud På baggrund af ovenstående – sammenholdt med det for Sø-og Handelsretten anførte – fastholdes i sin helhed, at betingelserne for meddelelse af forbud og påbud er opfyldt, jf.

§ 413

. I relation hertil bemærkes indledningsvist, at Herning Fabrics blot skal sandsynliggøre de i

§ 413, nr.

1-3, nævnte betingelser. På baggrund af det ovenfor anførte, fastholdes i sin helhed, at Herning Fabrics’ varemærke – TECHNICAL MERINO – er beskyttet som et gyldigt registreret EU-varemærke. Det er således dokumenteret, at Her-ning Fabrics har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet og påbud-det, jf.

§ 413, nr.

1. Herning Fabrics har desuden sandsynliggjort, at OPUS ONE og Geoff Andersons brug af ordene TECHNICAL MERINO i forbindelse med produktnavne og emballage, udgør en krænkelse af Herning Fabrics varemærkerettigheder og markedsføringsloven. Uagtet Herning Fabrics’ henvendelser overfor OPUS ONE og Geoff Anderson, samt Sø-og Handelsrettens kendelse i øvrigt, har OPUS ONE og Geoff Anderson ikke udvist nogen reel vilje til at standse krænkelserne. Tværtimod ses betegnelsen TECHNICAL MERINO sta- / 14 dig anvendt blandt en lang række af OPUS ONE og Geoff Andersons forhandlere. Der henvises i den forbindelse til …, der viser udskrifter fra Geoff Andersons forhandlere og samarbejdspartnere, hvor dennes produkter fortsat pr.
2. april 2024 markedsføres under betegnelsen TECHNICAL MERINO. Det fastholdes således i sin helhed, at OPUS ONE og Geoff Andersons adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og påbud, ligesom at Herning Fabrics mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis denne henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf.

§ 413, nr.

2 og

1. Samlet set gøres derfor gældende, at Sø- og Handelsrettens kendelse af
2. januar 2024 bør stadfæstes. 3.2.8 Sikkerhedsstillelse For så vidt angår OPUS ONE og Geoff Andersons selvstændige påstan-de om sikkerhedsstillelse bemærkes, at Herning Fabrics har godtgjort sin ret, hvorfor det er udelukket at kræve sikkerhedsstillelse som betin-gelse for nedlæggelse af forbud og påbud. Der foreligger hverken bevistvivl eller retlig tvivl i sagen, hvorfor der ikke ses nogen grund til at kræve sikkerhed i henhold til

§ 415

. Selv hvis Landsretten måtte finde, at forbud og påbud skal nedlægges mod sikkerhedsstillelse, fordi en krænkelse alene måtte være sandsynliggjort, gøres det gældende, at denne må fastsættes under hensyntagen til den skade og ulempe, som et eventuelt uberettiget nedlagt forbud måtte kunne indebære hos OPUS ONE og Geoff Anderson. Der henvises i den forbindelse til Vidne 1 (OPUS ONE One) og Vidne 3's (Geoff Anderson) forklaringer i sagen for Sø-og Handelsretten, hvorved det blev oplyst, at betegnelsen TECHNICAL MERINO ikke har nogen forretningsmæssig værdi for hverken OPUS ONE eller Geoff Andersen, jf. kendelsen side 19 øverst: … OPUS ONE og Geoff Anderson har således ikke ført bevis for skade eller ulempe forbundet med et forbud og/eller påbud, hvorfor en sikkerhedsstillelse alene bør fastsættes til et skønsmæssigt beløb på ikke over kr. 50.000. 3.2.8. Sagsomkostninger Med henvisning til Retshåndhævelsesdirektivet og sag C-57/15 (United Video Properties) begærer Herning Fabrics sig tillagt sagsomkostninger / 15 i forbindelse med kæresagen i det tilfælde, at Landsretten tager Her-ning Fabrics påstand om stadfæstelse til følge, jf.

§ 421

. I forlængelse heraf bemærkes, at det skal tillægges omkostningsmæssig betydning til skade for OPUS ONE og Geoff Anderson, at der i forbindelse med kæren er fremlagt over 50 nye bilag, som ikke giver anled-ning til anden vurdering af særpræget for varemærket TECHNICAL MERINO, herunder særligt henset til, at langt størstedelen af materialet er udateret og vedrører brug af TECHNICAL MERINO udenfor EU. Videre har OPUS ONE og Geoff Anderson fremlagt udskrifter for Herning Fabrics – lovlige og rimelige – anmodninger om fristudsættelse ved EUIPO samt EUIPOs imødekommelse heraf, som ligeledes er sagen uvedkommende. Dette bør selvsagt tillægges omkostningsmæssig betydning til skade for OPUS ONE og Geoff Anderson. Henset til, at tvisten dels omhandler krænkelse af Herning Fabrics’ immaterielle rettigheder er forbudssagen omfattet af retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF), jf. artikel 2, stk.

1. Herning Fabrics gør derfor gældende, at Landsretten skal fastsætte sagsomkostninger i overensstemmelse med retshåndhævelsesdirekti-vets artikel 14 …” Herning Fabrics har indleveret en omkostningsopgørelse, hvorefter selskabet har eller forventes at afholde en udgift til advokat for landsretten på 234.400 kr. ekskl. moms, og har haft en udgift til advokat for Sø- og Handelsretten på 279.578,40 kr. ekskl. moms. Landsrettens begrundelse og resultat Formaliteten Herning Fabrics’ påstand om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendel-se bestemte om sikkerhedsstillelse er nedlagt i kæresvarskriftet, som er indleveret den
2. juni
3. Påstanden om forhøjelse af de sagsomkostninger, Herning Fabrics blev tilkendt ved Sø- og Handelsrettens kendelse, er først nedlagt under den mundtlige forhandling. Hernings Fabrics har herved kæret uden brug af appelfunktionen på Domstolenes sagsportal som krævet efter

§ 587, stk.

1, jf. § 427, stk. 2, jf. § 393, stk. 3, jf. § 148 a, stk. 1, og forarbejderne til sidstnævnte bestemmelse sammenholdt med afsnit 31 i Domstolsstyrelsens ”Vejledning til minretssag.dk” og Højesterets kendelse gengivet i U.2021.1632H. Kæresvarskriftet med påstand om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse er endvidere indleveret efter udløbet af kærefristen i

§ 586, stk.

1, jf. § 427, stk. 2. Påstanden om / 16 forhøjelse af sagsomkostningerne er ligeledes nedlagt efter udløbet af kærefristen. Herefter, og da der ikke ses at foreligge særlige omstændigheder, som gør, at Herning Fabrics’ kære bør tillades i medfør af

§ 586, stk.

4, 2. pkt., afvises selskabets påstande om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse og om sagsomkostninger, jf.

§ 586, stk.

4,

1. pkt. Realiteten Opus One og Geoff Anderson har gentaget deres anbringender om, at Herning Fabrics’ registrerede EU-varemærke TECHNICAL MERINO er ugyldigt som følge af manglende særpræg eller manglende brug og har herved henvist til det yderligere materiale, som de har fremlagt for landsretten, herunder Opus Ones anmodninger til EUIPO om ophævelse af varemærket som følge af manglende særpræg eller manglende brug og det norske Patentverks vurdering, hvorefter TECHNICAL MERINO ikke kan registreres som varemærke som følge af manglede særpræg. Som anført af Sø- og Handelsretten består der en formodning for, at det af EU-IPO registrerede EU-varemærke er gyldigt og herunder besidder fornødent særpræg. Landsretten bemærker, at det materiale, som Opus One og Geoff Anderson har henvist til støtte for anbringendet om manglende særpræg, for en dels vedkommende er udateret og/eller angår brug af betegnelsen ”technical merino” udenfor EU eller angår andre betegnelser og varemærker og/eller norsk varemærkeretlig praksis. Herefter, og af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, er der ikke tilvejebragt fornødent grundlag for at antage, at Herning Fabrics’ registrerede EUvaremærke TECHNICAL MERINO som følge af indehaverens virksomhed eller passivet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registret, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning af
2. juni 2017 om EU-varemærker (kodifikation) (2017/1001) artikel 58, stk. 1, litra b, eller er fortabt som følge af manglende brug, jf. forordningens artikel 58, stk. 1, litra a, at formodningen for varemærkets gyldighed ikke kan opretholdes. Det er ligeledes sandsynliggjort, at Opus One og Geoff Andersons krænker Herning Fabrics’ varemærkeret. Betingelsen i

§ 413, nr.

1, er dermed opfyldt. Hernings Fabrics har som for Sø- og Handelsretten tillige gjort gældende, at selskabets rettigheder efter markedsføringsloven er krænket. Landsretten bemærker, at en krænkelse heraf i givet fald alene vil kunne begrunde forbud og / 17 påbud vedrørende markedsføring i Danmark. Herefter, og da den sandsynlig-gjorte varemærkekrænkelse indebærer, at betingelserne for nedlæggelse af for-bud og påbud vedrørende markedsføring i hele EU som principalt påstået af Herning Fabrics er opfyldt, finder landsretten ikke anledning til at tage stilling til, om der også er sandsynliggjort en krænkelse efter markedsføringsloven. Også efter bevisførelsen for landsretten er det sandsynliggjort, at Opus One og Geoff Andersons adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og påbud som påstået, og at Herning Fabrics’ mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis Herning Fabrics henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf.

§ 413, nr.

2 og 3, ligesom hensynene nævnt i

§ 414

ikke er til hinder for, at der meddeles forbud og påbud som bestemt ved den kærede kendelse. På den baggrund, og da landsretten i det hele kan tiltræde det af Sø- og Handelsretten anførte om sikkerhedsstillelse, stadfæster landsretten kendelsen. Sagsomkostninger Efter sagens udfald skal Opus One og Geoff Anderson i sagsomkostninger for landsretten betale 200.000 kr. til Herning Fabrics til dækning af udgift til advokatbistand ekskl. moms. Der er ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens karakter, omfang og forløb, herunder den betydelige mængde yderligere materiale, som Opus One og Geoff Anderson har fremlagt for landsretten. Det er taget i betragtning, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der må anses for at have vundet sagen, har afholdt, bæ-res af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af

1. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i blandt andet dom af
2. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). THI BESTEMMES: Herning Fabrics A/S’ påstande om ændring af det ved Sø- og Handelsrettens kendelse bestemte om sikkerhedsstillelse og om forhøjelse af de sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, som Herning Fabrics A/S blev tilkendt ved kendelsen, afvises. Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal Opus One A/S og Geoff Anderson Danmark ApS inden 14 dage solidarisk betale 200.000 kr. til Herning Fabrics A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. / 18 / Publiceret til portalen d. 05-09-2024 kl. 10:03 Modtagere: Advokat (H) Christian Janus Erdmann Fürst, Kærende Geoff Anderson Danmark ApS, Advokat (H) Michael Hansen, Indkærede Herning Fabrics A/S, Kærende OPUS ONE A/S /