sø- & handelsrettens dombog

‐ evh udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. februar 2008 kl. 10.00 blev af retten i sagen v‐11‐06 meridiana s.p.a. (advokat mads marstrand‐jørgensen) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat tomas ilsøe andersen) procestilvarslet: société des hôtel méridien s.a. (patent agents chas. hude a/s ) afsagt sålydende d o m: sagen drejer sig om, hvorvidt det i danmark registrerede figurmærke le meridi‐ en er til hinder for, at meridiana s.p.a. som indehaver af den internationale registrering under madrid‐protokollen nr. 566456 meridiana <w> kan registreres i danmark, herunder spørgsmålet om mærkernes forvekslelighed, prioritetsstilling, - 2 - og om betydningen af en mellem rettighedshaverne indgået fransk aftale om mærkernes sameksistens. meridiana s.p.a. (herefter meridiana) har nedlagt påstand om, at ankenævnet for patenter og varemærker tilpligtes at anerkende, at den danske del af varemærket mp566465 kan registreres endeligt. ankenævnet for patenter og varemærker (herefter ankenævnet) har nedlagt påstand om frifindelse. société des hôtel méridien s.a. er procestilvarslet i sagen. sagsfremstilling meridiana var indehaver af det i danmark under vr 01.884.1992 registrerede varemærke meridiana for klasse 39: transport af rejsende; lufttransport, drift af lufthavne; udlejning af befordringsmidler til transport samt kontrol af befordringsmidler og varer for transporten; oplysningsvirksomhed ydet af rejse‐ og turistkontorer på rejser eller ved transport af varer; oplysning af priser, tidsplaner samt, om hvilke varer der kan transporteres. varemærket var registreret med prioritet fra en
2. januar 1991 og udløb den
3. marts
4. i maj 2001 indgav meridiana ansøgning om registrering af eu–varemærket meridiana (trademark nr. 002210201) for blandt andet vareklasse
5. varemærket blev tillagt prioritet fra
6. januar 1991, men ansøgningen blev trukket tilbage efter indsigelse fra société des hôtels méridien, der er indehaver af figurmærket le meridien, hvori le er skrevet med håndskriftslignende typer. den
7. juni 2002 underrettede world intellectual property organization (wipo) patent– og varemærkestyrelsen om, at meridiana som indehaver af den internationale registrering under madrid protokollen nr. 566456 meridiana <w> havde designeret danmark den
8. marts
9. for klasse 39:transport services for travellers, air transport, airport management services, aircrafts rental services, information services on travel or the transport of goods or persons, information on - 3 - fare and rates, timetable, goods for transport, pre‐transport control services for aircrafts and goods, reservation services for seats for travel. varemærket blev registreret og offentliggjort i dansk varemærketidende den
10. oktober
11. chas. hude a/s på vegne af société des hôtels méridien fremsatte den
12. december 2002 indsigelse mod designeringens gyldighed efter varemærkelovens § 23 under henvisning til, at det yngre mærke meridiana var forveksleligt med indsigerens internationale under madrid protokollen registrerede figurmærke le meridien, mp741561, der har prioritet fra den
13. juli 2000, samt til at ydelserne var identiske eller ligeartede. le meridien er registreret for bl.a. klasse 39: transport of people or freight; packaging and storage of goods; organization of trips and excursions; freight forwarding; arranging of cruises; escorting of travelers; sightseeing; tourism and travel agencies (except for reservation of hotels, boarding houses); travel and transport information; reservation of places for tourism, travel and transport purposes; chauffeur services; car shuttle service; bus transport; courier services (messages and merchandise); car rental. ved patent– og varemærkestyrelsens afgørelse af den
14. juli 2004 blev indsigelsen delvist taget til følge, hvorefter designeringen alene blev opretholdt for følgende ydelser i klasse 39: ”aircrafts rental services” og ”pre‐transport control services for aircrafts and goods”. patent – og varemærkestyrelsen fandt, at mærkerne var forvekslelige, idet der var synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, og idet der forelå direkte kollision mellem en række tjenesteydelser. ankenævnet for patenter og varemærker stadfæstede den
15. november 2005 afgørelsen i henhold til de af patent‐ og varemærkestyrelsen anførte grunde. meridiana har i november 2006 ansøgt patent‐ og varemærkestyrelsen om registrering af varemærket meridiana på grundlag af eu‐ varemærkeansøgningen. registreringssagen er fortsat under behandling. meridiana og société des hôtels méridien indgik den
16. september 1992 i paris aftale om vilkårene for mærkernes sameksistens. af aftalens art. 5, 6, 13 og 14 (i engelsk oversættelse) fremgår: - 4 - ” article 5 meridiana can use and register the social name and service mark meridiana to designate services of air transport of passengers and luggage and accessorily of transportation of goods. … article 6 under the conditions set in article 5 meridien authorizes the use and registration of the company name and trademark meridiana throughout all the european countries and the non european ones facing the mediterranean coasts. meridiana declares to have instructed its attorneys to withdraw any filing or registration of the mark meridiana for services different from those cited in article 5 in any country. meridiana expressly undertakes never to file any trademark composed of the word meridiana or similar ones in countries different from those hereby agreed. meridiana reciprocally undertakes not to use the word meridien or le meri‐ dien both as social name and mark for air transportation service in any country of the world. … article 13 the present agreement will be endless binding for the parties. … article 14 the present agreement is ruled by the french law. every conflict arising from the interpretation and execution will be referred to tribunal of first instance of paris. …….” retten i paris traf den
17. april 2007 afgørelse om fortolkning af aftalen. af afgørelsen fremgår bl.a. (i engelsk oversættelse): on the infringement of article 5 and 6, paragraphs 1, 2 and 10 of the agreement considering that under article 5 of the agreement, meriadana s.p.a. is authorized to use and to register the company name and the service trademark to designate - 5 - ”services of the air transport of passengers and luggage and accessorily of transportation of goods”; considering that the text in question, absolutely clear, is not suitable for any ambiguity; moreover, considering that, in article 6, meriadiana s.p.a. undertakes to withdraw all trademark applications or registrations for services different from those cited in article 5; considering that, filing the community trademark application ”meriadiana” n. 22101201 to designate products of class 12 and services of class 37 and 39, either for airplanes or for vehicles for transportation services, building, repair, installation services for aircrafts and air stations, air transportation services for passengers and goods, operating of airports, rental of air transportation services, information relating to the applicants’ travel and transport of goods and passengers, information concerning tariffs, timetables and types of transport, services relaing to checking aircrafts and goods before transport, reservation of travel seats, however meridiana s.p.a. has not breached the agreement, since products and services are only related to air transportation services for passengers, luggage and goods. on these grounds … declares that the company meridiana s.p.a. has breached the obligations undertaken under the settlement agreement dated 3 september 1992, as regards to articles 5, 8, and 9; consequently proibit the company meridiana …. ‐ to associate the trademark ”meridiana” to word ”charter” or to any other expression designating an activity of mass air transport of passengers at low price: …” procedure meridiana har anført, at mærkerne ikke er forvekslelige. de af patent‐ og varemærkestyrelsen og ankenævnet anførte grunde for mærkernes forvekslelighed er udelukkende begrundet i teoretiske overvejelser, hvorimod det afgørende i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15 er, om der foreligger en konkret - 6 - risiko for forveksling. den synsmæssige, lydmæssige og begrebsmæssig lighed er ikke afgørende, medmindre dette medfører, at en velorienteret dansk borger vil forveksle mærkerne. i dette tilfælde betyder forskellen på udtalen af ordmærket meridiana, der på dansk/italiensk udtales omtrent, som det staves, og figurmærket le meridien, der udtales på fransk, at mærkerne sprogligt og lydmæssigt ligger alt for langt fra hinanden til, at betingelserne for forveksling er opfyldte jf. sø– og handelsrettens afgørelse i v‐26‐88, hvor mærkerne balance/ new balance ikke fandtes forvekslelige. hertil kommer, at mærkerne har sameksisteret siden
18. patent‐ og varemærkestyrelsen respekterer normalt samtykkeerklæringer ved registrering /designering. styrelsen burde således have taget hensyn til den klare samtykkeerklæring ved registrering og designering af blandt andet danmark, som følger af art. 5 og 6 i aftalen mellem meridiana og société des hôtel méridien, som også er lagt til grund i afgørelsen fra paris. i henhold til disse bestemmelser er société des hôtel méridien ikke berettiget til at komme med indsigelse mod designeringen af meridiana. der skal herudover tages hensyn til prioritets‐ og anciennitetsspørgsmålet. meridianas danske mærke var registreret indtil
19. når det ikke blev fornyet, skyldtes det udelukkende, at der forinden var indgivet en eu‐ansøgning, som blev tillagt prioritet fra 1991, og at det internationale mærke blev designeret af meridiana den
20. marts 2002 med samme prioritet. meridianas rettighed er således ældst, og det er en fejl, når ankenævnet ikke har vurderet, hvilket af mærkerne der er først i tid. varemærket meridiana burde derfor være registreret endeligt for samtlige varegrupper. såfremt retten måtte finde, at varemærkerne er forvekslelige, vil meridiana ikke anfægte den udvælgelse af tjenesteydelser, som patent‐ og varemærkestyrelsen har foretaget. ankenævnet har gjort gældende, at det centrale spørgsmål er, om ankenævnet har truffet en lovlig og gyldig aftale efter varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2., om at mærkerne meridiana og le meridien er forvekslelige. det retlige grundlag for forvekslelighedsvurderingen er ifølge bestemmelsen, om der foreligger mærke‐ - 7 - lighed og varelighed. med hensyn til mærke‐ligheden skal der foretages en helhedsvurdering, der blandt andet tager udgangspunkt i det udviskede erindringsbillede. der lægges herved afgørende vægt på synsbilledet, lydbilledet med dansk udtalelse og den eventuelle forståelsesmæssige/begrebsmæssige lighed. med hensyn til vareligheden tager sammenligningen af varer og tjenesteydelser udgangspunkt i de vareklasser, mærkerne er registrerede for, men er ikke begrænset hertil, idet alle relevante varer og tjenesteydelser skal tages i betragtning. ved stor mærke‐lighed er kravene til varelighed mindre. ankenævnet har begrundet afgørelsen med, at der er både synsmæssig, lydmæssig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, hvorfor mærkerne er forvekslelige. det franske le meridien består af to led, le, den bestemte artikel og ordet meridien, der har syv ud af ni bogstaver fælles, hvoraf 6 i rækkefølge med meridianas mærke meridiana. lydmæssigt har ordene samme rytme og næsten samme udtale og vil på dansk kunne forstås som en henholdsvis fransk og italiensk udgave af det samme ord/begreb, meridian, som betegner linjerne fra pol til pol på jordens overflade. der er tillige varelighed mellem mærkerne, idet der er sammenfald af ydelser i de registrerede klasser, for hvilke designeringen er ophævet. betingelserne for risiko for forveksling er ud fra en helhedsbedømmelse herefter opfyldt. det er ikke ankenævnets opgave at fortolke indholdet af en privat aftale mellem meridiana og sociéte des hôtels méridien , og aftalen kan således ikke tillægges betydning som en klar samtykkeerklæring i den aktuelle tvist mellem meridiana og ankenævnet. meridianas anbringende om en bedre prioritetsstilling støttes på en ældre, udløbet, dansk registrering og en eu‐registrering, der er trukket tilbage. dette forhold er uden betydning for denne sag, der alene vedrører spørgsmålet om designering af danmark af det internationale mærke meridiana. på denne baggrund gøres det gældende, at ankenævnets afgørelse bør stadfæstes. rettens bemærkninger varemærket le meridien består af to ord, hvoraf det første le er et svagt mærkeelement. i den anden del af varemærket, meridien, er de første seks bogstaver de samme og i samme rækkefølge som i varemærket meridiana. ordene meridien og meridiana kan opfattes som havende samme betydning, og der - 8 - er samme tryk på stavelserne. de to varemærket har således en synsmæssig, lydmæssig og begrebsmæssig lighed og må derfor anses for forvekslelige. meridiana har ikke anfægtet den af ankenævnet foretagne udvælgelse af tjenesteydelser. den mellem meridiana og société des hôtels méridien indgåede aftale findes ikke at have en sådan klarhed, at den kan anses som et samtykke til registrering af meridiana i danmark. den af retten i paris trufne afgørelse findes ikke at kunne fortolkes således, at den giver grundlag for registrering af meridiana. meridiana har indtil 2002 haft sit varemærke registreret i danmark. den i 2001 indgivne begæring om registrering af varemærket som et eu‐varemærke blev efter indsigelse fra société des hôtels méridien tilbagekaldt og konverteret til en national ansøgning, der ikke er færdigbehandlet. på dette grundlag findes der ikke under denne sag at kunne tillægges varemærket meridiana prioritet fra 2001, således at det må anses som et ældre varemærke og dermed først i tid i forhold til varemærket le meridien. ankenævnets frifindelsespåstand tages derfor til følge. thi kendes for ret ankenævnet for patent‐ og varemærker frifindes. meridiana s.p.a. skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til ankenævnet for patenter og varemærker. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. bjarne egedal mette christensen per sjøqvist (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes - 9 - p.j.v. sø- og handelsretten, den