← Danmark

sø- & handelsrettens dombog

- kj udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 31. marts 2008 blev af retten i sagerne v‐39‐02 1) merck & co. inc. 2) merck sharp & dohme b.v. 3) merck sharp & dohme (filial af merck sh

§ 6, stk.

2. paranova krænker mercks varemærkerettigheder, jf.

§ 4

. paranova skal betale rimeligt vederlag i henhold til

§ 43i overensstemmelse med mercks påstande.

vederlaget bør fastsættes til 5 % af gip‐priserne, uanset om retten skulle komme frem til, at alene indlægssedlerne krænker mercks varemærkerettigheder, idet der under alle omstændigheder skabes en uberettiget forbindelse fra paranova til merck. i forhold til spørgsmålet om manglende anførsel af ompakker har merck gjort gældende, at paranova ikke opfylder den af ef‐domstolen fastsatte betingelse om korrekt angivelse af ompakker på yderpakningerne, jf. c 427/93 (bristol‐myers squibb) præmis

  1. merck har en retmæssig og værnet interesse i, at den korrekte ompakker klart anføres på ompakningen som betingelse for, at merck ikke kan modsætte sig ompakning og håndhæve sine varemærkerettigheder. det er alene paranova pack, og ikke paranova danmark, som besidder den fornødne tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39 til at foretage ompakning. det er paranova pack, der i henhold til lægemiddelstyrelsens opfattelse er ansvarlig for frigivelse af lægemidler til salg, ligesom paranova pack af lægemiddelstyrelsen er blevet pålagt at være anført på indlægssedlerne som den, der er ansvarlig for ompakningen, jf. blandt andet sø‐ og handelsrettens dom af
  2. august 2007 i sag v 140/
  3. paranova pack er importør af produkterne og det selskab i paranova gruppen, der håndterer ompakning og genanbringelse af mercks varemærker, ligesom dette selskab videresælger produkterne til paranova danmark, hvorfor det er paranova pack, der skal angives som ompakker på yderpakningerne i overensstemmelse med de faktiske forhold. det er uden betydning, at ompakker handler efter instruks fra et salgsselskab. idet paranova ikke har anført korrekt ompakker, har merck rimelig grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.

§ 6, stk.

2. paranova krænker mercks varemærkerettigheder, jf.

§ 4

. paranova skal betale rimeligt vederlag i henhold til

§ 43i overensstemmelse med mercks påstande.

- 15 - for så vidt angår spørgsmålet om forudgående underretning har merck gjort gældende, at paranova ikke har foretaget behørig forudgående notifikation til merck om ændringen af layout for de af sagen omhandlede produkter og heller ikke forud for paranovas markedsføring af de af produkterne, som er ompakket (bilag 1‐ 6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐23). det følger af ef‐domstolens praksis, at paranova skal overholde betingelsen om forudgående underretning for retmæssigt at kunne ompakke lægemidler, og at merck, når paranova ikke overholder denne betingelse, kan modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter. formålet med underretning er at give varemærkeindehaveren kendskab til og et grundlag for at bedømme et nyt pakningsdesign. det har formodningen imod sig, at paranova skulle have anvendt neutralt pakningsdesign som anført af paranova på et tidligere tidspunkt, end hvad der er fremlagt dokumentation for. af sø‐ og handelsrettens dom i v 25/03 fremgår det, at paranova ikke overfor boehringer havde valgt at ændre pakningsdesign før 2003, hvorfor det må lægges til grund, at paranova heller ikke før da har ændret design på mercks produkter. paranovas manglende forhåndsunderretning af merck udgør en selvstændig krænkelse af mercks varemærker, jf.

§ 4

. merck har også af denne årsag rimelig grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.

§ 6, stk.

2. paranova skal betale rimeligt vederlag i henhold til

§ 43i overensstemmelse med mercks påstande.

i forhold til sampakning (bundling) har merck anført, at paranova ikke har godtgjort, at paranova ikke har kunnet foretage sampakning af de under 1, 2, 3, 11, 14 og 15 nævnte produkter. paranova har dermed ikke godtgjort, at det har været objektivt nødvendigt at foretage ompakning. ompakningen har været i strid med proportionalitetsgrundsætningen. sampakning er ikke i sig selv udelukket. paranova har ikke gjort sig bestræbelser på at udarbejde bundtede pakninger, som lægemiddelstyrelsen kunne have godkendt. bevisbyrden for, at bundtning ikke er mulig, og at ompakning derfor har været nødvendig, påhviler paranova. denne bevisbyrde er ikke løftet. den foretagne ompakning af de pågældende produkter udgør også af denne selvstændige grund en krænkelse af mercks varemærkerettigheder, jf.

§ 4

. merck har derfor rimelig grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.

§ 6, - 16 - stk.

2. paranova skal betale et rimeligt vederlag i henhold til

§ 43svarende til 5 % af paranovas omsætning i gip‐priser for disse produkter.

paranova pack er ansvarlig for perioden fra januar 1998 til

  1. september 2003, mens paranova danmark alene gøres ansvarlig for perioden fra november 1999 til
  2. september 2003, og således at begge selskaber hæfter solidarisk for den sidste periode. for så vidt angår forældelse og passivitet har merck gjort gældende, at mercks krav ikke er forældet og, at merck ikke har udvist rettighedsfortabende passivitet. forældelsesfristen efter forældelsesloven af 1908 er suspenderet i henhold til lovens § 3 på grund af mercks undskyldende uvidenhed om paranovas krænkende adfærd. det bemærkes, at paranova har anført ukorrekte oplysninger på produkternes pakninger og indlægssedler med hensyn til, hvem der forestår import og ompakning. når paranova afgiver oplysninger om et forhold, må merck som udgangspunkt kunne lægge disse oplysninger til grund i forhold til paranova uden at behøve at anstille selvstændige undersøgelser. det oprindeligt sagsøgte selskab, paranova a/s, har ikke fundet anledning til i svarskriftet af
  3. juli 2002 eller efterfølgende, før end paranova danmark og paranova pack blev medinddraget i sagen den
  4. juli 2003, at henlede mercks eller rettens opmærksomhed på, at paranova danmark og ikke paranova siden november 1999 har været indehaver af markedsføringstilladelsen og derfor har været den enhed, der siden dette tidspunkt har markedsført de af sagen omfattede produkter. hertil kommer, at det er paranova pack, der importerer, ompakker og videresælger de af sagen omhandlede produkter til og med oktober 1999 til paranova a/s og derefter til paranova danmark. paranova foretog ikke behørig underretning af merck om ændring af layout for produkterne forud for paranovas markedsføring af de af produkterne, som er ompakket (bilagene 1‐6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐23). allerede den
  5. juni 2000 i sag v‐102/99 gjorde merck indsigelse mod paranovas pakningsudformning. sø‐ og handelsretten har i sag v‐88/03, som stadfæstet af højesteret ved dom af
  6. september 2006 (u 2006.3323 h), afvist, at mercks krav over for paranova pack var bortfaldet ved forældelse eller passivitet i en sag, som omhandlede paranovas salg af produkter i perioden fra 1996 til 1999, og hvor merck udtog stævning mod paranova pack den
  7. juli 2003, altså senere end den
  8. juli 2003, hvor merck udtog - 17 - stævning mod de sagsøgte i denne sag og i relation til produkter, som er solgt i perioden fra
  9. der bør pålægges paranova betydelige sagsomkostninger, herunder 30.000 kr. til dækning af udgifterne ved udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling. paranova har gjort gældende, at paranova ikke har krænket mercks varemærkerettigheder, jf.

§ 4

. merck har derfor ikke rimelig grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.

§ 6, stk.

  1. for så vidt angår yderpakningerne og spørgsmålene omkring forretningskendetegn og genpåførte varemærker (co‐branding) har paranova gjort gældende, at ef‐domstolen behandler co‐branding og de‐branding ens. højesteret har således i dommen af
  2. december 2007 taget stilling til co‐branding. i denne sag var paranovas egne varemærker ikke til skade for astras omdømme. heller ikke i den tyske forbundsdomstols dom af
  3. juni 2007 i kohlpharma‐sagen fandtes kohlpharmas kendetegn at skade bayers varemærke og omdømme; da emballagen opfyldte kravene om angivelse af producent og ompakker, var dette tilstrækkeligt til ikke at vildlede forbrugerne. court of appeal har i den foreløbige afgørelse fra
  4. februar 2008 i sagen mellem boehringer og dowelhurst m.fl. udtalt, at såfremt betingelsen om angivelse af producent og ompakker er opfyldt, kan ingen få den opfattelse, at der er en kommerciel forbindelse mellem producent og ompakker. ligeledes fremgår det af denne afgørelse, at varemærkeindehaveren skal føre bevis for en konkret skade, og at dette bevis ikke kan føres. boehringer ii‐dommen fastslår, at national ret skal finde anvendelse ved vurderingen af, om varemærkets eller indehaverens omdømme havde lidt skade. da dansk lovgivning hviler på eu‐ retten, må dansk ret fortolkes eu‐konform, hvorfor retspraksis i andre eu‐lande har betydning. paranova anvender altid de samme farver som på originalpakningen for at beskytte forbrugerne mod forveksling mellem flere forskellige medicinske præparater med en deraf følgende sundhedsrisiko. merck har ikke eneret til at anvende de omtvistede farver, idet der alene er registreret et figurmærke med en særlig placering af striberne. ef‐domstolen fastlagde i bristol‐myers squibb‐ dommen de generelle principper for vurderingen og fastlæggelsen af skade på - 18 - varemærkets omdømme efter at have set en række eksempler på ompakkede lægemiddelpakninger. det af merck påberåbte kriterium om nødvendighed gælder ikke for pakningsdesign, ligesom nødvendighedskriteriet i det hele taget ikke finder anvendelse i nyere retspraksis. proportionalitetsbetragtningen kan ikke gøres gældende for så vidt angår pakningsdesign og vil ikke kunne erstatte nødvendighedskriteriet. i dommen gengivet i u 1999.952 h var der ikke grundlag for at fastslå, at paranovas pakningsudformning gjorde skade på varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. pakningerne i nærværende sag er ikke mere distinktive i deres design end det design, som højesteret da havde til bedømmelse. paranova har dermed bevist, at de ompakkede produkters præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller mercks omdømme, når der tages hensyn til, at ef‐domstolen i boehringer ii‐dommen kun pålagde parallelimportøren en meget lille del af bevisbyrden. merck har den væsentligste del af bevisbyrden for, at den af paranova foretagne ompakning er skadelig for varemærkets eller mercks omdømme, og denne bevisbyrde er ikke løftet. for så vidt angår spørgsmålet om omdøbning til præparatets generiske navn på yderpakningerne (de‐branding) har paranova anført, at fjernelse af mercks varemærker ikke udgør nogen varemærkekrænkelse. en varemærkeindehaver kan ikke kræve, at varemærket bibeholdes på varen, efter at varemærket er konsumeret, jf.

§ 6, stk.

  1. for produkterne 18 ‐ 23 har paranova ikke anbragt sine forretningskendetegn sammen med noget varemærke tilhørende merck. anvendelse af paranovas forretningskendetegn og samme farve striber som på originalproduktet sammen med det generiske navn krænker ikke mercks varemærkerettigheder, og der er ikke tale om vildledning af forbrugeren. vedrørende spørgsmålet om sampakning (bundling) har paranova gjort gældende, at den af paranova foretagne ompakning til anden pakningsstørrelse er nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet for de respektive pakningsstørrelser. paranova opnår ikke effektiv markedsadgang ved sampakning. paranova skal ikke tilpligtes at foretage sampakning i stedet for at ompakke, herunder gøres det navnlig gældende, at et krav om sampakning ikke i alle tilfælde vil være foreneligt med kravene i mærkningsbekendtgørelsen, at resultatet af en sampakning vil kunne blive en pakning, der fremstår som en rodet, uhomogen og - 19 - inadækvat præsentation af produktet, herunder at det på grund af mærkningsetikettens placering på bundtningsmediet vil kunne være vanskeligt for en forbruger at benytte produktet, og at et ikke nærmere specificeret krav om bundtning vil kunne medføre, at parallelimportøren for disse produkters vedkommende ikke kan opnå effektiv adgang til markedet. lægemiddelstyrelsens brev af
  2. januar 2006 giver ikke grundlag for at ændre den retspraksis, der er fastslået ved sø‐ og handelsrettens dom af
  3. januar
  4. paranova skal ikke pålægges bevisbyrden for, at der ikke findes en bundtet pakning, som lægemiddelstyrelsen kan godkende, når det kan lægges til grund, at betingelserne for ompakning med genpåføring af varemærket i øvrigt er opfyldt, jf. ef‐ domstolens retspraksis, herunder navnlig bristol‐myers squibb‐dommen, idet en sådan bevisbyrde går væsentligt længere end krævet af ef‐domstolen, jf. boehringer ii‐dommen. paranovas virksomhed med etikettering eller ompakning med genpåføring af varemærket på hundredvis af produkter er tilrettelagt på baggrund af den retspraksis, som over en årrække er udviklet af ef‐domstolen og danske domstole. mercks pludseligt opståede krav om sampakning bør ikke kunne ændre denne veletablerede praksis. i forhold til etikettering af beholderne har paranova anført, at de af paranova etiketterede beholdere ikke fremtræder sjuskede og ufærdige. merck har ikke godtgjort, at beholderne ‐ blot ved at fremlægge enkelte eksemplarer ‐ fremtræder sjuskede og ufærdige. såfremt retten måtte finde, at etiketteringen af beholderne udgør en krænkelse af mercks rettigheder, bør der alene tilkendes et beskedent vederlag henset til problemstillingens omfang. paranovas anvendelse af pentagonlogo og paranova skrevet med logotypes på indlægssedlerne sammen med mercks varemærker udgør ikke nogen varemærkekrænkelse, jf. højesterets dom gengivet i u 2003.
  5. varemærket lider ikke nogen skade, idet det tydeligt fremgår af indlægssedlen, at præparatet er importeret og ompakket af paranova. paranova har opfyldt betingelsen i c 427/93 bristol‐myers squibb præmis 74 om oplysning om ompakker. på emballagen er oplyst, at merck er producent, og at paranova er ansvarlig for import og ompakning. dette svarer endvidere til den tyske forbundsdomstols afgørelse af
  6. juni 2007 i kohlpharma‐sagen. kravet om anførsel af ompakker skal ikke forstås så bogstaveligt, at det er det selskab, der - 20 - fysisk har forestået ompakningen, som skal anføres. paranova pack er alene ”lønpakker”. paranova har valgt at anføre salgsselskabet, da dette selskab er den ansvarlige for udvælgelsen og markedsføringen af produkterne. forbrugerne skal blot ikke kunne komme i tvivl om, at det ikke er varemærkeindehaveren, men en anden, der har foretaget ompakningen. den foretagne ompakning giver ikke indtryk af, at produkterne er udviklet og udformet af paranova, eller at der eksisterer en kommerciel forbindelse mellem merck og paranova. formålet med kravet er opfyldt ved angivelse af salgsselskabet. merck har ikke ført det krævede bevis for, at den af paranova foretagne ompakning og pakningsdesignet er skadelig for varemærkets eller mercks omdømme. for langt de fleste produkter har paranova fremlagt dokumentation for, at paranova har foretaget behørig notifikation over for merck. på de tidspunkter, hvor paranova notificerede merck, fremsatte merck ikke protester mod paranovas markedsføring. dette er først sket langt senere. ifølge ef‐domstolens dom i c 102/77 hoffman‐la roche‐sagen skal der ikke notificeres hver gang, der introduceres et nyt pakningsdesign. der skal alene ske underretning af varemærkeindehaveren, når der markedsføres et nyt produkt. desuden er designet med tiden gjort mindre indgribende over for varemærkeindehaveren end det design, som man oprindeligt notificerede for, og også af den grund kan der ikke kræves fornyet notifikation ved anvendelse af nyt pakningsdesign. hvad angår spørgsmålet om vederlag har paranova gjort gældende, at paranova ikke har pådraget sig erstatningsansvar, idet der hverken er handlet forsætligt eller uagtsomt. merck har ikke godtgjort at have lidt noget tab. paranova har ikke opnået nogen uberettiget berigelse. vederlaget for en eventuel varemærkekrænkelse kan ikke overstige 5 % af det pågældende produkts gip‐ omsætning. ved en eventuel krænkelse af mercks varemærkeret ved etikettering, udformning af indlægssedler eller angivelse af ompakker skal der foretages en proportionalitetsbedømmelse, således at der kun udløses et mindre vederlag end ved en krænkelse af varemærkeretten ved udformning af ydre pakninger. paranova har ikke anvendt de som bilag 1‐24 fremlagte pakninger i hele den periode, som merck kræver vederlag/erstatning for. en gennemgang af de fremlagte hovedforskrifter for de enkelte produkter viser, at paranova for en række produkter ophørte hermed allerede i foråret
  7. - 21 - mercks eventuelle vederlag skal bortfalde eller nedsættes på grund af forældelse, subsidiært passivitet. merck har siden 1995 været bekendt med, at paranova pack foretog ompakning, men har først reageret i
  8. et evt. krav over paranova pack er derfor bortfaldet på grund af forældelse/passivitet. et beløb på 30.000 kr. til dækning af udgifter ved udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling forekommer meget højt. der bør ikke tilkendes merck mere end højst 7.200 kr. svarende til udgifterne til seks eksemplarer beregnet efter en udgift på 2 kr. pr. side. sø‐ og handelsrettens afgørelse ef‐domstolen har i en række afgørelser gennem årene fastlagt de betingelser, der skal være opfyldt for, at parallelimportører kan tillades at ompakke og tillægsetikettere lægemidler, senest i boehringer ii‐dommen. det fremgår af denne afgørelse blandt andet, at nødvendighedskriteriet alene finder anvendelse på selve den omstændighed, at der foretages ompakning, ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning (præmis 38), at co‐ branding i princippet kan være til skade for varemærkets omdømme, og at det tilkommer den nationale domstol at tage stilling hertil (præmis 45 og 46). sø‐ og handelsretten skal herefter tage stilling til, om paranova efter de almindelige danske varemærkeretlige regler har krænket varemærkernes eller mercks omdømme og dermed handlet retsstridigt ved at anvende sine egne kendetegn sammen med mercks varemærker. paranovas har på de ompakkede produkter anbragt sit pentagonlogo, paranova skrevet med logotypes og dansk pilleflag sammen med mercks varemærke og i et enkelt tilfælde ‐ produkt 2 ‐ skrevet paranova med ”langt” p og paranova med logotypes. der er således tale om co‐branding. det er ubestridt, at pakninger er industrikonforme, og produkternes præstationsmåde ikke har en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. det er herefter varemærkeindehaveren, der har bevisbyrden for, at ompakningen er skadelig for varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme. en konkret skade er for produkter af denne art særdeles vanskelig at bevise. retten finder, at denne bevisbyrde er løftet alene ved fremlæggelse af paranovas pakningsdesign. paranovas markante anvendelse af - 22 - egne logoer m.v. sammen med mercks varemærker giver forbrugerne et indtryk af, at der er en sammenhæng mellem merck og paranova, idet paranovas kendetegn omslutter og læner sig op ad mercks varemærke. når der endvidere henses til den fremtrædende måde, som paranova er påført yderemballagen sammenholdt med den måde, hvorpå producentnavnet er anført, findes paranovas pakningsdesign for produkterne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, og 24 at kunne være til skade varemærkernes og mercks omdømme. merck har derfor haft rimelig grund til at modsætte sig paranovas markedsføring, jf.

§ 6, stk.

  1. mercks påstand 1 tages derfor til følge for så vidt angår disse produkter. derimod finder retten ikke, at paranovas anvendelse af kantstriber i samme farver som mercks eu‐registrerede figurmærke udgør en krænkelse i sig selv, idet kantstriberne er væsentligt forskellige fra figurmærket, og idet der gennem registrering af figurmærket ikke er opnået eneret til anvendelse af farvekombinationen for medicinalprodukter. for produkterne nr. 18, 19, 20, 21, 22 og 23 har paranova i forbindelse med en ompakning fjernet mercks varemærke zocor og i stedet anvendt det generiske navn (de‐branding). det forhold, at paranova anvender kantstriber i samme farvekombination som mercks registrerede figurmærke indebærer ikke som ovenfor anført en varemærkeretlig krænkelse. paranovas anvendelse af sine forretningskendetegn æn‐drer ikke herpå. ef‐domstolen opstiller som betingelse for ompakning, at det klart på yderemballagen kan ses, hvem der har foretaget ompakning. dette skal ses i sammenhæng med, at ompakning i sig selv er et indgreb i varemærkerettens genstand. på alle produkter er anført paranova danmark og ikke paranova pack, som er den rette ompakker. paranova har alene af denne grund krænket mercks varemærkeret. paranova frifindes imidlertid ‐ således som påstand 1 er udformet ‐ for denne påstand for så vidt angår produkterne nr. 18, 19, 20, 21, 22 og 23, men merck krav på vederlag/erstatning for den skete krænkelse. for to af de ometiketterede produkter, nr. 7 og 10 er der ikke på emballagerne anvendt pentagon‐logo, pilleflag eller skrevet paranova med logotypes, hvorfor der alene er spørgsmål om co‐branding for så vidt angår indlægssedlen, hvor der er anført pentagonlogo og skrevet paranova med logotypes på siden med mercks varemærke. da parallelimportøren er ansvarlig for, hvad der står på indlægssedlen, må der ifølge højesterets praksis gerne påføres logo m.v. producentens navn er ikke - 23 - nævnt i indlægssedlen, men navnet fremgår af yderpakningen. produkt nr. 7 blev første gang bragt på markedet i juni 1997, mens produkt nr. 10 første gang blev bragt på markedet i oktober
  2. på indlægssedlen for produkt nr. 7 står der, at ompakkeren er paranova danmark, men det er rettelig paranova pack, der ompakker produktet. tilsvarende gør det sig gældende for produkt nr. 10, at paranova står som ompakker på yderemballagen og paranova danmark på indlægssedlen, mens det rettelig er paranova pack, der ompakker produktet. da der ikke er anført korrekt ompakker, finder retten, at der er tale om en krænkelse af mercks rettigheder alene under henvisning til ukorrekt angivelse af ompakker. paranova frifindes ‐ således som påstand 1 er udformet ‐ for denne påstand for så vidt angår produkterne nr. 7 og 10, men merck har imidlertid krav på vederlag/erstatning for den skete krænkelse. i relation til de øvrige ometiketterede produkter, produkterne nr. 9, 13, 16 og 17, er der skrevet paranova med logotypes på bagsiden af emballagen, men ikke på de sider, hvoraf mercks varemærke fremgår. retten finder ikke, at der i disse tilfælde er tale om en krænkelse af mercks varemærke, idet man ikke ser paranova med logotypes inden for den samme synsflade som mercks varemærke. heller ikke de grå felter på produkterne nr. 9 og 13 findes at udgøre en krænkelse af mercks varemærkeret, idet disse felter alene er synlige for apotekerne, der overklæber feltet med doseringsetiketten. retten lægger i denne forbindelse til grund, at apotekerne er professionelle aktører, der har kendskab til, at der ikke er nogen erhvervsmæssig sammenhæng mellem merck og paranova. derimod finder retten, at der er tale om en krænkelse af mercks rettigheder for produkterne 9, 13, 16 og 17, idet der som ompakker er anført enten paranova a/s eller paranova danmark, og ikke den korrekte ompakker paranova pack. paranova frifindes derfor ‐ således som påstand 1 er udformet ‐ for denne påstand for så vidt angår produkterne nr. 9, 13, 16 og 17, men merck har krav på vederlag/erstatning for den skete krænkelse. for så vidt angår ometiketteringen af beholderne med timpilo og timpilo forte produkterne 16 og 17 finder retten, at paranovas anbringelse af sit navn skrevet med logotypes i umiddelbar tilknytning til mercks varemærke er med til at forstærke indtrykket af en sammenhæng mellem merck og paranova. merck har gjort gældende, at ometiketteringen fremtræder sjusket og ufærdigt. efter ef‐ domstolens praksis skal parallelimportøren med rimelighed godtgøre, om - 24 - ometiketteringen ikke kan skade den originale tilstand af produktet, hvorefter bevisbyrden vender om, således at varemærkeindehaveren derefter skal bevise, at produktet herefter fremtræder sjusket og ufærdigt. merck har ikke fremlagt dokumentation for, hvad der eventuelt er skjult under paranovas etiket. retten finder efter det foreliggende ikke grundlag for at anse ometiketteringen som sjusket og ufærdigt. merck har gjort gældende, at paranova skulle have sampakket produkterne nr. 1, 2, 3, 11, 14 og
  3. bevisbyrden for, at ompakning har været nødvendig påhviler efter ef‐domstolens praksis parallelimportøren. sampakning af produkterne – i denne sag af 3 eller 4 æsker – skal imidlertid være foreneligt med mærkningsbekendtgørelsen, hvorefter der på den ydre emballage skal anføres 10 nærmere angivne oplysninger. når den ydre emballage fjernes, vil der være en betydelig risiko for, at disse oplysninger ikke bliver bevaret, og den oprindelige emballage vil blive opfattet som yderemballagen, uden at den opfylder mærkningsbekendtgørelsen. det vil være til skade for patientsikkerheden. resultatet af en sampakning vil ofte medføre en uhomogen og inadækvat præsentationsmåde, der i sig selv vil være i strid mod varemærkeindehaverens rettigheder, ligesom det vil kunne medføre, at der ikke opnås en effektiv adgang til markedet. under disse omstændigheder findes der ikke at kunne pålægges paranova at godtgøre, at der ikke ville kunne findes en udformning, der opfylder lægemiddelstyrelsens ikke nærmere konkretiserede krav til sampakning. paranova findes derfor at have været berettiget til at foretage ompakning i stedet for sampakning. paranova har fremlagt dokumentation for, at paranova har foretaget notifikation for en række af produkterne. retten lægger til grund, at der ikke er sket en forudgående underretning af merck i de tilfælde, hvor der ikke er fremlagt dokumentation herfor. der er ikke dokumenteret behørig underretning i forbindelse med paranovas lancering af nye emballager. hensynet bag notifikationsproceduren, jf. boehringer ii præmis 20, gør, at det ikke er tilstrækkeligt at notificere første gang, en parallelimportør sender et produkt på markedet, men der skal notificeres hver gang, pakningsdesignet ændres. i modsat fald vil varemærkeindehaveren ikke have tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. retten er herefter enig med - 25 - mercks i, at der ikke er foretaget behørig notifikation for produkterne 1‐6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐
  4. retten finder ikke, at merck krav er bortfaldet som følge af forældelse eller rettighedsfortabende passivitet. nogle af produkterne har ganske vist været markedsført af paranova gennem en længere årrække. sagen er oprindeligt anlagt mod paranova a/s, og først senere blev merck opmærksomme på, at det var nødvendigt at inddrage paranova danmark a/s og paranova pack a/s, hvilket skete i
  5. den viden, som merck eventuelt måtte være i besiddelse af fra andre sager mod paranova pack i udlandet er ikke tilstrækkelig til at lade mercks krav bortfalde. for så vidt angår fastsættelse af vederlag finder retten ikke, at det er dokumenteret alene ved fremlæggelse af hovedforskrifterne, når disse sammenholdes med oplysninger i sø‐ og handelsrettens dom af
  6. august 2007 i v 25/03, at paranova har ændret design før efter den periode, for hvilket der er rejst krav om vederlag/erstatning. for produkterne 1‐6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐24 foreligger der krænkelse af mercks varemærker: ved ulovlig co‐branding i kombination med ukorrekt angivelse af ompakker(produkt 24), ulovlig co‐branding i kombination med manglende notifikation og ukorrekt angivelse af ompakker (produkterne 1‐6, 8, 11‐12 og 14‐15) og manglende notifikation i kombination med ukorrekt angivelse af ompakker (produkterne 18‐23). vederlaget for disse krænkelser fastsættes i overensstemmelse med praksis til 5 % af gip‐priserne. for de øvrige produkter 7, 9‐10, 13 og 16‐17 består krænkelsen alene i angivelse af ukorrekt ompakker. af boehringer ii‐ dommen præmis 60 fremgår, at den nationale ret fra sag til sag skal fastsætte beløbet for den økonomiske godtgørelse under hensyntagen til bl.a. omfanget af den af varemærkeindehaveren lidte skade som følge af parallelimportørens krænkelseshandling og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. under hensyntagen hertil finder retten, at vederlaget for krænkelserne vedrørende de ometiketterede produkter nr. 7, 9, 10, 13, 16 og 17 kan fastsættes til 2 % af gip‐priserne, hvorfor der alene skal betales 302.000 kr. i vederlag for disse produkter for perioden januar 1998 til
  7. september
  8. mercks samlede vederlagskrav nedsættes for så vidt angår paranova pack således med 453.000 kr., og for så vidt angår paranova danmark med 407.905 kr. - 26 - paranova pack skal herefter betale 4.159.067 kr. med renter fra
  9. juli
  10. paranova danmark skal in solidum med paranova pack betale 3.316.917 kr. med renter fra samme dato. i sagsomkostninger skal paranova betale 180.000 kr., samt 150.000 kr. til dækning af retsafgift og 7.200 kr. til dækning af afholdte udgifter. thi kendes for ret paranova tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i mercks ret til varemærkerne mevacor, proscar, sinemet, zocor og timpilo ved at anbringe paranovas forretningskendetegn på de følgende af paranova udbudte produkter, ligesom paranova tilpligtes at ophøre hermed:
  11. mevacor 40 mg 112 tabl. v.nr.: 07 60 26
  12. mevacor 20 mg 112 tabl. v.nr.: 07 60 18
  13. proscar 5 mg 90 tabl. v.nr.: 12 27 21
  14. proscar 5 mg 98 tabl. v.nr.: 13 61 35
  15. proscar 5 mg 105 tabl. v.nr.: 12 28 12
  16. proscar 5 mg 120 tabl. v.nr.: 00 69 79
  17. sinemet 10 mg 100 tabl. v.nr.: 17 86 08
  18. zocor 20 mg 84 tabl. v.nr.: 16 14 48
  19. zocor 20 mg 100 tabl. v.nr.: 03 30 27
  20. timpilo forte 15 ml dråber (3x5) v.nr.: 43 18 25
  21. timpilo 15 ml (3x5) v.nr.: 43 17 91
  22. sinemet depot mite 100 tabl. v.nr.: 00 10 68 paranova pack a/s skal inden 14 dage til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.) betale 4.159.067 kr. med procesrente fra den
  23. juli
  24. paranova danmark a/s skal in solidum med paranova pack a/s inden 14 dage til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.) betale 3.316.917 kr. med procesrente fra den
  25. juli
  26. - 27 - paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal inden 14 dage betale 337.200 kr. i sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. aksel gybel mette christensen allan suhrke (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.