← Danmark

sø- & handelsrettens dombog

Obsah (6)§ 15§ 46§ 2§ 13§ 16§ 5

- evh udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 1. december 2017 v-2-17 affinity petcare s.a. (advokat eva aaen skovbo v/ advokatfuldmægtig nick lissner) mod ultimate petfood

§ 15, stk.

1, nr.

  1. udover at begrænse varefortegnelsen i klasse 31, har indehaver ikke svaret i sagen…” den
  2. august 2014 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse: ”…
  3. lovgrundlaget i

§ 15, stk.

1 nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varer- ne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

  1. vurdering og konklusion indehavers mærke: , vr 2013 02332 registreret for: klasse 31: korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke inde- holdt i andre klasser); levende dyr; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. klasse 35: online engros- og detailhandel med dyrefoder og dyreartikler; eksportvirksomhed med dyrefoder og dyreartikler. indsigers mærke: ultima, ctm002866606 registreret for: klasse 05 veterinærmedicinske præparater; tilsætningsstoffer til foder til medicinske formål. klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, planter og blomster, nærings- -4- midler til dyr; strøelse til dyr; malt; præparater til anvendelse som tilsætningsstoffer til dyrefo- der;drikke til kæledyr;foder. klasse 44: veterinærvirksomhed;sundheds- og skønhedspleje af dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. der er direkte sammenfald af varer mellem indehavers og indsigers registrering i
  2. endvidere kan visse af de tjenesteydelser, der er omfattet af indehavers klasse 35, være ligear- tede med de varer, der er omfattet af indsigers registrering i klasse
  3. i denne situation er der lagt vægt på, at det ikke er ualmindeligt, at producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker, ligesom det heller ikke er ualmindeligt, at man i en detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke. derudover er ydelsen og varen i denne situation også indbyrdes afhængige, hvorfor de i nogen grad må si- ges at supplere hinanden. indsigers mærke består af ordet ultima og indehavers mærke består af ordet ultimate. indehavers mærke består af 8 bogstaver fordelt på 4 stavelser ul-ti-ma-te. indehavers mærke ultimate kan oversættes fra engelsk til dansk til ”ultimativ”, og det kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst. indsigers mærke består af 6 bogstaver fordelt på tre stavelser ul-ti-ma. mærket har ikke no- gen umiddelbar kendt betydning på dansk eller engelsk. visuelt adskiller mærkerne sig udelukkende ved de to slutbogstaver te i indehavers mærke, idet indsigers mærke således er helt indeholdt fuldstændigt i indehavers mærke. lydligt er det styrelsens opfattelse, at mærkerne distancerer sig fra hinanden. indsigers mærke ultima vil blive udtalt med dansk sprogtone og tydeligt u. i modsætning hertil vil indeha- vers mærke ultimate naturligt blive udtalt med engelsk sprogtone, [ˈʌltɪmɪt]. under henvisning til den ovenfor anførte betydning af indehavers mærke ultimate er det styrelsens opfattelse, at indehavers mærke er et særdeles svagt mærke med et ganske begrænset beskyttelsesomfang, der udelukkende kan udstrækkes til næsten identiske mærker. dette bety- -5- der omvendt også, at det derfor også kun er næsten identiske mærker, der vil blive betragtet som forvekslelige med indehavers mærke. det er på ovenstående baggrund styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. den visuelle lighed, der måtte være mellem mærkerne, bliver til fulde opvejet af den tydelige lydlige forskel mellem mærkerne, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges vægt, samt den væsentlige omstændighed, at indehavers mærke er særdeles svagt. ud fra en helhedsvurdering af ligheden mellem mærkerne og vareligheden, samt af mærkernes distinktivitet, er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige, herunder at der er risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. vi henviser i øvrigt til patent- og varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af
  4. maj 2012, hvor ultimate ikke fandtes at være forveksleligt med ultima. vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig. vi har afgjort sagen efter

§ 15, stk.

1, nr. 2…” denne afgørelse blev med brev af 9. oktober 2014 fra patrade a/s på vegne klager, affinity petcare s.a., indbragt for ankenævnet for patenter og varemærker med følgende påstand: ”… med henvisning til

§ 46ankes hermed patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 12.

august 2014 i indsigelsessagen ”ultima” <w> (ctm 002866606) vs. “ultimate” <fig> (vr 201302332) med følgende: påstand: -6- patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2014 i indsigelsessagen imod vr 201302332 ultimate <fig> omgøres i overensstemmelse med indsigers oprindelige indsigelses- påstande. til støtte for ovenstående påstand fremsættes følgende: anbringender: det gøres gældende at varemærkerne er identiske jf.

§ 15, stk.

1 nr. 1, fsva. varerne i klasser 31; at varemærkerne er forvekslelige, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem va- remærkerne, jf.

§ 15, stk.

1 nr. 2, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og kon- ceptuelle fremtoning samt tjenesteydelserne i klasse 35, og identiske fsva. varerne i klasse 31…” med brev af

  1. december 2014 fremsendte patrade a/s på vegne klager, affinity petcare s.a., supplerende klage som følger: ”… i forlængelse af styrelsens afgørelse i indsigelsessagen ”ultima” (ctm 002866606) vs. ”ultimate” <fig> (vr 2013 02332) og den efterfølgende anke af
  2. oktober 2014, skal appellanten hermed fremkomme med følgen- de bemærkninger. generelle kommentarer: når det af

§ 2

fremgår, at et varemærke kan bestå af alle tegn, der er egnet til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer, må forvekslelighedsvurde- ringen i indsigelsestilfælde fokusere på, om netop dette grundlæggende adskillelseskriterie er opfyldt for det ansøgte varemærke. forvekslelighedsvurderingen skal derfor, med udgangspunkt i ovenstående, foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvor alle relevante faktorer kan indgå, men hvor specielt mærkernes visu- -7- elle, fonetiske og konceptuelle lighed, samt de varer varemærkerne er ansøgt for, spiller den be- tydeligste rolle. det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at forvekslelighedsvurderingen ikke skal fore- tages ved direkte sammenligning af varemærkerne, men under hensyntagen til, at forbrugerne ofte ikke har mulighed for at se varemærkerne ved siden af hinanden, men blot har det udvi- skede erindringsbillede af de respektive varemærker, og må basere deres køb herpå. idet styrelsen i sin afgørelse af

  1. august 2014 allerede har tiltrådt appellantens påstand om va- reidentitet i klasse 31, og sammenfald mellem varerne i appellantens klasse 31 og ansøgers tje- nesteydelser i klasse 35, skal forvekslelighedsvurderingen derfor udelukkende tage stilling til, om der er risiko for, at forbrugerne kan tage fejl af varemærkerne eller tro, at der er en kommer- ciel forbindelse mellem dem. fonetisk: af styrelsens afgørelse fremgår det, at appellantens varemærke består af 6 bogstaver fordelt på 3 stavelser, og varemærket har – efter styrelsens opfattelse – ikke nogen kendt betydning på dansk. ansøgers varemærke består af 8 bogstaver fordelt på 4 stavelser og kan oversættes fra engelsk til dansk til ”ultimativ”, og kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst. appellantens varemærker er fuldstændigt indeholdt i ansøgers varemærke, som kun adskiller sig med tilføjelsen af endelsen ”te”. ovenstående til trods, er det styrelsens opfattelse, at varemærkerne rent faktisk adskiller sig fo- netisk, idet appellantens varemærke vil blive udtalt med dansk tone og tydeligt ”u”, mens an- søgers varemærke vil blive udtalt med engelsk tone. dette er der imidlertid ikke belæg for at antage, og faktisk taler en række forhold for det stik modsatte resultat. -8- for det første afslører et opslag på henholdsvis http://ordbogen.com og http://dictionary.com, at appellantens varemærke kun har en betydning på engelsk, mens ansøgers varemærke har en betydning på både dansk og engelsk, samt at begge varemærker udtales som trestavelsesord. […] med udgangspunkt i ovenstående, må det således være nærliggende at antage, at fordi appel- lantens varemærke ikke har nogen betydning på dansk, så vil forbrugerne bruge den engelske (kendte) udtale. det fremgår ligeledes både af styrelsens afgørelse og ovenstående tabel, at an- søgers varemærke har samme udtale og betydning på både dansk og engelsk. dette indebærer, at den korrekte fonetiske sammenligning mellem varemærkerne må være: [uhl-tuh-muh] vs. [uhl-tuh-mit] der er således fonetisk fuldstædigt sammenfald mellem de første 2 stavelser i henholdsvis ”ultima” og ”ultimate”. hertil kommer, at der er en vis fonetisk lighed mellem [muh] og ”mate”, som anhængig af ud- talen, bliver mere eller mindre tydelig. af styrelsens guidelines fremgår det, at varemærker på fire stavelser ofte ligner varemærker på tre stavelser, når de to første stavelser er identiske og samtidig udgør mindst halvdelen af va- remærkerne, eller tre-stavelsesordet er indeholdt i fire-stavelsesord, og der blot er føjet en ekstra stavelse ind. denne praksis har desuden ført til følgende afgørelser: larafyro = larami medilana = medilav ansatipin = antipin sammenfattende er det appellantens opfattelse, at mærkerne klart er fonetisk forvekslelige – endog identiske afhængig af udtalen – hvorfor varemærkerne også af denne grund må antages at bibringe forbrugerne en opfattelse af kommerciel sammenhæng. konceptuelt/visuelt. -9- det er svært at forestille sig, at den visuelle og konceptuelle lighed/identitet mellem varemær- kerne i praksis spiller så lille en rolle, som styrelsens afgørelse giver udtryk for, og der er næp- pe tvivl om, at dette skyldes, at der ikke findes valide argumenter for at antage, at varemærker- ne ikke forvekslelige. henset til den konceptuelle og visuelle identitet, er der ingen tvivl om, at varemærkerne klart vil associere forbrugerne samme sted hen, når forvekslelighedsvurderingen foretages under hensyntagen til det udviskede erindringsbillede. dette er særligt klart, når varerne ovenikøbet er identiske. varemærkernes særpræg: slutteligt begrunder styrelsen sin afvisning af indsigelse med, at ansøgers ”varemærke er særdeles svagt og med et ganske begrænset beskyttelsesomfang, der udeluk- kende kan udstrækkes til næsten identiske varemærker” dette skulle således betyde, at ”det derfor også kun er næsten identiske varemærker, der vil blive betragtet som forvekslelige med ansøgers varemærke.” dette er simpelthen ikke korrekt. hvis praksis skulle være således som styrelsen skitserer ovenfor, ville dette betyde, at en an- søgning om et svagt fonetisk varemærke, automatisk ville opnående den særlige fordel, at kun næsten identiske varemærker succesfuldt ville kunne nedlægge indsigelser herimod. situationen er imidlertid den, at et svagt fonetisk varemærke, i angrebssituationen er begrænset af det manglende særpræg, men naturligvis ikke omvendt. hvis man tillod tredjemand at inkorporere særprægede varemærker i almindelige ord, og regi- strere disse som figurvaremærker, ville man komplet udvande adskillelseskriteriet og vare- mærkets funktion. konklusion: når appellantens argumenter omkring forvekslelighed sammenholdes med funktionen af et va- remærke, og når denne vurdering fortages under hensyntagen til de almindelige principper, som det udviskede erindringsbillede og helhedsindtrykket, må appellantens indsigelser føre til, at det ansøgte varemærke nægtes registrering. - 10 - det er ikke grund til at tro, og styrelsen har ej heller fremlagt argumenter for at antage andet end at forbrugerne, når disse konfronteres med henholdsvis ”ultimate” og ”ultima” på præcis de samme varer, vil få den opfattelse, at varerne stammer fra samme kommercielle op- rindelse og i værste scenario forveksle disse og købe det ”forkerte” produkt. af de af appellanten fremførte grunde, skal ”ultimate” <fig> (vr 2013 02332) nægtes regi- strering. appellanten beder således ankenævnet for patenter og varemærker om at omgøre styrelsens afgørelse i indsigelsessagen…” med brev af
  2. marts 2015 afgav patent- og varemærkestyrelsen følgende udtalelse: ”… som svar på ankenævnets brev af
  3. februar 2015 skal styrelsen udtale følgende: det fremgår af styrelsens afgørelse af
  4. august 2014, at der i vurderingen af risikoen for for- veksling mellem mærkerne er lagt endog betydelig vægt på, at ordet ultimate har en anpri- sende betydning på engelsk. styrelsen kan i den forbindelse oplyse, at det engelske ord ”ultimate”, der er indeholdt i det an- grebne mærke, både af styrelsen og ohim ved adskillige lejligheder er blevet anset for at være et rent beskrivende ord. således har styrelsen tidligere afslået registrering af mærkerne ulti- mate bain douche for varer i klasse 11 (mp863343), the ultimate method to fluent danish (va 2007 04015) for tjenesteydelser i klasse 41 og ultimate (va 2012 00716) for varer i klasse 10 og
  5. tilsvarende har ohim bl.a. afslået eu011960283 ultimate for varer i klasse 29, 30 og 31, eu010242972 ultimate for varer i klasse 28, eu009249046 ultimate for varer i klasse 12, eu008421836 ultimate for varer i klasse 9 og 15, og eu003400331 ultimate for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 28 og
  6. de nævnte afslag fra ohim er blot eksempler og en oversigt over samtlige fremkomne mærker fundet ved søgning i ohim’s afgørelsesdatabase efter mærker, der indeholder ordet ulti- - 11 - mate og er afslået efter varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b eller litra c, vedlægges som bilag a. styrelsen skal dog også bemærke, at styrelsens praksis i forhold til ordet ”ultimate” har ændret sig over tid. således har styrelsen tidligere accepteret følgende mærker til registrering: […] det kan i den forbindelse endvidere oplyses, at indehaveren af registreringen vr 1995 08191, ultimate <w>, den
  7. september 2011 fremsatte indsigelse mod registreringen vr 2011 01783, ultima <w>. i denne indsigelsessag traf styrelsen den
  8. maj 2012 afgørelse om, at mærkerne ikke var forvekslelige, idet styrelsen bl.a. henviste til, at ordet ”ultimate kan over- sættes fra engelsk til dansk til ”ultimativ”, som igen kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst”, hvorfor styrelsen fandt, ”at indsigers mærke er et særdeles svagt mærke med et ganske begrænset beskyttelsesomfang, der udelukkende kan udstrækkes til helt identiske mærker.” på trods af de nævnte tidligere registreringer finder styrelsen det mest rigtigt at anse ordet ”ul- timate” som et for danske forbrugere kendt engelsk ord, der i relation til de i denne sag om- handlede varer og tjenesteydelser i klasse 31 og 35 blot vil blive betragtet som en almindelig anprisende betegnelse, og følgelig må anses for at være beskrivende og uden særpræg. såfremt ankenævnet er enigt med styrelsen i, at ordet ”ultimate” må anses for beskrivende, er det herefter spørgsmålet, i hvilket omfang en sådan konklusion skal påvirke vurderingen af ri- sikoen for forveksling mellem mærkerne. efter styrelsens opfattelse skal den beskyttelse et registreret varemærke tildeles ses i lyset af va- remærkelovens § 16, stk. 1 og § 5, nr.
  9. af disse bestemmelser fremgår klart, at en varemærke- ret ikke omfatter sådanne dele af varemærket, der ikke selvstændigt kan registreres, og at va- remærkeindehaveren følgelig heller ikke kan hindre tredjemands brug af beskrivende betegnel- ser, så længe denne brug sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. de nævnte bestemmelser vedrører begrænsninger i varemærkeindehaverens rettigheder. i nær- værende sag er det imidlertid ikke det ældre varemærke, der indeholder en beskrivende beteg- nelse, men derimod det angrebne mærke. dette forhold bør imidlertid efter styrelsens opfattelse ikke ændre på, at tilstedeværelsen af et beskrivende ord i et varemærke ikke i sig selv kan føre til, at mærket skal anses for at være for- - 12 - veksleligt med et andet mærke, der indeholder det samme eller et lignende ord. tværtimod må der også i denne situation tages skyldigt hensyn til, at beskrivende betegnelser som det klare udgangspunkt frit skal kunne benyttes af alle erhvervsdrivende, og at øvrige elementer i mær- kerne, herunder figurlige elementer, skal tillægges en større vægt i vurderingen af risikoen for forveksling. en sådan konklusion synes også at være i overensstemmelse med flere af ankenævnets tidlige- re afgørelser og dansk retspraksis i øvrigt. […] endeligt skal henvises til højesterets afgørelse af
  10. december 2008 i sag 103/2008, i hvilken højesteret erklærede sig enig i ankenævnets afgørelse om, at mærkerne minimal <fig> og mi- nimax <w> ikke er forvekslelige. i denne sag fandt såvel ankenævnet og højesteret bl.a., at det i det angrebne figurmærke indeholdte ord ”minimal” var uden særpræg, hvilken konklusi- on må antages at have haft en ikke ubetydelig indflydelse på vurderingen af risikoen for for- veksling mellem mærkerne. på tilsvarende vis finder styrelsen, at det forhold, at ordet ”ultimate” må betragtes som en an- prisende, usærpræget og beskrivende betegnelse for de i denne sag omhandlede varer og tjene- steydelser, bør have en ikke ubetydelig indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne. således bør det efter styrelsens opfattelse tages i betragtning, at særpræget i det angrebne mær- ke fremkommer ved de figurlige elementer i dette mærke, hvorimod særpræget i indsigers mærke er knyttet til det forhold, at ordet ultima alene er suggestivt og ikke direkte beskri- vende. begge mærker må således anses for at være særdeles svage, hvortil kommer, at de sær- prægede elementer i mærkerne adskiller sig fra hinanden. hertil kommer endvidere, som dette tillige er anført i styrelsens afgørelse af
  11. august 2014, at ordene ultima og ultimate adskiller sig ved deres udtale. således må det engelske ord ”ul- timate”, som må forventes at være kendt af den relevante omsætningskreds, mest naturligt bli- ve udtalt med engelsk sprogtone, hvorimod ultima, der udgør de første tre stavelser af det danske ord ”ultimativ”, må forventes at blive udtalt dansk sprogtone. - 13 - med disse yderligere bemærkninger fastholder styrelsen således afgørelsen af
  12. august 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. styrelsen skal således henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…” med brev af
  13. april 2015 fremsendte patrade a/s på vegne klager, affinity petcare s.a., følgen- de kommentarer til styrelsens udtalelse: ”… idet der henvises til styrelsens høringssvar af
  14. marts 2015, skal appellanten blot meddele, at det fortsat er dennes opfattelse, at styrelsens vurdering af forveksleligheden bygger på for- kert grundlag. det må kunne lægges til grund, at såfremt et varemærke kan registreres som ordmærke, så in- debærer den opnåede beskyttelse, at der succesfuldt kan nedlægges indsigelse imod ansøgnin- ger, som indeholder ord, som klart må anses som forvekslelige hermed. nærværende sag er ingen undtagelse. samtlige af styrelsens fremdragne eksempler vedrører figurmærker indeholdende generiske ord, og at disse skal tages til indtægt for, at indehaveren af et ordvaremærker, som i øvrigt op- fylder kravene til registrering for så vidt angår særpræg, ikke efterfølgende kan nedlægge ind- sigelse imod et næsten identisk varemærke for identiske varer, er naturligvis et skråplan uden juridisk begrundelse. …” forklaringer der er under sagen afgivet forklaring af direktør harry larsen, ultimate petfood. harry larsen har forklaret bl.a., at han er uddannet inden for handel og teknik. han har væ- ret iværksætter og kom ind på dyrefoder, fordi hans hund havde problemer med foder. han - 14 - købte en virksomhed, som producerede dyrefoder, i 2013, og det var meningen, at ”ulti- mate” skulle være hovedbrandet, men det viste sig svært på grund af sagsøgeren i denne sag. han kaldte foderet ultimate, fordi det er det ultimative foder. de googlede det og så, at der ikke var andre virksomheder, som hed det. først søgte han om registrering af ordmærket ”ultimate”, men det fik han afslag på. han fik imidlertid vejledning om, at de kunne udfor- me et figurmærke i stedet, og så gjorde de det og fik registreringen. han har meget stor viden om sammensætningen af dyrefoder, og også derfor ved han, at ul- timate er langt bedre kvalitetsprodukt end de produkter, han har set fra ultima, herunder idet der er fersk kød af kvalitet i ultimate. han har også andre mærker for virksomhedens produkter, herunder ”duke”. en stor del af salget af ultimate foregår på facebook grupper, men det har kørt en del på vågeblus på grund af sagen her. det er også derfor, at der ikke er en hjemmeside for ultimate. ultimates produkter bliver ikke solgt i butikker. der er dyrlæger, der gerne vil sælge det, men det afventer sagen her. først gang, han hørte om ultima, var, da der kom en indsigelse fra dem i sagen her. han kendte ikke mærket ultima tidligere. der vil ikke være risiko for forveksling mellem ultima og ultimate i en butik, herunder på grund af det forskellige indhold og pris. det var den lokale bogtrykker, der kom med forslaget til den konkrete figur. alt andet lige er der i hvert fald 20- 25 % forskel på prisen på de to forskellige produkter. parternes synspunkter - 15 - sagsøgeren, affinity petcare s.a., har til støtte for sin påstand anført, at ifølge varemærkelo- vens § 28 kan varemærke registreret i strid med bestemmelserne i varemærkeloven ophæves. ifølge

§ 15, stk.

1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. sammenligning af mærkerne ultima og ultimate ifølge c-251/95, sabel bv mod puma ag, præmis 22 og 23, skal ”risiko for forveksling” ske efter en helhedsvurdering af mærkerne, hvori indgår visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder. affinity petfoods varemærke ultima er registreret som ordmærke uden nogen særlig fi- gurlig udformning. det er således ordet i sig selv, der nyder beskyttelse. ultimate petfoods varemærke består af ordet ultimate i en almindelig og velkendt skrift- type, hvor prikken over i’et er erstattet med et hjerte. der er påført en hundepote som bag- grund på varemærkets endelse ”-ate”. se sammenligningen nedenfor. ultima affinity petfoods’ mærke ultimate petfoods mærke - 16 - som det ses af ovenstående sammenligning, adskiller ordet sig i ultimate petfoods vare- mærke sig alene ved tilføjelsen af bogstaverne ”-te”. selve den visuelle læsning af dette ord forstyrres dog af den grafiske hundepote, hvilket medfører, at forbrugernes øjne fokuserer mere på den indledende del af ordet, nemlig ”ultim-”. i u1992.647s nåede sø- og handelsretten frem til, at mærkerne pikasol og pufasol var forvekslelige under hensyntagen til, at der alene var adskillelse mellem mærkerne på 2 bog- staver – det andet og det tredje bogstav. det må således være nærliggende, at mærkerne i nærværende sag ligeledes er forvekslelige, idet der ligeledes er tale om to bogstaver til for- skel, henset særligt til at disse bogstaver udgør en mindre adskillelse i kraft af deres place- ring sidst i ultimate petfoods varemærke. det er et almindeligt anerkendt princip i forvekslelighedsbedømmelsen, at begyndelsen af varemærker som oftest tillægges en større betydning i bedømmelsen, da forbrugerne er vant til at læse denne del først i kraft af den almindelige læseretning. forbrugerne vil således have en tendens til alene at genkende ordet frem for at læse ordet fuldstændigt, hvilket ligeledes taler for, at der består en risiko for, at forbrugerne kan forveksle mærkerne. lydligt udtales mærkerne næsten identisk, idet affinity petfoods mærke vil blive udtalt ”ul-ta-ma”, mens ultimate petfoods mærke vil blive udtalt ”ul-ti-ma-te”. det er såvel for det lydlige som for det visuelle alene tilfældet, at der tilføjes et enkelt element. ultima og ultimate mærkerne besidder således betydelige ligheder, grænsende til det identiske, både visuelt og lydligt. det vil på denne baggrund være vanskeligt for forbrugerne at adskille varemærkerne i markedet. ovenstående understøttes yderligere af princippet om det udviskede erindringsbillede, som beskriver den situation, som forbrugerne oftest står i, når de køber varer. forbrugerne har nemlig sjældent mulighed for direkte at sammenligne ét varemærke med et andet, hvorfor forbrugerne i stedet er nødt at støtte sig til det udviskede erindringsbillede, som forbrugerne - 17 - måtte have af det oprindelige varemærke. det vil være vanskeligt for forbrugerne at skelne mærkerne fra hinanden alene ud fra sin hukommelse. sammenligning af varer der består en stor vareartslighed mellem varemærkerne, hvilket illustreres i nedenstående skema, hvor de identiske varer i klasse 31 er sat op over for hinanden: ultima <w> ultimate <fig> landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs- samt korn (ikke indeholdt i andre klasser) produkter (ikke indeholdt i andre klasser) levende dyr levende dyr frø og såsæd frø og såsæd planter og blomster naturlige planter og blomster næringsmidler til dyr næringsmidler til dyr malt malt som det ses af ovenstående sammenligning, genfindes alle varerne i klasse 31 i ultimate pet- foods registrering hos affinity petfoods registrering. ultimate petfood har derudover registreret følgende ydelser i klasse 35: online engros- og detailhandel med dyrefoder og dyreartikler; eksportvirksomhed med dyrefoder og dyreartikler. disse ydelser indebærer alle online salg, enten i form af engros- eller detailhandel, af varerne omfattet af klasse 31. ydelserne omfatter således, at der sælges varer omfattet af affinity pet- foods registrering eksempelvis via en hjemmeside. det vil dermed være nærliggende for for- - 18 - brugerne at forveksle oprindelsen på varerne fra denne hjemmeside, med affinity petfoods varer, idet varemærkerne har en meget høj grad af lighed, og idet der sælges identiske varer. affinity petfoods registrering omfatter desuden ”veterinærvirksomhed”. det er sædvanligt, at der i forbindelse med drift af veterinærvirksomhed, sælges dyrefoder og dyreartikler. også henset hertil vil der være en stor risiko for, at forbrugerne kan forveksle ultimate petfoods onlinesalg af dyrefoder og dyreartikler og med affinity petfoods varemærke. opsummering som det følger af det forudgående, består der både en betydelig mærkelighed og en betyde- lig vareartslighed mellem ultima og ultimate, hvorfor der er en nærliggende risiko for, at forbrugerne vil forveksle de pågældende varemærker med hinanden. det gøres på denne baggrund gældende, at vr 2013 02332, ultimate <fig>, er registreret i strid med varemærkeloven. det skal yderligere bemærkes, at ultima er et ord uden betydning eller mening på dansk. på engelsk betyder ordet ”den sidste stavelse i et ord”. som dokumentation herfor fremlæg- ges udskrift fra meyers fremmedordbog som bilag 6. ordet vil således enten blive forstået som et varemærke uden mening eller som henvisning til den engelske betydning. ordet har dermed særpræg for de omfattede farer: • 5 veterinærmedicinske præparater; tilsætningsstoffer til foder til medicinske formål. • 31 landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, planter og blomster, næringsmidler til dyr; strøelse til dyr; malt; præparater til anvendelse som tilsætningsstoffer til dyrefoder; drikke til kæledyr; foder. • 44 veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af dyr; landbrugs-, havebrugs- og skov- brugsvirksomhed. - 19 - det følger af

§ 15, stk.

1, nr. 2, at et varemærke er udelukket fra registre- ring, hvis der er risiko forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. det er affinity petcares opfattelse, at ordet ultimate også besidder nogen grad af sær- præg. styrelsen og ankenævnet har henvist til, at forbrugerne vil opfatte ordet som beskri- vende, idet ordet kan angive, at der er tale om ”ultimative produkter”. dette er en sproglig teoretisk udlægning, som ikke genfindes i købssituationen. som ultimate er præsenteret i det registrerede varemærke, kommunikeres der alene, at der er tale om en angivelse af op- rindelse – at der er tale om varer fra ultimate. det må i nærværende sag være ubestridt, at der er tale om varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art. når et varemærke kan registreres som ordmærke i henhold til

bestemmel- ser, herunder at varemærket har særpræg, må det være en naturlig følge, at den opnåede be- skyttelse indebærer, at der succesfuldt kan nedlægges indsigelse mod ansøgninger, som in- deholder ord, som må anses for at være forvekslelige hermed. affinity petcare har allerede argumenteret for mærkernes forvekslelighed i stævningen, hvorfor følgende således alene er supplerende og uddybende. i det følgende uddybes således alene om patent- og varemærkestyrelsens (herefter ”styrel- sen”) og ankenævnets fejlagtige konklusioner omkring forveksleligheden. styrelsen og ankenævnet har afvist, at varemærkerne ultima og ultimate <fig> skulle være forvekslelige ud fra den betragtning, at ordet ultimate ikke har særpræg. denne konklusion er baseret på en fejlagtig fortolkning af varemærkeretten. de hensyn, som ligger bag denne konklusion er hjemlet dels i

§ 13, stk.

1 og 2,

- 20 - § 5 og

§ 16, stk.

1. samtidig har eu domstolen i sin fortolkning i c-102/07, præmis 30-31, direkte taget afstand herfor, hvilket uddybes længere nede. for så vidt angår hensynene bag i

§ 13

, vedrører disse spørgsmålet om det ældre varemærke har særpræg for at sikre, at der ikke kan opnås en konkurrencebegræn- sende rettighed til almindelige ord. ultima har særpræg, hvilket i øvrigt også er anerkendt af styrelsen og ankenævnet. disse hensyn er således mindre relevant i nærværende sag. det samme kan siges om hensynene bag

§ 16, stk.

  1. de hensyn, som styrelsen og ankenævnet således støtter sig til, er hensynene bag varemær- kelovens §
  2. det følger af disse, at en varemærkeret ikke kan bruges til at forbyde andre at gøre brug af angivelser vedrørende varens egenskaber. det følger i tillæg hertil at sådanne angivelser skal gøres i overensstemmelse med god markedsføringsskik. hensynene knytter sig til den faktiske brug, og der er tale om en undtagelse til varemærke- lovens § 4 om varemærkeindehaverens indgriben over for faktisk brug. bestemmelsen ved- rører således ikke det registreringsmæssige. der findes ingen pendant i forhold til varemær- kelovens § 15, hvorefter et varemærke er udelukket registrering, hvis det er forveksleligt med et ældre varemærke. der må således foretages væsentlig sondring mellem situationen i forhold til varemærkelo- vens § 4, hvor

§ 5

er en lovfæstet undtagelse af de hensyn, som styrelsen og ankenævnet fremhæver, mens

§ 15ikke har en sådan lovfæstet undta- gelse.

sondringen er særlig relevant, idet

§ 5vedrører angivelser, som ikke nødvendigvis omfatter varemærker.

til illustration er der stor forskel på, om man anvender angivelsen ”buy the ultimate food for your pet” i forhold til brugen af ultimate som va- remærke. det følger af

§ 5og hensynene bag, at den første nævnte angivel- se ikke kan forbydes.

når ultimate derimod anvendes som varemærke, vil det også blive forstået sådan og sammenlignet med andre varemærker, herunder ultima. hvorvidt den sidstnævnte brug, brugen af ultimate som varemærke, vil være omfattet af varemærkelo- vens § 5 afhænger af, om brugen vil kunne siges at være i overensstemmelse med god mar- - 21 - kedsføringsskik. det følger heraf, at såfremt brugen er egnet til at skabe forveksling med det ældre varemærke, da vil der

§ 5ikke fungere som en undtagelse.

ovenstående underbygges i det hele taget af eu domstolens fortolkning i c-102/07, præmis 30-31, hvoraf det fremgår om faktorerne, som indgår i forvekslelighedsbedømmelsen: ”30. den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgø- re en del af disse relevante faktorer. som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og af ovennævnte retspraksis, bør svaret på spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, base- res på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens vare- mærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger. 31 desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugerens bevidsthed sker forveksling. hvis tredjemand i denne forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gældende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner va- remærket, uden at varemærkeindehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gø- re indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, lit- ra b).” (fremhævet her) nærværende sag vedrører alene spørgsmålet om varemærket er registreret i strid med vare- mærkelovens bestemmelser, hvorfor det alene er nødvendigt at forholde sig til det registre- rede varemærke, som altså tiltænkes anvendt netop som kendetegn/varemærke på samme måde, som ultima anvendes. som uddybet ovenfor, har styrelsen og ankenævnet således støttet sig til nogle forkerte hensyn i vurderingen, som dermed har fået et fejlagtigt udfald. selv i det tilfælde at man i nogen grad måtte støtte sig til sådanne hensyn, er det afgørende, at man støtter sig til hensynene i sin helhed og således ikke undlader væsentlige aspekter heraf navnlig de hensyn, der tilsiger, at

§ 5

indeholder som betingelse, at brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. hvis de samme hensyn an- vendes i registreringsregi, må der tages højde herfor. eftersom der er tale om en varemærke- registrering, er det fuldstændig givet, at det ansøgte mærke vil stå for sig selv og i domine- - 22 - rende/fremtrædende del af den øvrige emballage, markedsføring, o.l. det er også givet, at forbrugerne vil henvise til ultimate i tale og i visuel genkendelse. denne situation giver anledning til, at forbrugerne kan forveksle varemærkerne med hinanden. når forbrugerne i en butik efterspørger dyrefoder fra ultimate, kan det på grund af or- dets natur kun ske på en måde, hvor angivelsen vil blive opfattet som et varemærke. alter- nativt skal ordet indgå i en længere og usædvanlig forbrugerformulering på engelsk, hvor man efterspørger ”the ultimate food for pets”. dette er højst usædvanligt for den danske for- bruger. hvis en forbruger eksempelvis efterspørger dyrefoder fra ultima i en butik, men butikken alene sælger ultimate, vil sælgeren i butikken utvivlsomt vende tilbage med ultimate-produkter. det samme er tilfældet i den omvendte situation. hvis en sælger, mod forventning, solgte produkter fra begge varemærker, vil sælgeren nødvendigvis være nødt til at stille forbrugeren et afklarende spørgsmål; nemlig hvilken af de to mærker, som forbrugeren ønsker. disse situationer skyldes først og fremmest, at varemærkerne minder så meget om hinanden. derudover skyldes det, at forbrugerne vil have større tendens til at lægge vægt på de indle- dende bestanddele nemlig ”ultima-”, som fremgår af begge mærker. i tillæg hertil vil mærkerne ikke have en egentlig dansk udtale, da der ikke er tale om danske ord, hvorfor ud- talen vil variere fra person til person og/eller blive udtalt på engelsk, som alene er den dan- ske forbrugers andetsprog. også denne situation tilsiger, at der er risiko for, at varemærker- ne vil blive forvekslet med hinanden, hvilket netop bekræftes af eu domstolen i c-102/07, præmis

  1. styrelsen og ankenævnet har anført, at der ved forvekslelighedsbedømmelsen skal lægges vægt på mærkernes forskellige bestanddele og særpræget af disse. dette er for så vidt også den gængse opfattelse i teorien, men hertil må tilføjes, at denne bedømmelse ikke står alene. det følger da også netop af eu domstolens fortolkning i 102/07, præmis 30, at et friholdel- sesbehov ikke udgør en af de relevante faktorer. dette gængse forvekslelighedsvurderings- princip må således ikke inddrage friholdelsesbehovet, som styrelsen og ankenævnet har gjort. - 23 - der skal derimod som udgangspunkt lægges vægt på det helhedsindtryk, som varemærker- ne hver især giver. herunder, skal der lægges vægt på særpræg og en lang række andre mindst lige så vigtige og afgørende faktorer. der skal ligeledes lægges vægt på de dominerende elementer og det udviskede erindrings- billede, og det er almindeligt kendt praksis, at ordelementer er dominerende, da forbrugerne har for vane at henvise til varemærkerne i tale og med ord snarere end beskrivelser af de fi- gurlige elementer. når dette medtages i vurderingen, er det tydeligt, at ultimate er en dominerende be- standdel, som har afgørende betydning i forvekslelighedsbedømmelsen, selvom denne ord- del er med en lav grad af eller muligvis helt uden særpræg. det udviskede erindringsbillede tilsiger ydermere, at forbrugerne vanskeligt vil kunne huske, om varemærket slutter med ”- ma” eller ”-mate”. at ultimate ligeledes har tilføjet et grafisk element i form af en pote, som er generisk for de ansøgte varer, ændrer ikke ved ”ultima-”-delen i ultimate vil tiltrække størst opmærksomhed både ved vurderingen og efterfølgende i det udviskede er- indringsbillede. i tillæg hertil må det holdes for øje, at affinity petcares varemærke er et ordmærke, som således kan gribe ind over for forvekslelige ord. tilføjelsen af poten som grafisk element har endog yderligere den konsekvens, at bogstaver- ne ”ultim-” og delvist ”a” fremstår mere dominerende, som det ses af gengivelsen neden- for. yderligere omkring manglende særpræg hos det yngre mærke må det holdes for øje, at et beskrivende ord som udgangspunkt ikke kan registreres som varemærke. dette lader sig dog alligevel gøre i visse tilfælde, eksempelvis hvis varemærket indeholder tilstrækkeligt - 24 - med figurlige elementer. hvis styrelsen og ankenævnets praksis ukritisk opretholdes, vil det i altid være muligt at gå tæt på et eksisterende varemærke alene ved at registrere et be- skrivende ord i en figurlig udformning. denne situation er ikke hensigtsmæssig – hverken for erhvervsdrivende eller forbrugere, hvilket eu domstolen netop bekræfter i c-102/07, præmis
  2. det er derfor nødvendigt i vurderingen at lægge større vægt på, om varemærkerne kan forveksles af forbrugerne. en sådan situation er da heller ikke omfattet af de friholdelseshensyn, som er beskrevet ovenfor og yderligere i det følgende. hensynene bag reglerne omkring særpræg vedrører i bund og grund friholdelsesbehov. er- hvervsdrivende har brug for at kunne anvende almindelige ord til at markedsføre og beskri- ve deres produkter. dette hensyn omfatter dog ikke brugen af ordene som varemærker. der eksisterer nemlig ikke noget særligt friholdelsesbehov for brugen af beskrivende ord som va- remærker. varemærker skal derimod være egnet til at adskille sig fra hinanden. selvom ultimate som ord har en lav grad af eller intet særpræg, er det uhensigtsmæssigt i markedet, at to va- remærker minder så meget om hinanden, som er tilfældet er i nærværende sag. hvis forbru- gerne har købt ultimate og forbinder det med ultima, kan det have en ukontrollerbar indvirkning på affinity petcares ry og goodwill. hvis det registrerede varemærke opretholdes, vil det kunne udgøre en potentiel fremtidig ri- siko for affinity petcare, idet det registrerede varemærke vil kunne opnå særpræg som følge af indarbejdelse. hvis dette sker, vil det registrerede varemærke potentielt kunne bruges til at hindre affinity petcares fremtidige registreringer, hvad end der er tale om figurmærker, ordmærker, omre- gistreringer, udvidelse af varefortegnelse, mv. det er derfor nødvendigt for affinity petcare at kunne varetage sine interesser på nuværende tidspunkt, hvor registreringen alene frem- står som et ikke-indarbejdet varemærke. - 25 - på baggrund af det ovenstående fastholder affinity petcare, at ultimate er registreret i strid med

§ 15

. sagsøgte, ultimate petfood, har som selvmøder henholdt sig til afgørelsen fra ankenævnet for patenter og varemærker og begrundelsen i denne afgørelse. sø- og handelsrettens begrundelse og resultat retten lægger til grund som ubestridt, at der er direkte varesammenfald mellem de to mær- kers registrering for så vidt angår registreringen i klasse 31. som udgangspunkt må sammenligningen af de to mærker foregå med en indledende konsta- tering af, at det dominerende element i sagsøgtes figurmærke er ordet ”ultimate”, som dog er undergivet en figurlig udformning og tilføjet en dyrepote. retten kan imidlertid tiltræde ankenævnets angivelse af, at der ved vurderingen af forvekslelighed må lægges vægt på, at ordet ultimate i den foreliggende sag må anses for en beskrivende betegnelse, og at sagsøg- tes figurmærke som følge heraf (og som følge af den konkrete figurlige udformning) er sær- deles svagt. retten finder således, at ankenævnet ligesom styrelsen med rette har lagt vægt på, at beskrivende betegnelser – også når de forekommer i det angrebne, yngre mærke – som det klare udgangspunkt frit skal kunne benyttes af alle erhvervsdrivende, med den konse- kvens for denne sag, at der ved vurderingen af risiko for forvekslelighed må lægges større vægt på den figurlige udformning af sagsøgtes mærke. det skal bemærkes, at spørgsmålet om brug i strid med god markedsføringsskik ikke er relevant i den foreliggende sag. også med ovenstående indgang til spørgsmålet om forvekslelighed må retten dog indled- ningsvis konstatere, at visuelt set er sagsøgerens ordmærke ”ultima” fuldstændig indeholdt i ordet ”ultimate” i sagsøgtes mærke, som på dette punkt kun afskiller sig fra sagsøgerens mærke ved de to sidste bogstaver. - 26 - lydligt set adskiller mærkerne sig fra hinanden, idet retten lægger til grund, at ultimate – i modsætning til ultima – vil blive udtalt på engelsk af den relevante kundekreds (og af den væsentligste del af den danske befolkning i det hele taget). efter en samlet vurdering finder retten navnlig på baggrund af de indledende bemærkninger ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse, hvorefter der ud fra en helhedsvur- dering ikke foreligger forvekslelighed mellem de to mærker, herunder risiko for, at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne. retten frifinder derfor sagsøgte. sagsøgte er selvmøder og der er ikke grundlag for at tilkende sagsøgte sagsomkostninger. thi kendes for ret: sagsøgte, ultimate petfood, frifindes. flemming skouboe mads bundgaard larsen jakob sørensen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.