v012700m - ks

v012700m - ks udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. marts 2005 blev af retten i sagen v-127-03 sækko industri a/s (advokat sune sørensen) mod fa. otto schachner aps (advokat bente koudal sørensen) afsagt sålydende d o m: indledning og påstande sagens spørgsmål er om den af fa. otto schachner aps markedsførte arbejds- handske af mærket panda krænker sækko industri a/s’ rettigheder til arbejds- handsken af mærket ox-on nippon (nippon) i henhold til mønsterloven og mar- kedsføringsloven. sækko industri a/s har nedlagt påstand om at fa. otto schachner aps tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at markedsføre og sælge den i bilag 1 afbil- lede handske (panda-handsken). - 2 - sækko industri a/s har endvidere nedlagt påstand om at fa. otto schachner aps til sækko industri a/s skal betale 200.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den
2. oktober
3. fa. otto schachner aps har nedlagt påstand om frifindelse. sagens omstændigheder sækko industri a/s markedsfører og sælger arbejdshandsken nippon der produ- ceres af kenny wong & co. (far east) mfg. ltd. sækko industri har samarbejdet med kenny wong & co. siden
4. k. wong har i brev af
5. januar 2004 oplyst følgende om udviklingen af nippon- handsken: ”… at the beginning, saekko industri a/s just bought our standard gloves, but since 1994 – 1995, we changed our co-operation based on developing new styles for high quality gloves. since that in co-operation, we have developed several new styles and saekko industri a/s have had several great success with these new styles – among other (the)… ox-on driver styles. from 1998, we started developing a new style – our common goal was to change the market for gloves in direction of lighter and better fitting gloves. we had the idea from the japanese market and we wanted to develop such gloves also for the european market - for work, but with a comfort and fitting as the golf gloves. in close co-operation with mr. finn madsen from saekko industri a/s, we ended up at style p-804-1/e – named nippon by saekko industri a/s. … due to the high costs, it was not possible to register the new design world wide and in agreement with saekko industri a/s, the gloves was registered in den- mark and japan only – and furthermore, saekko industri a/s gave our company the permission for selling the same style for our customers in germany and france. …” sækko industri indleverede den
6. august 2000 en ansøgning om mønsterbe- skyttelse af nippon-handsken. ansøgningen blev registreret den
7. februar - 3 - 2000 med prioritet fra den
8. august 2000 og med gyldighed til den
9. august
10. nippon-handsken har følgende udseende: sækko industri har oplyst at man frem til begyndelsen af 2004 har solgt 228.117 par af nippon-handsken til en gennemsnitpris på 34 kr. svarende til en omsætning på 7.769.456 kr. ekskl. moms. bruttofortjenesten udgør omkring 45% svarende til ca. 3.500.000 kr. fa. otto schachner aps har markedsført handsker siden
11. de markedsfører og sælger arbejdshandsken af mærket panda der importeres fra kina. fa. otto schachner har ikke ønsket at oplyse navnet på producenten af panda-handsken. fa. otto schachner har ikke fremlagt oplysninger om omsætning og avance ved- rørende panda-handsken der ser således ud: - 4 - fa. otto schachner har som dokumentation for at designet var almindelig kendt fremlagt en kontrakt dateret den
12. november 1995 mellem maoming export base development company, kina, og atlas protecta ltd., schweiz, vedrørende salg af ”style no. 005gs: soft 0.7-0.8mm natural goatskin driver’s glove – ja- panese style – insert thumb – black”. der er ikke fremlagt et eksemplar eller foto af den nævnte handske. ved brev af
13. september 2003 rettede sækko industris advokat henvendelse til fa. otto schachner med anmodning om at stoppe markedsføringen af panda- handsken som de mente krænkede sækko industris rettigheder. fa. otto schachner bestred at markedsføringen krænkede sækko industris rettigheder. der er fremlagt kopi af et foto af en handske af mærket rhl uden at der i øvrigt er fremlagt oplysninger om denne handske. der er under forklaringerne givet oplysninger om en handske der markedsføres i danmark af a/s niels stennevad, esbjerg. handsken ligner nippon-handsken. der er endvidere fremlagt kopi af produktblad fra tegma, icm, evertorp, og kopi af brochuremateriale fra producenter og forhandlere i østen. retten har i mate- rialet ikke kunne identificere handsker der væsentligt ligner nippon-handsken eller panda-handsken. til dokumentation for opgørelsen af sit tab har sækko industri fremlagt en kopi af faktura fra kenny wong dateret den
14. april 2003, kopi af fragtbrev fra dsdf dateret den
15. april 2003, kopi af debetnota vedrørende remburs dateret den
16. april 2003, samt kopi af faktura til velfac a/s dateret den
17. maj
18. sæk- ko industri har endvidere fremlagt omsætningstal vedrørende kunderne velfac a/s og det danske trælastkompagni a/s. forklaringer finn madsen forklarede at han er direktør i sækko industri der har en årlig om- sætning på 80 mio. kr. hvoraf 50 mio. kr. på handsker. de har 1.200 varenumre vedrørende handsker. salget af nippon-handsken udgør 10% af omsætningen af handsker. ved udformningen af nippon-handsken tog de udgangspunkt i golfhandskens design og i den japanske stil på området. nippon-handsken er derfor mindre og har en bedre pasform end andre arbejdshandsker. - 5 - handsken blev udviklet sammen med virksomhedens producent kenny wong. vidnet var i kina i 1998 hvor de i samarbejde udviklede handsken. der blev lavet en tegning og syet en model. i den følgende testfase blev der lavet et prøveparti hvorefter man kunne begynde den egentlige markedsføring. ved ansøgning om mønsterbeskyttelsen kendte vidnet ikke lignende handsker. han ønskede en mønsterbeskyttelse fordi handsken var noget særligt og havde kostet en del at udvikle. registreringen var et vigtigt signal. vidnet har ikke set lignende handsker selv på de største messer for beskyttelsesbeklædning og ar- bejdstøj. nippon-handsken har et særligt design. den har kasseformede fingre, dobbelte syninger og en særlig udformning ved fastgørelsen af tommelfingeren. frem for alt karakteriseres den af den særlige udformning af tekstilstykkerne på håndryg- gen og oversiden af fingrene samt på tommelfingeren, en udformning der ikke er funktionsmæssigt begrundet. panda-handsken har samme særlige udformning af tekstilstykkerne på håndryg- gen og oversiden af fingrene samt på tommelfinger. handsken har også kasse- formede fingre, dobbelt syninger, men den har ikke samme udformning ved fast- gørelsen af tommelfingeren. der er også forskelle i de anvendte tekstiler og i manchetterne. der er tale om ubetydelige forskelle. det er ikke forskelle som en almindelig køber i et byggemarked vil hæfte sig ved. panda er en så nærgående efterligning af nippon-handsken at den ikke kan være fremstillet uden kendskab til denne. der skal bruges specialværktøj (stanseværktøj) til produktion af handsker. en handske består af flere dele, og hver del skal stanses med sit specialværktøj. til en nippon-handske skal anvendes seks stanseredskaber til hver model. hver model er i syv størrelser, og hvert stanseredskab koster 500 kr. alene redska- berne til en model koster således over 20.000 kr. og hertil skal lægges de bety- delige omkostninger til arbejdet med udviklingen af produktet. det er vanskeligt at sælge en handske til 34 kr. det kræver mange salgsbesøg og mange uddelinger af prøveeksemplarer at overbevise kunderne (butikkerne) om det fornuftige i at købe sådanne handsker frem for de gængse og langt billi- gere. - 6 - panda-handsken er af ringere kvalitet end nippon, blandt andet er læderet af dårligere kvalitet. det betyder at nippon-handsken fortrænges fra markedet af et produkt af ringere kvalitet, og designet udvandes. om den af a/s niels stennevad markedsførte handske forklarede vidnet at sæk- ko industri indgik forlig med stennevad i en sag om krænkelse af sækko indu- stris mønsterret til nippon-handsken. sagen blev ikke til noget fordi sækko in- dustri ikke kunne dokumentere et tab. det skyldtes at stennevads handske blev solgt til industrien og ikke i byggemarkeder som nippon-handsken. stennevad er på markedet for arbejdshandsker en mindre udbyder på det industrielle område. vidnet bekræftede oplysningerne i bilagene vedrørende sækko industris salg af nippon-handsken til velfac og det danske trælastkompagni a/s og sækko indu- stris omsætningstal og dækningsgrad og forklarede at fa. otto schachner gen- nem en forhandler havde overtaget salget til velfac omkring april/maj
19. ved forhandling med det danske trælastkompagni måtte sækko industri gå ned i pris, og de mistede derved et dækningsbidrag på omkring 60.000 kr. om året. samlet set har sækko industri mistet et dækningsbidrag på i hvert fald 500.000 kr. nippons salgskurve knækkede da panda-handsken kom på markedet. niels otto schachner forklarede at fa. otto schachner startede med produkti- on af handsker i
20. fra 1960 fik de produceret deres handsker i kina. efter 1972 kom der andre forhandlere på markedet som kopierede andre forhandleres produkter blandt andet fa. otto schachners. panda-handsken er blevet produceret fra omkring 2001/
21. de købte hand- sken til deres sortiment efter at de havde modtaget brochuremateriale og et prøveeksemplar. designet var almindelig kendt på markedet, og de ville gerne have denne type handske i deres sortiment. fa. otto schachner var en af de sidste forhandlere til at føre den. stennevad-handsken kom på markedet omkring år
22. den ligner nippon- handsken meget. panda-handsken er forskellig fra nippon-handsken. panda-handsken er lavet af kalveskind, og den har en anden tekstilvævning og elastik end nippon-handsken. tommelfingeren er syet anderledes. nippon-handskens tommelfinger har en ”keystone”-indsats på indersiden som er funktionsbestemt og velkendt. - 7 - markedet er præget af konkurrence hvorfor vidnet ikke ønsker at udlevere op- lysninger om producenter, omsætning og fortjeneste. sækko industri vil kunne misbruge sådanne oplysninger. fa. otto schachner har ikke udviklet egne designs. det amerikanske og kinesi- ske marked er førende inden for branchen. der er ikke så meget udvikling da der er tale om kendte principper og funktionsbestemte designs. en handske er et funktionsbestemt produkt, handsken skal have fem fingre. vidnet vidste ikke at sækko industri havde en mønsterregistrering på nippon- handsken. siden introduktionen af panda-handsken har fa. otto schachner solgt omkring 40.000 par handsker. parternes procedure sækko industri har anført at sækko industri opfyldte de krav som mønsterloven fastsatte for registrering. fa. otto schachner har bevisbyrden for at nippon- handsken på ansøgnings- og registreringstidspunktet ikke opfyldte kravene, her- under at nippon-handsken ikke havde det fornødne særpræg. denne bevisbyrde har fa. otto schachner ikke løftet. de oplysninger der er forelagt om andre ar- bejdshandsker på markedet, viser ikke at nippon-handsken ikke havde tilstræk- keligt særpræg. finn madsens forklaring om udviklingen af nippon-handsken, herunder at nippon-handsken designmæssigt adskilte sig væsentlig fra hvad der var kendt, må derfor lægges til grund, og konklusionen må være at nippon- handsken havde tilstrækkelig nyhedsværdi og særpræg. stennevads handske der er en efterligning af nippon-handsken, kom først på markedet efter at sækko industri havde fået nippon-handsken mønsterregistre- ret. det forhold at sækko har indgået forlig med stennevad som forklaret af finn madsen berettiger ikke fa. otto schachners efterligning af nippon-handsken. fa. otto schachner har ikke nedlagt påstand om ophævelse af mønsterregistre- ringen i overensstemmelse med mønsterlovens § 43, jf. §§ 41 og 42, hvorfor fa. otto schachner er udelukket fra at påstå frifindelse. mønsterretten er en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af mønsteret. der fo- religger en krænkelse, hvis en vare der er bragt på markedet, ikke væsentligt adskiller sig fra den mønsterbeskyttede. den af fa. otto schachner markedsførte panda-handske er en efterligning af sækko industris mønsterbeskyttede nippon- - 8 - handske. forskellene er så små at der er en åbenbar risiko for at panda- handsken i købssituationen forveksles med nippon-handsken. handskerne giver uanset detailforskelle det samme helhedsindtryk og fremstår som identiske. nippon-handskens design er ikke blot funktionelt begrundet. fa. otto schachner kunne let have markedsført en arbejdshandske med et andet mønster eller de- sign, og med arbejdshandskens funktionalitet, uden at krænke sækko industris mønsterret. fa. otto schachner er derfor i medfør af mønsterlovens § 5 uberettiget til at markedsføre og sælge panda-handsken. hvis markedsføring og salget af panda-handsken ikke er en krænkelse efter mønsterloven, er det i hvert fald en krænkelse efter markedsføringsloven. nip- pon-handsken har det fornødne særpræg, og der består en åbenbar forveks- lingsrisiko. panda-handsken konkurrerer med nippon-handsken. det er bekræftet ved finn madsens forklaring vedrørende velfac og det danske trælastkompagni hvor fa. otto schachner henholdsvis har overtaget kunden og presset prisen. det må efter bevisførelsen lægges til grund at fa. otto schachner har tilstræbt at efterligne nippon-handsken, men allerede fordi der foreligger en mønsterbe- skyttelse, kan fa. otto schachner ikke have været i god tro. fa. otto schachner er derfor i medfør af markedsføringsloven uberettiget til at markedsføre og sælge panda-handsken. fa. otto schachner har handlet uagtsomt hvilket i øvrigt ikke er bestridt. sækko industri har derfor krav på godtgørelse og/eller erstatning i medfør af mønster- loven og markedsføringsloven. tabet må fastsættes skønsmæssigt. der henvises herved til højesterets dom af
23. januar 2001 i u 2001.747 h. trods anmodning og opfordring har fa. otto schachner ikke villet give oplysnin- ger til brug for tabets opgørelse. det må tillægges processuel skadevirkning, og sækko industris skønsmæssige opgørelse af tabet må lægges til grund, jf. sø- og handelsrettens dom af
24. maj 1987 i nir 1990.
25. niels otto schachner har forklaret at der solgt omkring 40.000 par af panda- handsken. på denne baggrund kan afsætningstabet opgøres til ikke under - 9 - 500.000 kr. hertil kommer tabet ved markedsforstyrrelse. sækko industri har på baggrund af de oplysninger der er fremkommet inden domsforhandlingen, hvilke oplysninger ikke omfattede fa. otto schachners salgstal, skønsmæssigt opgjort tabet til mindst 200.000 kr. som dokumenteret ved det fremlagte talmateriale vedrørende omsætning og dækningsbidrag. fa. otto schachner har anført at der ikke er nedlagt påstand om ophævelse af mønsterregistreringen på grund af den tidligere sag mellem sækko industri og stennevad. stennevads handske var på markedet i august 2000 da sækko indu- stri indgav anmeldelse om mønsterbeskyttelse af nippon-handsken. det må der- for have været sækko industris opfattelse at nippon-handsken væsentligt ad- skilte sig fra stennevads handske. panda-handsken adskiller sig betydeligt mere fra nippon-handsken end stennevads handske. nyhedskravet for mønsterregistrering er globalt. allerede i 1990’erne fandtes der handsker på markedet der lignede nippon-designet. på det danske marked fand- tes stennevad-handsken. nippon-handsken er ikke udtryk for en kreativ proces, og den opfylder ikke kravet om originalitet. der er ikke udarbejdet en sagkyndig erklæring vedrørende produktets originalitet. en handske er et funktionsbestemt produkt, og det er svært at lave en udform- ning der væsentligt adskiller sig fra andre handsker. der er derfor kun beskyttel- se mod slaviske kopier. selv nærgående efterligninger tillades, jf. højesterets dom i u 2004.737h. i nærværende sag er der tydelig forskel på de omhandlede handsker, og der foreligger hverken en krænkelse efter mønsterloven eller markedsføringsloven. nippon-handsken er af bedre kvalitet, og der er flere designmæssige forskelle, blandt andet udskæringen og indsættelsen af tommelfingeren og manchetten. de anvendte tekstiler og farver er forskellige. oversiden på nippon-handsken er ikke speciel. der foreligger derfor ikke nogen krænkelse af sækko industris ret- tigheder. at fa. otto schachner ikke har ønsket at fremlægge oplysninger om omsætning og fortjeneste, bevirker ikke at sækko industri kan kræve det opgjorte tab. sækko industri har ikke selv fremlagt dokumentation for tab i form af omsæt- ningstal eller bruttofortjeneste, men alene henvist til velfac og det danske træ- lastkompagni. det bestrides derfor at sækko industri har lidt et tab. - 10 - rettens afgørelse sækko industri fik handsken af mærket nippon mønsterregistreret den
26. fe- bruar 2001 med prioritet fra den
27. august
28. fa. otto schachner ikke har nedlagt påstand om ophævelse af mønsterregistreringen af nippon-handsken. efter finn madsens forklaring lægges det til grund at nippon-handsken blev ud- viklet af sækko industri i samarbejde med deres producent, og at der ikke fand- tes tilsvarende arbejdshandsker på markedet. retten finder ikke at fa. otto schachner ved den foretagne bevisførelse, herun- der fremlæggelsen af salgskontrakt mellem maoming export base development company og atlas protecta ltd. og fotos og brochuremateriale, har dokumente- ret at nippon-handsken på tidspunktet for ansøgningen om mønsterbeskyttelse ikke opfyldte betingelserne for registrering, herunder nyhedsbetingelsen. af de grunde der er anført af sækko industri tillægges forekomsten af stenne- vads handske ikke betydning for tvisten mellem denne sags parter. af en sammenligning mellem nippon-handsken og panda-handsken fremgår ef- ter rettens opfattelse klart at handskerne fremstår som næsten identiske og for- vekslelige. der er ubetydelige forskelle, herunder kvalitets- og farveforskelle, der ikke har betydning for helhedsbilledet. det må på denne baggrund og efter de oplysninger der er forelagt retten, være en nærliggende antagelse at panda- handsken er en helt uselvstændig efterligning af nippon-handsken. efter oplys- ningerne om markedet, herunder finn madsens forklaring om kunderne velfac og det danske trælastkompagni, må lægges til grund at parterne i sagen er i direk- te konkurrence med hinanden. herefter er det rettens opfattelse at fa. otto schachner ved markedsføring og salg af panda-handsken krænker sækko indu- stris mønsterrettighed og handler i strid med god markedsføringsskik. da fa. otto schachner om salget af panda-handsken kun har villet oplyse at der er solgt omkring 40.000 par, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte sæk- ko industris opgørelse af sit tab der i øvrigt er begrundet i de fremlagte bilag og de fremkomne oplysninger. retten finder herefter at sækko industris erstat- ningskrav ikke kan opgøres til mindre end 200.000 kr. - 11 - thi kendes for ret: fa. otto schachner aps skal anerkende at være uberettiget til at markedsføre og sælge den i bilag 1 afbillede handske (panda). fa. otto schachner aps skal til sækko industri a/s betale 200.000 kr. med pro- cesrente fra den
29. oktober
30. i sagsomkostninger betaler fa. otto schachner aps 25.000 kr. til sækko indu- stri a/s finn sködt jens feilberg jørgen tandrup (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den