v005700b - kj

v005700b - kj udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. december 2002 blev der i sagen v-57-02 morsø sparekasse (advokat lotte eskesen) mod frøslev-mollerup sparekasse (advokat lauge fastrup) afsagt sålydende d o m: sagens spørgsmål er om sagsøgtes brug af ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors sparekasse” som del af filialnavn krænker sagsøgerens ret til navnet ”morsø sparekasse” og eventuelle ret til navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn”. sagsøgeren, morsø sparekasse, har nedlagt følgende principale påstande:
2. det forbydes sagsøgte, frøslev-mollerup sparekasse, at benytte navnene ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors sparekasse” som en del af - 2 - sagsøgtes forretningskendetegn, idet sagsøgte samtidig tilpligtes at anerkende at enhver brug af disse navne i forbindelse med den af sagsøgte drevne spare- kassevirksomhed er forvekslelig med sagsøgerens kendetegn.
3. det påbydes sagsøgte at tilbagekalde og tilintetgøre alt markedsføringsmate- riale der er påtrykt navnene ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors sparekasse”.
4. det påbydes sagsøgte at nedtage skiltene med nykøbing m. sparekasse fra sagsøgtes forretningsadresse jernbanegade 3, 7900 nykøbing mors.
5. sagsøgte tilpligtes at slette figurmærket ”nykøbing m. sparekasse afd. af frøslev-mollerup sparekasse” fra det danske varemærkeregister. sagsøgeren har nedlagt følgende subsidiære påstande:
6. det forbydes sagsøgte at benytte navnene ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors sparekasse” uden samtidig tydelig primær angivelse af sag- søgtes navn ”frøslev-mollerup sparekasse” med skrifttyper af mindst samme type og størrelse, idet sagsøgte samtidig tilpligtes at anerkende at sagsøgte skal anvende sit navn ”frøslev-mollerup sparekasse” som sit primære syn- lige forretningskendetegn.
7. det påbydes sagsøgte at tilbagekalde og tilintetgøre alt markedsføringsmate- riale, hvor navnene ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors spare- kasse” er anført som den primære forretningsbetegnelse.
8. det påbydes sagsøgte at ændre skiltningen på sagsøgtes forretningsadresse jernbanegade 3, 7900 nykøbing mors således at tilføjelsen ”afdeling af frøs- lev-mollerup sparekasse” ved brug af mindst samme størrelse skrifttype ty- deliggøres. sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. - 3 - sagens omstændigheder morsø sparekasse åbnede den
9. september 1852 i nykøbing mors. det fremgår af sparekassens første regnskab at navnet dengang var ”nykøbing og omegns spare- og laanekasse”. i en tryksag udgivet af nykøbing byråd i 1902 omtales sagsøgeren som ”nykjøbing sparekasse”. på forsiden af en publikation udgivet i 1952 i anledning af sagsøgerens 100-års jubilæum er afbilledet sagsøgerens facade som den så ud i 1952 med navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn”. det fremgår af forsiden til sagsøgerens årsregnskaber at sagsøgeren benyttede navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing m. og omegn” frem til og med regnskabet for 1960-
10. herefter benyttes sagsøgerens nuværende navn ”morsø sparekasse” såvel i årsregn- skaberne som på facaden. i foyeren til sagsøgerens hovedsæde i nykøbing mors findes et tidligere bronzefacadeskilt med bl.a. ”spare og laanekassen for nykøbing mors og omegn stiftet 1852”. dette navn findes også på spa- rebøsser af ældre dato. sagsøgeren har i alt ca. 42.000 kunder, heraf alene knap 10.500 på sjælland hvor sagsøgeren ikke har afdelinger. kunderne har oprettet i alt ca. 19.000 børneopsparingskonti hvoraf fjernkunderne tegner sig for ca. 13.
11. frøslev-mollerup sparekasse åbnede i 1875 i frøslev. den
12. marts 2000 ansøgte sagsøgte patent- og varemærkestyrelsen om at få registreret et figurmærke med af- bildning af et egetræ og teksten ”nykøbing m. sparekasse” i klasse 36: forsikrings- virksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksom- hed. patent- og varemærkestyrelsen afslog ansøgningen den
13. juni
14. efter fornyet ansøgning fik sagsøgte den
15. september 2000 under registreringsnummer vr 2000 04033 registreret et figurmærke i klasse
16. figurmærket består af et ege- træ og teksten ”nykøbing m. sparekasse afd. af frøslev-mollerup sparekasse”. i august 2001 åbnede sagsøgte en afdeling i nykøbing mors. åbningen blev omtalt i en avisartikel den
17. august 2001 af hvilken det bl.a. fremgik at afdelingens navn blev ”nykøbing mors sparekasse”. sagsøgtes direktør knud erik jensen blev i den forbindelse citeret for bl.a. følgende: ”vi åbner en afdeling med navns nævnelse og det hele. det kan godt være, at nogen synes, det er at gå for tæt på med navnet”. af- delingens navn var på facade og gelænder angivet som ”nykøbing mors sparekasse” med store typer og ”- afdeling af frøslev-mollerup sparekasse” med mindre typer. - 4 - navnet blev senere ændret til ”nykøbing m sparekasse – afdeling af frøslev-molle- rup sparekasse”. skrifttyper og størrelser er uændrede. ved brev af
18. august 2001 rettede sagsøgerens direktør jørn balch henvendelse til sagsøgte om benyttelsen af navnet ”nykøbing mors sparekasse afdeling af frøslev- mollerup sparekasse”. han understregede i brevet, at det var vigtigt, at navnet blev anvendt i sin fulde udstrækning for at undgå forvekslinger. han gjorde samtidig op- mærksom på at sagsøgeren benyttede navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn” på et bronzefacadeskilt i sin foyer. efter åbningen af sagsøgtes afdeling i nykøbing mors har sagsøgeren som følge af fejlsortering på posthuset modtaget en lang række breve stilet til ”nykøbing mors/m. sparekasse” til trods for at afdelingens adresse er korrekt angivet. ved søgning på henholdsvis ”sparekasse i morsø” og ”nykøbing mors sparekasse i morsø” i mostrup gule sider på internettet fremkommer bl.a. ”nykøbing mors spa- rekasse” uden angivelse af at der er tale om en afdeling af sagsøgte. ved søgning i ”de gule sider” – navnebogen på internettet på telefonnummer, 96691177 der til- hører sagsøgtes afdeling i nykøbing mors, fremkommer navnet ”nykøbing mors sparekasse” tillige med sagsøgtes navn. forklaringer jørn balch har forklaret at han har været direktør for morsø sparekasse i godt 20 år. indtil 1970 var der to sparekasser i nykøbing mors, der fusionerede og fortsatte som morsø sparekasse. da morsø sparekasse således har været den eneste sparekasse i nykøbing mors i godt 30 år, er den af folk på egnen blevet omtalt som sparekassen i nykøbing. morsø sparekasse har en balance på 3,2 mia. kr. og en egenkapital på 600 mio. kr. sparekassen har en markedsandel på 50 % på mors og er langt det største pengeinstitut på øen. de øvrige pengeinstitutter på mors er morsø bank med en ba- lance på 1,4 mia. kr., en filial af jyske bank, samt fem landsparekasser der tilsam- men har en balance på 450-500 mio. kr. frøslev-mollerup sparekasse der er en af de fem landsparekasser, har en balance på 170-175 mio. kr. og en egenkapital på 20 mio.kr. - 5 - morsø sparekasse har filialer flere steder på mors samt i århus og i glyngøre. sag- søgerens afdeling i glyngøre blev åbnet i
19. der var dengang ikke andre pengein- stitutter i byen, og man valgte derfor navnet ”glyngøre sparekasse”. sparekassen har primært private kunder. for ca. 10 år siden begyndte morsø spare- kasse at markedsføre sig landsdækkende på børneopsparingskonti med høj forrent- ning. det har trukket gode kunder til og har betydet at sparekassens balance i løbet af de seneste 5 år er blevet fordoblet, og ud- og indlånet er forøget med 50 %. forøgel- sen er primært sket uden for mors. i hovedsædet i nykøbing mors har sparekassen en fjernkundeafdeling med otte medarbejdere. der er tale om en afdeling i vækst. det er primært produkter som børneopsparings- og højrentekonti der efterspørges af fjernkunderne. det er hans indtryk at sagsøgtes primære forretningsområde er frøslev og mollerup, og at den overvejende del af sagsøgtes kunder kommer fra mors. sagsøgeren bruger ikke navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og om- egn” og har ikke markedsført sig med dette navn i hans tid som direktør. navnet er ikke registreret som binavn. bronzebilledet i foyeren er bevaret af historiske grunde. navnlig den ældre generation på mors omtaler sagsøgeren som ”nykøbing spare- kasse”. han vidste godt at sagsøgte havde været på udkig efter lokaler i nykøbing mors, men han blev først bekendt med navnet på sagsøgtes filial da han læste avisartiklen den
20. august
21. han blev overrasket og irriteret. hans brev af
22. august 2001 er på ingen måde udtryk for en accept af sagsøgtes brug af navnet ”nykøbing mors sparekasse”. han ønskede blot med brevet at understrege at det var nødvendigt, at sagsøgte brugte det fulde navn for at undgå misforståelser. han drøftede senere pro- blematikken telefonisk med knud erik jensen. det var først i slutningen af januar 2002 at det kom frem at det var en fejl, at sagsøgte brugte navnet ”nykøbing mors sparekasse”, og at man ville rette det til ”nykøbing m sparekasse”. han tilkendegav over for knud erik jensen at det ikke ændrede navnespørgsmålet afgørende. - 6 - knud erik jensen har forklaret at han har været direktør for frøslev-mollerup spa- rekasse siden
23. han er født og opvokset på mors og har været borgmester på øen i otte år. frøslev-mollerup sparekasse har haft en ydmyg tilværelse. oprindelig havde spare- kassen kontor i direktørens dagligstue. senere fik man lov at låne lokaler på skolen. i 1978-79 fik man bygget sin egen sparekassebygning der blev udvidet i
24. spare- kassen har i dag 8 medarbejdere, hvoraf 5 er ansat i frøslev og 3 i nykøbing mors. sparekassen havde pr.
25. juni 2002 en balance på 175 mio. kr. og en egenkapital på 21-22 mio. kr. bestyrelsen for sparekassen har haft mange overvejelser om sparekas- sens fremtidige forretningsgrundlag som følge af det stagnerende befolkningstal på mors. man var enige om at etablere en afdeling i nykøbing mors, da det er dér der er udskiftning i befolkningen. ved navngivningen af filialen lagde bestyrelsen vægt på at navnet skulle signalere nærhed og noget lokalt. man undersøgte derfor om man kunne få registreret navnet ”nykøbing m sparekasse”. han er ikke bekendt med andre navne for sagsøgeren end ”morsø sparekasse”. sagsøgte har ingen interesse i at blive forvekslet med sagsøgeren. man benytter og vil fortsat benytte navnet ”nykøbing m sparekasse – afdeling af frøslev-mollerup sparekasse” i sin fulde udstrækning. sagsøgte har ikke ønsket at få sit navn i mostrup vejviser. mostrup har selv indryk- ket det. han har kontaktet mostrup og bedt dem ændre den registrering der er sket. han har gentagne gange rettet henvendelse til postmesteren for nykøbing mors post- kontor vedrørende de mange fejlsorterede breve der trods angivelse af sagsøgtes adresse, jernbanegade 3, afleveres til sagsøgeren. sagsøgtes afdeling i nykøbing mors har kun fået et par telefoniske henvendelser inden for de sidste tre måneder der vedrørte engagementer med sagsøgeren. han har ikke været ude for en eneste kunde der har henvendt sig personligt i sagsøgtes afde- ling i nykøbing mors og troet at vedkommende var i morsø sparekasse. - 7 - han kan bekræfte at sagsøgeren er den største sparekasse på mors. alle pengeinsti- tutterne på mors er kendte for at give høje renter på børneopsparing. parternes procedure sagsøgeren har gjort gældende at sagsøgte krænker sagsøgerens varemærkerettig- heder ved anvendelsen af navnet ” nykøbing m sparekasse” som sit primære synlige kendetegn for sagsøgtes afdeling i nykøbing mors. sagsøgeren har ved ibrugtagning og langvarig indarbejdelse stiftet varemærkeret til navnene ”morsø sparekasse” og ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn” der ved den langvarige indarbejdelse er blevet mere end blot beskrivende, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, jf. stk.
26. sagsøgeren har opretholdt retten til navnet ”spare- og lånekassen for nykøbing mors og omegn”. enhver form for kommerciel brug er tilstrækkelig til at opretholde ret- tighederne til et navn. retten til et ibrugtaget mærke bortfalder kun hvis brugen af mærket ophører, og der er tale om et brugsophør af mere definitiv karakter. dette er ikke tilfældet i nærværende sag. navnet ”spare- og lånekassen for nykøbing mors og omegn” bruges historisk og anvendes fortsat som kaldenavn for sagsøgeren. des- uden anvendes navnet kommercielt ved skiltning i sagsøgerens foyer, der er offentlig tilgængelig. der er en umiddelbar lighed mellem sagsøgerens varemærker og det af sagsøgte an- vendte navn med deraf følgende forvekslingsrisiko. de mange fejlsorterede breve dokumenterer at sagsøgte forveksles med sagsøgeren, og at der sker identifikation mellem sagsøgeren og ”nykøbing mors sparekasse”. det af sagsøgte registrerede figurmærke giver ikke sagsøgte retten til at bruge de enkelte ord, men kun til at bruge udtrykket i sin helhed, d.v.s. egetræet sammen med navnet ”nykøbing m sparekasse – afdeling af frøslev-mollerup sparekasse” skrevet med ens typer. sagsøgeren har endvidere gjort gældende at sagsøgte overtræder markedsføringslo- vens §§ 1 og
27. - 8 - sagsøgte ved at sagsøgeren tidligere har heddet ”spare- og laanekassen for nykø- bing mors og omegn”, og at ”nykøbing sparekasse” bruges som sagsøgerens kalde- navn. såvel sagsøgtes første ansøgning til patent- og varemærkestyrelsen som knud erik jensens udtalelse til avisen viser at det var sagsøgtes hensigt at gå tæt på sagsø- gerens navn. ved at vælge navnet ” nykøbing m. sparekasse” lukrerer sagsøgte på den goodwill som sagsøgeren har skabt ved landsdækkende markedsføring af børne- opsparing med høj forrentning. det er dokumenteret at lokalbefolkningen tager fejl af sagsøgeren og sagsøgtes filialnavn. dette giver belæg for at der også blandt kun- der uden for mors vil være risiko for forveksling. reglerne i bank- og sparekasseloven gælder parallelt med reglerne i varemærkeloven og markedsføringsloven. det forhold at finanstilsynet ikke har skredet ind over for sagsøgtes brug af binavn, er ikke ensbetydende med at binavnet i alle henseender er lovligt. sagsøgtes anvendelse af navnet ”nykøbing m. sparekasse” uden tydelig an- givelse af at der er tale om en afdeling af frøslev-mollerup sparekasse, er i strid med bank- og sparekasselovens § 2, stk. 1, sidste pkt. det bestrides at jørn balchs brev af
28. august 2001 indeholder en accept af sagsøgtes filialnavn. brevet indeholder en indledende reklamation over at sagsøgte bruger sit filialnavn på en måde der kan give anledning til forveksling. i øvrigt kan en tilladelse til andres brug af forveksleligt navn til enhver tid tilbagekaldes. det bestrides tillige at sagsøgeren har udvist passivitet. ifølge varemærkelovens § 9 skal varemærkeindehaveren inden rimelig tid gøre indsigelse over for et yngre vare- mærke. sagsøgeren har til fulde opfyldt dette ved telefoniske drøftelser og møder med sagsøgte samt ved påtale fra sagsøgerens advokat. sagsøgte har gjort gældende at sagsøgtes brug af filialnavnet ”nykøbing m. spare- kasse – afdeling af frøslev-mollerup sparekasse” ikke er en krænkelse af sagsøge- rens rettigheder. sagsøgeren har ikke godtgjort at man har benyttet navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn” efter
29. jørn balch har forklaret at navnet ikke er blevet brugt i hans tid i markedsføring af sagsøgerens virksomhed. navnet er ikke - 9 - anført som binavn til ”morsø sparekasse” hverken i mostrup, kraks vejviser eller på sagsøgerens hjemmeside. det forhold at navnet fremgår af et bronzerelief i sagsøge- rens foyer og på sparebøsser af ældre dato kan ikke betegnes som vedvarende brug af navnet. sagsøgeren har således ikke godtgjort at have nogen rettigheder til navnet ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn” der foreligger ingen dokumentation for at sagsøgerens kaldenavn er ”nykøbing spa- rekasse”. det forhold, at sagsøgeren i lokalbefolkningen i et udokumenteret omfang er blevet omtalt som ”sparekassen i nykøbing”, er i givet fald et udtryk for at sagsø- geren i mange år har været den eneste sparekasse i nykøbing mors. sagsøgte er enig med sagsøgeren i at ”morsø sparekasse” har opnået et vist særpræg gennem indarbejdelse, men navnets beskyttelsesomfang er snævert. sagsøgtes filial- navn adskiller sig tilstrækkeligt fra sagsøgerens navn. det eneste fælles ord er ”spa- rekasse” der er påbudt i henhold til bank- og sparekasselovens §
30. den øvrige del af navnene angiver forskellige geografiske begreber. sagsøgtes filialnavn er således ikke forveksleligt med sagsøgerens navn. det fremgår af registret for sparekasser at der i branchen er mange navne med det til fælles at de lægger sig fast på en geografisk lokalitet, og at flere har betydelige nav- nemæssige ligheder, uden at dette giver anledning til problemer. det forhold at der er sket forveksling af parternes navne i forbindelse med postsorte- ringen, kan ikke tillægges betydning. posten tager fejl, men det gør kunderne ikke. der har ikke været episoder hvor kunder er gået galt. sagsøgte har haft et helt legitimt behov for at udvide sit forretningsområde. sagsøgte har ikke herved haft til hensigt at lukrere på sagsøgerens goodwill. knud erik jen- sens udtalelse til avisen kan ikke tages til indtægt herfor. jørn balchs brev af
31. august 2001 indeholder en accept af sagsøgtes navn. brevet er skrevet af en professionel erhvervsdrivende og er ikke til at misforstå. sagsøgerens accept samt manglende reaktion på sagsøgtes brug af filialnavnet de følgende tre måneder bevirker at sagsøgeren har fortabt adgangen til at gøre indsigelse gældende. - 10 - sagsøgtes angivelse af sit hovednavn i forbindelse med binavnet er i overensstem- melse med bank- og sparekasselovens §
32. der er intet lovkrav om, at hoved- og bi- navn skal angives med samme skrifttype og -størrelse. det er tilstrækkeligt at ho- vednavnet er læseligt. det er i øvrigt finanstilsynet og ikke domstolene der har kom- petence til at træffe afgørelse vedrørende dette spørgsmål. rettens begrundelse og resultat sagsøgeren har i godt 40 år benyttet navnet ”morsø sparekasse” som betegnelse for sin virksomhed og har markedsført sig under dette navn. uanset at navnets bestand- dele hver især er af beskrivende karakter, nyder ”morsø sparekasse” som følge af den langvarige indarbejdelse en vis – om end snæver – varemærke- og markeds- føringsretlig beskyttelse. sagsøgeren hed indtil 1961 ”spare- og laanekassen for nykøbing mors og omegn”, men har derefter ikke benyttet navnet i markedsføringen af sin virksomhed. at nav- net fortsat fremgår af sparebøsser af ældre dato og findes på en udsmykning i sagsø- gerens foyer, er historisk betinget og er ikke en sådan forretningsmæssig brug af navnet at de rettigheder som sagsøgeren i sin tid havde opnået til navnet, fortsat be- står. der er ikke ført bevis for at ”nykøbing sparekasse” eller lignende i almindelig omta- le er anvendt som synonym for sagsøgeren, således at sagsøgeren skulle have erhver- vet eneret til denne eller lignende betegnelser. sagsøgte bruger navnet ”nykøbing m. sparekasse – afdeling af frøslev-mollerup sparekasse” som betegnelse for sin filial i nykøbing mors. dette filialnavn og ”morsø sparekasse”, der begge indeholder en geografisk betegnelse samt det på- budte ord ”sparekasse”, frembyder hverken synsmæssigt eller udtalemæssigt en så- dan lighed at der er risiko for forveksling, jfr. varemærkelovens § 4 og markeds- føringslovens §
33. det er almindeligt i branchen at man i sit forretningskendetegn anvender en lokal geografisk betegnelse, og det er ikke tilstrækkeligt godtgjort at sagsøgte har navngi- vet sin filial som sket med et illoyalt formål. - 11 - der er således ikke grundlag for at forbyde sagsøgte at anvende navnene ”nykøbing m. sparekasse” og ”nykøbing mors sparekasse” som en del af sit forret- ningskendetegn. det fremgår af de i sagen fremlagte fotos at sagsøgte har angivet at der var tale om en afdeling af frøslev-mollerup sparekasse, med typer der er læselige for en almin- deligt opmærksom iagttager. der er herudover ikke hjemmel til at stille krav til typo- grafien i sagsøgtes hovednavn sammenholdt med filialnavnet. herefter tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. thi kendes for ret: sagsøgte, frøslev-mollerup sparekasse, frifindes. i sagsomkostninger betaler sagsøgeren, morsø sparekasse, inden 14 dage 25.000 kr. til sagsøgte. jens feilberg preben kendal hans jørgen nielsen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den