- mne udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 18. januar 2018 v-15-17 morsø jernstøberi a/s (advokat sophus bøgeskov christensen) mod morsø, aalborg aps (advokat hans peter

§ 3, stk.

1, nr. 2, ii. sagsøgte har ikke erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet det gøres gældende, at sagsøgte ikke mod vederlag har fået overdraget rettighederne til at hedde ”morsø aalborg” i forbindelse med køb af morsø-afdelingen i 1962, at overdragelsesmeddelelsen af 1. april 1962, jf. bilag 12, ikke udgør dokumentation for, at varemærket ”morsø” blev overdraget til sagsøgte i forbindelse med køb af morsø-afdelingen i aalborg i 1962, idet bilag 12 ikke er en ”overdragelsesaftale”, men alene en ”overdragel- sesmeddelelse”, og således ikke dokumenterer en eventuel ret- tighedsovergang, idet der er intet i overdragelsesmeddelelsen, som tilsiger frasalg af en del af sagsøger, som det reelt gøres gældende af sagsøgte, - 10 - idet det ud fra overdragelsesmeddelesen alene kan lægges til grund, at der er sket overdragelse af en ejendom i 1962 (med eventuel inventar og lignende), at sagsøgte under sagen ikke har fremlagt dokumentation for, at der består gyldige rettigheder til et morsø, aalborg varemærke i form af varemærkeregistrerin- ger eller lignende, at sagsøger aldrig har accepteret, at sagsøgte skulle have erhvervet selvstændige ret- tigheder til morsø-navnet, men alene at sagsøgte måtte anvende morsø-navnet, så længe der bestod et samarbejde mellem parterne, og at sagsøgte var en af flere for- handlere af morsø-produkter under morsø-navnet, at det således var en løbende forudsætning under parternes samhandelsforhold for sagsøger, at sagsøgte kun måtte anvende varemærkerne, så længe parterne havde et samarbejde og at dette var kendeligt for sagsøgte, at det ville være ejendommeligt, hvis hver enkelt forhandler af morsø-produkter skulle have erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet, og der således alene var tale om en almindelig brugsret til et figur- og ordmærke som et naturligt led i sagsøgtes salg og markedsføring af morsø-produkter, at u2015.1782h (”trævarefabrikkernes udsalg”) vedrører en lignende situation, hvor højesteret fastslog, at trævarefabrikkernes udsalg v/hans-christian christensen ikke ved køb af en forretning drevet under navnet ”trævarefabrikkernes udsalg” var blevet indehaver af træ design a/s’ ord- og figurmærker, og at hans christian christensen alene havde været berettiget til at anvende navnet ”trævarefabrikker- nes udsalg” og det tilhørende figurmærke, så længe samarbejdet med rettigheds- haveren træ design a/s bestod, og at hans-christian christensens fortsatte brug af varemærkerne efter samarbejdets ophør udgjorde en krænkelse af træ design a/s’ varemærkerettigheder, at sagsøger i sagens natur hverken havde grund eller pligt til at gøre opmærksom på sagsøgtes brug af ”morsø ”-navnet før samarbejdets ophør, og at sagsøgte så snart der forelå en retsstridig brug af varemærkerne - hvilket var tilfældet ved samarbej- dets ophør - gjorde sagsøger opmærksom på, at sagsøgers varemærke ikke uberet- tiget måtte anvendes, at princippet i

§ 8

ikke finder anvendelse på registrering af sel- skabsnavne, idet hvis dette var retstilstanden, ville det eksempelvis medføre den ejen- dommelige situation, at en franchisetager, efter ophør af et 5-årigt samarbejde med en franchisegiver, fortsat ville være berettiget til at anvende franchisegivers navn efter samarbejdets ophør. iii. sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder til morsø-navnet det gøres gældende, - 11 - at det følger af § 11 i samhandelsaftalen af

1. juni 2011, at sagsøgte ved aftalens op- hør skal indstille brugen af morsø navn og varemærke, herunder i selskabsnavn, idet vestre landsret i sin kendelse af
2. juni 2017 vedrørende kæresagen, jf. sagens bilag 25, fandt, at samhandelsaftalen af
3. juni 2011 fortsat var gældende mellem parterne, da sagsøger den
4. september 2016 opsagde aftalen til ophør den
5. december 2016, idet sø- og handelsretten således kan lægge til grund, at vestre landsret har forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt samhandelsaftalen af
6. juni 2011 var videreført efter den
7. juli 2012 og dermed var gælden- de mellem parterne, idet spørgsmålet om, hvorvidt samhandelsaftalen af
8. juni 2011 var vide- reført efter den
9. juni 2012 og dermed var gældende mellem parter- ne frem til ophørsdatoen den
10. december 2016, ikke er afgørende for nærværende sag, idet sagsøgers rettigheder til morsø-navnet er gæl- dende uagtet samhandelsaftalen, og samhandelsaftalen af
11. juni 2011 således ikke udgør hjemlen for sagsøgers rettigheder, at sø- og handelsretten ved dom afsagt den
12. januar 2014 i sag v-18-13, jf. bilag 31, i en lignende situation fastslog, at det svenske selskab, wisecon ab, efter ophør af samarbejdsaftale med wisecon a/s, var forpligtet til at ophøre med brugen af va- remærket og navnet ”wisecon”, herunder selskabsnavnet ”wisecon ab”, idet det fremgik af parternes samarbejdsaftale, at ”wisecon’s varemærke og rettighe- der tilhører alene wisecon”, hvorefter wisecon ab’s anvendelse af wisecon a/s’ varemærke på aftalemæssigt grundlag var knyttet til samarbejdet. det gøres videre gældende, at det er orddelen ”morsø” – og ikke ”støberi”, jernstøberi” eller ”brændeovne” eller lignende – som giver varemærket det særpræg, som er til hinder for, at ordet kan indgå i andre vareartsbeslægtede virksomheds- eller forretningsnavne på forveks- lelig måde, at det fremgår af bilag 8, at sagsøger nyder selvstændig beskyttelse for så vidt angår orddelen ”morsø”, og det således er uden betydning, at sagsøgte ikke anvender den figurlige udformning, at der er mærkelighed mellem ”morsø jernstøberi” og ”morsø, aalborg”, da det do- minerende element er ordet ”morsø”, mens ”jernstøberi” og ”aalborg” alene er deskriptive, idet det i den forbindelse bemærkes, at sagsøger alene anvender navnet ”morsø” på sine produkter, og det dermed er orddelen, der bliver fremhævet og giver produkterne særpræg, at der foreligger varelighed, idet der er sammenfald i parternes tjenesteydelser og den relevante kun- dekreds, og der dermed foreligger en konkurrencesituation, - 12 - idet sagsøgtes bemærkning om, at ”flere selskaber benytter sig af morsønav- net, herunder f.eks. morsø taxi & turistfart, morsø golfklub og morsø camping & hytter” er irrelevant, eftersom sagsøgers beskyttelse selv- sagt alene gælder inden for de vare- og tjenestegrupper, som vare- mærket er registreret for og/eller taget i brug for og det forhold, at der findes en række virksomheder, hvori ”morsø”-navnet indgår, er uden betydning for sagsøger (og kan ikke håndhæves af sagsøger), så længe der ikke er aktivitetsmæssig sammenfald, idet det i relation til sagsøgtes bemærkning om, at ”der ses således ikke at være sammenfald mellem de to virksomheders branchekoder, og morsø aal- borg aps’ selskabsnavn krænker således ikke morsø jernstøberi a/s’ ret- tigheder” skal pointeres det indlysende i, at det afgørende for beskyt- telsen må være, hvad den faktiske virksomhed består i, og en bran- chekode selvsagt ikke kan tillægges betydning, idet sagsøgers varemærkeansøgning til patent- og varemærkestyrelsen fra januar 2017, jf. bilag 30, også omfatter detailhandel med de pågæl- dende produkter – brændeovne – og sagsøgte således sælger produk- ter, der er sammenlignelige med sagsøgers produkter. det gøres sammenfattende gældende, at sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” krænker sagsøgers ret- tigheder, idet den af vestre landsret afsagte kendelse af
13. juni 2017, jf. bilag 29 – hvor vestre landsret fastslog, at sagsøgte ikke i henhold til pkt. 2 i retten i aalborgs kendelse af
14. marts 2017 (morsø, aalborg aps forby- des at gøre erhvervsmæssig brug af selskabsnavnet ”morsø”) kunne tilplig- tes at ændre sit selskabsnavn i cvr-registret - alene vedrørte spørgs- målet om, hvordan det af retten i aalborg nedlagte forbud om, at ”morsø, aalborg aps forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af selskabsnav- net ”morsø”” skulle forstås, i særdeleshed forståelsen af begrebet ”er- hvervsmæssig brug”, og at kendelsen således ikke har taget stilling til, om sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder, at det derfor skal pålægges sagsøgte at foranledige selskabsnavnet ændret i cvr- registret, således at navnet ”morsø” udgår af selskabets navn i registret, idet det i den forbindelse tilføjes, at navnet ”morsø, aalborg aps” ikke op- fylder betingelserne i selskabslovens § 2, stk. 2, eftersom navnet inde- holder sagsøgers varemærke i sin helhed og der bag bestemmelsen hviler et forvekslingshensyn, hvor branchesammenfald/-lighed og va- rearter har indflydelse ved vurderingen. iv. sagsøger har krav på vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgers vare- mærke efter samarbejdets ophør og erstatning for markedsforstyrrelse - 13 - det gøres gældende, at sagsøger har krav på vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgers vare- mærker efter samarbejdets ophør samt krav på erstatning for markedsforstyrrelse som følge af sagsøgtes fortsatte brug af sagsøgers varemærke efter samarbejdets ophør, jf.

§ 43og markedsføringslovens § 20, stk.

3, at dette beløb skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr. v. sagsøger har i henhold til retten i aalborgs kendelse af

1. marts 2017 krav på betaling af 20.300 kr. i sagsomkostninger det gøres gældende, at sagsøgte ved retten i aalborgs kendelse af
2. marts 2017 blev idømt at skulle betale 20.300 kr. i sagsomkostninger til sagsøger, at sagsøgte ikke har nogen fordring at modregne de pålagte sagsomkostninger i.” for sagsøgte, morsø aalborg aps, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af
3. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.: ”til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at morsø, aalborg aps ejer ret- tighederne til selskabsnavnet ”morsø aalborg”. herunder gøres det gældende, at sagsøgte erhvervede rettighederne i 1962, (…). det fremgår af overdragelsesmeddelelsens ordlyd, at meddelelsen er en underretning om fuldstændig overdragelse af den virksomhed, som sagsøger tidligere har ejet og drevet i aalborg, herunder samtlige rettigheder og forpligtelser, inklusive immaterielle rettighe- der, tilknyttet den overdragne virksomhed. med den ordlyd, som sagsøgers erklæring har, må det have formodningen imod sig, at der skulle være indskrænkninger i den ret, som sagsøgte har fået overdraget. såfremt retten ikke finder, at der er sket en fuldstændig overdragelse, gøres det gælden- de, at sagsøgte har erhvervet selvstændig varemærkerettigheder ved indarbejdelse, jfr.

§ 3, stk.

1, nr.

1. hertil bemærkes, at sagsøger, ved som indehaver af en ældre ret, ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af et yngre varemærke, jfr. varemær- kelovens §
2. sagsøger har således ved passivitet mistet retten til at gøre sin ret gældende over for sagsøgte. det gøres ligeledes gældende, at sagsøgers varemærke ikke kan udstrækkes til at omfatte yderligere end ”morsø” med den karakteristiske skrifttype og kongekrone. det gøres under alle omstændigheder gældende, at sagsøgte ikke har overtrådt forbud- det/påbuddet i retten i aalborgs kendelse i bs nr. 99-123/2017, idet sagsøgte har taget - 14 - kendelsen til efterretning med undtagelse af det forbud, der efterfølgende er ændret af vestre landsret. dette dokumenteres af udskrift af fogedbogen af
3. maj 2017, der frem- lægges som bilag j og fogedrettens sagsfremstilling i kendelsen af
4. september 2017 (…). forbuddene kan således anses for opfyldt, og dermed er grundlaget for nærværende sag begrænset til, at sagsøgte anfægter pligten til overdragelse af domænenavnet, samt det forhold, at de nedlagte forbud skulle indebære en forpligtelse for sagsøgte til at æn- dre selskabsnavnet. i forhold til påstand ii gøres det således gældende, at sagsøgte har særskilte rettigheder til selskabsnavnet morsø, aalborg aps, idet sagsøgte på baggrund af overdragelsen i 1962 har opbygget en virksomhed, der har opbygget selvstændig goodwill. denne goodwill er ikke begrænset til de samhandelsaftaler, der efterfølgende har givet sagsøgte ret til at benytte sagsøgers varemærke, figurmærke etc. det bestrides, at sagsøger ikke skulle have accepteret, at sagsøgte har erhvervet selv- stændige rettigheder til navnet morsø, aalborg. det fremgår direkte af overdragelses- meddelelsen, at sagsøger har overdraget virksomheden, herunder navnet til sagsøgte. sagsøger har ligeledes, inden der blev indgået samhandelsaftaler mellem sagsøger og sagsøgte, accepteret, at sagsøgte benyttede selskabsnavnet morsø, aalborg aps. sagsøger påpeger det ejendommelige i, at hver enkelt forhandler af morsø-produkter skulle have erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet. hertil bemærkes, at morsø, aalborg aps ikke blot har fungeret som forhandler af morsø-produkter, men på baggrund af den i 1962 omtalte overdragelse – som må karakteriseres som en virksom- hedsoverdragelse – erhvervede selvstændige rettigheder til morsø-navnet. sagsøgers sammenligning med andre virksomheder, der blot forhandler morsø-produkter, har så- ledes ingen relevans. sagsøger synes at indtage det standpunkt, at overdragelsesmeddelelsen ikke kan tages til indtægt for, at der er overdraget andet end en ejendom. dette er i direkte modstrid med meddelelsens ordlyd og bestrides. i forhold til påstand ii gøres det gældende, at retten til at benytte selskabsnavnet morsø, aalborg aps ikke er § 11 i samhandelsaftalen af
5. juni
6. sagsøgte har (…), siden 1962 drevet og opbygget morsø aalborg, hvorfor det gøres gældende, at de rettigheder, som sagsøgte i 1962 har købt og betalt, ikke kan termineres af en senere samhandelsaftale; en samhandelsaftale, der tillige er udløbet. det bestrides, at samhandelsaftalen, der ifølge sin ordlyd er udløbet, fortsat er gældende. det bestrides derudover, at det forhold, at vestre landsret under et kæremål vedrørende forbuddet, har forholdt sig til konsekvenserne af den tidligere samhandelsaftale, skulle præjudicere sø- og handelsrettens afgørelse under justifikationssagen. hjemlen til brug af selskabsnavnet morsø, aalborg aps er således ikke samhandelsaft- alen men overdragelsen i 1962 og den efterfølgende opbygning af virksomheden morsø, aalborg aps. sluttelig gøres det gældende, at rækkevidden af påstand ii, der er afgjort af fogedretten den
7. maj 2017, ikke giver hjemmel til at pålægge sagsøgte at ændre selskabsnavnet. der er således intet i selskabsnavnet morsø, aalborg aps, der strider mod sagsøgers ret- tigheder i henhold til varemærkeloven. sagsøgte anvender ikke på nogen måde sagsøgers - 15 - varemærke i den virksomhed, som sagsøgte har drevet siden den uberettigede opsigelse som forhandler af produkter med varemærket morsø, hvilket understreges af sagsfrem- stillingen i fogedrettens omkostningsafgørelse af
8. september 2017 (…). vedrørende påstand iv gøres det gældende, at sagsøger ikke har krav på erstatning for markedsforstyrrelser efter

§ 43og markedsføringslovens § 20, stk.

1. der henvises til fogedretten i aalborgs afgørelser af
2. maj 2017 og
3. september 2017, (…) hvoraf følger, at morsø, aalborg aps har overholdt de af retten i aalborg i sag nr. bs 99-123/2017 nedlagte forbud/påbud. der er således intet grundlag for at fastsætte et krav på erstatning for markedsforstyrrel- ser. vedrørende påstand v gøres det gældende, at sagsøgte har opfyldt omkostningsafgørel- sen, idet sagsøgte har en fordring at bringe i modregning med de pålagte sagsomkost- ninger. der henvises i den forbindelse til tillæg til samhandelsaftale af
4. juni 2011 af
5. september 2014 vedr. austroflamm, bilag 6, hvoraf fremgår, at morsø, aalborg aps har ret til en månedlig provision. der henvises endvidere til kendelse af
6. marts 2017 i sag nr. bs 99-123/2017, hvoraf følger af retsbogen, at landechef for morsø jernstøberi a/s, sø- ren færch axelsen, er af den opfattelse, at aftalen vedr. austroflamm stadig er gældende. sagsøgte har således en fordring, som kan bringes i modregning i det af sagsøgte fremsat- te krav på sagsomkostninger. sagsøger har til dato ikke villet oplyse, hvor mange austro- flamm-enheder, som sagsøger har solgt i 2017, men det gøres gældende, at beløbet ikke er mindre end i 2016, hvor den årlige provision ifølge sagsøgers opgørelse udgjorde kr. 50.400,
7. (…) omkostninger: det gøres gældende, at sagsøger skal betale omkostninger til sagsøgte, idet sagsøgte har efterlevet retten i aalborgs kendelse af
8. marts 2017, hvilket dokumenteres af bilag j. derudover fremgår det af fogedrettens kendelse af
9. september 2017, at sagsøgte har opfyldt påbuddene og den tilbageværende tvist alene skyldtes, at sagsøger var af den op- fattelse, at de nedlagte påbud indeholdt hjemmel til at pålægge sagsøgte at ændre sel- skabsnavn. det var der ifølge fogedretten ikke hjemmel til i de nedlagte påbud, hvorfor sagsøgte i den tvist blev betragtet som den tabende part og pålagt omkostninger. det re- sultat søges nu ændret ved, at sagsøger under påstand 4 har en ny påstand om, at sagsøg- te skal ændre sit selskabsnavn. den eneste reelle tilbageværende tvist beror således ude- lukkende på sagsøgers forhold, og derfor er sagsøger i forhold til sagsomkostningerne i nærværende sag den, der har givet anledning til processen og den, der skal betragtes som den tabende part.” sø- og handelsrettens begrundelse og resultat det nedlagte forbud sagsøgte har under sagen taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens påstand
10. - 16 - da der efter de nugældende regler om midlertidig forbud, jf. retsplejelovens § kapitel 40, ik- ke skal anlægges en egentlig justifikationssag med henblik på særskilt stillingtagen til, hvor- vidt forbuddet er lovligt meddelt, tager retten ikke påstanden under påkendelse. selskabsnavn morsø jernstøberi og morsø, aalborg indgik den
11. juni 2011 en samhandelsaftale. morsø, aalborg, bliver i forhold til morsø jernstøberi betegnet som forhandler, og det angives i samhandelsaftalen, at selskabet i samhandlen skal varetage morsø jernstøberis interesser herunder handle loyalt og redeligt. af aftalens § 1 fremgår, at formålet med aftalen er at udbygge og udvikle samarbejdet mel- lem parterne, og at aftalen erstatter enhver tidligere aftale indgået mellem parterne. efter af- talens § 11 forbliver alle morsø jernstøberis immaterielle rettigheder ved aftaleindgåelsen selskabets ejendom, og forhandleren skal ved aftalens ophør straks indstille brugen af morsø jernstøberis navn og varemærke, herunder fx i selskabsnavn. af aftalens § 15 fremgår, at af- talen er gældende til og med den
12. juni 2012, at aftalen kan opsiges med tre måneders var- sel, og at parterne forpligter sig til at forhandle aftalens eventuelle videreførelse. i september 2014 indgik parterne to ”tillæg til samhandelsaftale”, som vedrørte henholdsvis oprettelsen af en konceptbutik og en aftale om eneforhandling af austroflamm-produkter i skandinavien. begge aftaler løber til
13. den
14. september 2016 opsagde morsø jernstøberi samhandelsaftalen med tre måneders varsel under henvisning til samhandelsaftalen §
15. der er ikke udover de to aftaler fra 2014 fremlagt aftaler, der regulerer parternes forhold i perioden fra den
16. juni 2012 og frem til opsigelsen den
17. september
18. når dette sam- menholdes med, at parterne ifølge samhandelsaftalen har forpligtet sig til at forhandle dens videreførelse, at parterne fortsatte deres samarbejde efter den
19. juni 2012, og at parterne har kaldt de to aftaler fra 2014: ”tillæg til samhandelsaftale”, finder retten, at samhandelsaft- - 17 - alen af 2011 på tidspunktet for opsigelsen må anses for at regulere forholdet mellem parter- ne. dette medfører under henvisning til samhandelsaftalens § 11, at morsø, aalborg ved sam- handelens ophør skal indstille brugen af morsø jernstøberis navn i sit selskabsnavn. sagsø- gerens påstand 4 tages derfor til følge. meddelelsen af
20. april 1962 kan ikke under hensyn til § 1 i samhandelsaftalen af 2011 føre til et andet resultat. erstatning og vederlag på baggrund af det ovenfor anførte, og da morsø, aalborg har taget bekræftende til genmæle i forhold til sagsøgerens påstand 1, og finder retten, at sagsøgte har krænket morsø jernstø- beris varemærke efter ophøret af samhandelen den
21. januar
22. morsø, aalborg skal som følge heraf betale vederlag og erstatning for den markedsforstyrrelse, det har bevirket. efter samtlige foreliggende oplysninger om morsø, aalborgs brug af ”morsø” herunder om omfang, karakter og tidsmæssig udstrækning finder retten, at markedsforstyrrelsen må have været begrænset, og erstatning og vederlag fastsættes herefter skønsmæssigt til 5.000 kr., jf.

§ 43

. forbudssagens sagsomkostninger retten i aalborg bestemte ved sin kendelse af 2. marts 2017 at morsø, aalborg inden 14 dage skal betales sagsomkostninger til morsø jernstøberi med 20.300 kr. dette er ikke efterfølgen- de ændret af landsretten. fuldbyrdelse af retten i aalborgs afgørelse om sagsomkostninger må ske ved fogedretten, og påstanden afvises derfor. sagsomkostninger i hovedsagen under hensyn til sagens værdi, som fastsat af sagsøgeren ved sagens anlæg, og sagens ud- fald, omfang og varighed fastsættes omkostninger til 15.500 kr. heraf udgør 500 kr. retsafgift og resten til rimelige advokatudgifter. - 18 - thi kendes for ret: påstand 2 afvises. morsø, aalborg aps skal indstille brugen af morsø jernstøberis navn i sit selskabsnavn. morsø, aalborg aps skal inden 14 dage betale 5.000 kr. i erstatning og vederlag til morsø jernstøberi a/s. morsø, aalborg aps skal inden 14 dage betale 15.500 kr. til morsø jernstøberi i sagsomkost- ninger for nærværende sag. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. karin schou andersen lise krüger andersen søren skovgaard pedersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den