dom afsagt den 5. juli 2013 t-04-09 santaris pharma a/s (advokat ole damsbo) mod 1) b 2) querdenker aps (for sagsøgte 1-2 advokat henrik mansfeldt witt) 3) plougmann & vingtoft a/s (advokat jacob s. ørndrup) og t-16-09 santaris pharma a/s (advokat ole damsbo) mod mirrxtherapeutics a/s (advokat jeppe brinck-jensen) og f-10-09 a (advokat henrik mansfeldt witt) mod santaris pharma a/s (advokat finn schwarz) - 2 - indledning t-04-09 og t 16/09 handler om, hvorvidt bs indlevering af hans patent- og/eller brugsmodel- ansøgninger, som tilhører patentfamilier, der hævder fælles prioritet med eller udspringer af wo 2008/061537 og wo 2008/151639, var retsstridigt over for santaris pharma a/s (herefter santaris), og om denne handling kan medføre ansvar, herunder erstatningsansvar for b, querdenker aps og plougmann & vingtoft a/s (herefter p&v). t 16/09 handler endvidere om, hvorvidt mirrx therapeutics a/s (herefter mirrx) skal overdrage rettigheder til disse ansøgninger eller give licens til udnyttelse af de bagvedliggende opfindelser til santaris. disse sager er i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 1 er behandlet i forbindelse med hinan- den. f-10-09 handler om, hvorvidt santaris’ opsigelse af a under hendes barselsorlov var i strid med ligebehandlingsloven, og hvorvidt santaris´ efterfølgende bortvisning af a var beretti- get på grund af illoyalitet. sagen er anlagt ved retten i helsingør og i medfør af retsplejelovens § 254, stk.2 henvist til sø- og handelsretten. sagen er sager er i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 1 er behandlet i forbindelse med t 4/09 og t 16/09. påstande t-04-09 og t 16/09 santaris har nedlagt følgende påstande: overfor b: a(
(1)genspecifik mikrorna-mrna interaktion hæmmes, uden at resten (fx 100 minus 1) af selvsamme mikrornas mrna interaktioner hæmmes? b2: skønsmændene kan bekræfte, at oligonukleotiderne i en foretrukken udførelsesform som blockmirer har til formål at blokere et specifikt mikrorna bindingssite for derved at hindre et mikrorna i at interagere med det specifikke bindingssite, hvorved én genspecifik mikro-rna-mrna interaktion hæmmes, uden at resten af selv- samme mikrornas mrna interaktioner hæmmes. men skønsmændene vil forvente, at der i den virkelige ver- den også vil hæmmes andre interaktioner end den der er formålet. blockmirs vs antimirs - 29 - c1. kan skønsmændene bekræfte, at der i den kendte teknik i forhold til bilag 19 og 20 findes en om- fattende beskrivelse af antimirs, uden at blockmirs beskrives jf. bilag a, b, c, d, f, g, k, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aj, ak, al, am, an, ao og ap? c1: ordet blockmir har skønsmændene ikke kunnet genfinde i nogen af de nævnte bilag, men funktionen af blockmirs beskrives i bilag c, d, a,; ao og ap, der dog alle kronologisk er senere end priorotetsdatoen for bilag 19 og bilag 20. c2. kan skønsmændene bekræfte at, opfindelsen beskrevet i bilag x og y konkret beskriver bindings- sites for mikrorna-122 i hepatitis c rna og foreslår at anvende en antimir til behandling af hcv, men ikke foreslår at anvende en blockmir til behandling af hepatitis c (”hcv”)? c2: skønsmændene kan bekræfte at bilag x og y beskriver bindingssites for mikrorna 122 i hepatitis c rna og foreslår at anvende en antimir til behandling af hcv, men ikke foreslår at anvende en blockmir til behandlings af hcv. c3. kan skønsmændene bekræfte, at bilag 19, 20, og 45 og tilhørende prioritetsansøgninger ikke be- skriver eller dækker blockmirs eller anvendelser deraf? c3: skønsmændene kan bekræfte, at bilag 19, 20 og 45 og tilhørende prioritetsansøgninger ikke beskriver block- mirs aller anvendelser deraf. da patentkravene er rettet mod specifikke sekvenser kan det ikke vurderes, hvorvidt én eller flere af disse sekvenser kunne dække en blockmir. c4. kan skønsmændene bekræfte, at det må formodes at anvendelse af en antimir til behandling af hcv infektion som foreslået i bilag 19 og 20 vil indebære inhibering eller inaktivering af mikrorna- 122 og dermed inhibering eller inaktivering af dette mikrornas funktion som tumor suppressor samt regulation af blodets kolesterol niveau jf. bilag x, y, z, æ, ø, å, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah og ai? c4: skønsmændene kan bekræfte, at inhibering eller inaktivering af mikrorna-122 sandsynligvis også vil på- virke mikrorna-122’s andre biologiske funktioner, herunder funktion som tumor suppressor og involvering i kolesterolregulering. c5. kan skønsmændene bekræfte, at det må formodes at anvendelse af en blockmir til behandling af hcv infektion som foreslået i bilag 5 ikke vil indebære inhibering eller inaktivering af mikrorna-122 og dermed heller ikke inhibering eller inaktivering af dette mikrornas funktion som tumor suppres- sor samt regulation af blodets kolesterol niveau? c5:skønsmændene kan bekræfte, at anvendelse af en blockmir til behandling af hcv infektion som foreslået i bilag 5 ikke vil indebære inhibering eller inaktivering af mikrorna-122, men skønsmændene kan ikke bekræfte, at anvendelse af en blockmir til behandling af hcv infektion som foreslået i bilag 5 ikke vil indebære inhibering eller inaktivering af dette mikrorna’s funktion som tumor suppressor samt regulation af blodets kolesterolni- veau, da dette forudsætter at blockmiren ikke binder til de korresponderende mrna targets, hvilket skønsmæn- dene ikke har nogen viden om. - 30 - c6. kan skønsmændene bekræfte, at blockmirs anvender en anden mekanisme end antimirs og har en anden teknisk effekt end antimirs? c6: skønsmændene kan bekræfte, at blockmir anvender en anden mekanisme end antimirs, og skønsmændene formoder, at de kunne have lignende terapeutisk effekt, men forskellig terapeutisk profil. betydningen af santaris antimir teknologi som grundlag for blockmir opfindelse d1. kan skønsmændene bekræfte, at bilag 19 og 20 og tilhørende prioritetsansøgninger beskriver for- udsagte (predicted) target mrna for mikrorna, men ikke beskriver konkrete mikrorna bindings- sites i target mrna, der kan anvendes som target for blockmirs? d1: skønsmændene kan bekræfte, at bilag 19 og 20 beskriver forudsagte target mrna for mikrorna, men ikke beskriver konkrete sekvensbindingssites i target mrna, der kan anvendes som target for blockmirs. d2. kan skønsmændene bekræfte, at en fagmand ikke ud fra informationen i bilag 19 og 20, specielt informationen vedrørende anvendelse af en antimir til at nedsætte blodets kolesterol niveau, vil kunne anvise en blockmir, der tilsvarende kan nedsætte blodets kolesterolniveau? d2: skønsmændene kan bekræfte, at da sekvenstarget for mikrorna ikke er angivet i bilag 19 eller bilag 20, har disse bilag i sig selv ikke tilstrækkelig information til at kunne anvise en blockmir, der tilsvarende kan nedsætte blodets kolesterolniveau; men den nødvendige information ville have været tilgængelig i den videnskabelige litte- ratur på det pågældende tidspunkt. d3. kan skønsmændene bekræfte at, opfindelserne omhandlende blokering af mikrorna bindings- sites beskrevet i hhv. bilag am, an, ao, ap og e (og de tilhørende publikationer i bilag c, d og
- e)tilsyneladende er gjort uden kendskab til bilag 19, 20 eller 45 (grundet disses offentliggørelsestids- punkter)? d3: skønsmændene kan bekræfte, at opfindelsen i bilag am tilsyneladende er gjort uden kendskab til bilag 19, 20 eller 45, idet bilag am er indleveret inden offentliggørelse af bilag 19 (publ. 11. oktober 2007), 20 (publ. 11. oktober 2007) og 45 (publ. 9. april 2009). for de øvrige bilag an, ao, ao og e kan det ikke bekræftes, idet de er indleveret efter publikation af bilag 19 og 20 med en prioritet som er før publikationen af bilag 19 og 20, men indholdet af prioritetsansøgningerne kendes ikke. d4. kan skønsmændene bekræfte, at kendskab til bilag 19, 20 og de tilhørende prioritetsansøgninger ikke er nødvendigt i forhold til at gøre opfindelserne beskrevet i bilag 4 og 5? i benægtende fald bedes skønsmændene nøje redegøre for, hvorfor dette skulle være tilfældet, og herunder nøje udpege den nødvendige information. d4: skønsmændene kan bekræfte, at kendskab til bilag 19, 20 og de tilhørende prioritetsansøgninger ikke er nød- vendigt i forhold til at gøre opfindelserne beskrevet i bilag 4 og 5. - 31 - d5. kan skønsmændene bekræfte, at bilag 19, 20 og de tilhørende prioritetsansøgninger ikke er mere relevante i forhold til at gøre opfindelserne beskrevet i bilag 4 og 5 end andre dokumenter beskri- vende antimirs, fx bilag a, k, q, r, s, t, u, w, x, y og z? i benægtende fald bedes skønsmændene nøje redegøre for, hvorfor dette skulle være tilfældet, og herunder nøje udpege den mere relevante information. d5: skønsmændene kan bekræfte, at bilag 19, 20 og de tilhørende prioritetsansøgninger ikke er mere relevante i forhold til at gøre opfindelserne beskrevet i bilag 4 og 5 end andre dokumenter beskrivende antimirs. santaris eventuelle erhvervshemmeligheder i bilag 4 og 5 e1. kan skønsmændene bekræfte, at der i bilag 4, 5 og tilhørende prioritetsansøgninger ikke findes eksperimentelle data? e1: skønsmændene kan bekræfte, at der hverken i bilag 4 eller bilag 5 og tilhørende prioritetsansøgninger findes eksperimentelle data. e2. kan skønsmændene bekræfte, at der i bilag 19, 20, 45 og tilhørende prioritetsansøgninger ikke findes eksperimentelle data, der demonstrerer eller underbygger blockmir mekanismen, herunder ikke findes eksperimentel evidens for at korte fuldt lna modificerede oligonukleotider kan anvendes som blockmirs? e2: skønsmændene kan bekræfte, at der hverken i bilag 19, 20 eller 45 og tilhørende prioritetsansøgninger findes eksperimentelle data, der demonstrerer eller underbygger blockmir mekanismen, samt at der heri ikke findes eksperimentel evidens for at korte fuldt lna modificerede oligonukleotider kan anvendes som blockmirs. e3. kan skønsmændene bekræfte, at de første publicerede data, der underbygger blockmir mekanis- men, publiceres i maj 2007 jf. bilag c? e3: ja, efter skønsmændenes bedste overbevisning er bilag c de første publicerede data, der underbygger block- mir mekanismen; men skønsmændene bemærker også at blockmir teknikken i princippet tidligere er beskrevet f.eks. i bilag 3æ (publiceret 17/2 2005) og i bilag 3al (publiceret 23/12 2005). e4. kan skønsmændene bekræfte, at litteraturen forud for indlevering af bilag 19, 20, 45 og tilhørende prioritetsansøgninger beskriver korte fuldt lna modificerede oligonukleotider og deres anvendelse i antisense teknologi, herunder anvendelse med non-coding rna som target, in vivo anvendelse base- ret på sterisk hindring af rna-rna interaktion i forbindelse med rna splejsning og endvidere be- skriver eller foreslår korte fuldt lna modificerede oligonukleotider i forbindelse med mikrorna som target for antisense teknologi jf. bilag k, aq, ar, as og at? e4: skønsmændene kan bekræfte, at forud for indlevering af bilag 19, 20 og 45 og tilhørende prioritetsansøgnin- ger beskriver litteraturen i form af bilag k, aq, ar, as og at korte fuldt lna modificerede oligonukleotider og deres anvendelse i antisense teknologi, herunder in vivo anvendelse og intereferens med rna-rna interaktion i forbindelse med rna splejsning. - 32 - e5. kan skønsmændene bekræfte, at kendskab til bilag 19, 20, 45 og tilhørende prioritetsansøgninger eller den teknologi, eksperimentel evidens og resultater der beskrives deri, ikke kan anses for værende nødvendigt for at kunne hhv. beskrive eller foreslå korte fuldt lna modificerede oligonukleotiders anvendelse i antisense teknologi, herunder som hhv. antimirs og blockmirs? e5: skønsmændene kan bekræfte, at kendskab til bilag 19, 20 og 45 og tilhørende prioritetsansøgninger eller den teknologi, eksperimentel evidens og resultater, der beskrives deri, ikke kan anses for værende nødvendig for at kunne hhv. beskrive eller foreslå korte fuldt lna modificerede oligonukleotiders anvendelse i antisense teknologi, herunder som antimirs og blockmirs. bs viden f1. kan skønsmændene bekræfte, at b allerede inden sin ansættelse hos plougmann & vingtoft den 1.marts 2005 må have haft kendskab til og interesse i non-coding rna herunder mikrorna og srna, lna oligonukleotider, korte fuldt lna modificerede oligonukleotider, sterisk hindring, facilitering og hæmning af rna-rna interaktion, antisense interaktion og tilvejebringelse af nye terapeutiske stoffer jf. bilag au, av, aw, ax (se specielt s56), ay, az og aæ? f1: skønsmændene kan bekræfte, at b allerede inden sin ansættelse hos plougmann & vingtoft den 1. marts 2005 formodes at måtte have haft kendskab til i non-coding rna herunder mikrorna og srna, lna oligo- nukleotider, korte fuldt lna modificerede oligonukleotider, sterisk hindring, facilitering og hæmning rna- rna interaktion, antisense interaktion og tilvejebringelse af nye terapeutiske stoffer. f2. kan skønsmændene bekræfte, at b i bilag ax og bilag 13-14 har foreslået at hæmme interaktionen mellem henholdsvist mrna og reverse transriptase og mellem mrna og mikrorna ved at anvende oligonukleotider, der binder til mrnaet og derved udgør en sterisk hindring ; at der i bilag ax fore- slås anvendelse af korte fuldt lna modificerede oligonukleotider til at hæmme interaktion mellem mrna og reverse transcriptase, at der er i bilag 13 og 14 bl.a. foreslås anvendelse af korte og lange lna oligonukleotider til at hæmme interaktion mellem mrna og mikrorna; og at det derfor ligele- des kan antages at have været nærliggende for b at foreslå at hæmme interaktion mellem mikrorna og mrna ved anvendelse af korte fuldt lna modificerede oligonukleotider der binder til mrna? f2: skønsmændene kan bekræfte, at bilag ax angår hæmning af interaktionen mellem henholdsvist mrna og reverse transriptase og mellem mrna og mikrorna ved at anvende oligonukleotider, der binder til mrnaet og derved udgør en sterisk hindring ; og at der i bilag ax foreslås anvendelse af korte fuldt lna modificerede oli- gonukleotider til at hæmme interaktion mellem mrna og reverse transcriptase; men skønsmændene kan ikke bekræfte, hvorvidt b har haft kendskab hertil, idet bilag ax ikke angiver, hvorvidt b har været involveret, og selvom den efterfølgende pct ansøgning (bilag
- ay)har tre opfindere, hvoraf b er den ene, vides det dog ikke, om b har bidraget med forslag vedr. interaktioner mellem mrna og andet. såfremt b havde foreslået hæmning af interaktionen mellem henholdsvist mrna og reverse transriptase og mellem mrna og mikrorna ved at anvende oligonukleotider, der binder til mrnaet og derved udgør en ste- risk hindring ; og anvendelse af korte fuldt lna modificerede oligonukleotider til at hæmme interaktion mellem mrna og reverse transcriptase i bilag ax, så kunne det have været nærliggende for b at foreslå at hæmme in- - 33 - teraktionen mellem mikrorna og mrna ved anvendelse af korte fuldt lna modificerede oligonukleotider der binder til mrna. f3. kan skønsmændene bekræfte, at b i bilag 13 og 14 udviser specifik interesse i korte oligonukleoti- ders anvendelse som blockmirs (fx bilag 13, s18, l26-28 og side 22, l17), at han har haft viden omkring, hvordan man kan opnå tilstrækkelig affinitet for korte oligonukleotider (fx bilag 13, s22, l9-12 og l20- 24), samt at han har eksemplificeret anvendelse af korte fuldt lna modificerede oligonukleotider med længder på 8 og 11 nukleotider som blockmirs (fx bilag 13, s29)? f3:skønsmændene kan bekræfte, at bilag 13 og 14 fokuserer på korte oligonukleotiders anvendelse som blockmi- rer, samt at b har haft viden om, hvordan der kan opnås høj affinitet for oligonukleotider med længder på 8 og 11 nukleotider som blockmirer, der blandt andet kan være syntetiseret med lna monomerer, jævnfør svar f1. sagsøgte 3’s skønsspørgsmål eventuel særlig knowhow i santaris pharmas patentansøgninger 1 på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have den 3. april 2006, anmo- des skønsmændene om at gennemgå patentansøgningen i bilag 12 og herefter vurdere, om der er beskrevet særlig knowhow i bilag 12. skønsmændene vil indledningsvist bemærke, hvad der i det mindste er kendt fra litteraturen 3. april 2006: det var kendt at hæmme mikrorna og foreslå hæmning af mikrorna ved behandling af sygdomme, blandt andet fra bilag 3æ, der beskriver hæmning af mikrorna generelt til medicinsk behandling, og som også nævner to af de fire specifikke mikrorna i bilag 12, nemlig mir-19b og mir-122a. det var også kendt at hæmning kan foretages med et oligonukleotid, hvor en eller flere baser er modifi- cerede baser, såsom lna, fra bilag 3æ, samt at oligonukleotidet kan være en hvilken som helst længde mellem 15 og 40 nucleobaser. fra blandt andet bilag a og v var det kendt at hæmme mikrorna med oligonukleotider, der indehol- der lna, og i bilag a er oligonukleotidet 23 baser. fra bilag 3am var det kendt, at seed-sekvensen er position 2-7 i mikrorna. på denne baggrund vurderes, at særligt knowhow i bilag 12 er: position af lna modificeringer: oligonukleotider mellem 12 og 26 nukleotider som i position 2-7 eller 3-8 indeholder én af fire speci- fikke sekvenser, hvor mindst én base i den specifikke sekvens er lna modificeret, og som har hæm- mende effekt på mikrorna. de valgte specifikke sekvenser er komplementære til seed sekvensen i hen- holdsvis mikrorna 19b, 122a, 155 og 375. - 34 - mønstre for lna modificeringer, inklusive specifikke forslag til sekvenser med lna modificeringer. længde af oligonukleotid: længder på 12, 13 og 14 nucleobaser. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 2 hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i bilag 12 (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den pågældende særlige knowhow er beskrevet samt angive hvorfor der er tale om særlig knowhow. position af lna modificeringer beskrives på side 4 og side 19. mønstre for lna modificeringer, inklusive specifikke forslag til sekvenser med lna modificeringer, beskrives side 20. der er tale om særligt knowhow ifølge definitionen, idet mikrorna hæmmende oligonukleotider med en sekvens indeholdende en af 4 specificerede sekvenser og med lna modifikation i de specificerede mønstre ikke var kendt, og derfor heller ikke kendt i medicinsk behandling. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 3 hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den pågældende særlige knowhow den 3. april 2006 opfyldte de patentretlige krav om nyhed og opfindelseshøjde. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde i forhold til de referencer, som er blevet udleveret også i lyset af fagmandens generelle viden – idet fag- manden ikke kunne vide, om de korte (12-14 nucleobaser) lna modificerede oligonukleotider var ak- tive. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 4 hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om det ved besvarelsen af spørgsmål 1 gør nogen forskel, såfremt vurderingen i stedet blev foretaget på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have på et andet tidspunkt i perioden efter den 3. april 2006 til og med den 30. oktober 2006. skønsmændenes vurdering bedes begrundet. skønsmændene vurderer, at det ikke gør nogen forskel, hvorvidt vurderingen foretages 3. april 2006 eller i perioden fra 3. april 2006 til 30. oktober 2006. dette skyldes, at skønsmændene ikke har identifi- ceret, blandt det fremsendte materiale, referencer publiceret i denne periode som kunne være relevante i forhold til den særlige knowhow. - 35 - 5 på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have den 3. april 2006, anmo- des skønsmændene om at gennemgå patentansøgningen i bilag 19 og herefter vurdere, om der er beskrevet særlig knowhow i bilag 19. skønsmændene vurderer, at bilag 19 indeholder samme særlige knowhow som beskrevet for bilag 12 udbygget med mere eksperimentelt arbejde. derudover indeholder bilag 19 også, som særligt know- how: yderligere forslag til generelle mønstre for lna modificering generelle mønstre for andre typer nukleotid modificering yderligere forslag til længder for oligonukleotidet, idet bilag 19 foreslår længder fra 10 nucleobaser. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 6 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i bilag 19 (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den pågældende særlige knowhow er beskrevet samt angive hvorfor der er tale om særlig knowhow. yderligere forslag til generelle mønstre for lna modificering beskrives side 44-50 i bilag 19, og de specifikke sekvenser beskrives side 47-50. yderligere forslag til længder, i bilag 19 foreslås længder fra 10 nucleobaser, hvilket fremgår af side 43. der er tale om særligt knowhow ifølge definitionen, idet mikrorna hæmmende oligonukleotider med de anførte mønstre for modificering, og små længder ikke var kendt, og derfor heller ikke kendt i medi- cinsk behandling. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 7 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den pågældende særlige knowhow den 3. april 2006 opfyldte de patentretlige krav om nyhed og opfindelseshøjde. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde i forhold til de referencer, som er blevet udleveret også i lyset af fagmandens generelle viden – idet fag- manden ikke kunne vide, om de korte (10-14 nucleobaser) modificerede, især lna, oligonukleotider var aktive. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. - 36 - 8 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive, om den i spørgsmål 6 angivne særlige knowhow fremgår af de patentansøgninger, som patentansøg- ningen i bilag 19 påberåber sig prioritet fra, dvs. bilag 7-12. bilag 7 og bilag 8 disse to bilag er indholdsmæssigt identiske, og i begge genfindes: -på side 11-13 beskrivelse af generelle mønstre for lna modificering svarende til beskrivelse side 41, linie 1 til side 43, linie 8 i bilag 19. - på side 13-14 beskrivelse af længder for oligonukleotider, der er indeholdt i afsnit side 43 i bilag 19. bilag 9 og bilag 10 disse to bilag er indholdsmæssigt identiske, og i begge genfindes: - på side 4-5 4 forskellige specifikke core sekvenser svarende til dem side 34, linie 31, side 36, linie 3, side 37, linie 9 og side 38, linie 12 i bilag 19. - på side 13-17 beskrives 3 forskellige længder af de 4 specifikke sekvenser svarende til sekvenserne vist side 34 til side 37 i bilag 19. bilag 11 heri genfindes: - på side 10-12 og 13-15 generelle mønstre for lna modificering af oligonukleotider svarende til de generelle mønstre 41-43 og 44-45 i bilag 19. - på side 12-13 afsnit vedr. længder for oligonukletiderne, der er indeholdt i afsnit side 43 i bilag 19. bilag 12: heri genfindes - på side 20 afsnit vedr. specifikke sekvenser for oligonukletiderne svarende til afsnit for side 50 i bilag 19. -på side 19 afsnit vedr. længder for oligonukletiderne, der er indeholdt i afsnit side 43 i bilag 19. sammenfattende kan det konkluderes, at bilag 7-12 tilsammen indeholder det meste af den informa- tion der udgør særlig knowhow i bilag 19, men at bilag 19 derudover også indeholder særlig know- how, som ikke fremgår af prioritetsansøgningerne 7-12. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 9 hvis spørgsmål 8 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i bilag 7-12 (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den i spørgsmål 6 angivne særlige knowhow kan genfindes. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. skønsmændene henviser til svar på spørgsmål 8 i relation til hvor i bilag 7-12 den særlige knowhow genfindes. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. - 37 - 10 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om det ved besvarelsen af spørgsmål 5 gør nogen forskel, såfremt vurderingen i stedet blev foretaget på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have på et andet tidspunkt i perioden efter den 3. april 2006 til og med den 30. oktober 2006. skønsmændenes vurdering bedes begrundet. skønsmændene vurderer, at det ikke gør nogen forskel, hvorvidt vurderingen foretages 3. april 2006 eller i perioden fra 3. april 2006 til 30. oktober 2006. dette skyldes, at skønsmændene ikke har identifi- ceret, blandt det fremsendte materiale, referencer publiceret i denne periode som kunne være relevante i forhold til den særlige knowhow. 11 skønsmændene anmodes om at angive, om patentansøgningen i bilag 19 er blevet indleveret af p&v til patentmyndigheden. skønsmændene bemærker, at det fra forsiden af pct ansøgningen fremgår, at patentbureauet inspicos a/s er registreret som agent, og derfor må formodes at have indleveret pct ansøgningen. p&v for- modes derfor ikke at have indleveret bilag 19. 12 på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have den 3. april 2006, anmo- des skønsmændene om at gennemgå patentansøgningen i bilag 20 og herefter vurdere, om der er beskrevet særlig knowhow i bilag 20. skønsmændene vurderer, at bilag 20 indeholder følgende særlige knowhow. a. generelle mønstre for modificering af olikonukleotider med lna og andre analoger b. specifikke mønstre for modificering med lna i oligomerer der kan anvendes som antagonister mod alle humane mikrorna sekvenser c. oligonukleotidlængde fra 8 og til 14 baser 13 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i bilag 20 (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den pågældende særlige knowhow er beskrevet samt angive hvorfor der er tale om særlig knowhow. a. generelle mønstre for modificering af oligonukleotider med lna og andre analoger beskrives side 23-27,37-39, 41-43 og 50 b. specifikke mønstre for modificering med lna af antagonister til alle humane mikrorna beskri- ves side 48-49 og side 94-105 c. oligonukleotidlængde fra 8 og til 14 baser beskrives side 40 - 38 - der er tale om særligt knowhow ifølge definitionen, idet mikrorna hæmmende oligonukleotider med de anførte mønstre for modificering, og korte længder ikke var kendt, og derfor heller ikke kendt i medi- cinsk behandling. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 14 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den pågældende særlige knowhow den 3. april 2006 opfyldte de patentretlige krav om nyhed og opfindelseshøjde. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde i forhold til de referencer, som er blevet udleveret også i lyset af fagmandens generelle viden – idet fag- manden ikke kunne vide, om de korte (8-14 nucleobaser) modificerede, især lna, oligonukleotider var aktive. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 15 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive, om den i spørgsmål 13 angivne særlige knowhow kan genfindes i de patentansøgninger, som patent- ansøgningen i bilag 20 påberåber sig prioritet fra, dvs. bilag 7-12. bilag 7 og bilag 8 disse to bilag er indholdsmæssigt identiske, og i begge genfindes: -på side 11-13 beskrivelse af generelle mønstre for lna modificering svarende til beskrivelse side 37, linie 29 til side 40, linie 1 i bilag 20. - på side 13-14 beskrivelse af længder for oligonukleotider, der er indeholdt i afsnit side 15 i bilag 20. bilag 9 og bilag 10 disse to bilag er indholdsmæssigt identiske, og i begge genfindes: - på side 4-5 4 forskellige specifikke core sekvenser som er indeholdt i tabellen side 94-105 i bilag 20. bilag 11 heri genfindes: - på side 10-12 og 13-15 generelle mønstre for lna modificering af oligonukleotider svarende til de generelle mønstre 37, linie 29 til side 40, linie 1 og og side 37-39 i bilag 20. - på side 12-13 afsnit vedr. længder for oligonukletiderne, der er indeholdt i afsnit side 40 i bilag 20. - på side 43-54 specifikke mønstre for lna modificering for oligonukleotider som antagonister imod alle humane mikrorna svarende til side 94-105 i bilag 20. bilag 12: - 39 - heri genfindes -på side 19 afsnit vedr. længder for oligonukletiderne, der er indeholdt i afsnit side 40 i bilag 20. sammenfattende kan det konkluderes, at bilag 7-12 tilsammen indeholder det meste af den informa- tion der udgør særlig knowhow i bilag 20, men at bilag 20 derudover også indeholder særlig know- how, som ikke fremgår af prioritetsansøgningerne 7-12. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 16 hvis spørgsmål 15 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i bilag 7-12 (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den i spørgsmål 13 angivne særlige knowhow kan genfindes. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. skønsmændene henviser til svar på spørgsmål 8 i relation til hvor i bilag 7-12 den særlige knowhow genfindes. 17 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om det ved besvarelsen af spørgsmål 12 gør nogen forskel, såfremt vurderingen i stedet blev foreta- get på baggrund af den viden, som en fagmand måtte antages at have på et andet tidspunkt i perioden efter den 3. april 2006 til og med den 30. oktober 2006. skønsmændenes vurdering bedes begrundet. skønsmændene vurderer, at det ikke gør nogen forskel, hvorvidt vurderingen foretages 3. april 2006 eller i perioden fra 3. april 2006 til 30. oktober 2006. dette skyldes, at skønsmændene ikke har identifi- ceret, blandt det fremsendte materiale, referencer publiceret i denne periode som kunne være relevante i forhold til den særlige knowhow. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 18 skønsmændene anmodes om at angive, om patentansøgningen i bilag 20 er blevet indleveret af p&v til patentmyndigheden. skønsmændene bemærker, at det fra forsiden af pct ansøgningen fremgår, at patentbureauet inspicos a/s er registreret som agent, og derfor må formodes at have indleveret pct ansøgningen. p&v for- modes derfor ikke at have indleveret bilag 20. 19 skønsmændene anmodes om at gennemgå den i sagsøgers skønstema nævnte patentansøg- ning wo 2009/043353 og herefter vurdere, om der er beskrevet særlig knowhow heri samt angive den gyldige prioritetsdato for den pågældende særlige knowhow. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. - 40 - skønsmændene vurderer, at wo 2009/043353 (bilag 45) beskriver følgende særlige knowhow: - oligomerer med en længde på 7 nukleotider, hvoraf mindst 70 % af nukleotiderne skal være lna modificerede eller 2’ substituerede analoger, og som har en hæmmende effekt på mikrorna - specifikke sekvenser for lna modificerede oligomerer skønsmændene har kun kunnet identificere prioritetsdokument nr. 2 for bilag 45, nemlig bilag 44, og kan derfor ikke besvare anden halvdel af spørgsmålet fuldt ud. men det kan bemærkes, at bilag 44 be- skriver oligomerer med en længde på 7 nukleotider, hvoraf mindst 70 % af nukleotiderne skal være lna modificerede eller 2’ substituerede analoger, og som har en hæmmende effekt på mikrorna, samt at bilag 44 beskriver de specifikke sekvenser for lna modificerede oligomerer. derfor vil en gyldig pri- oritetsdato i hvert fald være 11. oktober 2007. der er tale om særligt knowhow ifølge definitionen, idet mikrorna hæmmende oligonukleotider med de anførte mønstre for modificering og små længder ikke var kendt, og derfor heller ikke kendt i medi- cinsk behandling. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 20 hvis spørgsmål 19 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at angive hvor i den pågældende patentansøgning (dvs. på hvilken side, i hvilket afsnit og på hvilke(
- n)linje(r)) den pågældende særlige knowhow er beskrevet samt angive hvorfor der er tale om særlig knowhow. skønsmændene mener, at den særlige knowhow beskrives - oligomerer med en længde på 7 nukleotider, hvoraf mindst 70 % af nukleotiderne skal være lna modificerede eller 2’ substituerede analoger, og som har en hæmmende effekt på mikrorna be- skrives side 2, 10-11, - specifikke sekvenser for lna modificerede oligomerer beskrives side 48-4, 53, 70, og 90-107. se svar på spørgsmål 19 vedr. begrundelse for, hvorfor der er tale om særlig knowhow. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 21 hvis spørgsmål 19 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den pågældende særlige knowhow på den gyldige prioritetsdag for den pågældende særlige knowhow opfyldte de patentretlige krav om nyhed og opfindelseshøjde. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow opfylder kravene til nyhed og opfindelseshøjde – idet fagmanden ikke kunne vide, om de korte modificerede oligonukleotider kunne anvendes som mi- krorna hæmmere. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. - 41 - 22 skønsmændene anmodes om at angive, om den i spørgsmål 19 nævnte patentansøgning eller patentansøgninger, som ansøgningen påberåber sig prioritet fra, er blevet indleveret af p&v til patentmyndigheden. skønsmændene bemærker, at det fra forsiden af pct ansøgningen fremgår, at der ikke er registreret nogen agent, og at santaris derfor formodes selv at have indleveret pct ansøgningen. p&v formodes derfor ikke at have indleveret bilag 45. skønsmændene har ikke kendskab til prioritetsdokumenterne og har derfor ingen viden om, hvem der har indleveret dem. eventuel særlig knowhow i santaris pharmas patentansøgninger sammenholdt med bs patentan- søgninger 23 hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den i spørgsmål 2 angivne særlige knowhow fremgår af bs patentansøgninger i bilag 13-16. skøns- mændene anmodes om at begrunde deres vurdering. bilag 13 og bilag 15 er indholdsmæssigt identiske og angår en metode til at frembringe en xmir der eventuelt kan hæmme aktiviteten af en target mrna, hvor xmir har en sekvens der indeholder mindst 6 baser som er komplementære til target sekvensen bilag 14 og bilag 16 er indholdsmæssigt identiske og angår identifikation af mrna antisense sekven- ser, som i et eksempel (s. 5, linie 15-20) kan være rettet mod bindingsstedet for mikrorna. bilag 13-16 angår ikke sekvenser, som er udvalgt til at være komplementære til mikrorna. alle se- kvenser identificeret som seq id no: 1-471 er på side 24 (bilag 14) anført som mikrorna sekvenser og er ca. 20-25 baser lange. derudover kan skønsmændene heller ikke genfinde sekvenserne i bilag 12, hexamere, heptamere og oc- tamere, blandt seq id no: 1-471 i bilag 14, eller genfinde de generelle eller specifikke mønstre til modifikation med lna i bestemte positioner. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow i bilag 12 ikke kan genfindes i bilag 13-16. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 24 hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om bs patentansøgninger nødvendigvis må anses for at være baseret på den i spørgsmål 2 angivne særlige knowhow, såfremt det lægges til grund, at b forinden ansøgningernes indgivelse har haft adgang til den pågældende særlige knowhow. skønsmændene anmodes om at be- grunde deres vurdering. skønsmændene vurderer, at de grundliggende principper vedrørende mikrorna og mrna var al- ment kendt fra litteraturen på det tidspunkt hvor b indleverede bilag 13-16, og at bilag 12 ikke bidrog yderligere. da der heller ikke kan genfindes den særlige knowhow fra bilag 12 i bilag 13-16, så vurde- - 42 - rer skønsmændene, at bs patentansøgninger ikke nødvendigvis må være baseret på den særlige knowhow i bilag 12. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 25 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den i spørgsmål 6 angivne særlige knowhow fremgår af bs patentansøgninger i bilag 13-16. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. sekvenserne i bilag 19, hexamere, heptamere og octamere, genfindes ikke specifikt blandt seq id no: 1-471. derudover genfindes heller ikke i bilag 13-16 forslag til modifikation med lna i de bestemte positio- ner, som er anført i bilag 19. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow i bilag 19 ikke kan genfindes i bilag 13-16. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 26 hvis spørgsmål 5 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om bs patentansøgninger nødvendigvis må anses for at være baseret på den i spørgsmål 6 angivne særlige knowhow, såfremt det lægges til grund, at b forinden ansøgningernes indgivelse har haft adgang til den pågældende særlige knowhow. skønsmændene anmodes om at be- grunde deres vurdering. skønsmændene vurderer, at de grundliggende principper vedrørende mikrorna og mrna var al- ment kendt fra litteraturen på det tidspunkt hvor b indleverede bilag 13-16. det bemærkes i øvrigt, at bilag 19 er indleveret adskillige måneder efter indlevering af bilag 13-16. selv hvis man lægger til grund, at indholdet af bilag 19 var kendt af b, så bidrog bilag 19 ikke yderli- gere. da der heller ikke i bilag 13-16 kan genfindes den særlige knowhow fra bilag 19, som beskrevet i svar til spørgsmål 6, så vurderer skønsmændene, at bs patentansøgninger ikke nødvendigvis må være baseret på den særlige knowhow i bilag 19. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 27 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den i spørgsmål 13 angivne særlige knowhow fremgår af bs patentansøgninger i bilag 13-16. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. de generelle mønstre for modificering af olikonukleotider med lna og andre analoger som mikrorna hæmmende oligomere genfindes ikke i bilag 13-16, og det gør de specifikke mønstre for modificering med lna af antagonister imod alle humane mikrorna sekvenser heller ikke derudover kan der heller ikke genfindes oligonukleotidlængder fra 8 og til 14 baser for disse hæm- mende oligomerer. - 43 - skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow i bilag 20 ikke kan genfindes i bilag 13-16. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 28 hvis spørgsmål 12 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om bs patentansøgninger nødvendigvis må anses for at være baseret på den i spørgsmål 13 angivne særlige knowhow, såfremt det lægges til grund, at b forinden ansøgningernes indgivelse har haft adgang til den pågældende særlige knowhow. skønsmændene anmodes om at be- grunde deres vurdering. skønsmændene vurderer, at de grundliggende principper vedrørende mikrorna og mrna var al- ment kendt fra litteraturen på det tidspunkt hvor b indleverede bilag 13-16. det bemærkes i øvrigt, at bilag 20 er indleveret adskillige måneder efter indlevering af bilag 13-16. selv hvis man lægger til grund, at indholdet af bilag 20 var kendt af b, så bidrog bilag 20 ikke yderli- gere. da der heller ikke i bilag 13-16 kan genfindes den særlige knowhow fra bilag 20, som beskrevet i svar til spørgsmål 13, så vurderer skønsmændene, at bs patentansøgninger ikke nødvendigvis må være baseret på den særlige knowhow i bilag 20. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 29 hvis spørgsmål 19 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om den i spørgsmål 20 angivne særlige knowhow fremgår af bs patentansøgninger i bilag 13-16. skønsmændene anmodes om at begrunde deres vurdering. sekvenser med en specifik længde på 8-17 nukleotider genfindes ikke specifikt i bilag 13-16, i stedet vi- ses sekvenser som er 19-24 nukleotider. skønsmændene vurderer, at den særlige knowhow i bilag 45 ikke kan genfindes i bilag 13-16. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. 30 hvis spørgsmål 19 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at vurdere, om bs patentansøgninger nødvendigvis må anses for at være baseret på den i spørgsmål 20 angivne særlige knowhow, såfremt det lægges til grund, at b forinden ansøgningernes indgivelse har haft adgang til den pågældende særlige knowhow. skønsmændene anmodes om at be- grunde deres vurdering. skønsmændene vurderer, at de grundliggende principper vedrørende mikrorna og mrna var al- ment kendt fra litteraturen på det tidspunkt hvor b indleverede bilag 13-16. det bemærkes, at bilag 45 er indleveret mange måneder efter indlevering af bilag 13-16. selv hvis man lægger til grund, at indholdet af bilag 45 var kendt af b, så bidrog bilag 45 ikke yderli- gere. da der heller ikke kan genfindes den særlige knowhow fra bilag 45 i bilag 13-16, så vurderer skønsmændene, at bs patentansøgninger ikke nødvendigvis må være baseret på den særlige know- how i bilag 45. det gør ingen forskel om den ene eller anden definition af fagmand anvendes. - 44 - sagsøgtes skønsspørgsmål i sag sø- og handelsretten nr. f-10-09 a mod santaris pharma a/s i disse spørgsmål er bilagenes benævnelse ikke ifølge den generelle bilagsliste, men følgende forkla- ring er blevet oplyst på skønsmødet, jævnfør referat: bilag l = 5 bilag m = 21 bilag n = 23 bilag o = 44 1. skønsmændene bedes bekræfte, at bs/querdenkers internationale patentansøgning med publikationsnummeret wo 2008/151639 (bilag
- l)som sin tidligste prioritet påberåber sig dk pa 2007 00860 (bilag m), som blev indleveret 14. juni 2007, og som sin prioritet nr. 2, dk pa 2007 01493 (bilag n), som blev indleveret 16. oktober 2007. skønsmændene bekræfter, at bs/querdenkers internationale patentansøgning med publikationsnummeret wo 2008/151639 (bilag
- l)som sin tidligste prioritet påberåber sig dk pa 2007 00860 (bilag m), som blev indleveret 14. juni 2007, og som sin prioritet nr. 2, dk pa 2007 01493 (bilag n), som blev indleve- ret 16. oktober 2007. 2. skønsmændene bedes bekræfte, at bilag m, bilag n og bilag l alle omhandler anvendelse af oligonukleotider (omtalt i bilagene som "blockmirs" eller "xmirs") til at hæmme interaktionen mellem mikrorna og mrna. skønsmændene bekræfter, at bilag m, bilag n og bilag l alle omhandler anvendelse af oligonukleotider (omtalt i bilagene som "blockmirs" eller "xmirs") til at hæmme interaktionen mellem mikrorna og mrna. 3. skønsmændene bedes bekræfte, at såvel bilag n som bilag l udtrykkeligt, jf. bilag n, side 15, linie 9-10 samt bilag l, side 17, linie 5-6, specifikt beskriver, at såfremt et oligonukleotid er kor- tere end 10 eller 12 enheder, kan det bestå udelukkende af lna. skønsmændene bekræfter, at - bilag n, side 15, linie 9-10 beskriver, at oligonukleotider, når de er mindre end 12 eller 10 enheder lange, kan bestå udelukkende af lna enheder. - bilag l, side 17, linie 5-6 beskriver, at oligonukleotider, når de er mindre end 12 eller 10 enheder lange, kan bestå udelukkende af lna enheder. 4. såfremt spørgsmål 3 besvares bekræftende, spørges, hvorvidt bilag n eller bilag l indeholder nogen form for eksperimentel evidens for brugbarheden af sådanne korte lna-oligonukleoti- der. - 45 - skønsmænden bekræfter, at bilag l indeholder på side 30 et eksempel og på side 31 to eksempler på block- mirs på ≤ 12 enheder, men disse indeholder ingen lna enheder. der er ingen eksperimenter beskrevet som understøtter brugbarheden af disse to blockmirs. 5. skønsmændene bedes udtale sig om, hvorvidt bilag m nogetsteds indeholder en udtrykkelig angivelse af, at et oligonukleotid kan bestå udelukkende af lna, i det specielle tilfælde, hvor oligonukleotidet er kortere end 10 eller 12 enheder? skønsmændene udtaler, at bilag m på side 29, linie 34 henviser til ovenstående oligonukleotider, der er kortere end 10 eller 12 enheder, og beskriver at de kan syntetiseres ud fra lna monomerer. 6. såfremt spørgsmål 5 besvares benægtende, bedes skønsmændene endvidere udtale sig om, hvorvidt de er enige i, at informationen i bilag n, side 15, linie 9-10, og bilag l, side 17, linie 5-6, må betragtes som en tilføjelse i forhold til det, der er beskrevet i bilag m? spørgsmål 5 er ikke besvaret benægtende, men det kan alligevel præciseres, at da bilag m også beskriver oligonukleotider kortere end 10 eller 12 enheder, som kan være fuldt modificerede, så kan det ikke opfattes som en tilføjelse i bilag l og bilag n, men alene som en specifikation af informationen tilgængelig i bilag m. 7. idet der blandt andet henvises til bilag o side 4, linie 3-7, side 8, line 10, side 11, linie 15, side 14, linie 11-12, side 21, linie 18-22, side 23, linie 27-29 samt side 28, linie 16-21 og 31-32 bedes skønsmændene bekræfte, at santaris pharmas amerikanske provisoriske patentansøgning nr. us 60/979,217 (bilag o), som blev indleveret 11. oktober 2007, omhandler korte oligonukleotider med længder på 6-12 eller 6-10 enheder og angiver, at disse kan bestå udelukkende af lna. skønsmændene bedes endvidere bekræfte, at bilag o omhandler terapeutisk anvendelse af så- danne korte oligonukleotider til at hæmme interaktionen mellem mikrorna og mrna, og at denne anvendelse af 100% lna-oligonukleotider er eksperimentelt underbygget ved forsøg med levende celler (jf. bilag o, tabel 2 , side 51 samt eksemplerne 4-7). skønsmændene kan bekræfte, at patentkrav og –beskrivelse omhandler korte oligonukleotider med læng- der på 6-12 eller 6-10. det kan også bekræftes, at alle nukleotidenheder kan være lna. derudover bekræftes, at eksemplerne er udført med oligonukleotider med længder på 8, og som er fuldt modificeret med lna, og anvendt i forsøg med levende celler. den terapeutiske anvendelse er ikke eksperimentelt underbygget men alene beskrevet og anført i patent- tekst og – krav. 8. på baggrund af svarene på spørgsmål 6 og 7 bedes skønsmændene bekræfte, at bilag n og l, i modsætning til bilag m, udtrykkeligt beskriver anvendelse af den type 100% lna-oligo- nukleotider på specifikt mindre end 10 eller 12 enheder, som er genstand for patentansøgnin- gen i bilag o, med henblik på at hæmme interaktionen mellem mikrorna og mrna, og at denne beskrivelse i bilag n og bilag l, er tilføjet, efter santaris pharma havde demonstreret eksperimentelt, at korte, 100% lna-olignonukleotider virker effektivt som hæmmere af inter- - 46 - aktioner mellem mikrorna og mrna i levende celler jf. bilag o, tabel 2, side 51 samt eksem- plerne 4-7. det kan bekræftes, at bilag l og bilag n eksplicit beskriver ”oligonuleotider er mindre end 12 eller 10 enheder lang, og som kan være opbygget udelukkende af lna enheder”, hvorimod denne information kun er implicit tilgængelig i bilag m, jævnfør svar 6, samt at den eksplicitte information i bilag l og bilag n er indleveret som patentansøgning efter demonstration af eksperimentelt arbejde hos santaris pharma be- skrevet i bilag o. 9. skønsmændene bedes vurdere, hvorvidt det af noget enkeltstående, i sagen fremlagt bilag offentliggjort før den 16. oktober 2007, klart fremgår, at et oligonukleotid, som består af udeluk- kende 6-10 eller 6-12 lna-nukleotider, og som omfatter en region, der er komplementær til seed-regionen i et mikrorna, er i stand til at hæmme interaktionen mellem dette mikrorna og dets target mrna i levende celler? skønsmændene har ikke identificeret noget enkeltstående, i sagen fremlagt bilag offentliggjort før den 16. oktober 2007, hvoraf det klart fremgår, at et oligonukleotid, som består af udelukkende 6-10 eller 6-12 lna-nukleotider, og som omfatter en region, der er komplementær til seed-regionen i et mikrorna, er i stand til at hæmme interaktionen mellem dette mikrorna og dets target mrna i levende celler. det er skønsmændenes vurdering at sådan information tidligst fremgår af bilag 44 (filed 3. okt., 2008 med prio- ritetsdato 11. okt., 2007), som demonstrerer cellulær hæmning af mirna aktivitet af en 8-mer lna. det bør dog bemærkes, at det i bilag 3ac refereres (til childs et al. 2002, pnas 99, 11091), at en 8-mer lna (fuldt modificeret) kan hæmme rna funktion. 10. ville skønsmændene i oktober måned 2007 have forventet, at man – såfremt man kan hæmme baseparring mellem to rna-nukleotidsekvenser ved at tilføre et molekyle, som er komple- mentært til en del af den ene af de to nukleotidsekvenser – tilsvarende vil kunne hæmme base- parring mellem de samme to rna-nukleotidsekvenser ved at tilføre et strukturelt tilsvarende molekyle, der er komplementært til en tilsvarende del af den anden af de to nukleotidsekven- ser? ja, det ville skønsmændene have forventet, når de to rna-oligonukleotider forefindes som isolerede molekyler 11. på baggrund af svarene på spørgsmål 1-6, bedes skønsmændene udtale sig om 1) hvorvidt det efter skønsmændenes opfattelse er mere eller mindre sandsynligt, at det i bi- lag n, side 15, linie 9-10 samt bilag l, side 17, linie 5-6, af tm beskrevne er tilvejebragt uden kendskab til resultaterne af faktisk gennemførte eksperimenter, eller om det be- skrevne lige så godt kan være resultatet af en abstrakt analyse uden eksperimentelt grundlag – særligt, når der henses til, at de i bilag n og l beskrevne opfindelser blandt andet vedrører terapeutisk anvendelse af de i bilag n, side 15, linie 9-10 og bilag l, side 17, linie 5-6 omtalte korte lna-oligonukleotider? - 47 - det er skønsmændenes opfattelse, at det lige så godt kan være resultatet af en abstrakt analyse uden eksperimentelt grundlag, idet analog hæmning af mrna med korte fuldt lna-modificerede antisense oligonukleotider var kendt. 2) såfremt skønsmændene anser det for mere sandsynligt, at det i bilag n, side 15, linie 9- 10, samt bilag l, side 17, linie 5-6, beskrevne hidrører fra eller baserer sig på eksperi- menter, end at det ikke er tilfældet, spørges, om den i bilag o, eksempel 4-7 angivne eksperimentelle evidens – såfremt b har haft kendskab hertil forud for indleveringen af sin ansøgning af 16. oktober – kan være kilden til det i bilag n, side 15, linie 9-10, samt bilag l, side 17, linie 5-6, beskrevne? da skønsmændene ikke anser det for mere sandsynligt, at det i bilag n, side 15, linie 9-10, samt bilag l, side 17, linie 5-6, beskrevne hidrører fra eller baserer sig på eksperimenter, har skønsmændene intet grundlag for at antage at kilden til dette skulle være eksperimentel evidens fra bilag o. københavn, 29. august 2012” af den supplerende skønserklæring fremgår: ”… sagsøgers supplerende skønsspørgsmål – santaris pharma a/s mod b m.fl. spørgsmål 10 skønsmændene bedes på baggrund af svaret på sagsøgers spørgsmål 1a) og 2a) udtale sig om, hvor- vidt teknologierne i santaris pharmas patentansøgninger (bilag 12, 19, 20 og 45) og bs/querdenkers patentansøgninger (bilag 4, 5 og 13-16) begge retter sig mod at hæmme bindingen af mikrorna til mrna. 10) skønsmændene udtaler, at formålet med teknologien beskrevet i santaris pharmas patent ansøgninger (bilag 12,19, 20 og 45) er at tilvejebringe terapeutiske aktive stoffer, der er rettet mod at hæmme mikrornas funktion ved at binde specifikt til dette, medens formålet med teknologien beskrevet i bmøller/querdenkers ansøgninger (bilag 4, 5 og 13-16) er at tilvejebringe terapeutiske aktive stoffer, der kan blokere mikrorna bindingssite på mrna, og dermed hindre mikrornas effekt på mrna. disse to teknologier vil sandsynligvis mange tilfælde (men ikke alle) give ækvivalent biologisk effekt og dermed opfattes som en hæmning af interaktionen mellem mirna og mrna. spørgsmål 11 skønsmændene bedes på baggrund af svaret på sagsøgers spørgsmål 1a)-1d)oplyse, om de er enige i, at bilag 12, 19, 20 og 45 eksperimentelt (in vivo) underbygger en hypotese om, at det er muligt at hæmme binding mellem mrna og mikrorna in vivo ved at anvende lna-modificerede oligo- nukleotider, som er væsentligt kortere end fuldlængde mikrorna, som er indgivet i en simpel salt- vandsopløsning (som ”nøgne” lna-modificerede oligonukleotider), og som er komplementære til - 48 - ”seed-regionen” i mikrorna, og at eksperimenterne således underbygger en hypotese om, at de an- vendte nøgne lna-modificerede oligonukleotider er i stand til at trænge ind i celler og dér være til stede i tilstrækkelig mængde og i en tilstand, der tillader, at de kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna. 11) skønsmændene er enige om, at bilag 12, 19, 20 og 45 eksperimentelt (in vivo) underbygger en hypotese om, at det er muligt at hæmme binding mellem mrna og mikrorna in vivo ved at anvende lna-modificerede oligonukleotider, som er væsentligt kortere end fuldlængde mikrorna, som er indgivet i en simpel saltvandsop- løsning (som ”nøgne” lna-modificerede oligonukleotider), og som er komplementære til ”seed-regionen” i mi- krorna, og at eksperimenterne således underbygger en hypotese om, at de anvendte nøgne lna-modificerede oligonukleotider er i stand til at trænge ind i celler og dér være til stede i tilstrækkelig mængde og i en tilstand, der tillader, at de kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna. spørgsmål 12 skønsmændene bedes oplyse, om de er enige i, at bilag 12, 19, 20 og 45 eksperimentelt (in vivo) un- derbygger en hypotese om, at hæmning af binding mellem mikrorna og mrna in vivo kan opnås i praksis ved at blokere binding mellem mrna og seed-regionen i mikrorna uden at blokere mulig- hederne for binding mellem mrna og mikrorna i hele mikrorna's længde. 12) skønsmændene er enige i, at bilag 12, 19, 20 og 45 eksperimentelt (in vivo) underbygger en hypotese om, at hæmning af binding mellem mikrorna og mrna in vivo kan opnås i praksis ved at blokere binding mellem mrna og seed-regionen i mikrorna. og at der er stadig mulighed for interaktion mellem mrna og mikrorna, når seed-regionen er blokeret, men med (stærkt) begrænset affinitet og specificitet. spørgsmål 13 skønsmændene bedes oplyse, om de er enige i, at de i sagen fremlagte bilag, som var offentligt til- gængelige før indleveringsdatoerne for bilag 13-16, ikke indeholder nogen eksperimentel underbyg- gelse af, at der i praksis kan opnås hæmning in vivo af binding mellem mrna og mikrorna ved anvendelse af lna-modificerede oligonukleotider, som
- a)binder til mikrorna, som
- b)er væsentligt kortere end fuldlængde mikrorna, og som
- c)indeholder en region, som er komplementær til seed- regionen i mikrorna, og at man således heller ikke på det tidspunkt vidste, at sådanne nøgne, lna- modificerede oligonukleotider in vivo kan trænge ind i celler, og dér være til stede i tilstrækkelig mængde og i en tilstand, der tillader, at de kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna. 13) skønsmændene bemærker, at det er vist i bilag bj, som var offentligt tilgængelig før indleveringsdatoerne for bilag 13-16, at lna-modificerede oligonukleotider in vivo kan trænge ind i celler og være virksomt ved at omdi- rigere splejsning af mrna. - 49 - skønsmændene bekræfter, at det ikke er vist i de fremlagte bilag, at sådanne lna-modificerede oligonukleotider kan være til stede i tilstrækkelig mængde og i en tilstand, der tillader, at de kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna. spørgsmål 14 skønsmændene bedes oplyse, om de er enige i, at det ikke før indleveringsdatoerne for bilag 13-16, eksperimentelt var vist, at der i praksis kan opnås hæmning af binding mellem mrna og mikrorna in vivo ved at blokere muligheden for binding mellem mrna og seed-regionen i mikrorna uden at blokere mulighederne for binding mellem mrna og mikrorna i hele mikrorna's længde. 14) skønsmændene er enige i, at det ikke før indleveringsdatoerne for bilag 13-16 eksperimentelt var vist, at der i praksis kan opnås hæmning af binding mellem mrna og mikrorna in vivo ved at blokere muligheden for bin- ding mellem mrna og seed-regionen i mikrorna uden at blokere mulighederne for binding mellem mrna og mikrorna i hele mikrorna's længde. spørgsmål 15 på baggrund af svarene på spørgsmål 10-14 bedes skønsmændene oplyse, om de er enige i, (
- i)at man ved en gennemgang af eksemplerne i bilag 12 kan konstatere, at det er eksperimentelt underbygget in vivo, at man ved indgivelse af korte (så som 16-mer), nøgne lna-modificerede oligonukleotider i praksis kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna in vivo, og at det endvidere er eksperi- mentelt (in vivo) underbygget, at der i praksis kan opnås hæmning af binding mellem mrna og mi- krorna in vivo ved at blokere binding mellem mrna og seed-regionen i mikrorna uden at blokere mulighederne for binding mellem mrna og mikrorna i hele mikrorna's længde, og
- ii)at man ikke havde adgang til en viden om sådanne eksperimentelle data fra nogen af de i sagen fremlagte bilag, som var publiceret før indleveringsdatoen for bilag 13 og 14. 15) skønsmændene kan bekræfte,
- i)at eksemplerne i bilag 12 eksperimentelt underbygger in vivo, at man ved indgivelse af korte (så som 16-mer), nøgne lna-modificerede oligonukleotider i praksis kan hæmme binding mellem mrna og mikrorna in vivo, og at det endvidere er eksperimentelt (in vivo) underbygget, at der i prak- sis kan opnås hæmning af binding mellem mrna og mikrorna in vivo ved at blokere seed-regionen i mi- krorna uden fuldstændig at blokere mulighederne for binding mellem mrna og mikrorna i hele mikror- na's længde, og
- ii)at man ikke havde adgang til en viden om sådanne eksperimentelle data fra nogen af de i sagen fremlagte bilag, som var publiceret før indleveringsdatoen for bilag 13 og 14. spørgsmål 16 er skønsmændene enige i, at kendskab til in vivo eksperimentelle data, der underbygger, at nøgne, lna-modificerede oligonukleotider, som blokerer seed-regionen i mikrorna, kan trænge ind i celler og hæmme binding mellem mrna og mikrorna – alt andet lige - giver større sandsynlighed for, - 50 - og/eller tiltro til, at sådanne lna-modificerede oligonukleotider vil kunne bruges som lægemidler, end der ville være i en situation, hvor man ikke har viden om sådanne eksperimentelle data, og er skønsmændene endvidere enige i, at sådanne eksperimentelle data også – alt andet lige - giver større sandsynlighed for, og/eller tiltro til, at lna-modificerede oligonukleotider, som i øvrigt har samme kemiske sammensætning, men i stedet blokerer anti-seed-regionen i mrna, kan anvendes som læ- gemidler? 16) skønsmændene er enige i, at kendskab til in vivo eksperimentelle data, der underbygger, at nøgne, lna- modificerede oligonukleotider, som blokerer seed-regionen i mikrorna, kan trænge ind i celler og hæmme bin- ding mellem mrna og mikrorna – alt andet lige - giver større sandsynlighed for, og/eller tiltro til, at sådanne lna-modificerede oligonukle