sø- & handelsrettens dombog

- jen udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ som berigtiget, jf. retsbog af

1. juni 2011 dom afsagt den
2. juni 2011 af sø- og handelsretten sammensat af michael b. elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer john tyrrestrup og anders madsen t-2-10 stork townsend, inc. (advokatfuldmægtig rikke bjerre-nielsen nybroe ) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat anders lotterup) påstande under denne sag, der er anlagt den
3. februar 2010, har stork townsend inc. (i det følgende: stork) påstået ankenævnet for patenter og varemærker (i det følgende: patentankenævnet) dømt til at anerkende, at patentankenævnets afgørelse af
4. december 2009 (i det følgende: afgørelsen) skal omgøres, og at alle betingelser for genoprettelse i patentlovens § 72 er op- fyldt, således at det tillades, at patent dk/ep 1513407 (i det følgende: patentet) genoprettes mod, at stork betaler manglende årsgebyr med tillæg af 20 procent. patentankenævnet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet be- handling og afgørelse. sagens forløb -2- patentet blev indleveret til registrering den
5. marts 2003 og udstedt den
6. oktober
7. det
8. årsgebyr forfaldt med udgangen af marts
9. betaling mod forhøjet gebyr skulle ske inden udgangen af september
10. idet gebyret ikke blev betalt rettidigt, bekendtgjorde dansk patenttidende for den
11. november 2007, at patentet var bortfaldet. patent- og varemærkestyrelsen sendte den
12. marts 2008 meddelelse til storks beta- lingsformidler computer patent annuities limited, england (i det følgende: cpa), om, at patentet var bortfaldet på grund af manglende betaling af det
13. årsgebyr. cpa sendte ved brev af
14. april 2008 meddelelse herom til stork i usa. stork oplyste i brev af
15. maj 2008, at stork ved en fejl havde indtastet den første dato, hvor cpa skulle betale årsgebyr for patentet som den
16. marts 2008, hvor betalingsdatoen rettelig skulle have været den
17. marts
18. idet stork påtog sig det fulde ansvar for fejlen, anmodede stork cpa om at ansøge om genoprettelse af patentet. ved brev af
19. juni 2008 anmodede nordic patent service på vegne stork patent- og va- remærkestyrelsen om at genoprette patentet og trække genoprettelsesgebyret på 3.000 kr. på nordic patent services konto i styrelsen. brevet angav tillige at være sendt pr. fax, men der er ikke fremlagt nogen kvittering for afsendelsen pr. fax, og patent- og varemærkestyrelsens eksemplar af brevet bærer et modtagelsesstempel med datoen den
20. juni
21. den
22. marts 2009 afslog patent- og varemærkestyrelsen begæringen med følgende begrundelse: ”in letter of 2 june 2008 you have requested a re-establisment of the european patent. the patent has lapsed due to the non-payment of the 5th annuity fee in
23. the 5th annuity fee was due for payment with addition on 30 september. according to the danish patents act section 72 a request for re-establisment shall be filed within 2 month from removal of the obstacle causing non-observance of the time limit though not later than 1 year after the expiry of the time limit. furthermore the omitted act shall be completed and the fee for re-establisment of rights shall be paid within the same limits. from your letter and the enclosed statement from stork townsend inc it is not clear when the obstacle causing non-observance of the time limit was removed. however the final time limit of 1 year expired on 30 september
24. with your letter of 2 june 2008 you ask the patent and trademark office to deduct the fee for re-establishment of dkk 3000 from you deposit account. however you have not paid the 5th annuity fee and therefore the omitted act has not been completed within the final time limit. it is not possible to evaluate whether the request for re-establishment has been filed within the time limit of 2 months. -3- since the omitted act (payment of the 5th annuity fee) has not been completed within the time limits in section 72 in the danish patent act your request for re- establishment is refused…” nordic patent service påklagede ved brev af
25. maj 2009 på vegne stork afgørelsen til pa- tentankenævnet. patent- og varemærkestyrelsen afgav den
26. juni 2009 følgende uddybende udtalelse: ”sagen vedrører overskridelse af fristen for betaling af det
27. årsgebyr. fristen for beta- ling af dette årsgebyr med forhøjelse udløb den
28. september
29. styrelsen modtog den
30. juni 2008 en anmodning om genoprettelse. med anmodningen fulgte betaling af genoprettelsesgebyret samt en kortfattet redegørelse for overskridelse af fristen. imidler- tid blev der ikke samtidigt med anmodning om genoprettelse indbetalt det manglende årsgebyr. da det er et absolut krav ifølge patentlovens § 72, at den ”undladte handling”, hvilket i dette tilfælde var betalingen af
31. årsgebyr, foretages inden for fristerne i § 72, afviste patent- og varemærkestyrelsen anmodningen om genoprettelse. i klagen gøres det gældende, at en assistent hos fuldmægtig nordic patent service i forbindelse med genoprettelsessagen angiveligt havde en telefonsamtale med en medar- bejder i patent- og varemærkestyrelsen. under denne samtale skulle denne medarbejder have sagt, at de manglende årsgebyr for
32. og
33. år skulle betales, hvis sagen blev genop- rettet. der er i patent- og varemærkestyrelsen ikke udarbejdet telefonnotat om en sådan samtale, og det er ikke oplyst, hvem i styrelsen assistenten i givet fald skulle have talt med. styrelsen skal dog bemærke, at ordlyden i patentlovens § 72 om genoprettelse er klar vedrørende de formelle betingelser for genoprettelse. der gælder således en ufravi- gelig 2 måneders frist til at indlevering af anmodning om genoprettelse, og patentansø- ger/patenthaver skal indenfor udløbet af denne frist indbetale et genoprettelsesgebyr samt foretage den undladte handling, hvilket i denne sag var betaling af et årsgebyr. det er styrelsens opfattelse, at en professionel fuldmægtig ikke ved alene at henvise til egen opfattelse af en angivelig telefonsamtale med en unavngiven medarbejder hos patent- og varemærkestyrelsen, kan fritage sig for at kende lovgrundlaget. styrelsen fastholder derfor, at betaling af
34. årsgebyr burde være indbetalt inden for 2 måneders fristen. klager gør desuden gældende, at patent- og varemærkestyrelsen havde pligt til at overfor patenthaveren at påpege den manglende betaling, således at patenthaveren ville have været i stand til at korrigere denne fejl i rette tid. hertil skal patent- og varemærkestyrelsen bemærke, at det fremgår af den supple- rende redegørelse fra patenthaver dateret den
35. april 2009 til brug for anken, at denne fejlagtigt troede, at næste årsafgift forfaldt den
36. marts 2008, og at det først var ved for- søg på betaling på denne dato man erfarede, at patentet var bortfaldet. det fremgår des- uden, at betalingsfirmaet cpa i brev af
37. april 2008 orienterede patenthaver om, at pa- tentet var bortfaldet. det er herefter styrelsens opfattelse, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen senest bortfaldt den
38. april
39. dette medfører, at 2 måneders fri- sten udløb den
40. juni
41. anmodningen om genoprettelse modtages således af patent- og varemærkestyrelsen dagen før fristens udløb. det er på den baggrund patent- og va- remærkestyrelsens opfattelse, at det i denne situation ikke kan forventes af styrelsen, at der samme dag som anmodningen om genoprettelse modtages, sendes meddelelse til fuldmægtig i sagen om, at det manglende årsgebyr forfalder dagen efter. -4- styrelsen vurderer, at dette også er i overensstemmelse med princippet om ”good faith” ved epo´s boards of appeal. dette princip medfører, at hvis en mangel ved an- modningen om genoprettelse 1) let kan identificeres og 2) let kan bringes i orden inden for fristens udløb skal epo gøre opmærksom på manglen. praksis fra boards of appeal (bl.a. t 14/89, j 13/90 og j 41/92) viser, at princippet anvendes i sager, hvor anmodningen om genoprettelser blev modtaget henholdsvis 6 uger, 2 uger og 9 dage før fristens udløb, og hvor der således fortsat var tilstrækkelig tid til at henvende sig til patenthaver og anmode denne om at korrigere manglerne. disse sager findes derfor ikke relevante i denne sag, hvor anmodningen om genoprettelse først blev modtaget dagen før fristens udløb. styrel- sen kan i den forbindelse henvise til sagen ved boards of appeal j 13/90, hvorefter det ville være at strække princippet om good faith for vidt at forvente at myndigheden skal give ansøgeren en chance for at bringe anmodningen om genoprettelse i orden, hvis det er klart, at den undladte handling ikke kan foretages inden for fristen. patent- og varemærkestyrelsen henstiller på den baggrund til ankenævnet, at af- gørelsen stadfæstes, hvorefter betingelserne for genoprettelse i patentlovens § 72 ikke er opfyldt…” patentankenævnets afgørelse af
42. december 2009 lyder således: ”af de af patent- og varemærkestyrelsen i afgørelsen af
43. marts 2009 og i den uddy- bende udtalelse af
44. juni 2009 anførte grunde tiltræder ankenævnet, at der ikke er grundlag for genoprettelse i den foreliggende sag. som følge heraf stadfæstes den påkla- gede afgørelse. …” forklaringer gerard van walstijn har forklaret, at han er indehaver af nordic patent service, som er euro- pean patent attorneys, og som i foråret 2008 havde 4 ansatte, herunder achema lous- willerup. nordic patent service havde af storks hollandske patentagent fået instruktion om at oversætte og validere patentet i forbindelse med ansøgningen om udstedelse heraf. efter udstedelsen skulle nordic patent service som registreret fuldmægtig for stork i patent- og varemærkestyrelsen holde øje med, hvordan det gik med patentet og om nødvendigt vare- tage storks interesser, men ikke varetage betaling af årsgebyrer mv. nordic patent service modtog ikke rykkere fra patent- og varemærkestyrelsen om, at
45. årsgebyr ikke var betalt rettidigt. i foråret 2008 blev de af storks hollandske patentagent bedt om at undersøge proceduren for genoprettelse af patentet. nordic patent service havde ikke tidligere medvirket til genoprettelse af patenter i danmark. han bad achema lous- willerup om at undersøge procedurerne for genoprettelse, og det brev af
46. juni 2008, som -5- nordic patent service sendte til patent- og varemærkestyrelsen med anmodning om genop- rettelse, var udformet i overensstemmelse med de oplysninger om genoprettelsesprocedu- ren, som achema lous-willerup gav ham. achema lous-willerup har forklaret, at hun i dag arbejder som sagsbehandler i kriminalfor- sorgen. hun er kontoruddannet i boligministeriet og har ikke nogen uddannelse inden for patentområdet. som ansat i nordic patent service fra
47. december 2007 til
48. februar 2009 ud- førte hun patentassistentopgaver og forfaldende administration. efter at gerard van walstijn havde bedt hende undersøge procedurerne for genoprettelse af patenter i danmark, ringede hun til patent- og varemærkestyrelsen. det var vanskeligt at komme til at tale med en med- arbejder, der kunne give hende oplysninger herom. hun skrev et telefonnotat, da hun havde fået fat i en medarbejder i ”kassen” hos patent- og varemærkestyrelsen, som havde vejledt hende om genoprettelsesprocedurerne. hun anførte ikke navnet på den pågældende medar- bejder og daterede heller ikke notatet. hun mener, at samtalen fandt sted primo maj 2008, og at medarbejderen var en mand af anden etnisk oprindelse. hun læste i telefonen op for medarbejderen, at hun havde noteret, at der til genopret- telse af patentet skulle indsendes en erklæring om, hvorfor betalingsfristen var overtrådt, at der skulle betales genoprettelsesgebyr i forbindelse med anmodning om genoprettelse, og at det
49. årsgebyr først skulle betales, hvis og når patentet blev genoprettet. herefter bekræfte- de medarbejderen, at dette var rigtigt forstået. hun husker tydeligt samtalen, og de oplys- ninger, hun fik, gav hun videre til storks hollandske patentagent i en mail af
50. maj
51. parternes synspunkter stork har gjort gældende, at 2 måneders fristen i patentlovens § 72, stk. 1, må regnes fra den
52. april 2008, idet stork først da må antages at være blevet bekendt med den manglende be- taling af gebyr, og det engelske postvæsen har oplyst, at den normale ekspeditionstid for luftpost mellem england og usa er mellem 3-5 arbejdsdage. hertil kommer den oplyste ekspeditionstid på 3-5 arbejdsdage, således at det næppe er realistisk, at stork kan have modtaget brevet tidligere. -6- det må efter achema lous-willerups vidneforklaring under strafansvar lægges til grund, at patent- og varemærkestyrelsen, da hun søgte oplysninger om fremgangsmåden ved genoprettelse, svigtede sin vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 11 og praksis fra folketingets ombudsmand. vejledningspligten gælder også på områder, hvor der findes lovgivning. i overensstemmelse med ombudsmandens praksis, hvorefter fejlagtig vejledning medfører, at den myndigheden skal stille den berørte, som om myndigheden havde vejledt korrekt, må stork i denne sag stilles på samme måde, som hvis patent- og varemærkestyrel- sen korrekt havde vejledt om, at det
53. årsgebyr skulle betales ved fremsættelsen af anmod- ningen om genoprettelse af patentet. stork har udvist fornøden omhu på trods af den enkeltstående tastefejl, som var grun- den til, at det
54. årsgebyr ikke blev betalt. stork tog dog hurtigt initiativ til at rette op på fej- len, da man blev bekendt med fejlen, sandsynligvis medio april 2008, hvorefter man bad sin agent om at søge patentet genoprettet og i brev af
55. maj 2008 gav en redegørelse for, at den manglende betaling skyldtes en beklagelig og enkeltstående fejl. patentankenævnet har gjort gældende, at ingen af de to frister for frister for genoprettelse af patenter i patentlovens § 72 er overholdt i denne sag. den absolutte 1 års frist, som under alle omstændigheder skal overholdes, regnes fra sidste rettidige betalingsfrist for betaling af
56. årsgebyr med tillæg af 20 procent, dvs. den
57. september
58. først ved nordic patent services klageskrivelse til ankenævnet af
59. maj 2009 blev det forhøjede årsgebyr betalt, men da var 1 års fristen for længst udløbet. under alle omstændigheder er 2 måneders fristen i patentlovens § 72 overskredet. mest korrekt ville det være at regne fristen fra den
60. marts 2008, hvor cpa fik en direkte henvendelse fra patent- og varemærkestyrelsen om, at patentet var bortfaldet. under alle omstændigheder må fristen, sådan som også patentankenævnet har gjort det, regnes fra
61. april 2008, hvor cpa orienterede stork om patentets bortfald. fristen udløb derfor i hvert fald den
62. juni 2008, som var dagen efter, at patent- og va- remærkestyrelsen den
63. juni 2008 modtog anmodningen om genoprettelse af patentet. på den baggrund må det være klart, at styrelsen ingen som helst reel mulighed havde for at meddele nordisk patent service, at det
64. årsgebyr skulle betales senest den
65. juni
66. -7- der er ikke grundlag for at omgøre ankenævnets afgørelse under henvisning til, at pa- tent- og varemærkestyrelsen skulle have givet urigtig vejledning til nordic patent services medarbejder achema lous-willerup om fremgangsmåden ved genoprettelse. det er på in- gen måde bevist, at patent- og varemærkestyrelsen skulle have givet urigtig vejledning om. det er muligt, at achema lous-willerup har forstået den telefonsamtale, som hun angiveligt har ført med styrelsen, på denne måde. men det må i givet fald bero på hendes egen misfor- ståelse af de oplysninger, hun fik af styrelsen. den e-mail som achema lous-willerup har sendt til den hollandske patentagent primo maj 2008, hvor den nævnte urigtige opfattelse gengives, dokumenterer på ingen måde, at patent- og varemærkestyrelsen har vejledt urig- tigt. det fejlagtige indhold må snarere bero på achema lous-willerups egen misforståelse, idet hun ikke havde nogen uddannelse inden for patentområdet. selv hvis patent- og varemærkestyrelsen skulle have givet fejlagtig vejledning til nor- dic patent service, kan dette ikke medføre, at bortfaldet af patentet skulle blive ugyldigt. nordic patent service må som professionel rådgiver forudsættes selv at kende de relevante regler på området, herunder indholdet af patentlovens §
67. man kan i øvrigt ikke med rimelighed kræve, at styrelsen på en enkelt arbejdsdag skulle gennemgå brevet om genoprettelse, opdage fejlen og give meddelelse til nordic pa- tent service om, at det
68. årsgebyr skulle betales senest den følgende dag. nordic patent ser- vices egen sagsbehandling er da også foregået i et langsommere tempo. skulle retten give stork medhold i, at patent- og varemærkestyrelsen begik væsentlige fejl i sagen, kan der højst ske hjemvisning af sagen til fornyet behandling og afgørelse. sø- og handelsrettens afgørelse efter patentlovens § 72, stk. 1,
69. pkt., skal begæring om genoprettelse indgives til patent- myndigheden inden 2 måneder efter, at ansøgeren indså eller burde indse, at den pågælden- de frist var overskredet. inden for samme frist skal ansøgeren efter § 72, stk. 1,
70. pkt., foreta- ge den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsatte gebyr. den undladte handling bestod i, at stork ikke havde betalt gebyret for det
71. gebyrår rettidigt, jf. patentlovens § 8, stk.
72. dette gebyr er på 1.250 kr., jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om patent- og varemærkestyrelsens gebyrer, nu bekendtgørelse nr. 160 af
73. februar
74. -8- efter bekendtgørelsens § 3, nr. 1, er gebyret for genoprettelse efter patentlovens § 72 på 3.000 kr. afslås en anmodning om genoprettelse, skal patent- og varemærkestyrelsen efter be- kendtgørelsens § 29, stk. 2, nr. 1, 2.-
75. pkt., tilbagebetale såvel genoprettelsesgebyret som an- dre gebyrer, som er indbetalt i forbindelse med behandlingen af en begæring om genopret- telse af et patent. det lægges i mangel af kvittering for afsendelse pr. fax til grund, at begæringen om genoprettelse blev indgivet til patent- og varemærkestyrelsen den
76. juni 2008, jf. styrelsens modtagelsesstempel på nordic patent services brev dateret den
77. juni
78. det lægges endvidere til grund, at nordic patent service i dette brev anmodede patent- og varemærke- styrelsen om på nordic patent services konto i denne styrelse at trække genoprettelsesgeby- ret på 3.000 kr., men ikke gebyret på 1.250 kr. for det
79. gebyrår. retten finder, at patent- og varemærkestyrelsen i forbindelse med modtagelsen af be- gæringen om genoprettelse med hertil knyttet betaling af genoprettelsesgebyret ikke havde pligt til at vejlede nordic patent service, om, at også gebyret for det
80. gebyrår skulle indbe- tales. på dette tidspunkt kunne styrelsen ikke være sikker på, at 2 måneders fristen i patent- lovens § 72, stk. 1, 2.-
81. pkt., ikke allerede var udløbet, ligesom styrelsen måtte kunne gå ud fra, at nordic patent service som professionel patentagent selv kendte gebyrreglerne i pa- tentloven og den ovenfor nævnte bekendtgørelse. baggrunden for, at nordic patent service ikke indbetalte gebyret for det
82. gebyrår sammen med begæringen om genoprettelse, var efter det oplyste en retsvildfarelse, idet nordic patent service ved telefonsamtale med patent- og varemærkestyrelsen havde fået den opfattelse, at dette gebyr først skulle betales, efter at patentet i givet fald var genoprettet. retten finder, at nordic patent service uanset indholdet af den nævnte telefonsamtale selv må bære risikoen for sin vildfarelse. nordic patent service, som ikke havde erfaring fra tidligere sager om genoprettelse af patenter, havde ikke selv foretaget nogen undersøgelse af de ovenfor nævnte regler om genoprettelse i patentloven og bekendtgørelsen om patent- og varemærkestyrelsens gebyrer og havde heller ikke skaffet sig rådgivning herom fra en ad- vokat. vidnet achema lous-willerup har ikke været i stand til at oplyse dato og tidspunkt for sin samtale, der angivelig skulle have fundet sted med en medarbejder af anden etnisk herkomst i patent- og varemærkestyrelsens kasse, hvis navn hun heller ikke har kunnet op- -9- lyse. det har på grundlag af disse oplysninger ikke været muligt at føre den pågældende medarbejder som vidne under denne sag. nordisk patent services retsvildfarelse som fuldmægtig for stork kan således ikke und- tage stork fra den klare og ufravigelige lovregel i patentlovens § 72, stk. 1,
83. pkt., hvorefter den, der begærer genoprettelse af et patent, inden for fristen for indgivelse af begæringen herom ikke blot skal betale det for genoprettelse fastsatte gebyr, men tillige foretage den undladte handling, her betale gebyret for det
84. gebyrår. idet betingelserne for genoprettelse herefter ikke er opfyldt, tages patentankenævnets påstand til følge. efter sagens resultat skal stork betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til patentankenæv- net til dækning af udgift til advokat. thi kendes for ret ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. stork townsend inc. skal inden 14 dage betale ankenævnet for patenter og varemær- ker 25.000 kr. i sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. john tyrrestrup michael b. elmer anders madsen (retsformand) (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den