v005301r - lr

v005301r - lr udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den

1. november 2002 v 53-00 og v 24-01 løvens kemiske fabrik produktionsaktieselskab (advokat per håkon schmidt) mod paranova a/s og paranova pack a/s (advokat erik b. pfeiffer) dom sagen drejer sig om varemærkekrænkelse i forbindelse med parallelimport af læ- gemidler. sagsfremstilling løvens kemiske fabrik produktionsaktieselskab og hermed koncernforbundne sel- skaber (i det følgende: løven) markedsfører i danmark, norge og sverige et farma- ceutisk vitaminderivat under varemærket etalpha. i andre eu-medlemsstater markedsfører løven det samme lægemiddel under andre varemærker. i england og grækenland markedsføres lægemidlet som one-alpha. paranova a/s har siden 1995 importeret one-alpha fra england og græken- land og hos paranova pack a/s ladet lægemidlet ompakke i nye pakninger mærket etalpha. det således ompakkede og ommærkede lægemiddel er i danmark markeds- ført fra 1995 og indtil den
2. oktober
3. fra denne dato har paranova a/s fore- taget markedsføring i danmark under varemærket one-alpha, idet man har solgt lægemidlet i de originale græske pakninger påsat en dansk etikette. i norge har - 2 - paranova as markedsført det ompakkede og ommærkede lægemiddel siden
4. kvartal
5. i sverige har paranova ab markedsført det ompakkede og ommær- kede lægemiddel i tidsrummet fra januar 2000 til august
6. alle de nævnte sel- skaber ejes af paranova-gruppen a/s og betegnes i det følgende under ét: para- nova. der er enighed mellem parterne om, at paranova ikke har udformet pakningerne på en sådan måde, at der foreligger co-branding, at løven har modta- get behørig forudgående underretning om, at paranova ville foretage den beskrevne markedsføring, og at løven ikke har protesteret imod og krævet licens, godtgørelse og erstatning i anledning af paranovas ompakning og ommærkning før ved skri- velse af
7. oktober 1999, ved rykkerskrivelse af
8. december 1999 og under disse sager, der er anlagt den
9. maj
10. fogedforbud ved østre landsrets kendelse af
11. december 2000 blev det bestemt, at: ”[d]et forbydes paranova pack a/s at foretage ompakning og ommærkning af det af [løven] producerede medicinalprodukt, som er indkøbt under det origi- nale navn one-alpha i pakningsstørrelser à 100 stk. kapsler 0,25 mikrog og 100 stk. kapsler 1 mikrog samt at oplagre eller eksportere allerede ompakkede og ommærkede produkter. spørgsmålet om sagsomkostninger henskydes til justifikationssagen.” påstande løven har nedlagt følgende påstande:
12. paranova a/s skal anerkende at have været uberettiget til at markedsføre og sælge parallelimporterede lægemidler, der af paranova a/s eller på dennes foranledning er ompakket i pakninger ommærket med varemærket etalpha, subsidiært at anbringe eller lade anbringe løvens registrerede varemærke etalpha på produkter, som er importeret fra en medlemsstat af eu eller eøs.
13. paranova pack a/s skal anerkende at have været uberettiget til at oplagre og eksportere parallelimporterede lægemidler, som i danmark ompakkes og/eller ommærkes med varemærket etalpha, subsidiært at anbringe løvens - 3 - registrerede varemærke etalpha på produkter, som er importeret fra en med- lemsstat af eu eller eøs.
14. det forbud, som østre landsret har nedlagt ved kendelse af
15. december 2000, stadfæstes.
16. paranova a/s skal betale: - 512.499 dkk i vederlag for udnyttelse af løvens varemærke - 1.248.538 dkk i godtgørelse for markedsforstyrrelse - 1.779.761 dkk i erstatning
17. paranova pack a/s skal betale: - 409.254 nok i vederlag for udnyttelse af varemærket ved oplagring og eksport til norge - 463.752 nok i godtgørelse for markedsforstyrrelse i norge - 1.660.068 nok i erstatning for uberettiget brug af løvens varemærke etalpha ved oplagring og eksport til norge - 32.553 sek i vederlag for udnyttelse af varemærket ved oplagring og eksport til sverige - 201.542 sek i godtgørelse for markedsforstyrrelse i sverige - 56.975 sek i erstatning for uberettiget brug af løvens varemærke etalpha ved oplagring og eksport til sverige. løven har nedlagt nogle subsidiære beløbspåstande og forskellige rentepåstande. paranova a/s og paranova pack a/s har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af mindre beløb. forklaringer chef for international marketing hos løven andreas holst har bl.a. forklaret, at etalpha produceres i danmark og irland og af sproglige grunde markedsføres under forskellige navne i en række lande. ved paranovas lancering i 1995 og indtil maj 1997 var der ikke lovmæssige hindringer for, at produktet kunne markedsføres i danmark under mærket one- alpha. havde lægen på recepten angivet etalpha, var det alene produkter med - 4 - dette navn, der kunne udleveres af apoteket, medmindre lægen på recepten havde påtegnet et ”g” og dermed angivet, at produktet måtte substitueres med et tilsva- rende produkt med et andet navn. dette skete alene i et meget begrænset omfang. såfremt paranova havde kaldt produktet one-alpha, ville det således dengang alene være udleveret i stedet for etalpha, hvis lægen havde angivet dette på re- cepten. paranova kunne sagtens selv have markedsført produktet under mærket one-alpha, men dette ville have krævet en aktiv indsats fra paranovas side. efter maj 1997 blev der indført den omvendte ordning, at etalpha skulle substitueres af et billigere generisk parallelimporteret produkt, medmindre lægen havde fravalgt dette ved at angive ”ej g”, ”ej s” eller ”ej o” på recepten. antallet af patienter, der behandles med lægemidlet, er konstant, og det sam- lede forbrug af det lægemiddel, som i danmark kaldes etalpha, er konstant. stigningen i salget i grækenland af one-alpha som følge af import derfra til dan- mark modsvares af en nedgang i omsætningen i danmark. prisfastsættelsen sker på grundlag af en individuel aftale mellem producenten og grossisten. apotekernes indkøbspris ligger fast. grossistens vederlag er ca. 5-7 %, men avancen svinger. vidnet kan ikke med sikkerhed udtale sig om parallelimportørens prisfastsættelse i forhold til grossisten. forskellen mellem grossistens indkøbspris hos producenten og hos parallelimportøren er efter vidnets opfattelse lig med producentens mistede indtægt på grund af parallelimporten. priserne er lavere i grækenland end i danmark, da den græske regering fører en meget stram priskontrol. løven har en begrænset indtjening i grækenland, og indtjeningen er ikke tilstrækkelig til at dække udgifterne til forskning og markeds- føring i danmark. disse udgifter må i stedet dækkes af de danske patienter. der kan ikke anvendes det samme markedsføringsmateriale i danmark som i grækenland på grund af sproget, forskellen på de grupper af personer, der i det enkelte land skal markedsføres over for, og forskellen i de indikationer, som produktet i det enkelte land er godkendt til behandling af. i grækenland bruges produktet således til be- handling af almindelig knogleskørhed hos kvinder efter menopausen, hvilket det ikke er godkendt til i danmark. hvis løven nedsætter sine udgifter til markedsføring i danmark, reduceres løvens markedsandel til fordel for bl.a. konkurrenten la roche, der har et andet produkt til behandling af d-vitaminmangel på grund af nyresvigt. løven har derfor været nødt til at markedsføre med samme intensitet, selv om løvens egen omsæt- ning i danmark er faldet. i den periode, hvor paranova og en anden parallelimpor- tør orifarm har markedsført præparatet under mærket etalpha, har løven således - 5 - også på deres vegne promoveret produktet og herudover betalt for optagelsen i læ- gemiddelkataloget, der også omfatter parallelimporterede produkter. der er ansat fire lægemiddelkonsulenter til at sælge etalpha og et yderli- gere produkt. en tredjedel af konsulentressourcerne og markedsføringsudgifterne vedrørende de to produkter anvendes på etalpha. løven bruger 900.000 kr. i personaleomkostninger alene til brug ved markedsføringen af etalpha. mar- kedsandelen i danmark er 95 %. ved beregning af royalty inden for lægemiddelbranchen lægger man vægt på, hvor stort det pågældende marked er, og hvor dominerende mærket er på dette marked. der forekommer royalty på op til 15-20 %. direktør for leo pharma ab tore wäborg har bl.a. forklaret, at det i sverige er muligt for parallelimportører at komme ind på markedet, selv om produktet markedsføres under et andet navn. det kræver imidlertid en aktiv markedsføring fra parallelim- portørens side, da lægemiddelkomitéerne skal overbevises om, at produktet med fordel kan substitueres. direktør for paranova i sverige ulf janzon har bl.a. forklaret, at der efter reg- lerne i norge tidligere kun måtte udleveres det produkt, der var angivet på recep- ten. det var ikke muligt at markedsføre produkter under et andet navn, medmindre der blev foretaget aktiv markedsføring. pr.
18. marts 2001 blev der indført en ordning med generisk substitution i norge, men produktet skal for at kunne substitueres være optaget på en liste over substituerbare produkter. i sverige skal apoteker af sikkerhedsmæssige grunde udlevere det produkt, der er angivet på recepten. det er derfor nødvendigt at kontakte lægen og få ændret recepten, hvis der skal udleveres et parallelimporteret produkt med et andet navn, også selv om det er billigere. det er kun, hvis der er flere produkter med samme navn, f.eks. som følge af parallelimport, og hvis leverandøren ikke er angivet på recepten, at apoteket skal udlevere det billigste produkt. i sverige er der udarbejdet et lovforslag med regler svarende til de danske. paranova plejer ved ompakning at orientere producenten forud om det navn, som det parallelimporterede produkt forventes markedsført under og samtidig at fremvise emballagen. det er også sket her. kun få producenter protesterer mod markedsføringen. paranova sælger ikke længere etalpha og one-alpha i sverige. - 6 - administrerende direktør i orifarm hans bøgh-sørensen har bl.a. forklaret, at han har kendskab til markederne i danmark og i sverige. i danmark blev der i 1995 indført regler om, at forbrugeren skulle informeres om, at der fandtes tilsvarende og billigere medicin herunder parallelim- porterede produkter, medmindre prisforskellen var under en bagatelgrænse. apo- tekerne var imidlertid alene forpligtet til at udlevere produkterne, hvis der var nav- nelighed mellem produkterne. såfremt dette ikke var tilfældet, kunne et billigere substituerbart produkt kun udleveres, hvis en læge havde påført et ”g” på recepten. ifølge lægemiddelsstyrelsens undersøgelser blev der alene påført et sådant ”g” på 1,3 % af recepterne. parallelimportørerne opnåede på dette tidspunkt kun en mar- kedsandel på ca. 1 %, hvilket reelt betød, at markedet var lukket. for at indføre øget konkurrence og reducere omkostningerne for sygesikrin- gen indførtes i maj 1997 ”den omvendte g-ordning”, hvilket betød, at et billigere parallelimporteret produkt med et andet navn skulle udleveres, medmindre lægen på recepten havde påtegnet ”ej g”, ”ej s” eller ”ej o”. i maj 1998 påbegyndte orifarm markedsføring på det svenske marked, hvor reglerne var således, at apotekerne kun måtte udlevere produkter af samme navn som det produkt, lægen havde angivet på recepten. de svenske regler svarede således ikke til de danske. i sverige er apotekerne statsejede og styres af det over- ordnede apotek ab. orifarm har ca. 200 produkter på det svenske marked og en salgsstyrke på ca. 10 personer. orifarm har i sverige forsøgt at parallelimportere præparatet peptan, der forinden markedsføringen blev ommærket til pepcidin. orifarm opnåede med dette produkt i første omgang markedsandele på 65 %. herefter blev der nedlagt et fogedforbud mod markedsføringen under mærket pepcidin, og orifarm måtte her- efter sælge produktet som peptan. efter et år på markedet under mærket peptan var orifarms markedsandel helt nede på mellem 1 og 3 %, uanset at dette produkt var mere end 10 % billigere. orifarm forsøgte ved markedsføringen at orientere apote- ker, læger og lægemiddelkomiteer om produktet, men det har ikke været muligt at overbevise disse grupper. orifarm har ikke haft en lægemiddelskonsulent til at re- klamere for peptan og har heller ikke selvstændigt markedsført dette produkt. anbringender løvens advokat har bl.a. gjort gældende, at det indebærer en krænkelse af løvens varemærkeret, at paranova har foretaget ompakning af de produkter, som paranova - 7 - har importeret fra england og grækenland. det gælder i hvert fald, i det omfang der er tale om 1:1 ompakning, idet ompakning ikke er objektivt nødvendig, når markedsføring sker i samme pakningsstørrelser i eksport- og importlandet. hvis retten ikke er enig i, at ompakningen indebærer en krænkelse af løvens varemærkeret, må retten i hvert fald give løven medhold i, at mærkningen af de importerede lægemidler med løvens skandinaviske varemærke etalpha er en kræn- kelse af løvens varemærkeret. ommærkningen har ikke været objektivt nødvendig for at markedsføre det parallelimporterede produkt i de skandinaviske lande. det er rent kommercielle hensyn, der har fået paranova til at mærke produkterne med etalpha. paranova havde med den fornødne markedsføringsindsats kunnet sælge de parallelimporterede lægemidler under det navn one-alpha, som de var købt under i england og grækenland. det har paranova da også gjort i danmark siden den
19. oktober
20. dette gælder ikke kun i danmark, men tillige i norge og sverige, hvor reg- lerne er som i danmark, idet den materielle varemærkeret i alle tre lande er harmo- niseret ved rådets direktiv af
21. december 1988 (89/104/ef). paranova har ikke godtgjort, at ompakning og ommærkning var objektivt nødvendig for at kunne markedsføre det parallelimporterede lægemiddel i disse lande. en parallelimportør må i øvrigt til stadighed være opmærksom på og tage højde for ændrede regler og praksis. varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 2-3, giver løven mulighed for at hindre eks- port i strid med løvens varemærkeret, og østre landsrets forbud af
22. december 2000 må stadfæstes. løven har lidt betydelige tab ved paranovas markedsføring og har efter vare- mærkelovens § 43 krav på licens, godtgørelse for markedsforstyrrelse og erstatning. løven har ikke udvist passivitet over for paranovas markedsføring, men har anlagt sag den
23. maj 2002 og således meget hurtigt efter den skrivelse af
24. okto- ber 1999, hvor krav om vederlag, godtgørelse og erstatning blev rejst. licensafgiften bør fastsættes til 15 % af omsætningen i grossist indkøbs priser (gip) og kan i hvert fald ikke udgøre mindre end de 5 %, som højesteret efter prak- sis tilkender. paranovas markedsføring i danmark, norge og sverige har medført betydelig markedsforstyrrelse for løven, der tillige har krav på erstatning, således at løven stilles, som om paranova ikke havde foretaget de krænkende handlinger. løvens øgede salg af one-alpha i england og grækenland som følge af paranovas opkøb af lægemidlet i disse lande kan ikke kompensere det tab, som løven har lidt ved mi- - 8 - stet salg af etalpha i danmark, norge og sverige som følge af paranovas salg af det ompakkede og ommærkede etalpha. til støtte for løvens forskellige rentepåstande henvises til rentelovens § 3, stk.
25. paranovas advokat har bl.a. gjort gældende, at ompakningen ikke kan have krænket løvens varemærkeret, uanset om der er tale om ompakning mellem samme eller forskellige pakningsstørrelser. det varemærke, som løven har retten til i danmark, norge og sverige, er etalpha. det parallelimporterede produkt er imidlertid ikke købt under dette navn i england og grækenland, men under det varemærke, one- alpha, som løven bruger for produktet i disse lande. det er ikke en dansk domstols opgave at tage stilling til, om ompakning af et parallelimporteret lægemiddel kræn- ker et engelsk eller et græsk varemærke, og ompakningen berører i sig selv på ingen måde det skandinaviske varemærke etalpha. mærkningen af det parallelimporterede lægemiddel med etalpha har været objektivt nødvendig for at markedsføre lægemidlet i danmark, norge og sve- rige. nødvendighedsbetingelsens opfyldelse skal vurderes ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor paranova første gang bragte etalpha på det pågældende marked. i danmark gjaldt i 1995 den såkaldte g-substitutionsordning, der ikke gav parallel- importører af lægemidler reel adgang til markedet, hvis markedsføring skete under et andet mærke end originalpræparatet. i norge har der indtil for nylig ikke været nogen substitutionsordning, og det har derfor i realiteten været umuligt at markeds- føre et parallelimporteret lægemiddel under et andet mærke. i sverige har der ifølge direktør bøgh-sørensens forklaring ikke været reel markedsadgang for produkter, der bar et andet navn end det originale produkt. retmæssigheden af den ompakning og ommærkning, som paranova pack a/s har foretaget, skal ikke bedømmes i forhold til situationen i danmark, men i forhold til situationen i norge og sverige, hvor markedsføring skulle ske. det forbud, som østre landsret har nedlagt ved kendelsen af
26. december 2000, går alt for vidt og kan ikke stadfæstes. lovligheden af ompakning og ommærkning, oplagring og eksport afhænger af forholdene på det marked, hvorpå markedsføring agtes foretaget, men dette indgår ikke i kendelsen, der er helt generelt formuleret. paranova har forud for markedsføringen i 1995 givet behørig underretning til løven om den påtænkte markedsføring og formen herfor, men løven har først den
27. oktober 1999 protesteret over for denne og krævet vederlag, godtgørelse og er- - 9 - statning. løven har efter at have modtaget underretning om den påtænkte markeds- føring ”lurepasset” og ventet med at begære fogedforbud og anlægge erstatnings- sag mv. for at se, i hvilket omfang udviklingen i retspraksis ville vise sig at være til løvens fordel. løvens passivitet må medføre, at løven hverken kan få vederlag, godtgørelse eller erstatning. løvens påståede tab og markedsforstyrrelse skyldes parallelimporten som sådan og ikke paranovas ompakning eller brugen af mærket etalpha. et veder- lag kan efter højesterets faste praksis ikke fastsættes til mere end 5 % af omsætnin- gen i gip. løvens krav vedrørende tiden forud for den
28. februar 1996 er foræl- dede, idet løven i stævningen havde begrænset sit krav til tiden efter den
29. sep- tember 1996 og først rejste krav vedrørende tiden forud for denne dato ved proces- skrift af
30. februar
31. rente kan tidligst kræves fra nedlæggelsen af påstandene vedrørende de enkelte beløb. der er ikke grund til at bringe rentelovens § 3, stk. 5, i anvendelse. - 10 - sø- og handelsrettens afgørelse løven har i danmark, norge og sverige registreret varemærket etalpha og i england og grækenland varemærket one-alpha. paranovas ompakning af læge- midler, som er købt i england og grækenland som one-alpha, findes ikke i sig selv at indebære nogen krænkelse af det varemærke, etalpha, som løven har retten til i danmark. det lægges til grund, at hverken bestemmelser eller praksis i danmark og norge var til hinder for, at paranova markedsførte sit parallelimporterede pro- dukt under det varemærke, one-alpha, som det var bragt i omsætning under i england og grækenland. udskiftningen af det originale varemærke skyldtes således udelukkende, at paranova søgte at opnå en kommerciel fordel ved at markedsføre det parallelimporterede produkt under løvens danske mærke etalpha. efter ef- domstolens praksis kan hensynet til de frie varebevægelser, jf. ef-traktatens ar- tikler 28 og 30, under disse omstændigheder ikke føre til nogen begrænsning i va- remærkeindehaverens ret efter de varemærkeretlige regler, jf. navnlig dom af
32. juli 1996 i de forenede sager c-427/93, c-429/93 og c-436/93, bristol-myers squibb m.fl., og dom af
33. oktober 1999 i sag c-379/97, pharmacia & upjohn s.a. retten må efter direktør ulf janzons og direktør hans bøgh-sørensens forklaringer lægge til grund, at der i tidsrummet fra januar 2000 til august 2000 ikke har været reel adgang til det svenske marked for et parallelimporteret produkt, medmindre det blev markedsført under samme mærke som det originale i sverige. mærkningen af det parallelimporterede lægemiddel med det svenske varemærke etalpha har været objektivt nødvendig, for at paranova kunne få adgang til det sven- ske marked, og paranova pack a/s må i det hele frifindes for løvens påstande for så vidt angår sverige. løvens subsidiære påstand 1 over for paranova a/s tages til følge, og det samme gælder for så vidt angår norge løvens subsidiære påstand 2 over for para- nova pack a/s. østre landsrets kendelse af
34. december 2000 er helt generelt formuleret og forbyder ikke blot paranova pack a/s at foretage ommærkning af parallelimporte- ret one-alpha, men tillige at foretage ompakning, oplagring og eksport uden hen- syn til forholdene på det eller de relevante markeder. forbuddet går således alt for vidt og må ophæves. med hensyn til de krav, som løven har rejst i anledning af paranovas mar- kedsføring i danmark og norge, lægges det i overensstemmelse med parternes - 11 - enighed til grund, at paranova forud for markedsføringen i 1995 har givet behørig underretning til løven om den påtænkte markedsføring og formen herfor, men at løven først den
35. oktober 1999 har protesteret over for denne og krævet vederlag, godtgørelse og erstatning. retten finder, at løven ved passivitet har mistet sin ret til at kræve vederlag, godtgørelse og erstatning. paranova frifindes for løvens på- stande 4 og
36. thi kendes for ret paranova a/s skal anerkende at have været uberettiget til at anbringe eller lade anbringe løvens registrerede varemærke etalpha på produkter, som er importeret fra en medlemsstat af eu eller eøs. paranova pack a/s skal anerkende at have været uberettiget til at an- bringe løvens registrerede varemærke etalpha på produkter, som er importeret fra en medlemsstat af eu eller eøs, og som eksporteres til norge. det forbud, som er nedlagt ved østre landsrets kendelse af
37. decem- ber 2000 i
38. afd. sag nr. b-1340-00, løvens kemiske fabrik produktionsaktiesel- skab mod paranova pack a/s, ophæves. hver part bærer sine egne sagsomkostninger. mogens trepka elmer. allan suhrke (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den