sø- og handelsretten

sø- og handelsretten dom afsagt den

1. oktober 2018 sag bs-7436/2018-shr camera di commercio industria artigianato e agricoltura di verona (advokat thorbjørn swanstrøm) mod ankenævnet for patenter og varemærker (kammeradvokaten v/ advokat regitze aalykke hansen) denne afgørelse er truffet af dommer claus forum petersen og de sagkyndige medlemmer gitte forsberg og tina bøggild. sagens baggrund og parternes påstande sagen er anlagt den
2. marts 2018 og vedrører prøvelse af ankenævnet for pa- tenter og varemærkers afgørelse af
3. januar 2018, hvorved figurmærket ripas- 2 sa zenato blev registreret, uanset at der var rejst indsigelser herimod fra ca- mera di commercio, industria artigianato e agricoltura di verona. camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di verona (herefter camera di commercio) har nedlagt påstand om, at ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at varemærket ripassa zenato <fig>, vr 2016 00896, skal nægtes registrering. ankenævnet for patenter og varemærker har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning til ankenævnet for patenter og varemærker. oplysningerne i sagen camera di commercios varemærkerettighed camera di commercio fik på baggrund af en ansøgning af
4. maj 2006 den
5. december 2007 registreret eu-kollektivmærket valpolicella ripasso. re- gistreringen omfattede varer i klasse 33 (nice): ”alcoholic beverages (except be- ers), and wine from valpolicella region.” det er oplyst, at eu’s varemærkemyndighed ohim (nu euipo) i 2004 havde meddelt camera di commercio afslag på registrering af ordmærket ripasso som eu-varemærke med henvisning til, at ”ripasso” var en betegnelse for en fremstillingsteknik for valpolicella-vine. registrering af figurmærket ripassa zenato i danmark den
6. april 2016 fik cantina broglie 1 s.r.l. registreret figurmærket ripassa zenato, illustreret nedenfor. registreringen omfattede varer i klasse 33 (ni- ce): ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”. 3 registreringen blev efter det oplyste foretaget på baggrund af en konverteret eu-varemærkeansøgning oprindeligt indleveret til eu’s varemærkemyndighed i
7. i forbindelse med behandlingen heraf i eu-regi udtalte ohim (nu eu- ipo) i sin afgørelse af
8. februar 2010 følgende om betydningen af ordene ri- passo og ripassa i det italienske sprog: “from a conceptual perspective, “ripasso” is a noun in the italian lan- guage with the meaning of “azione e risultato del ripassare; nuova verifica, nuovo esame: nuova lettura, ripetizione di una materia scolastica” [action and result of being passed again; new check, new examination: new reading, repetition of a school lesson] (dizionario hoepli della lingua italiana online). “ripassa” does not exist as a noun but corresponds to the third person of the verb “ripassare” which has the meaning of “to pass by a place again, to retrace one’s steps”. “zenato” does not have any meaning with the italian public. in the light of the above, no conceptual similarity is noted between the trade marks.” den
9. juni 2016 rejste camera di commercio indsigelse over for patent- og va- remærkestyrelsen imod gyldigheden af det registrerede figurmærke blandt an- det under henvisning til, at figurmærket var forveksleligt med camera di com- mercios rettighed til det ældre eu-kollektivmærke valpolicella ripasso. indsigelsen blev den
10. april 2017 taget til følge af patent- og varemærkestyrel- sen, der ophævede registreringen af figurmærket. cantina broglie 1 s.r.l. indbragte den
11. juni 2017 patent- og varemærkestyrel- sens afgørelse af
12. april 2017 for ankenævnet for patenter og varemærker. ved kendelse af
13. januar 2018 omgjorde ankenævnet styrelsens afgørelse, såle- 4 des at figurmærket ripassa zenato blev registreret. af ankenævnets kendel- se fremgår følgende: ”ankenævnet udtaler: indklagedes fællesmærke er registreret som et eu-kollektivmærke og består af den geografiske oprindelsesbetegnelse valpolicella, der er et vindi- strikt i italien, samt ordet ripasso, der er en betegnelse for en bestemt fremstillingsmåde for en type italiensk vin. den almindelige danske vinkø- ber har kendskab til begge ord. i medfør af fællesmærkelovens § 3, kan angivelser, der i omsætningen an- vendes til at angive varers geografiske oprindelse, uanset bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, udgøre et fællesmærke. som oplyst i sa- gen er ripasso blevet nægtet registrering som eu-varemærke. det er såle- des på grund af ordet valpolicella, at det har været muligt at registrere valpolicella ripasso som eu-kollektivmærke. ordet valpolicel- la kan derfor ikke anses for at være uden særpræg. endvidere vil den gen- nemsnitlige danske vinkøber opfatte ripasso som beskrivende for en be- stemt type vin, uagtet denne ikke måtte kende til vinens særlige fremstil- lingsmåde. ordet ripasso har derfor ikke varemærkekarakter. heroverfor består klagers varemærke af ordene ripassa og et emblem/vå- benskjold, hvorunder står ordet zenato. begge ord i klagers mærker har varemærkekarakter, om end ripassa klart hentyder til ripasso. klagers varemærke fremstår som et kendetegn for en vin, ripassa, fra vinhuset ze- nato. ankenævnet for patenter og varemærker finder, at helhedsindtrykket af de to mærker er væsensforskelligt, især når henses til, at ordet valpolicel- la er det dominerende element i det tidligere mærke, og til at klagers mær- ke indeholder to lige fremtrædende ord, ripassa og zenato, hvoraf sidstnævnte har en høj grad af særpræg. det forhold, at ordene ripasso og ripassa visuelt og lydmæssigt har stor lighed, gør ikke, at forbrugeren vil antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem figurmærket "ripassa zenato" og kollektivmærket valpolicella ripasso. mærkerne er så- ledes ikke forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk.1, nr.
14. det er tillige ankenævnets opfattelse, at klagers mærke ikke er vildledende, jf. lovens § 14, nr. 2, særligt under henvisning til, at klager har ret til at bruge kollektivmærket valpolicella ripasso. herefter bestemmes: den påklagede afgørelse omgøres således, at klagers mærke registreres.” parternes synspunkter for camera di commercio er der i det væsentlige procederet i overensstemmel- se med påstandsdokumentet af
15. september 2018, hvoraf fremgår: 5 ”anbringender det er overordnet sagsøgers opfattelse, at ansøgermærket, ripassa zenato <fig>, ansøgt af cantina broglie 1 s.r.l.'s under vr 2016 00896, er forveksleligt med sagsøgers eutm 5054606, valpolicella ripasso. der er tale om vurdering at et ordmærke overfor et figurmærke. der skal ved bedøm- melsen ske vurdering af, hvilken del, af den relevante forbrugerkreds, vil blive opfat- tet som den signifikante, eller dominerende, mærkedel. det er sagsøgers opfattelse, at den dominerende mærkedel for mærkerne er henholds- vis ripasso og ripassa. ripassa er både visuelt og udtalemæssigt er forveksleligt med sagsøgers registrerede varemærke ripasso. der er direkte varesammenfald mellem registreringerne, gøres det derfor gældende, at sagsøgers varemærker, sagsøger har en del, lignende eller identiske mærker registre- ret i andre lande, udgør en absolut registreringshindring for sagsøgtes ansøgning for ripassa zenata <fig>. den relevante, almindelige forbruger af bordvin kan ikke antages at være bekendt med betydningen af ripasso eller ripassa; hverken ripassa eller ripasso kan derfor antages at have nogen almindeligt kendt konceptuel betydning i danmark. ripasso er et italiensk ord som kan oversættes til "genpassere:" det dækker over en fremstillingsmetode fra valpolicella i italien, hvor man lader ung vin refermenttere på kvas fra produktion af amaronevin. ripasso della valpolicella er en beskyttet oprin- delsesbetgnelse. det gøres derfor gældende, at varemærket ripassa zenato <fig> er forveksleligt med sagsøgers registrerede varemærke ripasso og derfor ikke kan registreres i dan- mark, jf. varemærkelovens § 15, samt at brug af stridsmærket på det danske marked vil være en krænkelse af sagsøgers rettigheder.” for ankenævnet for patenter og varemærker er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med de nedenfor gengivne afsnit af påstandsdokumentet af
16. september 2018: ”anbringender ad frifindelse 6 til støtte for påstanden om frifindelse gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse af
17. januar 2018 […], hvorved an- kenævnet fandt, at figurmærket ripassa zenato kunne registreres som et vare- mærke. domstolsprøvelsen af ankenævnets afgørelse indebærer, at domstolene ikke nødven- digvis skal tilsidesætte ankenævnets afgørelse, blot fordi der kan rejses en vis tvivl om ankenævnets vurdering. domstolene må særskilt vurdere, om der er fornødent grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse og bedømmelse af sagen. det skal ved den prøvelse tages i betragtning, at ankenævnet er sammensat af et for- mandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets afgørelse, jf. bl.a. u2016.2174s. handelskammeret i verona har ikke godtgjort et sikkert grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2: af fællesmærkelovens § 2 fremgår, at varemærkelovens regler gælder for fællesmær- ker, med mindre andet følger af fællesmærkeloven. en af undtagelserne fremgår af fællesmærkelovens § 3, stk. 1,
18. pkt., hvoraf det fremgår, at tegn eller angivelser, der i omsætningen anvendes til at angive varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindel- se, kan, uanset bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, udgøre et fælles- mærke. en tilsvarende bestemmelse findes i forordning 207/2009 art. 66, stk. 2, om eu-fælles- mærker. det følger af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at varemærker, som udelukkende be- står af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens/tjene- steydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, er udelukket fra registrering. det følger videre af fællesmærkeloven og af forordning 207/2009 art. 66, stk. 2,
19. pkt., at fællesmærket ikke giver indehaveren ret til at forbyde en tredjemand at bruge så- danne tegn eller angivelser i omsætningen, når de bruges i overensstemmelse med god markedsføringsskik. navnlig kan mærket ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en given geografisk betegnelse, jf. § 3, stk. 1,
20. og
21. pkt. det følger af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, at et varemærke er udelukket fra regi- strering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbin- delse med det ældre varemærke, fordi det yngre er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne er af samme eller lignende art. ved vurderingen af, om et varemærke er udelukket fra registrering efter varemærke- lovens § 15, stk. 1, nr. 2, indgår alene mærker, der har gyldighed i danmark. vurde- ringen skal derfor alene foretages vedrørende eu-kollektivmærket valpolicella ripasso. ankenævnet har med rette vurderet, at der ikke er risiko for forveksling mellem eu- kollektivmærket valpolicella ripasso og figurmærket ripassa zenato. 7 ved vurderingen af, om ripassa zenato er forveksleligt med valpolicella ripasso, skal der foretages en helhedsvurdering, jf. bl.a. u.2009.754h. ripasso er nægtet registrering som et eu-varemærke […]. det er således på bag- grund af ordet valpolicella, at det har været muligt at registrere valpolicel- la ripasso som et eu-kollektivmærke. ordet ripasso er for den gennemsnitlige danske vinkøber/forbruger beskrivende for en bestemt type af vin – uanset at man ikke kender nærmere til den særlige fremstil- lingsmetode. ordet ripasso er ikke et særligt kendetegn for varer, der benyttes i en erhvervsvirksomhed, og har derfor ikke varemærkekarakter. helhedsindtrykket af de to mærker adskiller sig væsentligt fra hinanden. ordet val- policella er det mest dominerende ord i handelskammerets eu-kollektivmærke. i figurmærket ripassa zenato er begge ord lige fremtrædende, mens emble- met/våbenskjoldet spiller en mindre fremtrædende rolle. både ripassa og zenato har varemærkekarakter. særligt ordet zenato har en høj grad af særpræg, da ordet vil blive opfattet som et fantasiord. de to mærker valpolicella ripasso og figurmærket ripassa zenato har hverken lydmæssig eller visuel lighed. en forbruger, der står og kigger på vinhylden i supermarkedet og skal genfinde en be- stemt vin, vil hæfte sig ved helhedsindtrykket af etiketten på vinen, herunder farver, emblemer og skrifttyper mv. derudover vil der i købssituationen ofte være mulighed for direkte sammenligning mellem de forskellige flasker vin på hylden. da der skal foretages en helhedsvurdering, er det uden betydning, at ripasso og ri- passa har lydmæssig og visuel lighed, da forbrugeren ikke vil antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem figurmærket ripassa zenato og kollektivmærket valpolicella ripasso. […] valpolicella ripasso er registreret for klasse 33 ”alcoholic beverages (ex- cept beers), and wine from the valpolicella region”. ripassa zenato er også regi- steret for klasse 33 ”alkoholdige drikke (dog ikke øl)”. handelskammerets registre- ring er mere indskrænket end zenatos, idet handelskammerets mærke er begrænset til vine fra valpolicella. dette synes også at være i overensstemmelse med benyttelsen af eukollektivmærket som oprindelsesmærke for vine produceret efter ripassometo- den fra området valpolicella. en sådan indskrænkning er der ikke for zenatos regi- strering. der er således ikke, som anført af handelskammeret i stævningen, s. 6, fuld- stændig varelighed. det er således med rette, at ankenævnet har vurderet, at betingelserne for at nægte re- gistrering efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, ikke er opfyldt. […] ad hjemvisning ankenævnet har i den indbragte afgørelse ikke eksplicit taget stilling til varemærke- lovens § 15, stk. 3, nr. 3, men fordi ordet ripasso ifølge ankenævnets vurdering ikke 8 har varemærkekarakter, kan det heller ikke udgøre en registreringshindring efter va- remærkelovens § 15, stk. 3, nr.
22. såfremt sø- og handelsretten mener, at ankenævnet burde have taget eksplicit stil- ling til dette spørgsmål, og at det kan have betydning for spørgsmålet om tilsidesæt- telse af afgørelsen, må sagen i overensstemmelse med den mere subsidiære påstand hjemvises til fornyet behandling ved ankenævnet med henblik på en eksplicit stilling- tagen til, om der foreligger registreringshindringer efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.” rettens begrundelse og resultat det lægges efter det fremkomne til grund, at "ripasso" er en betegnelse for en bestemt fremstillingsmåde for en type italiensk vin, og at ripasso er blevet nægtet registreret som eu-varemærke. ved sagens afgørelse lægger retten her- efter til grund, at ordet ripasso ikke har varemærkekarakter, og at registrerin- gen af valpolicella ripasso som eu-kollektivmærke, som også anført af ankenævnet for patenter og varemærker i kendelsen af
23. januar 2018, er mu- liggjort på grund af ordet valpolicella. figurmærket ripassa zenato fremstår med et våbenskjold og ordene ripassa og zenato som fremtrædende mærkeelementer. som anført i ankenævnets kendelse har begge ord varemærkekarakter, idet retten om "ripassa" bemærker, at dette som substantiv er uden selvstændig betydning, men at det associerer til "ripasso". da retten af de af ankenævnet i kendelsen anførte grunde endvidere kan tiltræ- de, at figurmærket "ripassa zenato" og kollektivmærket "valpolicella ripasso" ikke er forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, samt da der ikke i øvrigt er oplyst forhold, der kan føre til et andet resultat, fri- findes ankenævnet for patenter og varemærker. 9 camera di commercio skal efter sagens udfald og værdi betale sagsomkostnin- ger til ankenævnet med 30.000 kr. til dækning af rimelige advokatomkostninger inkl. moms. thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di verona skal in- den 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for patenter og varemærker. beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.