v008500k - has udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den 14. februar 2005 v-85-02 fischerwerke artur fischer gmbh (advokat christian akhøj) mod expandet screw anchors a/s (advoka

§§ 4og 6, stk.

1. expandet har tillige snyltet på fischers varemærke og den betydelige goodwill, der er knyttet hertil, hvorfor expandets handlinger endvidere er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og
2. expandet skal derfor betale vederlag og erstatning for det tab, fischer har lidt ved den markedsforstyrrelse, som ompakningen har medført, jf.

§ 43og markedsfø- ringslovens § 13.

varemærkekrænkelsen er både grov og tilsigtet, og der er derfor grundlag for at idøm- me expandet bøde. expandets advokat har gjort gældende, at expandet aldrig har ejet eller markedsført fischers produkter i ompakket stand, og at ompakningen derudover ikke blev foretaget af expandet. såfremt retten skulle komme frem til, at dette er uden betydning for sagen, har expan- det ikke anvendt fischers varemærke på egne skruer og æsker eller lagt expandets befæstigel- seselementer ned i fischers æsker. der er således ikke tale om erhvervsmæssig brug af fi- schers varemærke, og expandets handlinger er derfor ikke omfattet af

§ 4

. - 6 - efter dansk varemærkeret er det efter expandets opfattelse lovligt at fjerne et varemær- ke fra et produkt, hvilket er, hvad expandet har gjort ved ompakningen. det er kun i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor emballagen angiver lovpligtige oplysninger om produktet, at en producent kan påtale en ændring af den originale emballage. fischers æsker indeholder ingen lovpligtige oplysninger, og da fischers varemærke er indføjet i hvert enkelt af produkterne, kommer slutbrugeren ikke herved i tvivl om varens oprindelse. varernes stand er hverken ændret eller forringet ved ompakningen, jf.

§ 6

. den ompakning, der er sket i denne sag, kan ikke sidestilles med den ompakning, som ef-domstolen har udtalt, er forbudt ved parallelimport af lægemidler. expandet har ikke benyttet sig af fischers kendetegn og har ingen grund til at snylte på fischers varemærke og den dertil knyttede goodwill. baggrunden for, at ompakningen fandt sted, var, at forhandlerne ønskede, at deres varespejl fremstod ensartet. fischer har ikke påvist at have lidt noget tab, og der er ikke grundlag for, at expandet skal betale erstatning eller vederlag eller idømmes nogen bøde. sø- og handelsrettens afgørelse fischers befæstigelseselementer må efter rettens opfattelse anses for markedsledende og fi- schers varemærker for velkendte. det lægges til grund, at expandet aktivt medvirkede til, at der blev foretaget indgreb i fischer-produkter, som var leveret til deftas butikker. dels blev fischers forseglede æsker med fischers varemærke brudt op, og indholdet lagt over i æsker med expandets varemærke, dels blev indholdet senere, da fischer havde gjort indsigelse, lagt over i neutrale hvide æsker, som blev placeret mellem expandet-produkter.

§ 6gennemfører rådets første direktiv af 21.

december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/eøf) (i det følgende: varemærkedirektivet) artikel 7 om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og skal fortolkes i lyset af denne bestemmelse og i overensstemmelse med ef- domstolens praksis herom. ef-domstolen har i dom af

1. april 2002 i sag c 143/00, boehringer ingelheim kg mod swingward ltd m.fl., i overensstemmelse med sin faste praksis udtalt, at ”…vare- mærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling. - 7 - denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehave- rens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er påvirket. den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til det særlige formål med varemærkeretten (også kaldet »varemærkerettens særlige genstand«), og det er derfor ifølge artikel 30, første punktum, tef begrundet at tilkende indehaveren en ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden in- dehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage…” (præmis 12-13). sagen angik ompakning af lægemidler, og i præmis 30 udtalte domstolen, at ”…vare- mærkeindehaverens ret til at modsætte sig ompakningen af lægemidler, der er forsynet med hans varemærke, under hensyn til risikoen for oprindelsesgarantien henhører under det særli- ge formål med varemærkeretten. ifølge denne retspraksis er det ompakningen af lægemidler, forsynet med varemærket, der i sig selv er til skade for det særlige formål med varemærkeret- ten, og det er ikke nødvendigt i den forbindelse at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft.”. endvidere udtalte domstolen i præmis 34, at ”[d]et fremgår således af fast retspraksis, at den ændring, som enhver ompakning af et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer, og som i sagens natur medfører en risiko for at skade lægemidlets oprindelige tilstand, kan forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre ompakningen er nødvendig for at kunne mar- kedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet…”. det bemærkes, at dommen, ligesom en række andre ef-domme, angår lægemidler, men at de regler, dommen fortolker, er generelle og således også omfatter varer som dem, der er tale om i denne sag. som det fremgår af ef-domstolens praksis, skal varemærkeloven, navnlig §§ 4 og 6, i lyset af de tilsvarende regler i varemærkedirektivet, navnlig artikel 5 og 7, fortolkes således, at fjernelse af et varemærke i form af ompakning og fjernelse af det originale varemærke (så- kaldt de-branding) i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret. påsætningen af expandets varemærke på fischers produkter efter ompakningen udgør en selvstændig yderligere varemærkekrænkelse, og det samme må under de foreliggende om- stændigheder antages at gælde placeringen af fischers ompakkede produkter i hvide æsker - 8 - blandt expandets produkter, idet dette har skabt risiko for forveksling mellem fischer og ex- pandet, herunder at der er forbindelse mellem varemærkerne. det bemærkes herved, at fischers produkter ikke blot bærer fischers mærke på den æske, der normalt er en integreret del af fischers produkter med brugsvejledning, ce-mærke mv., men tillige på hvert enkelt befæstigelseselement, således at brugen af expandetæsker til pakning af fischers befæstigelseselementer og placeringen af neutrale æsker med fischers produkter indlagt mellem expandetæsker har indebåret en egentlig co-branding. såvel ompakningen og denne senere markedsføring er endvidere i strid med god mar- kedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §
2. salget af fischers produkter i og blandt expandet-æsker har bevirket forvirring på mar- kedet og markedsforstyrrelse. expandet skal herefter betale erstatning og et rimeligt vederlag til fischer, jf.

§ 43

og markedsføringslovens § 13, som efter et samlet skøn fastsættes til 100.000 kr. varemærkekrænkelser som den foreliggende er af civilretlig karakter, og retten finder, at det kun undtagelsesvis bør komme på tale at idømme bøde i sådanne sager. expandet har imidlertid forsætligt og aktivt bidraget til den foretagne varemærkekrænkelse, som er særdeles grov, og retten finder derfor, at der i denne sag undtagelsesvist bør idømmes en bøde, jf. va- remærkelovens § 42, stk. 1, jf. stk. 3, der passende findes at kunne fastsættes til 25.000 kr. thi kendes for ret det forbydes expandet screw anchors a/s at ompakke varer, der er forsynet med fischer- werke artur fischer gmbhs varemærker til expandet-æsker og til neutrale æsker som vist i sagens bilag 6 og 9. expandet screw anchors a/s skal inden 14 dage betale fischerwerke artur fischer gmbh 100.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. maj 2002 samt sagens omkostninger med 30.000 kr. expandet screw anchors a/s skal betale en bøde på 25.000 kr., der tilfalder statskas- sen. for bøden fastsættes ingen forvandlingsstraf. søren rathmann elmer. allan suhrke - 9 - (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den