v013200j - cfp

v013200j - cfp udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. december 2005 blev af retten i sagen v-132-04 waterproof engineering a/s (advokat claus barrett christiansen) mod waterproof aps (advokat flemming heegaard) afsagt sålydende d o m: sagens spørgsmål er, om sagsøgtes anvendelse af virksom- hedsnavnet waterproof aps strider mod aktieselskabslovens § 153, stk. 2, når navnet stilles over for sagsøgerens virksomhedsnavn, waterproof engineering a/s. sagsøgeren har nedlagt sålydende påstande:
2. sagsøgte tilpligtes at ophøre med anvendelse af be- tegnelsen waterproof som virksomhedsnavn. - 2 -
3. sagsøgte tilpligtes at udslette selskabsnavnet wa- terproof aps fra selskabsregistret ved erhvervs- og selskabsstyrelsen.
4. sagsøgte tilpligtes at destruere alt markedsførings- materiale, hvor betegnelsen waterproof fremgår. sagsøgte har påstået frifindelse. sagens omstændigheder ifølge sagsøgerens stamoplysninger i henhold til regi- streringsbevis hos toldskat, dateret
5. februar 2002, startede sagsøgerens virksomhed den
6. december
7. sagsøgerens hovedaktionær var fleto holding aps. som branche var noteret: ”452100 bygge- og anlægsentreprenø- rer (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenø- rer)”. i skrivelse af
8. juni 2004 til advokat preben raben- horst som bestyrelsesmedlem hos sagsøgte anmodede sagsø- gerens advokat bl.a. sagsøgte om straks at ophøre med brugen af virksomhedsnavnet waterproof aps. af skrivelsen fremgik endvidere bl.a.: ”... min klient har siden juni 2001 drevet virksomhed un- der virksomhedsnavnet waterproof engineering a/s ... min klients virksomhed omfatter salg af produkter til vandtætning samt løsning af fugtrelaterede problemer. min klients virksomhed er landsdækkende. ...” i skrivelse af
9. juni 2004 afviste sagsøgte at ophøre med brugen af selskabsnavnet waterproof aps under henvis- ning til, at sagsøgte ikke krænkede sagsøgerens rettighe- der. - 3 - til illustration af sagsøgerens brug af virksomhedsnavnet waterproof engineering a/s har sagsøgeren fremlagt nogle bilag, alle fra eller vedrørende 2001, herunder bl.a. en række fakturaer, stilet til sagsøgeren, en faktura fra sagsøgeren, et indbetalingsadvis fra nordea vedr. indbe- taling til sagsøgerens konto, et bogføringsbilag vedr. afregning af a-skat og am-bidrag til told/skat. den
10. oktober 2003 fik sagsøgte i patent- og varemærke- styrelsen registreret et figurmærke, hvor ordet ”wa- terproof” fremstod som særligt designet med en tilføjelse med mindre bogstaver: ”kildevand er vores styrke”, for klasserne 11 (vandkølere), 20 (emballageholdere af pla- stik), 32 (øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og an- dre ikke-alkoholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke), 37 (installation, reparation og vedligeholdelse af vandkø- lere) og 39 (udbringning af varer). ved skrivelse af
11. juli 2005 meddelte patent- og vare- mærkestyrelsen sagsøgte delvist afslag på en ansøgning om registrering af ”waterproof” som ordmærke. af afgørelsen fremgik bl.a.: ”... mærket ”waterproof” betyder oversat fra gyldendals røde ordbog ”vandtæt, vandfast og imprægnere”, og kan derfor angive egenskaben ved varen i klasse 11, da det kan angive at der er tale om ”vandkølere” som er vandtætte. i klasse 20 kan ”waterproof” angive egen- skaben ved varen nemlig, at der er tale om ”emballa- geholdere af plastik” som er vandtætte, endvidere kan mærket i klasse 37 angive, at der er tale om resulta- tet af tjenesteydelsen nemlig, at ”installation, re- paration og vedligeholdelse af vandkølere” er vand- tætte. vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2 ... det vil sige, at et varemærke er udelukket fra registre- ring, hvis det direkte beskriver egenskaben eller re- - 4 - sultatet af de varer og tjenesteydelser der er søgt for. mærket har særpræg for følgende varer og tjeneste- ydelser: klasse 32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. klasse 39: udbringning af varer. selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis de kan bevise, at mærket er indarbejdet i danmark. ... vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker. vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn på en anden person eller en an- dens virksomhed, eller om det kan krænke en andens ophavsret. vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og
12. vi har ikke fundet sådanne rettigheder, som deres mærke kan være i strid med. ...” sagsøgte har fremlagt udskrift fra sagsøgtes hjemmeside på internettet og sagsøgtes firmabrochure til illustra- tion af sagsøgtes markedsføring af navnlig kildevand i kildevandsbeholdere, men også frugtsaft og iste. sagsøgte har i materialet anvendt det omtalte særligt designede ”waterproof” fra det registrerede figurmærke, men nu med tilføjelsen: ”water by nature”. på et print fra fodboldklubben agf’s hjemmeside (
13. ok- tober 2004) ses sagsøgte som sponsor. forklaringer direktør hos sagsøgeren, jannik torben, har forklaret, at sagsøgerens målsætning er at sælge problemløsninger in- - 5 - denfor vandtætning og fugtfjerning til entreprenører og håndværkere. sagsøgeren foretager ikke selv selve tæt- ningsarbejdet. sagsøgeren satser på helt specielle pro- dukter, der ikke tidligere har været på markedet. det er kvalitetsprodukter – ikke hyldevarer. sagsøgeren sælger bl.a. et 2-komponent acrylprodukt til tætning af behol- dere. når produktet er tørret, kan det ekspandere. det har taget 9 måneder at finde produktet og 6 måneder at få forhandlingen. sagsøgeren ønskede et navn, der relaterer sig til det, som sagsøgeren laver. at ”engineering” er koblet på ”wa- terproof” i virksomhedsnavnet, skyldes, at sagsøgeren ud- byder et teknisk produkt. sagsøgeren står i telefonbogen. der har ikke vidnet bekendt været konkrete tilfælde, hvor de to parter er blevet forvekslet, eller hvor post har været fejladresseret. vidnet blev en dag i april 2004 opmærksom på sagsøgtes eksistens, da han i københavn kørte bag en bil, hvorpå der stod waterproof dk. det fremgik af dette firmas hjem- meside, at man bl.a. solgte skopudsemaskiner. vidnet husker ikke sagsøgerens omsætning fra starten. om- sætningen i år indtil nu har været ca. 160.000 kr. den forventede omsætning for hele året er ca. 500.000 kr. der er to ansatte i virksomheden. vidnet bruger ikke al sin tid i virksomheden. direktør hos sagsøgte, karsten ehrhardt, har forklaret, at det var ham, der stiftede sagsøgte, der driver virk- somhed med salg til kontorer af kildevand i beholdere, - 6 - kaffe, juice, skopudsemaskiner, engangsservice, toiletpa- pir, køkkenruller mv. det var hans ægtefælle, som fandt på navnet ”waterproof”, der er synonymt med det, som sagsøgte står for, nemlig noget med vand og noget med høj kvalitet – det bedste på markedet. overvejelserne om navnet, der skulle være in- ternationalt, stod på i lang tid. sagsøgte har tætte relationer til sverige, hvor vandet tappes fra en springende kilde. sloganet ”waterproof kildevand er vores styrke”, som er en del af sagsøgtes registrerede figurmærke, er nu afløst af ”waterproof water by nature”, som lyder mere elegant, og som beskriver, hvor vandet kommer fra. ”waterproof” anvendes så godt som udelukkende i forbindelse med ”water by nature” og ses på alt sagsøgtes markedsføringsmateri- ale, tøj, sko, måtter, biler etc. han havde ikke hørt om sagsøgeren, før sagsøgte fik bre- vet fra sagsøgeren i foråret
14. sagsøgtes sponsorat for fodboldklubben agf er ophørt. sagsøgte har mere end 20 ansatte, herunder 4 fastansatte til markedsføring. sagsøgte benytter sig i øvrigt af et telemarketingsbureau til markedsføring. der er sendt ca. 70.000 fliers til erhvervsvirksomheder og direct mails til danmarks top 500 virksomheder. sagsøgte omsætter for ca. 12 mio. kr. sagsøgeren har anført, at sagsøgerens navn har adskillel- sesevne – særpræg. der henvises til ufr
15. 131 h (ci- tibank). praksis ved erhvervs- og selskabsstyrelsen er - 7 - lempeligere end ved patent- og varemærkestyrelsen. ”engi- neering” er navnets beskrivende del og angiver et ingeni- ørfirma, der i sig selv er en helt sædvanlig del af sel- skabsnavne. sagsøgeren driver virksomhed med produkter til tætning og fugning indenfor ingeniørbranchen. ”wa- terproof” er ikke beskrivende og er den del af navnet, der har adskillelsesevne. det er uden betydning for vur- deringen, at patent- og varemærkestyrelsen i forbindelse med sagsøgtes ansøgning om registrering af ”waterproof” som ordmærke har afgjort, at ”waterproof” i nogle relati- oner ikke har særpræg. parternes produkter/ydelser er forskellige. sagsøgtes selskabsnavn adskiller sig ikke tilstrækkeligt fra sagsøgerens. sagsøgte har gjort den særprægede del af sagsøgerens navn til sit eget navn. varemærkeretligt er der ifølge praksis tale om en krænkelse, når et yngre enstavelses-mærke anvender den del af et tostavelses- mærke, der har særpræg. der henvises i øvrigt til dommen i ufr 1999.1406 h (multi choice). der har gennem årene været diskussion om, hvorvidt det har betydning for vurderingen efter aktieselskabslovens § 153, stk. 2, henholdsvis anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, at de omhandlede virksomheder er i et konkurrencefor- hold. efter højesterets dom i multi choice-sagen (ufr 1999.1406 h) er dette nu afklaret. det må anses for uden betydning for vurderingen, om der foreligger branchesam- menfald, og § 153, stk. 2, kan påberåbes uafhængigt af dette forhold. ordensmæssige betragtninger er afgørende. højesteret tillagde det i dommen endvidere ikke vægt, at der var konstateret konkrete tilfælde af forveksling. sagsøgte har anført, at der ikke er branchesammenfald mellem parterne, der har en helt forskellig kundekreds. sagsøgeren henvender sig til ingeniørvirksomheder med - 8 - vandtætningprodukter, mens sagsøgte henvender sig direkte til forbrugerne – virksomheder, der aftager sagsøgtes kildevandsprodukt og dertil relaterede produkter. sagsøgte anvender i praksis ikke ”waterproof” alene, men altid i forbindelse med ”water by nature”. al sagsøgtes markedsføring tilsigter en adskillelse. sagsøgerens navn er væsentligt forskelligt og adskiller sig med tilføjel- sen ”engineering” klart og tydeligt fra sagsøgtes navn. ”waterproof” har, som det illustreres af patent- og vare- mærkestyrelsens afgørelse, ikke i sig selv fornødent sær- præg til registrering som ordmærke. det har heller ikke i den foreliggende relation fornødent særpræg, hvilket re- ducerer den retlige beskyttelse. waterproof er et ord, som kan opfattes på mange måder. sagsøgte bruger f.eks. ordet som en kvalitetsbetegnelse for sit kildevandspro- dukt. at der ikke er nogen reel forvekslingsrisiko er klart un- derbygget derved, at der ikke hos nogen af virksomhederne er konstateret et eneste tilfælde af forveksling i prak- sis. den adskillelse, som er forudsat i aktieselskabslovens § 153, stk. 2/anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, er klart til stede. navnet ”waterproof” giver ikke i sig selv no- gen indikation af branchen, men det gør ”waterproof engi- neering”. sagsøgte har ydet en betydelig indsats for at indarbejde mærket ”waterproof” indenfor salg af kildevand. særlig med hensyn til dommen i ufr 1999.1406 h (multi choice) bemærkes, at tilføjelsen ”danmark” ikke var en branchespecifikation, som ”engineering” er det i den fo- religgende sag. højesterets dom var endvidere begrundet i - 9 - den betydelige faktiske forveksling mellem de to virksom- heder. der påberåbes dommen i ufr 2003.107 h (medicon valley). rettens bemærkninger ved at kombinere ”waterproof” med ”engineering” i sit selskabsnavn har sagsøgeren skabt en klar, associations- mæssig forbindelse til det brancheområde, inden for hvil- ket sagsøgeren ubestridt driver virksomhed. udover navne- forskellen differentieres det sammensatte selskabsnavn ”waterproof engineering” herved fra sagsøgtes selskabs- navn ”waterproof”, der, anvendt som virksomhedsnavn alene, ikke giver noget klart fingerpeg om, hvilken virk- somhed sagsøgte udøver. når til det anførte kommer, at de to selskaber driver virksomhed inden for vidt forskellige områder, og at der ikke har foreligget noget tilfælde af faktisk forveks- ling, finder retten ikke, at der er nogen reel risiko for forveksling af virksomhederne. sagsøgtes anvendelse af selskabsnavnet ”waterproof aps” er derfor ikke i strid med anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, hvorfor sagsøgte i det hele frifindes for sagsøgerens påstande. t h i k e n d e s f o r r e t: sagsøgte, waterproof aps, frifindes. inden 14 dage betaler sagsøgeren, waterproof engineering a/s, i sagsomkostninger til sagsøgte 15.000 kr. claus forum petersen - 10 - otto raben allan suhrke (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den