- mko udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 6. april 2017 v-24-16 ecco sko a/s (advokat claus barrett christiansen) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat hen

§ 15, stk.

4, nr. 1, at ecco er til hin- der for registrering af varemærker, som ligner dette, når brugen af det yng- re varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af ecco-varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette. patent- og varemærkestyrelsen har vurderet, at brugen af mærket ekko- fonden for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe det velkendte va- remærke ecco i erindring hos omsætningskredsen. styrelsen har herved navnlig lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helhedsbetragtning har visse synsmæssige forskelligheder, samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. dermed er kra- vet i § 15, stk. 4, nr. 1, om at det yngre varemærke skal ”ligne” ecco- varemærket ved at skabe en sammenhæng med dette, ikke opfyldt. ud fra samme betragtning finder styrelsen heller ikke, at indehaver vil kunne dra- ge fordel af ecco-varemærkets særpræg eller renommé. ankenævnet kan tiltræde styrelsens vurdering. ud over det af styrelsen an- førte, har ankenævnet desuden lagt vægt på, at ordet ”ekko”, som indgår i indehavers varemærke og som ecco kan associeres til, er et helt alminde- ligt dansk ord, som også andre end indsiger har adgang til at benytte er- hvervsmæssigt. den blotte omstændighed, at visse store danske virksom- heder har fonde knyttet til sig og at ecco-virksomheden i et vist mindre omfang er involveret i fondsarbejde kan ikke føre til andet resultat. da ankenævnet endelig kan tiltræde styrelsens afgørelse også for så vidt angår vurderingen af betydningen af indsigers firmanavn ecco sko a/s, stadfæstes den foreliggende afgørelse. herefter bestemmes: den påklagede afgørelse stadfæstes. sagens baggrund: den 2. oktober 2013 indleverede karen idorn på vegne ekkofonden en an- søgning om registrering af varemærket ekkofonden <w> for: klasse 35: bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. klasse 36: finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud. -8- klasse 43: midlertidig indkvartering. klasse 44: medicinske ydelser. klasse 45: juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydel- ser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. varemærket blev registreret den 18. december 2013 og efterfølgende publi- ceret i dansk varemærketidende den 8. januar 2014. fra sagsbehandlingen i patent- og varemærkestyrelsen citeres følgende: ”… den 7. marts 2014 gjorde bech-bruun advokatfirma indsigelse på veg- ne af ecco sko a/s mod gyldigheden af det registrerede mærke ekko- fonden <w>. indsiger henviste til

§ 23

. indsiger påstod, at der er risiko for forveksling med indsigers tidligere varemærker i form af vr 2003 00717 ecco <fig>, vr 2002 03460 ecco <fig>, eu2282168 ecco <w>, eu8626954 ecco <w>, eu2967040 ecco <fig> samt eu3477684 ec- co <fig> jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2. indsiger påstod herudover, at disse varemærker er velkendte i danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til

§ 15, stk.

3 og stk. 4, nr. 1. endelig påstod ind- siger, at det angrebne mærke uhjemlet indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst jf.

§ 14, stk.

1, nr.

1. indsiger begrundede nærmere indsigel- sen med, at ekko er præfixet samt det dominerende element i det angreb- ne mærke, hvorfor mærkerne må anses for forvekslelige. endvidere er der lighed for så vidt angår tjenesteydelserne i klasserne 35 og 36 og idet ansø- gers mærke må anses for at være velkendt og derved nyder en udvidet be- skyttelse, må beskyttelsesomfanget udstrækkes til at dække alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den angrebne registrering. indsiger fremsendte dokumentation for velkendthed bl.a. i form af indsigers presse kit (bilag 8) og artikel fra børsen af
2. februar 2014 om ”danmarks mest værdifulde brands” (bilag 10). endelig anmodede indsiger anmodet om, at denne indsigelse behandles sammen med indsigelserne vr 2014 00599 og vr 2014
3. advokaterne amtmandstoften afviste på vegne af indehaver ved brev af
4. marts 2014, at indehavers varemærke krænker indsigers varemærker, idet der ikke ses at være ordlighed, grafisk lighed eller branchelighed. endvidere afvistes det, at der er tale om en utilbørlig udnyttelse af ecco sko a/s’ varemærker eller renommé. indsiger fremsendte ved brev af
5. maj 2014 yderligere materiale til do- kumentation for, at indsigers varemærker nyder beskyttelse som velkendte varemærker. der er tale om særdeles omfangsrigt materiale i form af bl.a. -9- lister over artikler fra diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor hhv. ecco, ecco walkathon og ecco walk in style er blevet nævnt i hver måned i 2012-2014 samt hvor mange læsere de forskellige medier har (bilag 15-17). der blev endvidere fremsendt uddrag af artikler, hvor ecco er nævnt (bilag 18), kataloger og kampagne plancher fra 2010 – 2014 (bilag 20- 29), information om investeringer i markedsføring (bilag 14 – 31), lister over forhandlere (bilag 32 – 35), fakturaer som viser salg af et stort antal ecco sko til diverse forhandlere (bilag 36), brand awareness analyser (bi- lag 37 – 40), samt diverse oplysninger omkring eccos markedsføring på sociale medier (bilag 41 – 43). indsiger meddelte ved brev af
6. august 2014, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen og i sin helhed kan henvise til brev af
7. marts
8. indsiger kommenterede ved brev af
9. ok- tober 2014 indehavers indlæg i sagen og fastholdt, at mærkerne er forveks- lelige, at indsigers mærke nyder en udvidet beskyttelse, idet der er tale om et velkendt varemærke og at det foreløbigt registrerede varemærke medfø- rer en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkers særpræg og renommé og skader dette. dette skal særligt ses i lyset af, at det ansøgte mærket skal anvendes i forbindelse med drift af socialpædagogiske botilbud og en så- dan virksom reelt har en risiko for at få dårlig omtale i medierne. indehaver har trods opfordring hertil ikke udtalt sig yderligere i sagen…” den
10. marts 2015 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. styrelsen tog delvist indsigelsen til følge og fremførte følgende: ”…
11. lovgrundlaget i

§ 14, nr.

2 står der, at følgende varemærker ikke kan re- gistreres: "varemærker, der uhjemlet består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et person- eller virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, eller som et portræt, og der ikke derved sigtes til for længst afdøde personer, eller som uhjemlet indeholder særegent navn på eller afbildning af en andens faste ejendom." i

§ 15, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis stk.

1, nr. 2: ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindel- se med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller lig- ner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." stk. 3, nr. 1: ”det er identisk med eller ligner et ældre ef-varemærke, jf. stk. 2, og det sø- ges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for - 10 - hvilke det ældre ef-varemærke er registreret, når det ældre ef-varemærke er velkendt i den europæiske union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre ef-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé” stk. 4, nr. 1: ”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”

1. vurdering og konklusion indehavers mærke: ekkofonden <w> vr 2013 02946 registreret for: klasse 35: bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social- pædagogisk boligtilbud. klasse 36: finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social- pædagogisk boligtilbud. klasse 43: midlertidig indkvartering. klasse 44: medicinske ydelser. klasse 45: juridisk bistand i forbindelse med er- hvervsdrivende fonde til servicecenter for social- pædagogisk boligtilbud.; personlige og sociale ydel- ser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. indsigers mærker: vr 2003 00717 ecco registreret for: en række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 28 samt - 11 - klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved- beklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer (dog ik- ke tørklæder). klasse 35: detailhandel, herunder særlig detailhan- del med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, læ- dervarer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fodtøj og til læder- og skindvarer. klasse 36: indsamlinger til velgørenhed, organisati- on af indsamlinger, finansiel sponsorering. klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirksom- hed, underholdningsvirksomhed, sportsarrange- menter og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, motionsløb og andre motions- arrangementer, helsecentre og helseklubber. vr 2002 03460 registreret for: en række varer i klasse 03 og 18 samt klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved- beklædning. klasse 35: detailhandel, herunder særlig detailhan- del med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, læ- dervarer samt plejemidler til fodtøj og læder- og skindvarer. ecco <w> eu2282168 registreret for: en række varer i klasserne 9 og 24 samt detailhan- del med en række varer i klasse
2. ecco <w> eu8626954 - 12 - registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 18, 21, 25 og 28 samt detailhandel med en række varer i klasse 35 og: klasse 36: indsamlinger til velgørenhed, organisati- on af indsamlinger og finansiel sponsorering. klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirksom- hed, underholdningsvirksomhed, sportsarrange- menter og kulturelle arrangementer, organisering af sportskonkurrencer, organisering af motionsspadse- reture, motionsløb og andre motionsarrangementer, helsecentre og helseklubber, organisering og arran- gement af modeshows. eu2967404 registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 samt en række tjenesteydelser i klasse 41 og de- tailhandel med en række varer i klasse 35 samt: klasse 36: forsikringsvirksomhed; finansiel virk- somhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmægler- virksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organi- sering af indsamlinger, finansiel sponsorering. eu3477684 registreret for: en lang række varer i klasserne 3, 9, 14, 18, 24, 25 og 28 en række tjenesteydelser i klasse 41 samt detail- handel med en række varer i klasse 35 og: klasse 36: forsikringsvirksomhed; finansiel virk- somhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmægler- virksomhed, indsamlinger til velgørenhed, organi- sation af indsamlinger, finansiel sponsorering. sammenligning af varer og tjenesteydelser - 13 - klasse 35, 43, 44 og 45 styrelsen finder ikke, at der er tale om hverken identiske tjenesteydelser el- ler tjenesteydelser af lignende art for så vidt angår klasse 35, hvor indeha- vers registrering omfatter ”bistand ved forretningsmæssig drift af er- hvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud”, mens indehavers registreringer omfatter ”detailvirksomhed i form af salg af en række nærmere specificerede varer”. styrelsen finder heller ikke, at der er tale om identiske eller ligeartede tjene- steydelser for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af indeha- vers registrering i klasserne 43, 44 og 45, idet ingen af disse klasser er om- fattet af indsigers registreringer. klasse 36 styrelsen finder, at ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdri- vende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud”, som er omfattet af indehavers registrering, er indeholdt i ”finansiel virksomhed”, som er omfattet af indsigers registreringer i form af eu 3477684 og eu 2967040, hvorfor der er tale om identiske tjenesteydelser. sammenligning af mærkerne indehavers ordmærke består af en sammensætning af de to elementer ”ekko” og ”fonden”. et ekko er en lyd, der kastes dæmpet tilbage fra en væg, mur el.lign. jf. sproget.dk. en fond er en selvejende institution, der administrerer en kapital, som er doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en erhvervsvirksom- hed jf. sproget.dk. for de ansøgte tjenesteydelser, anses ”fond” for at være uden varemærkemæssigt særpræg, idet fond er egnet til at angive, at ydel- serne udøves af en fond eller vedrører en fond. det bærende element i in- dehaver mærke er således ekko. indsigers mærker består alle af ecco enten registreret som ordmærker el- ler i figurlig udformning. der er tale om et kunstord, der dog kan give as- sociationer til ekko. når styrelsen vurderer rene ordmærker overfor figurmærker, der indehol- der særprægede ord, lægges der normalt betydelig vægt på ordene frem for de figurlige elementer. der er tale om en vurdering af ekkofonden over for ecco, hvor styrel- sen finder, at mærkedelen ”fonden” i indehavers mærke er uden sær- præg. det forhold, at mærket er skrevet som et ord, hvor det naturligt skri- ves som to ord, ændre ikke på vurderingen, idet mærket fortsat opfattes som ekko-fonden. de særprægede elementer i begge mærker består så- ledes af henholdsvis ekko i indehavers mærke og ecco i indsigers mær- ker. den særprægede mærkedel i indehavers mærke har samme opbygning - 14 - som indsigers mærke, idet begge består af fire bogstaver fordelt på to sta- velser, nemlig ek-ko/ec-co. vokalerne er identiske og identisk placeret i mærkerne, som henholdsvis første og sidste bogstav i mærket. mærkerne adskiller sig fra hinanden ved konsonanterne k over for c. der er dog tale om erstatningsbogstaver. der er således en vis visuel lighed mellem mær- kerne. begrebsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, idet ecco kan as- socieres til ekko. endvidere finder styrelsen, at der er en høj lydlig lighed mellem mærkerne, idet c’erne i ecco udtales med en k lyd, hvorfor der er lydlig identitet mellem det særprægede element i indehavers mærke og indsiger mærker. risiko for forveksling det er styrelsen opfattelse, at mærkerne ekkofonden og ecco ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der består en risiko for forveksling, når mær- kerne anvendes for identiske tjenesteydelser. der er i den forbindelse lagt vægt på, at indehavers mærke indeholder orddelen ”ekko” som det do- minerende og særprægede element, mens ”fonden” er uden varemær- kemæssigt særpræg særligt i klasse
3. følgelig finder styrelsen, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 36, som er omfattet af indehavers registrering. styrelsen finder ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne for de resterende tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, idet disse tjenesteydelser hver- ken er identiske eller ligeartede med de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers påberåbte registreringer. endvidere er der lagt vægt på, at der trods alt er visse visuelle forskelle mellem mærkerne. påstand om velkendthed da indsigers registreringer ikke kan forhindre registreringen af indehavers mærke for tjenesteydelserne i klasserne 35, 43, 44 og 45 med henvisning til

§ 15, stk.

1, nr. 2, er det relevant at se på, om ecco er et velkendt varemærke, der nyder en udvidet beskyttelse, som påstået af ind- siger. indsiger har bl.a. indsendt følgende dokumentation for påstanden om vel- kendthed: - 15 - • eccos presse kit, som introducerer virksomheden og viser, hvor- dan der arbejdes med præsentationen af ecco (bilag 8) • årsrapport 2012, som viser omsætningen m.v. (bilag 9) • artikel fra børsen af

1. februar 2014, som viser, at ecco ligger som nummer 20 på listen over danmarks mest værdifulde brands (bilag 10) • erklæring fra dansk industri af
2. maj 2014, hvor det erklæres, at ecco sko a/s siden 1975 har anvendt varemærket ecco i for- bindelse med markedsføring og salg af fodtøj i danmark samt at mærket er særdeles velkendt på det danske marked. (bilag 12) • lister over diverse magasiner, aviser og internetsider, hvor vare- mærkerne ecco, ecco walkathon og ecco walk in style er nævnt for årene 2012, 2013 og 2014 samt uddrag fra en række ar- tikler fra perioden 2005 - 2014 (bilag 14 – 18 samt 44 - 46) • brancheanalyser fra henholdsvis 2002 samt 2010 – 2014, som alle viser en høj kendskabsgrad til ecco i danmark (bilag 37 – 38) det er styrelsens vurdering, at det indsendte materiale dokumenterer, at ecco er velkendt for fodtøj, som klassificeres i klasse
3. styrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på erklæringen fra dansk industri, oplys- ningerne om og dokumentationen for markedsføringen, forhandlere, den høje ranking i berlingske business magasin gennem flere år samt markeds- analyserne. vurdering af om indehavers mærke skaber en sammenhæng med indsigers mærke et velkendt varemærke nyder en udvidet beskyttelse, hvis registreringen af et lignende mærke enten udgør en utilbørlig udnyttelse af eller skader det velkendte varemærkes særpræg eller renommé. forudsætningen for at en sådan udnyttelse eller skade er, at der hos den relevante kundekreds ska- bes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekred- sen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog nødvendigvis for- veksles. vurderingen af, om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærker- ne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensynta- gen til de visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for. som nævnt oven for er det styrelsen opfattelse, at der er en vis grad af lig- hed mellem mærkerne, men styrelsen kan samtidig konstatere, at der er en væsentlig forskel på varen ”fodtøj”, som indsigers varemærke er velkendt for og de tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering i form af ”bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til ser- vicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 35, ”midlertidig ind- kvartering” i klasse 43, ”medicinske ydelser” i klasse 44 samt ”juridisk bi- stand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social- - 16 - pædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov” i klasse
4. desuagtet en vis grad af mærke-lighed, skal det understreges, at vurderingen foretages ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne og der trods alt er nogle visuelle forskelle i mærkerne i form af k over for c og tilføjelsen af fonden i indehavers mærke. det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket ekkofonden for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i er- indring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskred- sens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne samt de visuelle forskelle, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsi- gers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. sammenligning af indehavers mærke og indsigers virksomhedsnavne efter

§ 14, nr.

4, er et varemærke udelukket fra registre- ring, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst. når virksomhedsnavnet vurderes varemærkeretligt, vurderer styrelsen de dominerende elementer i virksomhedsnavnet, den såkaldte firmadominant. i vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomheds- navn, foretager styrelsen en vurdering af, om firmadominanten har adskil- lelsesevne. derudover skal det ansøgte varemærke være identisk eller næ- sten identisk med firmadominanten og der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tjenesteydelser, som va- remærket søges registreret for. styrelsen anlægger således en varemærkeretlig bedømmelse ved vurderin- gen af, om firmadominanten har adskillelsesevne. denne vurdering kan sammenlignes med bedømmelsen af et varemærkes særpræg. angivelse af selskabsbetegnelser har aldrig særpræg, hvorfor a/s ikke bidrager til fir- manavnets særpræg. indsiger har registreret virksomhedsnavnet ecco sko a/s med følgende formål: ”selskabets formål er at drive skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj og beklædningsudstyr, drive landbrugsvirksomhed, anden handels- eller fabriksvirksomhed efter bestyrelsens nærmere be- stemmelse samt eje kapitalandele i selskaber” jf. cvr. det er styrelsens vurdering, at firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn er ecco. sko mangler særpræg for en stor del af selskabets formål i form af ”at dri- ve skotøjsfabrikation, en gross og detail forretning med fodtøj” samt den i registeret opførte branchekode i form af ”engroshandel med fodtøj”, idet - 17 - sko angiver arten af det, der handles med. indsigers varemærke ekkofon- den har særpræg for disse varer og tjenesteydelser. indehavers varemærke er dog ikke registreret for dette, men for en række tjenesteydelser i klasser- ne 35, 36, 43, 44 og

1. det er styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om identitet eller næsten- identitet mellem indehavers varemærke og indsigers firmanavn, hvorfor styrelsen ikke finder, at der foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn. konklusion styrelsen finder, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan anta- ges en forbindelse mellem mærkerne for så vidt angår ”finansiel virksom- hed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for social- pædagogisk boligtilbud” i klasse 36, som er omfattet af indehavers registre- ring. styrelsen finder endvidere, at indsigers varemærke ecco må anses for at være velkendt for ”fodtøj”. men det er styrelsens vurdering, at brugen af ordmærket ekkofonden for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætningskredsens bevidsthed ikke skabes en sammen- hæng mellem mærkerne. styrelsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har visse synsmæssige forskelligheder samt at indeha- vers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. endelige finder styrelsen, at der ikke foreligger en krænkelse af indsigers firmanavn ecco sko a/s, idet der ikke er tale om identitet eller næste- identitet mellem indehavers varemærke og firmadominanten i indsigers virksomhedsnavn. på baggrund af ovenstående tager styrelsen indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpæda- gogisk boligtilbud” i klasse
2. registreringen vil herefter omfatte ”bistand ved forretningsmæssig drift af erhvervsdrivende fond til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 35, ”midlertidig indkvartering” i klasse 43, ”medicinske ydelser” i klasse 44 samt ”juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov” i klasse
3. - 18 - afgørelsen er truffet i medfør af

§ 14, nr.

2, § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 1…” denne afgørelse blev med brev af 27. maj 2015 fra bech-bruun advokatfir- ma på vegne klager, ecco sko a/s, indbragt for ankenævnet for patenter og varemærker med følgende påstand: ”… på vegne af vores klient, ecco sko a/s, industrivej 5, 6261 bredebro, danmark (herefter "ecco"), skal jeg i medfør af

§ 46fremsætte appel af patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 27.

marts 2014 i sagen vr 2013 02946, anlagt af ecco, mod endelig registrering af vr 2013 02946 ekkofonden <ord>.

1. patent-og varemærkestyrelsens afgørelse i sin afgørelse i vr 2013 02946 fastslog patent- og varemærkestyrelsen, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne ecco og ekkofonden, ligesom ecco anses velkendt for ”fodtøj”. ecco’s indsigelse blev herefter taget delvist til følge af patent- og vare- mærkestyrelsen således, at registreringen af varemærket ekkofonden blev ophævet for ”finansiel virksomhed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse 36, da der var lighed for disse serviceydelser, mens registreringen blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i kl. 35, 43, 44 og 45, under henvisning til at der ikke var lighed for disse tjenesteydelser, og at brugen af ordmærket ekkofon- den for disse tjenesteydelser ikke vil bringe ecco’s velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvorfor der ikke er tale om utilbørlig udnyttelse af ecco’s renommé.
2. påstand under apellen nedlægges påstand om, at registreringen af ekkofondens varemærke ligeledes ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og
3. der henvises i det hele til ecco’s indlæg i indsigelsessagen, herunder at apellen baseres på vml § 15, stk. 1, nr. 2, vml § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 samt vml § 14, stk. 1, nr. 4, men herudover anmoder vi venligst om frist på 4 uger til at fremsende supplerende indlæg til støtte for apellen. vi anmoder samtidig om, at appel mod indsigelsesafgørelserne af
4. marts 2015 i sagerne vr 2013 02946, vr 2014 00599 og vr 2014 00600 bliver be- - 19 - handlet samlet, således at ét supplerende indlæg indleveres i alle tre appel- sager. såfremt anmodningen ikke imødekommes, beder vi om at modtage meddelelse herom. kopi af dette brev er samtidigt sendt til advokat anne mette ovesen, ad- vokaterne amtmandstoften, amtmandstoften 3, 9800 hjørring, der efter det oplyste repræsenterer ekkofonden…” med brev af
5. juni 2015 fremsendte bech-bruun advokatfirma på vegne klager, ecco sko a/s, uddybet klage som følger: ”… i forlængelse af appel indgivet
6. maj 2015 fremsendes hermed supple- rende indlæg til støtte for appellen, idet der i øvrigt henvises til vores ind- læg med bilag af henholdsvise
7. marts 2014,
8. maj 2014 og
9. oktober 2014 i indsigelsessagerne. indlæggene uden bilag er vedhæftet til dette ind- læg. det følgende er alene supplerende bemærkninger til patent- og vare- mærkestyrelsens afgørelser af
10. marts
12. indledende den
13. marts 2015 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i indsigel- sessagerne anlagt af eccoo sko a/s mod endelig registrering af vr 2013 05946 ekkofonden (w), vr 2014 00600 ekko fonden (fig) og vr 2014 00599 ekko fonden (fig) (herefter ekkofonden varemærkerne). ecco sko a/s’ (herefter indsiger) indsigelse blev taget delvist til følge af patent- og varemærkestyrelsen således, at registreringen af ekkofon- den varemærkerne blev ophævet for alle tjenesteydelser i klasse 36, mens registreringerne blev opretholdt for alle tjenesteydelserne i klasse 35, 43, 44 og
14. disse afgørelser er nu appelleret af indsiger til ankenævnet for patenter og varemærker, jf. appel af
15. maj 2015, med påstand om, at registreringerne af ekkofonden varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydel- ser i klasse 35, 43, 44 og
16. indsiger ønsker ankenævnets stillingtagen til udstrækningen af beskyttel- sen af ecco sko a/s’ velkendte ecco varemærke.
17. vml § 15, stk. 3, nr. 1 og stk. 4, nr. 1 - velkendthed 4.1 vurdering af om ekkofonden’s (herefter ansøger) mærker skaber association/bringer ecco varemærket i erindring patent- og varemærkestyrelsen konkluderer i sin afgørelse, at indsigers va- remærke ecco er velkendt for fodtøj. - 20 - herefter anfører patent- og varemærkestyrelsen i sin afgørelse, at vurde- ringen af, om der er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages bl.a. under hensyntagen til de visuelle, lyd- lige og begrebsmæssige ligheder, der er mellem mærkerne, samt graden af kendtheden og de varer og tjenesteydelser det ældre varemærke er kendt for. patent- og varemærkestyrelsen konkluderer på den baggrund, at brugen af ekkofonden varemærkerne ikke vil bringe indsigers velkendte vare- mærke i erindring hos omsætningskredsen, idet mærkerne ud fra en hel- hedsbetragtning har visse synsmæssige forskelle, ligesom tjenesteydelserne er rettet mod forskellige forbrugere og har væsentlige forskelle. det gøres gældende, at dette er en for indskrænkende fortolkning af be- skyttelsesomfanget for indsigers yderst velkendte ecco varemærke. patent- og varemærkestyrelsen har anført, at der kun foreligger en vis grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem ekkofonden varemærkerne og ecco, men det gøres fortsat af indsiger gældende, at der foreligger en høj grad af visuel og begrebsmæssig lighed mellem varemærkerne, idet der skal ses helt bort fra ’fonden’ og de figurmæssige elementer i bedøm- melsen af ligheden mellem mærkerne, ligesom ’k’ og ’c’ er erstatningsbog- staver og lydligt identiske i denne sammenhæng. herudover foreligger der begrebsmæssig identitet, idet ecco er ’ekko’ på engelsk, og ecco ikke har nogen anden betydning, heller ikke på dansk. herudover har patent- og varemærkestyrelsen lagt vægt på, at ansøgers tjenesteydelser retter sig mod en anden (specialiseret) omsætningskreds, hvorfor ekkofonden varemærkerne for de nævnte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers varemærke i erindring hos omsætningskredsen. formålet med et velkendt varemærke er dog netop at udvide beskyttelsen til at række ud over den direkte konkurrencesfære, idet bekendthedskvali- teten netop frister til illoyal udnyttelse til skade for mærkeindehaveren. indsiger henviser i den forbindelse til, at indsigers varemærke må anses som særdeles velkendt jf. eksempelvis bilag 37, der viser, at ecco ikke kun er særdeles velkendt i danmark, men også er velkendt i en række andre lande. det gøres derfor gældende, at indsigers ecco varemærke bringes i erindring ved enhver brug af betegnelsen ecco eller ekko, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser brugen relaterer sig til. ansøger vil kunne drage uberettiget fordel af indsigers velkendte vare- mærke, og/eller vil kunne skade dette, selv hvor der er tale om forskellige varer og/eller tjenesteydelser. i den forbindelse henviser vi til præmis 50 i - 21 - sag c-487/07 (bellure), som fremdraget i afsnit 3 i indlæg af
18. marts 2014, hvoraf det fremgår, at tærsklen for at statuere utilbørlig udnyttelse er sær- deles lav. der er ikke af ansøger blevet forelagt nogen berettiget grund til, at ansøgers varemærke skal ligge så tæt op af indsigers varemærke, ud over at det skul- le være for at drage fordel af den betydelige goodwill, der er tilknyttet ind- sigers velkendte varemærke. ansøgers benyttelse af et varemærke, med så stor en grad af lighed med indsigers varemærke, er derfor utilbørlig, fordi den relevante offentlighed kan bibringes den opfattelse at ekkofonden varemærkerne er markeds- ført med indsigers accept. dette må også anses som gældende for tjeneste- ydelser, der adskiller sig fra indsigers registrerede tjenesteydelser. hertil kommer, at indsiger rent faktisk anvender ecco varemærket for fondsarbejde, som nærmere beskrevet i afsnit 2 i indlæg af
19. oktober 2014 og dokumenteret med bilag 15-17 og bilag 51-53, hvilket øger risikoen for, at de relevante forbrugere vil skabe association mellem varemærkerne. statuering af utilbørlig udnyttelse forudsætter hverken, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller re- nommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. den for- del, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret va- remærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdøm- me og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image. på denne baggrund gøres det fortsat af indsiger gældende, at ekkofonden varemærkerne utilbør- ligt udnytter indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé. udover at det fastholdes, at brugen af ekkofonden varemærkerne ud- gør en utilbørlig udnyttelse af ecco varemærkernes særpræg og renom- mé, fastholdes det ligeledes af indsiger, at der tillige er risiko for, at ansøger skader indsigers velkendte varemærkes særpræg og renommé, idet den virksomhed, der påtænkes drevet/drives under ansøgers varemærke, har reel risiko for dårlig omtale i medierne, til skade for indsigers velkendte va- remærkes renommé jf. bilag 54, ligesom brugen under alle omstændighe- der skader indsigers særpræg i ecco varemærket, idet brugen af ekko udvander særpræget for ecco. en skade på ecco varemærkernes særpræg og renommé vil netop opstå, idet de tjenesteydelser, som ekkofonden varemærkerne søges registre- ret for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at ecco vare- - 22 - mærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indfly- delse på varemærkets image, hvilket netop er tilfældet for de tjenesteydel- ser, som ekkofonden varemærkerne søges registreret for.
20. vml § 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn patent- og varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at vurderingen af, om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, afhænger af, om firmadominanten har adskillelsesevne, om det ansøge varemærke er identisk eller næsten identisk med firmadominanten, ligesom der skal være sammenfald mellem virksomhedens brancheområde og de varer eller tje- nesteydelser, som varemærket søges registreret for. patent- og varemærkestyrelsen anfører, at det er deres opfattelse, at der ik- ke er identitet eller næsten-identitet mellem indsigers firmanavn og ansø- gers varemærke, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse. det fastholdes af indsiger, at der er lighed mellem indsigers virksomheds- navn og ansøgers varemærke. firmadominanten i indsigers virksomheds- navn er ecco, idet sko er uden særpræg, hvorfor ansøgers varemærke skal holdes op mod ecco. idet fonden er uden særpræg, også i sammen- ligning med ansøgers branchekode, er der næsten-identitet mellem ansø- gers varemærke og indsigers virksomhedsnavn. herudover anvendes indsigers virksomhedsnavn til fondsarbejde, jf. bilag 51-53, hvorfor der er sammenfald mellem brancherne. på baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at registreringer- ne af ekkofonden varemærkerne tillige skal ophæves for alle tjeneste- ydelser i klasse 35, 43, 44 og
21. jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2, § 15, stk. 3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1 og § 14, stk. 1, nr.

1. i den forbindelse fastholdes det, at registreringerne af ekkofonden medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes særpræg og re- nommé og/ellers skader dette. skulle indlægget give anledning til yderligere kommentarer fra ansøger, el- ler måtte ankenævnet ønske yderligere dokumentation for de tidligere ind- læg eller lignende, skal vi venligst bede ankenævnet om at gøre os bekendt hermed samt give os muligheden for at fremkomme med yderligere be- mærkninger…” med brev af
2. september 2015 kommenterede aktieselskabet advokater- ne amtmandstoften på vegne indklagede, ekkofonden, klagen således: - 23 - ”… som advokat for appelindstævnte, ekkofonden, har jeg modtaget ap- pellantens, ecco sko a/s’s, indlæg af
3. juni 2015 til støtte for appelsa- gen i ovennævnte sager. på vegne appelindstævnte, ekkofonden, nedlægger jeg følgende påstand: stadfæstelse af patent- og varemærkestyrelsens afgørelser af
4. marts 2015 vedrørende: • vr 2013 02946 (an 2015 00017) • vr 2014 00599 (an 2015 00018) • vr 2014 00600 (an 2015 00019) som det fremgår af ovennævnte påstand, nedlægger jeg på vegne appel- indstævnte, ekkofonden, påstand om stadfæstelse af patent- og vare- mærkestyrelsens afgørelser i ovennævnte tre sager. jeg skal i det hele henholde mig til den gennemgang af sagen og den kon- klusion, som patent- og varemærkestyrelsen har anført i styrelsens afgørel- ser. appelindstævnte, ekkofonden, er enig i denne afgørelse. herudover skal jeg henvise til appelindstævntes, ekkofondens, indlæg af
5. marts
6. appelindstævnte, ekkofonden, ønsker deres tre varemærker registreret i følgende klasser, idet det anerkendes, at patent- og varemærkestyrelsen har taget indsigelsen til følge vedrørende klasse 36: • klasse 35 - bistand med forretningsmæssig drift af erhvervs- drivende fonde til servicecenter for socialpædago- gisk tilbud • klasse 43 - midlertidig indkvartering • klasse 44 - medicinske ydelser • klasse 45 - juridisk bistand ifm. erhvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogiske boligtilbud, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. appellanten, ecco sko, har ikke deres varemærke registreret i klasserne 43, 44 og
7. appellanten, ecco sko, har deres varemærke registreret i: - 24 - • klasse 25 - beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning samt dele og tilbehør • klasse 35 - detailhandel, herunder særligt detailhandel særligt med fodtøj, beklædning, hovedbeklædning, læder- varer, briller, solbriller, ure samt plejemidler til fod- tøj og skindvarer. som det fremgår af ovenstående, er begge varemærker registreret i klasse 35, men ikke med identiske tjenesteydelser eller tjenesteydelser af ens ka- rakter. jeg skal fremkomme med følgende supplerende bemærkninger til appel- lantens, ecco sko’s, indlæg af
8. juni 2015: ekkofonden er en erhvervsdrivende fond, der består af i alt fem afdelin- ger, fire botilbud og en fælles administration. ekkofondens fire botilbud falder indenfor den kategori, der kaldes socialpsykiatrien, hvilket kan over- sættes til ”socialt arbejde med sindslidende”. ekkofondens omsætningskreds er derfor en helt anden end ecco sko’s omsætningskreds, og der er ingen overlapning mellem varemærkernes om- sætningskreds. hertil kommer, at ekkofondens ydelser ikke er i nærheden af at overlappe varemærket ”ecco’s” produkter. varerne/ydelserne er vidt forskellige og i hver sin kategori. varerne/ydelserne adskiller sig så væsentligt, at der intet er, som kan forle- de ekkofondens omsætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mel- lem ekkofonden og ecco. det må derfor afvises, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af ecco’s varemærke, som det gøres gældende af appellanten. hertil kommer, at en sammenligning af ligheden mellem varemærkerne skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem varemærkerne, bevirker, at kunde- kredsen skaber en sammenhæng mellem ekkofonden og ecco. dette må klart afvises. der er store visuelle forskelle i varemærkerne, da der er ”k” i ekkofonden og ”c” i ecco. hertil kommer, at skrifttypen er forskellig, og varemærket ”ekkofonden” indeholder ordet ”fonden” samt fire firkanter, der indeholder hhv. et blad, et hus, et menneske og et hjerte. - 25 - forskellen mellem de to varemærker er så stor, at omsætningskredsen un- der ingen omstændigheder kan tro, at varerne/ydelserne kommer fra sam- me udbyder. varemærkerne ligner ikke hinanden, og varemærkerne relaterer sig ikke til samme varer og tjenesteydelser, dvs. at der ikke er lighed mellem varer- ne/ydelserne. det må derfor klart afvises, som appellantens advokat gør gældende, at ekkofondens benyttelse af sit varemærke kan bibringe offentligheden den opfattelse, at ekkofondens varemærke er markedsført med appellantens accept. på vegne appelindstævnte, ekkofonden, gøres det gældende, at der skal ske registrering af varemærket ”ekkofonden” i klasserne 35, 43, 44 og 45…” med brev af
9. oktober 2015 kommenterede bech bruun advokatfirma på vegne klager, ecco sko a/s, indklagedes brev af
10. september 2015 med følgende: ”… hermed følger indsigers kommentarer til indlæg indgivet af ansøger den
11. september
12. i indlægget gør ansøger gældende, at ansøgers omsætningskreds er en an- den end indsigers omsætningskreds, og at intet kan forlede ansøgers om- sætningskreds til at tro, at der er en forbindelse mellem indsigers ecco varemærke og ansøgers ekkofondens varemærker, hvorfor der ikke fo- religger utilbørlig udnyttelse af ecco’s velkendte varemærke. ud over de argumenter der allerede er fremsat i indsigers indlæg af
13. juni 2015, gør indsiger ligeledes gældende, at der er en øget risiko for, at den re- levante offentlighed kan bibringes den opfattelse, at ekkofonden vare- mærkerne er markedsført med indsigers accept på baggrund af, at der i dansk erhvervsliv er en stærk tradition for, at store virksomheder har en fond med korresponderende fondsnavn tilknyttet deres ejerstruktur. som eksempler på danske virksomheder der har en fond tilknyttet, og som anvender samme navn for fonden, som for deres virksomhed, kan henvises til bl.a. følgende eksempler:
14. bestseller fonden … [www. …] …
15. rockwool fonden … [www. …] …
16. novo nordisk fonden - 26 - … [www. …] …
17. lundbeck fonden … [www. …] …
18. tryg fonden … [www. …] …
19. nordea fonden … [www. …] …
20. velux fonden … [www. …] …
21. egmont fonden … [www. …] …
22. carlsberg fondet … [www. …] …
23. sparnord fonden … [www. …] …
24. lego foundation … [www. …] …
25. albani fonden … [www. …] …
26. codan fonden … [www. …] …
27. cowi fonden … [www. …] …
28. gn store nord fondet … [www. …] …
29. jyllands-postens fond … [www. …] … de anførte eksempler viser, at der er endog meget stor risiko for, at omsæt- ningskredsen vil tro, at ekkofonden har relation til virksomheden ec- co og derved varemærket ecco, ikke mindst hvis omsætningskredsen hører fondsnavnet omtalt mundtligt, idet der er identitet mellem udtalen af ekko og ecco, men også i øvrige tilfælde. en sådan association med ind- sigers velkendte varemærke udgør en utilbørlig udnyttelse og forårsager tillige skade på særpræg og renommé for ecco varemærket. det bemær- kes i den relation, at også fordi det generelt vil være mindre tydeligt for en forbruger og andre, hvilken virksomhed en fond udøver – da det typisk sker gennem ejerskab af erhvervsdrivende selskaber – taler dette for, at ekkofonden for alle de ansøgte klasser utilbørligt udnytter og skader ecco varemærket. der kræves som tidligere anført ikke nogen form for risiko for forveksling, og association ved mundtlig udtale af de to varemærker ecco og ekko- fonden er tilstrækkeligt til at opfylde associationskriteriet. hertil kom- mer, at eu domstolen i en række afgørelser har bekræftet, at princippet on - 27 - initial confusion udgør en integreret del af eu varemærkeretten i relation til såvel varemærkedirektivet og varemærkeforordningen. initial confusion medfører, at selv hvor en forbruger inden en købstransak- tion bringes ud af en vildfarelse om association, som den pågældende har været i grundet varemærkelighed, så vil dette udgøre en krænkelse, jf. bl.a. sagen c-558/08 portakabin, hvor det i præmis 34 og 35 fremgår: 34 hvad angår funktionen som oprindelsesangivelse har domstolen fast- slået, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et indgreb i denne funkti- on, når en annonce fra en tredjemand ved hjælp af et søgeord, der er iden- tisk med et varemærke, vises for internetbrugerne, navnlig afhænger af den måde, hvorpå den pågældende annonce vises. der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt op- lyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærke- indehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand (dommen i sagen google france og google, præmis 83 og 84, samt bergspechte-dommen, præmis 35). 35 i den forbindelse har domstolen ligeledes præciseret, at såfremt tred- jemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der foreligger et indgreb i funktionen som oprindelsesangivelse. såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbru- ger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindeha- veren, eller om han derimod er økonomisk forbundet med varemærkein- dehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket (jf. dommen i sagen google france og google, præmis 89 og 90, samt bergspechte-dommen, præmis 36). på baggrund af ovenstående fastholdes det, at registreringerne af ekko- fonden medfører en utilbørlig udnyttelse af indsigers varemærkes sær- præg og renommé, hvorfor registreringerne af ekkofonden varemær- kerne tillige skal ophæves for alle tjenesteydelser i klasse 35, 43, 44 og 45…” med brev af
30. november 2015 afgav patent- og varemærkestyrelsen føl- gende udtalelse: ”…som svar på ankenævnets brev af
31. november 2015 skal styrelsen udta- le følgende: - 28 - under behandlingen for ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådan- ne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre op- fattelse. styrelsen fastholder derfor afgørelserne af
32. marts 2015 og de under be- handlingerne fremførte argumenter og vurderinger. styrelsen skal således henstille til ankenævnet, at de trufne afgørelser stad- fæstes…” med brev af
33. december 2015 kommenterede bech bruun advokatfirma på vegne klager, ecco sko a/s, styrelsens udtalelse således: ”… i ovennævnte sager skal vi på vegne af indsiger anmode om mundtlig forhandling. begrundelsen for anmodningen er, at denne sag omhandler principielle va- remærkeretlige problemstillinger i relation til association og utilbørlig ud- nyttelse af velkendte varemærker, herunder hvilken betydning det har, at der fra indsigers side påstås at foreligge en udbredt markedspraksis for, at de største danske fondejede virksomheder anvender en selskabsstruktur, hvor ejerfondene har samme navn som driftsselskabet. det gøres gælden- de, at disse juridiske forhold, herunder de spørgsmål ankenævnet for pa- tenter- og varemærker (”ankenævnet”) måtte have i relation til sagen, er bedst egnet til mundtlig forhandling.
34. association og utilbørlig udnyttelse i vurderingen af om ansøgers ekkofonden varemærker udgør enten en utilbørlig udnyttelse af eller skader indsigers varemærkers særpræg eller renomme, har patent- og varemærkestyrelsen (”styrelsen”) lagt vægt på følgende: ”det er styrelsens vurdering, at brugen af figurmærket ekkofonden for de ansøgte tjenesteydelser ikke vil bringe indsigers velkendte varemærke i erindring hos omsætningskredsen, hvilket vil sige, at der i omsætnings- kredsens bevidsthed ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne. sty- relsen har lagt vægt på, at mærkerne ud fra en helheds betragtning har vis- se synsmæssige forskelligheder samt at indehavers tjenesteydelser retter sig mod en specialiseret omsætningskreds med særlige behov. styrelsen finder endvidere, at netop på grund af forskellen på varen og tjenesteydelserne, vil indehaver ikke kunne drage fordel af indsigers mærkes særpræg eller renomme eller skade dette.” som anført i indsigers indlæg til ankenævnet af
35. juni 2015 mener indsi- ger, at styrelsen har foretaget en for indskrænkende fortolkning af beskyt- - 29 - telsesomfanget for indsigers velkendte varemærke, og hermed en for ind- skrænkende fortolkning af associationskriteriet og følgelig, hvornår der fo- religger utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærke. herudover har styrelsen i høringssvar af
36. november 2015 ikke taget stil- ling til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse i lyset af den fremlagte doku- mentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske association mellem varemær- kerne og dermed utilbørlig udnyttelse. det er således indsigers opfattelse, at styrelsen har foretaget en forkert for- tolkning af kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, idet de har foretaget en for restriktiv fortolkning af eu-praksis. indsiger anser det som principielt at få ankenævnets stillingtagen til, om der kan statueres risiko for utilbørlig udnyttelse på et generelt niveau blandt andet under hensyntagen til at indsigers varemærker kan anses som særdeles velkendte og under hensyn til, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af danmarks største virksomheder medfører, at der vil ske asso- ciation, og at dette vil medføre utilbørlig udnyttelse af indsigers varemær- kers særpræg. det er desuden indsigers opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det fremlagte materiale kan forelægges kort i forbindelse med en mundtlig forhandling, således at både indsiger og ansøger får lejlighed til at kom- mentere de dele af det fremlagte materiale, de hver især finder relevant, li- gesom ankenævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål til det fremlagte materiale, herunder den praksis fra eu-domstolen, som indsiger referer til og gør gældende.
37. sammenfattende som anført i det ovenstående er det indsigers opfattelse, at styrelsen har fejlfortolket kravet til association og risiko for utilbørlig udnyttelse, herun- der praksis fra eu-domstolen i relation til disse spørgsmål, ligesom styrel- sen ikke i behørig grad har inddraget den relevante dokumentation for, at fondskonstruktionen blandt et stort antal af danmarks største virksomhe- der medfører, at der vil ske association mellem varemærkerne. indsiger finder det desuden hensigtsmæssigt, at ankenævnet kan få mu- lighed for at få præsenteret det fremlagte mundtligt af parterne og kan stil- le spørgsmål til parterne vedrørende det fremlagte materiale. på ovenstående baggrund anser indsiger det for vigtigt, at denne sag for- handles mundtligt og ikke afgøres på skriftligt grundlag og anmoder derfor ankenævnet om mundtlig forhandling…” - 30 - med brev af
38. januar 2016 kommenterede aktieselskabet advokaterne amtmandstoften på vegne indklagede, ekkofonden, klagers anmodning om mundtlig forhandling således: ”… jeg har på vegne ansøger modtaget kopi af skrivelse af
39. december 2015 fra indsiger til ankenævnet. ifølge skrivelsen anmoder indsiger om mundtlig forhandling. på vegne ansøger skal jeg protestere mod begæringen om mundtlig for- handling, idet det gøres gældende, at der i nærværende sag ikke er tale om principielle varemærkeretlige problemstillinger. indsigers argumenter for mundtlig forhandling indeholder ikke nye syns- punkter, idet indsiger blot omskriver de argumenter, som indsiger har an- vendt i sine tidligere indlæg. indsigers hovedanbringende er alene, at ankestyrelsen har foretaget en for- kert fortolkning. at indsiger ikke er enig i styrelsens fortolkning medfører jo ikke, at sagen bliver af særlig principiel karakter. indsiger har jo netop ankemulighederne, når indsiger ikke er enig i styrel- sens fortolkning. ansøger ser derfor ingen grund til, at nærværende sag skal forhandles mundtligt. sagen skal som udgangspunkt afgøres på skriftligt grundlag, og der er ikke fremkommet argumenter fra indsigers side, der kan føre til et andet resul- tat. jeg skal derfor henstille til ankenævnte, at begæring om mundtlig forhand- ling ikke imødekommes…” dokumenter fremlagt i sagen ved sø- og handelsretten ecco har under sagen for sø- og handelsretten fremlagt omfattende materiale til be- lysning af, at ecco’s brand og varemærker er velkendte, navnlig for fodtøj, men også for aktiviteter inden for velgørenhed, hvor ecco bl.a. årligt afholder såkaldte ecco walkathons. - 31 - de fremlagte dokumenter fremgår af indholdsfortegnelsen til sagens ekstrakt (trykt i 3 bind), der gengives nedenfor. hovedparten af dokumenterne blev gennemgået og til dels forevist i retten og blev desuden benyttet i forbindelse med tre medarbejdere fra ecco afgivelse af forklaringer som vidner i retten, jf. nedenfor. dato bilag betegnelse side ecco 13.05.2016 61 udskrift fra cvr vedrørende ecco sko a/s 148 udateret 10 ecco’s pressekit 149-158 ecco’s rettigheder 31.10.1967 67 vr 1968 00890 eccolet (w) (udløbet) 159-160 29.06.2001 6 eutm 002282168 ecco (w) 161-164 06.09.2002 5 vr 2002 03460 ecco (fig) 165-166 10.12.2002 4 vr 2003 00717 ecco (fig) 167-168 10.12.2002 8 eutm 002967040 ecco (fig) 169-175 30.10.2003 9 eutm 003477684 ecco (fig) 176-180 20.10.2009 7 eutm 008626954 ecco (w) 181-184 ecco’s markedsføring udateret 36 ecco daybook 2010 185-186 2014 24 ecco’s medieplan for 2014 187 2014 40 ecco’s vinduesudstillinger og medieplan 2014 188-191 2014 29 oversigt over diverse ecco internetkampagner i ss 2014 192-195 2014 52 udskrifter vedrørende sociale medier 196-206 2014 30 uddrag af ecco golf collection 2014 207-222 2014 31 uddrag af ecco shoe related accessories ss14 223-235 2014 32 uddrag af ecco collection ss14 236-261 udateret 33 uddrag af ecco dress comfort flip book ss14 262-264 - 32 - udateret 35 ecco piece – “parat til livet – en vejledning til forældre” 265-266 2014 2015 37 ecco touch 2015 plancher 267-269 udateret 34 ecco brand leaflet 270-277 udateret 38 5 a3 ecco kampagne plancher for ecco kids 278-282 udateret 39 7 a3 ecco kampagne plancher for ecco sko 283-289 udateret 41 fotografier af forskelligt merchandise, herunder ecco po- 290-292 ser og balloner udateret 51 ecco ”global social business strategy” 293-326 omtale af ecco i diverse medier 2012 25 lister

§ 15, stk.

3 nr. 1 og stk. 4, nr. 1. 2.6.2 skade på særpræg og renommé der foreligger endvidere en varemærkeretlig krænkelse, hvis anvendelsen af et ny- ere tegn, medfører skade på et velkendt varemærkes særpræg eller renommé. det gøres gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker vr 2013 02946 ek- kofonden (w), vr 2014 00599 ekko fonden (fig) og vr 2014 00600 ekko fonden (fig) udover at medføre en utilbørlig udnyttelse af ecco’s særpræg og renommé, tillige medfører risiko for skade på ecco’s særpræg og renommé. skade på et varemærkes særpræg forekommer, når det kendte varemærkes evne til at identificere afsenderen af varerne svækkes, og mærkets identitet og bekendthed dermed udvandes. des mere velkendt et varemærke er, desto større er risikoen for, at det kendte varemærke lider skade på særpræget, når andre bruger et lignende mærke. dette gælder i særdeleshed hvis mærket i øvrigt er unikt, dvs. at mærket - 52 - består af elementer, som ikke ses anvendt af andre erhvervsdrivende på markedet. men selv varemærker, som ikke er unikke, vil kunne skades på særpræget. som det fremgår af afsnit 2.3.2 og 2.3.3 gøres det gældende, at ecco (

1. w)og (fig) varmemærkerne er særdeles velkendte. hertil kommer, at der ikke umiddelbart er andre virksomheder i danmark, der anvender navnet ecco, hvorfor det også af den årsag må anses som unikt. på bagrund af ovenstående gøres det gældende, at ecco’s varemærkers særpræg vil lide skade blot ved, at ecco skal dele varemærket med ekkofonden, idet ec- co derved ikke længere er unikt i samme omfang som, hvis betegnelsen ecco kun anvendes af ecco. hertil kommer, at ekkofonden som tidligere nævnt er en erhvervsdrivende fond, der arrangerer botilbud, og ekkofondens arbejde falder inden for den kategori, der kaldes socialpsykiatrien. en sådan virksomhed har offentlighedens bevågenhed, og medfører en ikke uvæsentlig risiko for dårlig omtale, hvilket ecco ikke har nogen mulighed for at påvirke eller kontrollere, men desuagtet vil lide skade, hvis sådan dårlig omtale måtte forekomme. 2.7 vml § 14, stk. 1, nr. 4 - virksomhedsnavn ecco har under cvr-nr. 45 34 99 18 en registrering af virksomhedsnavnet ecco sko, jf. bilag 61. idet "sko" er en almindelig betegnelse for fodtøj, er dette uden særpræg, hvorfor den karakteristiske del af virksomhedsnavnet er ecco. der er således lighed mellem virksomhedsnavnets og de væsentlige bestanddele i ekko- fonden (
2. w)og (fig), hvorfor det gøres gældende, at de foreløbigt registrerede varemærker ekkofonden (
3. w)og (fig) uhjemlet indeholder en bestanddel, "ek- ko", der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig ad- komst. … 4. sagens værdi sagens værdi er fastsat til 500.000 kr.” for ankenævnet for patenter og varemærker er der i det væsentlige procederet i over- ensstemmelse med påstandsdokumentet af 28. februar 2017, hvoraf bl.a. fremgår: ”overordnet argumentation det gøres gældende, at der af ecco sko a/s (herefter ecco) ikke er godtgjort et grundlag for at tilsidesætte afgørelserne af 18. marts 2016 (bilag 1-3) fra ankenæv- net for patenter og varemærker (herefter benævnt ankenævnet), hvorved ekko- fonden fik medhold i, at fondens tre varemærker kunne registreres som hen- holdsvis ord- og figurmærker inden for de nærmere anførte klasser. - 53 - ecco har ikke påberåbt sig mangler ved afgørelsesgrundlaget eller sagsbehand- lingsfejl i øvrigt. ecco’s indsigelser mod afgørelserne angår alene ankenævnets juridiske vurdering af varemærkeregistreringerne og det skøn, som ankenævnet skal udøve i henhold til varemærkeloven. der er ikke grundlag for at underkende ankenævnets vurdering. ankenævnet har inddraget alle relevante omstændigheder i vurderingen og har ikke udeladt om- stændigheder, der burde være taget i betragtning. ecco har heroverfor ikke godt- gjort, at vurderingen falder uden for rammerne af den tillagte skønsbeføjelse. det skal ved domstolsprøvelsen af ankenævnets afgørelser tages i betragtning, at ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets afgørelser, jf. u.2008.2554h, u.2012.2649h og u.2016.2174s, og ecco har som anført ikke løftet sin bevisbyrde for tilsidesættelse af afgørelserne.

§ 15, stk.

1, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 2 der er ikke imellem ekkofondens varemærker og ecco’s varemærker lighed mellem tjenesteydelser, mærkelighed og risiko for forveksling. varelighed ekkofondens registrering i klasse 35 ekkofonden er registreret for ”bistand ved forretningsmæssig drift af er- hvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” i klasse

1. der er ikke lighed mellem på den ene side denne art af tjenesteydelser, som ek- kofonden er registreret for, og på den anden side ”detailvirksomhed” i klasse 35 og ”forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejedomsmæglervirksomhed; indsamlinger til velgørenhed; organisering af indsam- linger; finansiel sponsorering” i klasse 36, som ecco er registreret for, og ”afhol- delse af arrangementer til velgørenhed”, som ecco er ibrugtaget for. bistand ved forretningsmæssig drift af en fond udgør ikke detailvirksomhed. det indebærer heller ikke ”indsamlinger til velgørenhed; organisering af indsamlinger; finansiel sponsorering; afholdelse af arrangementer til velgørenhed”, idet der er ta- le om tjenesteydelser med forskellige formål. den forretningsmæssige drift af en fond indebærer endeligt ikke ”forsikringsvirk- somhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejedomsmæglervirksom- hed”. bistand til driften vil indebære administrative opgaver, samt opgaver der er relateret til fondens formål, nemlig at agere servicecenter for socialpædagogiske boligtilbud. ingen af disse aktiviteter indebærer forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed eller ejendomsmæglervirksomhed. ekkofondens registreringer i klasse 45 - 54 - ekkofonden er registreret for ”juridisk bistand i forbindelse med erhvervsdri- vende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud” og for ”personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov”. der er ikke lighed imellem på den ene side ”juridisk bistand i forbindelse med er- hvervsdrivende fonde til servicecenter for socialpædagogisk boligtilbud”, som ekkofonden er registreret for, og på den anden side ”afholdelse af arrange- menter til velgørenhed” og ”indsamling til velgørenhed”, som ecco er henholds- vis ibrugtaget og registreret for. juridisk bistand indebærer bl.a. rådgivning om juridiske forhold samt bistand i retssager. afholdelse af arrangementer til velgørenhed og indsamling til velgøren- hed udgør derimod velgørenhedsaktiviteter, såsom f.eks. at samle penge ind til nødlidte eller at donere tøj til fattige. disse former for tjenesteydelser har forskelli- ge formål og er ikke i et konkurrenceforhold med hinanden. derudover er mål- gruppen forskellig. der er heller ikke lighed imellem på den ene side ”personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov”, som ekkofonden også er registreret for, og på den anden side ”afholdelse af arrangementer til velgørenhed” og ”indsamling til velgørenhed”, som ecco er henholdsvis ibrugtaget og registre- ret for. personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov er ydelser, der er rettet mod den person, der har det personlige behov. afholdelse af arrangementer til velgørenhed og indsamling til velgørenhed er derimod ydel- ser, der er rettet imod personer, der ønsker at afholde sådanne arrangementer eller indsamlinger, og eventuelt imod de deltagere, arrangementet eller indsamlingen måtte have. formålet og målgruppen for tjenesteydelserne er derfor forskellige. det bestrides i den forbindelse, at en afgørelse af
2. september 2011 fra the oppo- sition division under ohim i indsigelsessag nr. b 1 715 625 skal fortolkes således, at der generelt er lighed mellem på den ene side ”personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov” i klasse 45 og på den anden side ”indsamling til velgørenhed” i klasse 36 samt ”afholdelse af arrangementer til velgørenhed”. the opposition division udtaler det pågældende sted: ”contested services in class 45: the applicant's distribution of clothing classified in class 45 cannot be considered as re-tailing of clothing in the sense of class 35 or distribution in the sense of class
3. the opposition division interprets that those services are related to the services in class 45, namely personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals. the contested services are similar to the opponent's services of humani- tarian aid, such as providing humanitarian aid in the field of services for providing food and drink and provision of temporary accommodation in cl