- pej udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 30. august 2017 v-102-10 dotchirne pidpriemstvo konditerska korporatzia "roshen" (advokat susie p. arnesen) mod ankenævnet for

§ 15

. indsiger har begrundet indsigelsen med, at indehavers mærke roshen er forveksleligt med indsigers ordmærke rocher, mp

1. indsigelsen blev yderligere begrundet i brev af
2. juni 2008, hvori indsiger gjorde gældende, at der foreligger såvel varesammenfald som mærkelighed mellem indsi- germærket rocher og indehavermærket roshen. mærkerne fremstår således meget ens ud fra de visuelle og auditive indtryk, og der foreligger samtidig identitet mellem de varer, der er omfattet af de to varemærker. indsiger har endvidere efter- følgende indsendt dokumentation for og forklaring på, at mærket rocher er et velkendt varemærke. indehaver imødegik i brev af
3. oktober 2008 indsigelsen, og indehaver bestred så- ledes, at der er lighed mellem de to mærker roshen og rocher, idet det blev an- ført, at det lydlige og begrebsmæssige indtryk af mærkerne adskiller dem fra hin- anden. ligesom den figurlige udformning af indehavers mærke adskiller dette vi- suelt fra indsiger mærke. endelig anførte indehaver, at betegnelsen rocher alene ikke er et velkendt varemærke for indsiger, og at det alene er indsigers samlede mærker ferrero rocher, der har opnået denne status. den
4. oktober 2009 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede mærket i sin helhed. afgørelsen blev begrun- det med følgende: ”…
5. lovgrundlaget ifølge

§ 15, stk.

1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

1. vurdering og konklusion indehavers mærke: (mp612347) -8- registreret for: klasse 30: ” confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery.” indsigers mærke: rocher <w> (mp688261) registreret for: klasse 30: ”coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for re- freshment, cocoa, cocoa products, namely paste for co- coa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alco- hol, sweet products, pastries, including fine and long- life pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.” indehavers mærke indeholder en gengivelse af et bånd eller banner, hvor ordet ro- shen er anført. banneret/båndet er dog en ret simpelt figurlig udformning, og or- det roshen fremtræder synsmæssigt som det dominerende i indehavers mærke. ordet roshen i indehavers mærke og indsigers mærke rocher består begge af seks bogstaver og fremtræder synsmæssigt derfor lige lange. mærkernes to begyn- delsesbogstaver er identiske og i alt fire ud af seks bogstaver er identiske. der er derfor en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne. på fransk betyder indsigermærket rocher ”klippe” eller ”fjeld”, jf. gyldendals ordbog. rocher kan også betyde ”kage” eller ”bagværk”. det er styrelsens vurde- ring, at en almindelig oplyst, rimeligt velunderrettet gennemsnitsforbruger i dan- mark ikke kender betydningen af rocher som en ”kage” eller ”bagværk”. gen- nemsnitsforbrugeren vil måske kende betydningen af rocher som ”klippe” eller ”fjeld”. -9- indehavers mærke roshen ses ikke at have en betydning. den begrebsmæssige betydning af indsigermærket kan derfor ikke tillægges afgørende vægt ved vurde- ringen af mærkernes forvekslelighed. ved sammenligningen af det lydlige indtryk af mærkerne, er det udgangspunktet, at mærkerne må vurderes ud fra danske udtaleregler. for indsigers mærke ro- cher kan der dog også lægges vægt på den franske udtale, da det ikke kan ude- lukkes, at betydningen af rocher som ”klippe” eller ”fjeld” på fransk er kendt i danmark, og at rocher som følge heraf også vil blive udtalt på fransk. indehavers mærke har ikke nogen betydning hverken på dansk eller engelsk, og der er derfor ingen grund til at antage, at mærket i danmark vil blive udtalt på engelsk, som an- ført af indehaver. både indsigers mærke rocher og indehavers mærke roshen udtales med to stavelser, ro og henholdsvis cher og shen. ch og sh udtale på dansk begge of- te ”sj”, f.eks. i ordene ”chef” og ”sherif”, ligesom navnet natasja også kan staves natasha. hvis ordet rocher udtales på fransk ligger udtalen af ch også meget tæt på den danske udtale ”sj”. forskellen i udtalen af de to mærker ses altså først og fremmest i det sidste bogstav henholdsvis n og r, der enten udtales meget forskel- ligt, eller hvis rocher udtales på fransk slet ikke udtales. der er en således en lig- hed i mærkerne udtale, da de udtales tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav. indsiger har under skriftvekslingen anført, at mærket rocher er et stærkt indar- bejdet mærke, og har indsendt materiale til dokumentation herfor. materialet om- handler brugen af mærket ferrero rocher og tjener således ikke til dokumen- tation for, at rocher alene er et stærkt mærke. heller ikke det indsendte materia- le, der viser søgeresultater fra søgemaskinen google, kan dokumentere, at rocher alene er velkendt. styrelsen har derfor ikke tillagt materialet vægt ved vurderingen af styrken af mærket rocher. både rocher og roshen er registreret for varerne ”confectionery, pastry, bis- cuits, chocolate, honey, sugar, bread,” i klasse
2. varerne ”cookies, crackers, candi- es, ice cream, spicery” i indehavers registrering er omfattet af begreberne ” biscuits, cakes, confectionery, edible ice, spices” i indsigersregistrering. der er således fuld- stændigt varesammenfald for hele indehavers registrering. efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og sammenfaldet af varer, vurderer styrelsen, at mærkerne rocher og roshen ligner hinanden i et sådant - 10 - omfang, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages en for- bindelse mellem mærkerne. indsigelsen tages herefter til følge, og designeringen erklæres ugyldig. afgørelsen er truffet i medfør at

§ 15, stk.

1, nr. 2…” denne afgørelse blev ved brev af

1. december 2009 fra indehaver dotchirne pid- priemstvo ”konditerska korporatzia ”roshen” v/sandel, løje & wallberg indbragt for ankenævnet for patenter og varemærker med følgende påstand: ”… styrelsens afgørelse af
2. oktober 2009 omgøres, således at den nedlagte indsi- gelse afvises og designeringen af danmark under mp900931 roshen (fig) god- kendes i sin helhed. anbringender til støtte for ovennævnte påstand gøres det gældende, at de af indsiger under ind- sigelsen påberåbte varemærker ikke kan anses som forvekslelige med klagers mær- ke, idet der ikke foreligger mærke-lighed, som påkrævet i henhold til varemærkelo- vens § 15…” i brev af
3. januar 2010 blev klagen yderligere begrundet med følgende: ”… til støtte for vores påstand om omgørelse af styrelsens afgørelse af
4. oktober 2009, bilag 1, gøres det gældende, at der ikke foreligger tilstrækkelig forvekslelig- hed mellem de af indsiger påberåbte varemærker og appellantens mærke, og at ind- sigelsen derfor burde have været afvist. der er simpelthen ikke tilstrækkelige lighedspunkter mellem de to mærker til at mærke-lighed kan statueres. mærke-lighed vurderes ud fra tre hovedelementer, vi- suelt, fonetisk og konceptuel lighed. visuelt: i nærværende sag er der tale om et figurmærke overfor et ordmærke. der skal der- for ved vurderingen af de to mærker overfor hinanden tages hensyn ikke blot til de i mærkerne indeholdte ord/bogstaver, men tillige til det figurlige element i appellan- tens mærke. dette mærke domineres i øvrigt klart af det figurlige element, uanset at - 11 - styrelsen i sin afgørelse betegner banneret som havende en ”ret simpel figurlig ud- formning”. hvorvidt et figurligt element er dominerende eller ej, er imidlertid ikke afhængig af, om figurelementet har en simpel udformning eller ej, men derimod af, hvorvidt figurelementet af brugeren opfattes som et kendetegn eller ej. det vil være tilfældet her. den visuelle opfattelse af appellantens mærke vil således ikke være funderet i det indeholdte ord, men derimod af helheden, samspillet mellem ord og figurelement. desuden har det indeholdte ord også i sig selv en figurmæssig udformning, som der ikke kan ses bort fra, idet ordet ikke er skrevet på en lige linie, men derimod følger buen i det omkransende banner. det kan derfor fastslås, at de to mærker – uanset at der kan være enkelte visuelle fælleselementer mellem indsigers ord og det i appel- lantens figurmærke indeholdte ord - ikke er visuelt forvekslelige, idet appellantens mærke indeholder væsentlige elementer, der visuelt adskiller det fra indsigers mærke. fonetisk: udtalen af de to mærker adskiller sig ligeledes fra hinanden på væsentlige punkter. for det første vil indsigers mærke blive udtalt på fransk, dvs. med tryk på anden stavelse, uden slutkonsonanten r og med en tydelig ”e-lyd” i sidste stavelse. mod- sat vil appellantens mærke blive udtalt enten på engelsk eller på dansk, hvilket be- virker, at der vil være tryk på første stavelse, at vokalen ”o” nærmest vil blive udtalt som ”å” samt at slutstavelsen vil blive udtalt med typisk svag slutstavelses-e ”øn” [ro:'ʃe] overfor ['rɔ:ʃən] lydligt adskiller de to mærker sig således ganske betydeligt fra hinanden. konceptuelt: indsigers mærke, ordet ”rochen”, betyder som bekendt bl.a. ”sten” eller ”klippe” på fransk, en betydning, der er kendt af den almindelige danske forbruger. betydnin- gen af dette ord i forbindelse med indsigers produkt understøttes da også af det fak- tum, at indsigers produkter har form som en lille sten, der nærmest er dyppet i små stykker grus eller klippe. markedsføringsmæssigt gør indsiger da også et stort nummer ud af at illudere til bjerg eller klippe, idet produktet meget ofte markedsfø- res stablet op som et bjerg eller en klippe. ordet i appellantens mærke derimod, ”roshen” har ikke nogen kendt betydning. det forhold, at det ene af de to mærker, der skal sammenlignes, har en kendt betyd- ning og det andet ikke, kan neutralisere eventuelle visuelle og/eller fonetiske lighe- der, hvilket er fastslået af ef-domstolen i flere forskellige afgørelser: - 12 - t-292/01, præmis 53-54: 53: hvad endelig angår sammenligningen af de omhandlede varemærker på det betydningsmæs- sige plan, vækker ordmærket bass forestillinger om en sangers stemme eller et musikin- strument, mens ordmærket pash – såfremt den relevante kundekreds tillægger det en klar og bestemt betydning – kan forbindes med det tyske ord »pasch«, der er navnet på et ter- ningspil. det kan herefter fastslås for det første, at de to varemærker ikke ligner hinanden på det betydningsmæssige plan. 54: det må endvidere antages, at de betydningsmæssige forskelle, der adskiller de to omhandlede varemærker, i vidt omfang kan opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er nævnt ovenfor i præmis 49 og
5. for at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og be- stemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå. som der er blevet redegjort for i ovenstående præmis, er dette tilfældet for ordmærket bass i nærværende sag. i mod- sætning til, hvad appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 25, afkræftes dette ikke af, at ordmærket ikke betegner nogen egenskab ved de varer, for hvilke registrerin- gen af de omhandlede varemærker er blevet foretaget. dette forhold forhindrer ikke den rele- vante kundekreds i uden videre at forstå ordmærkets betydning. det forhold, at det ikke er sikkert, at ordmærket pash fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som anført ovenfor, fordi terningspillet »pasch« ikke er kendt af alle, har heller ingen betydning. for i vidt omfang at opveje visuelle og fonetiske ligheder mellem de om- handlede varemærker er det nemlig tilstrækkeligt, at et af de omhandlede mærker har en så- dan betydning, såfremt det andet mærke ikke har en sådan betydning eller blot har en helt anden betydning. t-185/02, præmis 54-58: 54: hvad angår den visuelle og fonetiske lighed har sagsøgerne fremhævet, at de omhandlede tegn hver er sammensat af tre stavelser, indeholder de samme vokaler, der er placeret ens og i samme rækkefølge, og at de med undtagelse af henholdsvis bogstaverne »ss« og »r« også in- deholder de samme konsonanter, der ligeledes er placeret ens. endelig er det af særlig betyd- ning, at de to første stavelser samt det sidste bogstav er identiske. derimod adskiller udtalen af dobbeltkonsonanten »ss« sig meget klart fra udtalen af konsonanten »r«. heraf følger, at de to tegn visuelt og fonetisk ligner hinanden, men at graden af den fonetiske lighed er lav. 55: begrebsmæssigt er ordmærket »picasso« særdeles velkendt af den relevante kundekreds, da det er navnet på den berømte maler pablo picasso. ordmærket picaro kan af spanskta- lende personer opfattes som bl.a. en henvisning til en personfigur i spansk litteratur, mens - 13 - det er uden semantisk indhold for den ikke-spansktalende del (flertallet) af den relevante kundekreds. tegnene ligner således ikke begrebsmæssigt hinanden. 56: de begrebsmæssige forskelle kan under visse omstændigheder opveje de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn. for at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå (bass- dommen, jf. præmis 53 ovenfor, præmis 54). 57: ordmærket »picasso« har for den relevante kundekreds et klart og bestemt semantisk indhold. i modsætning til hvad sagsøgerne har anført, påvirkes relevansen af tegnets betyd- ning med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling i dette tilfælde ikke af den om- stændighed, at denne betydning ikke vedrører de omfattede varer. maleren pablo picasso har nemlig et sådant ry, at det ikke er sandsynligt at antage, at tegnet picasso som varemærke for motorkøretøjer – i mangel af konkrete oplysninger om det modsatte – kan overskygge ma- lerens navn i gennemsnitsforbrugerens bevidsthed på en sådan måde, at når denne forbruger bliver konfronteret med tegnet picasso i sammenhæng med de pågældende varer, vil han i fremtiden se bort fra tegnets betydning som et navn på maleren og hovedsagelig opfatte det som et varemærke blandt andet for motorkøretøjer. 58: heraf følger, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn i denne sag er egne- de til at opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er anført i præmis 54 ovenfor. de anførte eksempler er ikke udtømmende, men giver et billede af den praksis, som ef-domstolen har udstukket omkring netop dette spørgsmål. efter en samlet vurdering af visuel, lydlig og konceptuel lighed, må det derfor klart konkluderes, at der ikke foreligger en sådan grad af mærke-lighed, at der kan statu- eres forvekslelighed mellem indsigers og appellantens mærker. vi henviser i den forbindelse desuden til det i vores indlæg af hhv.
6. oktober 2008 samt
7. marts 2009 anførte, som i det hele opretholdes her. for god ordens skyld skal vi påpege, at det af indsiger påberåbte mærke ikke kan anses for stærkt indarbejdet og dermed ikke kan nyde nogen form for udvidet be- skyttelse. i tilknytning hertil er der også det forhold, at indsiger ikke anvender va- remærket rocher som varemærke, men derimod altid anvender ordet i sammen- sætningen med navnet ferrero og altid som figurmærke, dvs. som ferrero ro- cher, jf. det i forbindelse med indsigelsen fremførte og jf. også vedlagte kopi. den af indsiger påberåbte internationale registrering, nr. 688 261, kan derfor i princippet - 14 - kræves udslettet i danmark, da mærket ikke ses at være i brug for de af registrerin- gen omfattede varer. på basis af ovenstående samt det under indsigelsessagen anførte skal vi således henstille, at nævnet omgør styrelsens afgørelse, således at designeringen af dan- mark under international registrering nr. 900 391 roshen (fig) opretholdes i sin helhed…” indklagede ferrero s.p.a. v/awapatent a/s har ved brev af
8. marts 2010 fremført følgende: ”… under henvisning til ankenævnets brev af
9. januar 2010 med indsigers anke- begrundelse, samt supplerende indlæg af
10. januar 2010, skal vi her fremkomme med vores kommentarer. indklagedes påstand: patent- og varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes. det fastholdes, at klagers mærke roshen <fig> og indklagedes mærke rocher <ord> er forvekslelige. vi henviser i den forbindelse til vores tidligere indlæg i sagen, herunder særligt vo- res argumentation af
11. juni
12. der henvises ligeledes til patent- og varemærkestyrelsens afgørelse, hvoraf bl.a. fremhæves at de sammenlignede mærker begge består af 6 bogstaver, hvoraf de to første bogstaver er identiske og i alt 4 ud af 6 bogstaver er identiske. endvidere, at hvad enten der anvendes franske eller danske udtaleregler, er det den overordnede opfattelse at det lydlige udtryk af de sammenlignede mærker ligger meget tæt. mærkerne udtales således tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bog- stav. klager fremfører i sin anke at roshen mærket domineres af det figurlige element, som af brugeren vil blive opfattet som et kendetegn. vi er som tidligere nævnt ikke enige, idet det forekommer åbenlyst at dette ikke er tilfældet – roshen skrevet med fede bogstaver vil naturligt fremstå som den dominerende del i mærket. endvidere fremføres at der ikke er fonetisk lighed mellem mærkerne. det hævdes at indklagedes mærke vil blive forstået (og dermed udtalt) på fransk. hertil må vi be- mærke, at mærket roshen (udtalt på dansk idet betydningen er ukendt) ikke ’ad- - 15 - skiller sig ganske betydeligt’ fra rocher, hvad enten dette udtales på dansk eller fransk – men at vi desuagtet er uenige i at mærkets franske betydning er kendt i danmark. som også udtalt i patent- og varemærkestyrelsens afgørelse, vil gennem- snitsforbrugeren måske kende betydningen af rocher som ’klippe’, men vi mener ikke at dette er særlig sandsynligt. generelt er der ikke i danmark noget godt kend- skab til det franske sprog. selvom mange nok vil kende den engelske oversættelse af ’sten/klippe’, ’rock’, er der ikke nogen særlig nem eller umiddelbart nærliggende kobling til betydningen af det franske ord ’rocher’. ovenstående gør klagers henvisninger til tidligere eu-domstolsafgørelser grundlø- se, da der i nærværende sag ikke er tale om to mærker, hvoraf det ene har en kendt betydning og det andet ikke. vi henviser således til klagers eget fundne eksempel fra t-185/02, præmis 56: ’de begrebsmæssige forskelle kan under visse omstændigheder opveje de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn. for at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kunde- kreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden vi- dere kan forstå’. der er således ikke fremdraget noget relevant eksempel til støtte for klager i nærvæ- rende sag. vi skal for god ordens skyld her gentage vores henvisning til ecj afgørelse c-39/97 canon, hvoraf fremgår, at en lavere grad af lighed mellem to varemærker kan kompenseres af en højere grad af lighed mellem varer og tjenesteydelser, og om- vendt. i nærværende sag foreligger der vareidentitet. klager har endvidere indsendt tidligere afgørelser fra storbritannien og finland, hvor afgørelsen er faldet ud til klagers fordel. herfra kan henvises til en række modsatte tilfælde, hvor afgørelser er faldet ud til indklagedes fordel, og hvor kla- gers mærke er blevet afvist til registrering. det drejer sig om slovenien, rumænien, portugal, tjekkiet, kroatien samt makedonien (kopi vedlagt). i øvrigt må påpeges, at det for nærværende danske sag er særligt relevant at se på dansk og eu- praksis. på basis af ovenstående skal vi venligst anmode ankenævnet om at afvise klagers påstand og lade patent- og varemærkestyrelsens afgørelse stå ved magt…” den
13. marts 2010 udtalte patent- og varemærkestyrelsen følgende: - 16 - ”… under behandlingen for ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. styrelsen fastholder derfor afgørelsen af
14. oktober 2009 og den under behandlin- gen fremførte argumentation og vurdering. styrelsen skal således henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæ- stes…” klager dotchirne pidpriemstvo ”konditerska korporatzia ”roshen” v/sandel, løje & wallberg fremførte ved brev af
15. marts 2010 følgende: ”… vi forstår på nævnets brev, at vi alene har mulighed for at kommentere styrel- sens udtalelse. da høringssvaret stort set er uden indhold, er det naturligvis be- grænset, hvor meget vi kan kommentere dette. vi skal dog ikke undlade at bemær- ke, at det er ganske bemærkelsesværdigt, at styrelsen på én dag har kunnet gen- nemgå og vurdere de i forbindelse med selve anken og imødegåelsen heraf indleve- rede argumenter og det ganske omfattende bilagsmateriale. dette indleverede materiale viser bl.a., at lande, der umiddelbart er sammenligneli- ge med danmark, når det kommer til udvikling, sprog, kultur etc., som fx storbri- tannien og finland, har fundet, at de omstridte mærker ikke er forvekslelige, hvor- imod lande, der ligger langt fra dansk kultur, udvikling og praksis, som fx de af indsiger anførte øst-europæiske lande, har haft en anden opfattelse. det er klagers opfattelse, at især afgørelser fra lande, som vi normalt sammenligner os med, må veje tungere end afgørelser fra lande med en ganske anden tradition sprogligt og kulturelt. vi er således ikke enige med styrelsen i, at der ikke under ankesagens behandling er fremkommet nye væsentlige argumenter, der kan bidrage til at styrelsen bør ændre opfattelse. endelig skal vi på klagers vegne anmode om, at der afholdes mundtlig forhandling i sagen, jf. ankenævnsbekendtgørelsen § 11, således at vi får mulighed for mundtligt at redegøre for og forelægge de sproglige aspekter i denne sag…” der er ikke modtaget yderligere fra indklagede. … ” - 17 - den
16. oktober 2010 indgav roshen stævning til sø- og handelsretten. sagen blev efter et retsmøde den
17. januar 2012 udsat på patent- og varemærkestyrelsens behandling af ro- shens indsigelse omkring ferreros manglende selvstændige brug af mærket rocher. den
18. august 2016 traf ankenævnet afgørelse om spørgsmålet og opretholdt registreringen af va- remærket mp688261 rocher for de af registreringen omfattede varer i klasse
19. ankenæv- nets afgørelse er ikke efterfølgende indbragt for domstolene og er derfor endelig. dokumenter fremlagt i sagen ved sø- og handelsretten der er under sagen fremlagt en række afgørelser fra udenlandske varemærkemyndigheder og domstole i spørgsmålet om de to mærkers forvekslelighed og sameksistens. herudover er der fremlagt uddrag af ordbøger mv. til dokumentation for udtale, betydning mv. af de to mærker, samt forståelsen af indholdet af klasse 30 som begge mærker er registreret for. roshen har fremlagt et udskrift af registreringen for mp688261 rocher <w>, dateret den
20. februar
21. det fremgår af udskriften, at mærket er registreret i klasse 30 for: pastry and confectionery, chocolate, pralines. der er således tale om en ændring i forhold til udskriften af
22. januar 2012, der ligeledes er fremlagt i sagen, hvoraf det fremgår, mærket er registreret i klasse 30 for: “coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled ce- real products (except for fodder) ; bread, biscuits, cakes, pastry and confectionary, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; peber, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate pralines, chocolate articles for use as christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and long-life pastries, chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.” slutteligt har ferrero fremlagt nedenstående foto, der viser chokoladeprodukter fra roshen og ferrero til salg i samme butik. fotografiet er udateret, og der er ikke redegjort for, hvor fo- tografiet er taget. det er dog ubestridt, at det ikke er taget i danmark. - 18 - parternes synspunkter for sagsøger, dotchirne pidpriemstvo konditerska korporatzia ”roshen”, er der i det væ- sentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af
23. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.: ”… anbringender i relation til v-0102-10: til støtte for den nedlagte principale påstand gøres gældende at registrering af figurmærket roshen ikke kan afslås i danmark med hjem- mel i

§ 15, stk.

1, nr. 2, idet der ikke er risiko for forveksling mellem de to varemærker og rocher; at sagsøger har godtgjort, at de to omhandlede varemærker ikke er forvekslelige, idet der er tydelige visuelle forskelle, herunder at sagsøgers mærke er et figur- mærke, der ikke alene kendetegnes ved det indeholdte ord, men også ved det omkransende banner, der også har kendetegnskarakter, idet mærkerne lydligt adskiller sig væsentligt fra hinanden, da ind- sigers/intervenientens mærke vil blive udtalt på fransk, hvorimod sagsøgers mærke vil blive udtalt på dansk, og idet indsigers/intervenientens mærke konceptuelt har en kendt betydning også for den almindelige danske forbruger, nemlig ”klippe”, ”fjeld” eller ”sten”, hvor- imod sagsøgers mærke ikke har nogen betydning; at registrering de omhandlede mærker bør kunne sameksistere også i danmark, - 19 - idet varemærkerne i forvejen sameksisterer på registrene i en lang række europæi- ske lande, der normalt er sammenlignelige med danmark, og idet sagsøgers produkter har eksisteret side om side med intervenientens produk- ter på flere forskellige udenlandske markeder. til støtte for den subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gældende at intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for ”pastry and confecti- onery, chocolate, pralines”, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til an- dre varer, end netop de samme varer, idet der ikke foreligger kollision eller ligeartethed mellem de anførte varer og ”cookies, biscuits, crackers, candies, honey, sugar, bread, ice cream, spicery”, og idet der ved en samlet vurdering af varelighed og mærke-lighed ikke kan statue- res en risiko for forveksling i relation til ”cookies, biscuits, crackers, candies, honey, sugar, bread, ice cream, spicery”. til støtte for den mere subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gæl- dende at intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for ”pastry and confecti- onery, chocolate, pralines”, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til ikke- kolliderende eller ikke-ligeartede varer, idet der ikke foreligger en sådan grad af ligeartethed mellem de af intervenien- tens mærke omfattede varer og flere af de af sagsøgers registrering omfatte- de varer, og idet der ved en samlet vurdering af varelighed og mærke-lighed ikke kan statue- res en risiko for forveksling i relation nærmere bestemte varer omfattet af sagsøgers varemærkeregistrering. anbringender i relation til v-0234-11: ad påstand 1: til støtte for den principale påstand gøres gældende at intervenienten ikke har selvstændig retlig interesse i at få dette forhold på- dømt, at en eventuel dom efter intervenientens påstand ikke vil kunne eksekveres, idet tildeling eller afvisning af en varemærkeregistrering alene kan meddeles af patent- og varemærkestyrelsen med almindelig appel til patentankenævnet og (efterfølgende) de almindelige domstole; at der er tale om et hypotetisk spørgsmål, som ikke har en sådan aktualitet, at intervenienten kan kræve at få spørgsmålet taget under bedømmelse; og - 20 - at der er tale om en aldeles upræcis påstand, idet intervenienten tilsyneladende ønsker at hindre enhver registrering af det mærke, der er omfattet af international registrering nr. 900 931, uanset dækningsomfang, dvs. også i relation til for intervenienten ganske irrele- vante varer/ydelser og varer/ydelser, som intervenienten ingen rettigheder har til. til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende at intervenienten ikke har godtgjort, at registrering af et figurmærke som det af registrering nr. 900 391 omfattede skal afslås i danmark med hjemmel i va- remærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet der ikke er risiko for forveksling mellem de to varemærker og rocher; at sagsøger har derimod godtgjort, at de to omhandlede varemærker ikke er forvekslelige, idet der er tydelige visuelle forskelle, herunder at sagsøgers mærke er et figur- mærke, der ikke alene kendetegnes ved det indeholdte ord, men også ved det omkransende banner, der også har kendetegnskarakter, idet mærkerne lydligt adskiller sig væsentligt fra hinanden, da intervenientens mærke vil blive udtalt på fransk, hvorimod sagsøgers mærke vil blive udtalt på dansk, og idet intervenientens mærke konceptuelt har en kendt betydning også for den al- mindelige danske forbruger, nemlig ”klippe”, ”fjeld” eller ”sten”, hvorimod sagsøgers mærke ikke har nogen betydning; at sagsøger endvidere har godtgjort, at de omhandlede mærker i givet fald bør kunne sameksistere også i danmark, idet varemærkerne i forvejen sameksisterer på registrene i en række europæiske lande, der normalt er sammenlignelige med danmark, idet sagsøgers produkter gennem flere år har eksisteret side om side med inter- venientens produkter på flere forskellige udenlandske markeder. til støtte for den mere subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gæl- dende at intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for ”pastry and confecti- onery, chocolate, pralines”, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til an- dre varer, end netop de samme varer; til støtte for den mest subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gæl- dende - 21 - at intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for ”pastry and confecti- onery, chocolate, pralines”, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til ikke- ligeartede varer. ad påstand 2: til støtte for den principale påstand gøres gældende at intervenientens påstand savner aktualitet, idet sagsøger ikke har iværksat brug af varemærket roshen i danmark, hvor- for der ikke er tale om en tvist, der kan tages under pådømmelse af retten; idet den brug, der vises på det fremlagte bilag hi:b, ikke vedrører danmark; idet det på bilag hi:b viste produkt fra sagsøger desuden viser et andet vare- mærke, end det mærke, der er til bedømmelse under nærværende sag; og idet intervenienten må henvises til at anlægge et nyt søgsmål i den situation, hvor sagsøger måtte påbegynde markedsføring som vist ved bilag hi:b i danmark. til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende at intervenientens mærke generelt på det danske marked i øvrigt ikke anvendes i den registrerede form, men alene anvendes i den figurmæssige sammensætning eller og alene for chokolade/praliner; at der selv i den situation, hvor sagsøger evt. måtte påbegynde anvendelse i danmark af et varemærke som det under nr. 900 391 registrerede eller det på bilag hi:b viste, ikke vil være nogen egentlig risiko for forveksling i marke- det mellem dette mærke og det af intervenienten anvendte mærke; at intervenientens rettigheder i danmark alene udstrækker sig til chokola- de/praliner, hvorfor sagsøgers eventuelle brug af roshen, uanset udform- ning, i relation til andre varer under ingen omstændigheder kan udgøre en krænkelse eller en overtrædelse af markedsføringsloven som påstået. … ” for sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.: - 22 - ”… tvisten sagen angår prøvelse af ankenævnets kendelse af 25. august 2010 (bilag 1), og det er ankenævnets opfattelse, at sagsøgeren, roshen, ikke har godtgjort et tilstrække- ligt sikkert grundlag for at tilsidesætte denne afgørelse. temaet for sagen er dette, om sagsøgerens mærke mp900391: roshen <fig> er forveksleligt med intervenientens mærke mp688261: rocher <w>, og om den foreløbige registrering af sagsøgerens mærke derfor skal ophæves i sin helhed. sagsøgerens principale påstand ankenævnets frifindelsespåstand der er ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets kendelse af 25. august 2010 (bilag 1), hvorved ankenævnet stadfæstede patent- og varemærkestyrelsens afgø- relse af 15. oktober 2009 (bilag 4) om, at sagsøgers designering mp900391 roshen <fig> er ugyldig, jf.

§ 15, stk.

1, nr.

1. ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal be- sidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. det kræver der- for et sikkert grundlag at tilsidesætte ankenævnets afgørelse, jf. bl.a. u.2016.2174s, og sagsøgeren har ikke godtgjort, at det gør sig gældende i denne sag. temaet for ankenævnets kendelse er, om mærket i sagsøgerens (indehaverens) de- signering mp900391 roshen <fig>, der var blevet publiceret, var forveksleligt med intervenientens (indsigerens) mærke i designeringen mp688261 rocher <w>, og om sagsøgeren derfor måtte tåle at få ugyldiggjort designeringen af mærket. ankenævnet stadfæstede patent- og varemærkestyrelsen afgørelse om ugyldiggø- relse af designeringen mp900391 roshen <fig>, herunder konklusionen: "efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og sammenfaldet af varer vur- derer styrelsen, at mærkerne rocher og roshen ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages forbindelse mellem mærkerne." - 23 - ankenævnet har noteret sig, at sagsøgeren er enig i, at lovgrundlaget for spørgsmå- let om gyldigheden af sagsøgerens designering mp900391 roshen <fig> er vare- mærkelovens § 15, stk. 1, nr.
2. et varemærke er efter denne bestemmelse udelukket fra registrering (og følgelig gyldig designering), hvis der efter en helhedsbedømmelse er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. ankenævnet lagde i overensstemmelse hermed med rette vægt på, at sagsøgerens mærke mp900391 roshen <fig> efter en helhedsbedømmelse er forveksleligt med intervenientens mærke mp688261 rocher <w>. varelighed sagsøgeren er enig med ankenævnet i, at der ikke er forskelle imellem de varer, der er omfattet af henholdsvis designeringen sagsøgerens mærke mp900391 roshen <fig> og intervenientens mærke mp688261 rocher <w>. det harmonerer også med, at designeringen mp688261 rocher <w> har følgende varefortegnelse (bilag 20, s. 1): class 30: pastry and confectionery, chocolate, pralines. til sammenligning har designeringen mp900391 roshen <fig> således følgende varefortegnelse (bilag 2, s. 1): class 30: confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery. efter indholdet af disse varefortegnelser må man i øvrigt forvente, at den gennem- snitlige forbruger ikke vil bemærke mindre forskelle i mærkerne. mærkelighed visuel lighed der er efter ankenævnets opfattelse en vis – og tilstrækkelig – visuel lighed mellem mærkerne. mærket roshen indeholder udover ordet ”roshen” en gengivelse af et bånd el- ler et banner, hvorpå ordet er anført. båndet eller banneret er dog en simpel figurlig - 24 - udformning uden særpræg, der har karakter af udsmykning, og det visuelt domine- rende element i varemærket er ordet roshen. ordene i mærkerne roshen og rocher består begge af seks bogstaver, og de fremtræder derfor synsmæssigt lige lange. mærkernes to begyndelsesbogstaver er identiske og i alt fire ud af seks bogstaver i ordene er identiske. fonetisk lighed der er efter ankenævnets opfattelse en tilstrækkelig lighed i mærkernes udtale, da de udtales tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav i mærkerne. ved en vurdering af den fonetiske lighed er udgangspunktet, at mærkerne skal vurderes ud fra en dansk udtale, om end der dog kan tages udgangspunkt i en eventuel fransk udtale af mærket rocher. mærket roshen har ingen betydning på hverken dansk eller engelsk, og der er derfor heller ingen grund til at antage, at mærket i danmark vil blive udtalt på engelsk. begge mærker udtales med to stavelser, nemlig ro og henholdsvis cher og shen. bogstavskombinationen ch og sh udtales på dansk oftest ens med en ”sj”-lyd, som tilfældet eksempelvis er med ordene ”chef” og ”sherif”, og ligesom navnet natasja kan staves natasha uden en følgende forskel i udtalen af navnet. hvis ordet ro- cher udtales på fransk, ligger udtalen af ch også meget tæt på den danske udtale ”sj”, som tilfældet eksempelvis er med ”chateau”. forskellen i udtalen af de to mærker er hovedsageligt det sidste bogstav, henholds- vis r og n, idet det afsluttende r i ordet rocher dog vil være stumt, såfremt or- det udtales med en fransk udtale. konceptuel lighed der er efter ankenævnets opfattelse ingen konceptuel forskel mellem mærkerne. ankenævnet forstår sagsøgerens svar på opfordring a sådan, at sagsøgeren er enig i, at sagsøgerens mærke ikke har nogen kendt betydning. ankenævnet har endvide- re noteret sig, at sagsøgeren opfatter sit mærke sådan, at det fremstår for forbruge- ren som et "kunstord". ankenævnet forstår endvidere sagsøgerens svar på opfordring a sådan, at interve- nientens mærke er helt specifikt relateret til den almindelige betydning "klippe" el- ler "fjeld", fordi det netop er relationen til klippe eller fjeld, der kendetegner inter- venientens markedsføring, jf. bilag 12, og at det er denne konceptuelle forskel, der adskiller mærkerne fra hinanden. - 25 - ankenævnet bestrider sagsøgerens oplysninger med hensyn til forbrugerens forstå- else af og motivation i forhold til det franske sprog, herunder forbrugerens generelle kendskab til det franske sprog og specifikke kendskab til betydningen af ordet "ro- cher" som udokumenteret, der ikke kan påvirke gyldigheden af den anfægtede af- gørelse. ankenævnet har endvidere noteret sig, at sagsøgeren har valgt ikke at opfylde in- tervenientens opfordring i dennes duplik af
3. oktober 2011, s. 3, om at fremlægge sådan dokumentation. det forhold, at mærket rocher eventuelt vil blive udtalt med en fransk udtale, indebærer i øvrigt ikke, at forbrugeren også vil være bekendt med den begrebsmæs- sige betydning af ordet på fransk. forvekslelighed der er en risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder en risiko for, at der an- tages en forbindelse mellem mærkerne. det er således ubestridt, at der er sammenfald eller lighed imellem varer, og der ef- ter ankenævnets opfattelse også er lighed imellem mærkerne. ændringen af varefortegnelsen for designeringen mp688261 rocher <w> er ikke tilstrækkeligt væsentlig til, at det kan føre til et andet resultat. ankenævnet har noteret sig i relation til opfordring e, at sagsøgeren og intervenien- ten ikke er enige om mærkernes sameksistens på andre markeder, og at intervenien- ten faktisk har gjort indsigelse mod sagsøgerens mærke i andre lande og efter det oplyste også fået med hold heri. ankenævnet gør derfor gældende, at sagsøgerens anbringender herom allerede derfor ikke har betydning for prøvelsen af ankenæv- nets kendelse. i den forbindelse bemærkes det, at afgørelserne fremlagt som bilag 22d-22h alle er truffet efter ankenævnets afgørelse af
4. august 2010 (bilag 1) og derfor ikke kan fø- re til en tilsidesættelse af afgørelsen, men alene en anmodning om genoptagelse af sagen. bilag 21 indeholder endvidere ikke en angivelse af tidspunktet for de forskel- lige hændelser og navnlig, om de indtrådte før eller efter ankenævnets afgørelse, og bilag 21 er derfor ligeledes uden bevismæssig betydning. - 26 - derudover bemærkes det, at selvom der er tilfælde, hvor der forud for ankenæv- nets afgørelse i andre lande er truffet afgørelse om, at mærkerne ikke er forveksleli- ge, kan dette ikke føre til et andet resultat, idet ankenævnet navnlig foretager en selvstændig juridisk vurdering under hensyntagen til de særlige forhold ved det danske sprog. ankenævnets afgørelse kan derfor ikke tilsidesættes med henvisning til afgørelser fra andre nationale myndigheder. det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at der ikke er risiko for at forveksle de to mær- ker, og at der dermed skulle være et grundlag for at tilsidesætte ankenævnets ken- delse. sagsøgeren har ikke godtgjort dette. ankenævnets hjemvisningspåstand til støtte for hjemvisningspåstanden gøres det gældende, at det falder uden for domstols-kontrollen at foretage hel eller delvis ændring af ankenævnets afgørelse. hvis sø- og handelsretten finder, at ankenævnet har undladt at tillægge bestemte omstændigheder betydning, som burde være indgået i sagen, eller har tillagt be- stemte omstændigheder betydning, som ikke burde være indgået i sagen, og hvis dette findes at have væsentlig betydning for afgørelsen, skal retten ikke ændre afgø- relsen, men hjemvise sagen til ankenævnet med henblik på at træffe ny afgørelse. sagsøgerens subsidiære og mere subsidiære påstand ankenævnets afvisningspåstand til støtte for afvisningspåstanden gøres det gældende, at det falder uden for dom- stols-kontrollen at foretage hel eller delvis ændring af ankenævnets afgørelse. ankenævnets frifindelses- og hjemvisningspåstand til støtte for frifindelses- og hjemvisningspåstandene gøres samme anbringender gældende, som ankenævnet har anført til støtte for frifindelses- og hjemvisningspå- standene over for sagsøgers principale påstand. supplerende hertil gøres følgende gældende til støtte for frifindelsespåstanden: der er identitet imellem varerne omfattet af designeringen mp688261 rocher <w> og varerne af samme art omfattet af designeringen mp900391 roshen <fig>, dvs. pastry, confectionery og chocolate. der er identitet eller lighed imellem varerne omfattet af designeringen mp688261 rocher <w> og de øvrige varer omfattet af designeringen mp900391 roshen <fig>. - 27 - da der er identitet eller lighed mellem varerne, og da der er lighed mellem mærker- ne, foreligger der for alle varerne omfattet af designeringen mp900391 roshen <fig> risiko for forvekslelighed med varerne omfattet af designeringen mp688261 rocher <w>. selv hvis retten måtte finde, at der alene er en mindre grad af lighed mellem en række af varerne, foreligger der risiko for forvekslelighed, idet graden af lighed mellem mærkerne opvejer en eventuel mindre grad af varelighed, jf. bl.a. c-39/97 (canon), præmis 17, og varemærkedirektivets
5. betragtning. …” for hovedintervinienten, ferrero s.p.a., er der i det væsentlige procederet i overensstemmel- se med påstandsdokumentet af
6. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.: ”… ad påstand 1 ferrero gør gældende, at varemærket roshen mp 900 391 er forveksleligt med ferreros varemærke rocher mp 688 261 efter

§ 15, stk.

1, nr. 2, og at mærket roshen derfor ikke kan registreres i danmark. varelighed ankenævnet for patenter og varemærker har i kendelse af

1. august 2016 an 2015 00035, der er fremlagt som bilag hi:e og ikke anket, fastslået, at ferreros varemærke opfylder brugspligten i danmark og dermed er fuldt gyldigt for ”pastry and confec- tionery, chocolates, pralines” i klasse
2. ferrero gør på den baggrund gældende, at varemærket rocher mp 688 261 opfylder brugspligten i danmark og skal tillæg- ges fuld vægt som varemærke for ”pastry and confectionery, chocolates, pralines” i klasse
3. sagsøgers varemærkeansøgning mp 900 391 omfatter “confectionery, pastry, cook- ies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery” i klasse
4. det gøres gældende, at der er direkte vareidentitet mellem de to mærker for så vidt angår varerne “confectionery, pastry, chocolate”. endvidere gøres det gældende, at der for varerne ”candies, biscuits” er identitet i forhold til overbegrebet ”confectionery”. som bilag hi:f er fremlagt udskrift fra euipo’s oversættelsesværktøj, hvoraf fremgår, at ”confectionery” i varefortegnel- - 28 - sesmæssig forstand bl.a. oversættes til ”slik” helt bredt. denne opfattelse understøt- tes af, at slik, bolcher og chokoladevarer udbydes side om side i supermarkeder og andre udsalgssteder samt af, at forbrugere er bekendt med, at producenter af slik of- te producerer både bolche-slik og chokoladevarer, som f.eks. selskabet toms grup- pen a/s. overbegrebet ”pastry”, på dansk bredt ”bagværk”, omfatter undervarerne ”cookies, biscuits, crackers, bread, ice cream” hvorfor det gøres gældende, at der for disse va- rer er vareidentitet. som bilag hi:e er fremlagt udskrift fra euipo’s oversættelses- værktøj, hvoraf fremgår, at ”pastry” er et overbegreb. det bemærkes specifikt, at og- så ”ice cream” er et underbegreb til ”pastry”. det gøres yderligere gældende, at for- brugere ikke vil sondre mellem biscuits, crackers og cookies, men se det som nær- liggende, at disse varer har samme kommercielle oprindelse. tilsvarende gøres det gældende, at spiseis og chokoladevarer ofte er integrerede eller sælges som både-og, og at forbrugere derfor opfatter varerne som lig hinanden. for så vidt angår de resterende varer som omfattet af varefortegnelsen for sagsøgers mærke, nemlig “honey, sugar, spicery”, gøres det gældende, at der foreligger vare- lighed, da disse alle indgår i de øvrige varer som omfattet af begge mærker. på denne baggrund gør ferrero gældende, at der foreligger direkte varesammen- fald, til dels varelighed mellem sagsøgers varemærke mp 900 391 og intervenientens varemærke mp 688
5. mærke-lighed i forhold til selve mærkerne gøres det gældende, at der ved en sammenligning mel- lem de to mærker rocher og roshen skal tillægges ordelementerne mest vægt, idet det figurlige element er relativt banalt og ikke tilfører mærket roshen et selv- stændigt særpræg. der er som bilag hi: h fremlagt et eksempel på et næsten identisk type banner, som det der indgår i mp 900 391 . eksemplet er frembragt via micro- soft word shapes, og det gøres gældende, at banneret tilhører det simple og frit til- gængelige formsprog uden selvstændigt særpræg, hvorfor det ikke skal tillægges vægt i en sammenligning med rocher. ved en sammenligning af ordet roshen over for rocher gøres det gældende, at der visuelt og lydligt foreligger en meget høj grad af lighed. begge mærker består af seks bogstaver med identisk vokalrækkefølge og indledning ro. bogstavskombina- - 29 - tionen sh og ch udtales på dansk oftest med en ens sj-lyd. endelig vil forskellen i sidste bogstav n over for r ikke være afgørende, da forbrugere oftest hæfter sig ved indledningen af et mærke, og da endelser ofte ikke udtales på dansk. det gøres gældende, at ingen af mærkerne har nogen kendt betydning i dansk kon- tekst, hvorfor der ikke skal lægges vægt på konceptuelle ligheder eller forskelle. det gøres i den forbindelse gældende, at der ved sammenligningen af mærkerne skal lægges vægt på dansk udtale. sagsøger har trods ferreros provokation ikke do- kumenteret kendskab i danmark til ordet rocher i dets eventuelle franske betyd- ning, og det gøres derfor gældende, at dette argument fra sagsøger ikke skal tillæg- ges vægt. på denne baggrund gør intervenienten gældende, at der foreligger en høj grad af mærke-lighed mellem rocher og roshen. forvekslelighed da der foreligger vareidentitet til dels varelighed og en meget høj grad af mærke- lighed mellem mærkerne rocher og roshen, gøres det gældende, at der ud fra en helhedsbetragtning foreligger forvekslelighed, herunder at forbrugere vil kunne antage, at der foreligger en kommerciel forbindelse mellem mærkerne. ferrero gør gældende, at mærket roshen ikke sameksisterer med rocher på andre markeder, og at evt. ansøgninger og brug er søgt imødegået af ferrero. der henvises til fremlagte bilag hi:c og hi:d. ferrero gør endvidere gældende, at der skal foretages en konkret vurdering af mærkernes forvekslelighed ud fra en dansk forbrugers synspunkt, da der er søgt om et dansk varemærke, og dette er geografisk begrænset til netop danmark. sagsøgers afvisningspåstand i forhold til sagsøgers afvisningspåstand gør ferrero gældende, at som rettigheds- indehaver og oprindelig part i sagen for ankenævnet for patenter og varemærker har ferrero en oplagt selvstændig retlig interesse i sagen og dens udfald, hvorfor ferreros påstand 1 ikke bør afvises. hvorvidt sagsøger får medhold eller ej har be- tydning for ferreros varemærkerettigheder. de nedlagte påstande vedrører alle sag- søgers varemærkeansøgning over for ferreros tidligere varemærkeregistrering. ad påstand 2 - 30 - det gøres gældende, at brug af roshen som vist i fremlagt bilag hi:b eller som mærket fremgår af mp 900 391 vil udgøre en krænkelse af ferreros varemærkeret- tigheder efter varemærkeloven samt en overtrædelse af markedsføringslovens reg- ler, da roshen er forveksleligt med ferreros rettigheder til varemærket og forret- ningskendetegnet rocher. det bemærkes, at der er tale om en anerkendelsespåstand fremsat på baggrund af sagsøgers påbegyndte brug i andre lande umiddelbart efter indlevering af vare- mærkeansøgning mp 900 391, hvorfor der også for danmark er risiko for, at brug iværksættes. på denne baggrund gør ferrero gældende, at påstanden ikke skal afvi- ses. sagsøger hævder, at varemærket rocher ikke bruges i den registrerede form. ferrero gør gældende, at mærket rocher er i brug som selvstændigt varemærke, hvilket ankenævnet for patenter og varemærker anerkender i afgørelsen, der er fremlagt som bilag hi: e. afgørelsen er ikke indbragt for domstolene og er derfor endelig, og ferrero gør gældende, at den bør tillægges afgørende vægt i forhold til brug af mærket rocher. yderligere gøres det gældende, at de to mærker ikke sameksisterer på flere marke- der, som hævdet af sagsøgeren, men at ferrero derimod har rejst indsigelse og ud- taget stævninger imod sagsøger i flere lande, og at man har fået medhold i en række af disse lande. det bemærkes, at de af sagsøger fremlagte afgørelser med modsat re- sultat netop er udfaldet af en konkret vurdering af nationale forhold. det gøres det gældende, at afgørelser fra andre lande ikke har juridisk bindende ef- fekt for danske myndigheder eller de danske domstole, da disse foretager en selv- stændig juridisk vurdering under hensyn til danske forhold, herunder sprog. …” sø- og handelsrettens begrundelse og resultat hovedsagen mellem roshen og ankenævnet for patenter og varemærker angår prøvelse af ankenævnets afgørelse af
6. august 2010, hvor ankenævnet stadfæstede patent- og vare- mærkestyrelsens afgørelse af
7. oktober 2009, hvorefter den foreløbige registrering af det yngre varemærke roshen (figurmærket gengivet ovenfor) blev ophævet i sin helhed på grund af risiko for forveksling med det ældre registrerede varemærke rocher (ordmærke), jf.

§ 15, stk.

1, nr.

1. - 31 - efter anlægget af nærværende sag den
2. oktober 2010 har der været forhandlinger mellem roshen på den ene side og ferrero på den anden side om, hvorvidt ferrero havde opfyldt sin brugspligt i relation til varemærket rocher, hvilket blev afgjort ved endelig afgørelse af
3. august 2016 fra ankenævnet for patenter og varemærker, hvor ankenævnet bestemte, at va- remærket rocher blev opretholdt, herunder idet rocher fremstod som et uafhængigt mærke, også når det anvendes som en del af det sammensatte mærke ferrero rocher. retten finder, at ordet roshen er det dominerende element i roshens figurmærke, som ud over dette ord består af banneret, som er en helt simpel og almindelig geometrisk figur. for den gennemsnitlige forbruger vil det således været ordet roshen, der står tilbage som den klart væsentligste del af figurmærket i det helhedsindtryk, som dette efterlader. der er en be- tydelig lighed mellem roshen og rocher, som begge starter med ro, har to stavelser og seks bogstaver, herunder vokalerne o og e i nævnte rækkefølge og fire konsonanter, hvoraf r og h er sammenfaldende. for så vidt angår den fonetiske lighed mellem mærkerne må denne afgøres ud fra den gen- nemsnitlige danske forbrugers udtale, og der er ikke tilvejebragt grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering på dette punkt, hvorefter der består en lighed i mærkernes udtale, da de udtales tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav. retten finder det så- ledes ikke godtgjort, at en gennemsnitlig dansk forbruger vil lægge trykket anderledes ved udtalen af roshen end ved rocher. for så vidt angår mærkernes betydning er det ubestridt, at roshen ikke har nogen betyd- ning på dansk. rocher betyder (bl.a.) klippe eller fjeld på fransk, men retten finder det ik- ke godtgjort, at den relevante kundekreds – den gennemsnitlige danske forbruger – har et sådant kendskab til fransk, at rocher kan siges at have en klar og bestemt betydning, som kundekredsen uden videre kan forstå. for så vidt angår vareligheden har ferrero efter ankenævnets afgørelse, og efter at striden om brugspligt opstod i danmark, den
4. juli 2015 begrænset sin registrering af rocher til - 32 - at omfatte ”pastry and confectionery, chocolate, pralines”. hvilket står over for den registre- ring, roshen ønsker for ”confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery” eller subsidiært for en mindre del af disse varer. ret- ten finder, at der fortsat består en væsentlig varelighed mellem de to fortegnelser, herunder i form af væsentlige sammenfald. retten finder på ovenstående baggrund, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte ankenæv- nets afgørelse, idet der efter en samlet vurdering af mærkernes og varernes lighed findes at være en risiko for forveksling, herunder således at det antages, at der er en forbindelse med det ældre mærke, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2. retten tager herefter ankenævnets frifindelsespåstande til følge. det bemærkes i den forbindelse, at retten i tilfælde af tilstræk- kelig klarhed og mulighed for kontradiktion fra det ældre mærke ikke er afskåret fra at træf- fe afgørelse vedrørende delvis imødekommelse af den ansøgte varefortegnelse, hvorfor an- kenævnets afvisningspåstand over for roshens subsidiære påstande ikke er taget til følge. for så vidt angår hovedintervenienten, ferreros, påstand 1 finder retten, at det med tilstræk- kelig klarhed fremgår, at denne anerkendelsespåstand ikke har videregående retsvirkninger end dem, der følger af frifindelsen af ankenævnet. retten finder endvidere, at ferrero har en retlig interesse i påstanden, som af ovenstående grunde herefter tages til følge. ferreros påstand 2 angår et spørgsmål om krænkelse af varemærket rocher på grundlag af brug af ”kendetegnet roshen som vist i bilag hi:b og som fremgår af mp 900 391 [den internationale varemærkeregistrering] …”. bilag hi:b er et udateret og utydeligt fotografi, som ubestridt ikke er taget i danmark, idet det herved skal bemærkes, at roshen ubestridt ikke er eller har været til stede på det danske marked. det varemærke, som sagen i øvrigt omhandler, kan ikke identificeres på bilag hi:b. på den anførte baggrund afviser retten den- ne påstand, som er for uklar til at kunne tages under påkendelse. resultatet bliver herefter, at ankenævnets frifindelsespåstande og ferreros påstand 1 tages til følge, mens ferreros påstand 2 afvises. - 33 - som følge af sagens resultat, herunder den meget lille andel af sagen, som har omhandlet ferreros påstand 2, skal roshen betale sagsomkostninger til ankenævnet med 37.500 kr. in- klusive moms og til ferrero med 30.000 kr. ekskl. moms. beløbene udgør passende udgifter til advokat til ankenævnet henholdsvis ferrero og er fastsat ud fra sagens karakter, omfang og forløb, herunder med afsluttende hovedforhandling på en dag. thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. dotchirne pidpriemstvo konditerska korporatzia "roshen" skal anerkende, at varemærket roshen, som fremgår af international varemærkeregistrering mp 900 391, ikke kan regi- streres i danmark. ferrero s.p.a.’s påstand 2 afvises. dotchirne pidpriemstvo konditerska korporatzia "roshen" skal inden 14 dage betale 37.500 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for patenter og varemærker og 30.000 kr. til ferrero s.p.a. beløbene forrentes efter rentelovens § 8a. karin verland mads bundgaard larsen flemming lindeløv - 34 - (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den 30-08-2017 sara raasø jakob andersen retssekretær