v011600d - apo udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 19. maj 2006 blev af retten i sagen v-116-04 frito-lay trading company (europe) gmbh (advokat louise unmack rygaard) mod ok snac

§ 2

, hvorefter det for registrering af et mærke som udstyrsmærke er et kriterium, at der foreligger adskillelsesevne, altså særpræg. det er ved resultatet af den foretagne markedsundersøgelse dokumen- teret, at mærket må anses for velkendt her i landet, hvorfor det nyder en udvidet beskyttelse, jf.

§ 4, stk.

2, - også for varer af samme art. af markedsundersøgelsen fremgår således, at den totale be- kendtskabsgrad til mærket er 44 %. bugles var det eneste produkt med den form på markedet, før corn snacks dukkede op. bugles er nr. 2 på det danske marked. bugles har været på markedet siden 1976 som det eneste snackprodukt med kegleformen og har en markedsandel på 2 %. der er ubestridt varelighed mellem parternes produkter. mærkerne er endvidere forvekslelige. dette blev også slået fast i den hollandske dom, der må tillægges betydning, da de hollandske nationale regler har samme ef-retlige regler som baggrund, som de danske regler. der er detailforskelle mellem produkterne, men helhedsindtrykket er det samme. i det udviskede erindringsbillede er produkterne forvekslelige for forbrugerne. dette medgav partsrepræsentanten fra ok snacks også i sin forklaring. det afgørende er helhedsindtrykket. som forklaret af frito- lays partsrepræsentant vil markedsføring af corn snack være fatal for bugles-brandet og påvirke salget. det er underordnet at corn snack alene sælges i aldi, hvor bugles ikke sælges, jf. sø- og handelsrettens dom af 5. marts 2003 hustol ctr. lä- kerol (v 15/02). - 14 - frito-lay kan på dette grundlag forbyde ok snacks at sælge corn snacks i den foreliggende udformning og at gøre brug af emballage med pro- duktet afbilledet. markedsføringen af corn snack er også i strid med god markedsførings- skik. først blev corn snack markedsført i én form, så – efter at der blev rejst indsigelse – i en lidt ændret form. ok snacks har således fulgt samme mønster som de hollandske firmaer, jf. den hollandske dom. ok snacks, der tidligere har haft med distribution af bugles at gøre, har derfor haft et særligt kendskab til dette produkt, og markedsføringen har fundet sted i ond tro. leng d’or’s registrering af sit figurmærke instituerer ikke en ret til at gøre brug af mærket, smh.

§ 4og varemærkeforord- ningens art.

1. indehaveren af en ældre varemærket kan begære et yngre, med det ældre forveksleligt mærke udslettet, og frito-lay kan derfor når som helst indenfor en 5 års periode, jf. forordningens art. 53, stk. 2, begære leng d’or’s mærke udslettet. hertil kommer, at leng d’or har været i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen, hvorefter ret- ten til at få slettet mærket ikke er begrænset til 5 år. at gøre markedsfø- ringsmæssig brug af mærket er leng d’ors egen risiko. 5 års fristen, der skal regnes fra ”brugen”, er ikke udløbet. markedsførin- gen af corn snack blev, hvad enten der er tale om holland eller dan- mark, påbegyndt i
2. frito-lay har krav på erstatning og vederlag. en licensafgift på 5 % må anses for dokumenteret og er i øvrigt ganske sædvanlig. ok snacks’ om- sætning af corn snack er ubestridt ca. 750.000 kr. om året. for 2 ½ år vil en licens udgøre ca. 93.000 kr., som må være udgangspunktet for li- censkravet. hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse. frito-lays øgede omsætning på bugles 2003 – 2005 skyldes markedsføringsind- satsen. - 15 - frito-lay har som udenlandsk virksomhed haft udgifter til oversættelse og transport og har udlagt omkostningerne til markedsundersøgelsen med 38.000 kr. ok snacks har anført, at patent- og varemærkestyrelsen vurderede, at formen på frito-lays produkt ikke i sig selv havde tilstrækkeligt særpræg til at begrunde en registrering af varemærket. først flere år efter ansøg- ningen blev mærket registreret på grund af indarbejdelse. frito-lays ud- styrsmærke har således et meget begrænset særpræg, hvilket har stor betydning ved vurderingen af udstrækningen af beskyttelsen. leng d’or har i sommeren 2000 fået registreret ”bell”-formen som ef- varemærke med prioritet fra maj 1999, uden at der er rejst indsigelser imod registreringen. frito-lay har været bekendt med registreringen og må anses at have accepteret denne. det ville være kunstigt og urimeligt, om frito-lay kunne hindre ok snacks’ brug af mærket, når man ikke gennem mere end 5 år har rejst indsigelse mod registreringen. der er tale om identiske varer, men ikke identiske mærker. spørgsmålet om varemærkekrænkelse skal derfor behandles efter

§ 4, stk.

1, nr. 2, hvorefter det er en betingelse, at der er risiko for for- veksling mellem mærkerne. men da frito-lays mærke er et svagt vare- mærke med begrænset særpræg, er det kun beskyttet ved ”næsten- identitet” mellem mærkerne, og dette er ikke tilfældet. hertil kommer, at der efter princippet i

§ 2, stk.

2, ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, der alene består af en udformning, som følger af varens egen karakter. dette princip påvirker omfanget af beskyttelsen af frito-lays mærke. det er ikke dokumenteret ved markedsundersøgelsen, at frito-lays ud- styrsmærke er velkendt, jf.

§ 4, stk.

2. det bestrides ikke, at navnet ”bugles” er velkendt, men undersøgelsen dokumenterer ikke et så stort kendskab til snackens form. kun 47 % oplyste at kende til snacken, og kun i alt 26 % kunne uhjulpet oplyse, at snacken var bugles. hertil kommer, at de øvrige betingelser efter

§ 4, stk.

2, ikke er opfyldt, hvilket frito-lay end ikke har gjort gældende. - 16 - intet tyder på, at frito-lay har lidt skade på sit renommé, hvilket frem- gangen i salgstallene for 2003 – 2005 underbygger. produkterne ligner ikke hinanden. ok snacks snack er klokkeformet med runde sider (”hofter”), mens frito-lays er kegleformet med lige sider. begge former er grundformer, som man ikke kan opnå eneret til. produkterne er ikke forvekslelige for forbrugerne. der er store prisfor- skelle mellem produkterne, der sælges forskellige steder og i emballager af meget forskelligt udseende, hvortil kommer, at produkterne, som an- ført, alt andet lige ikke ligner hinanden. det er almindeligt, at udseendet på snacks-produkter ligger tæt op af hinanden. når alt tages i betragt- ning, foreligger der ikke forvekslingsrisiko. ok snacks har heller ikke handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §

1. produkterne er, som anført, forskellige, sæl- ges i forskellige butikker, til forskellige aftagere og til forskellige priser. ok snacks har gjort, hvad man kunne for at opfylde overfor aldi og trak de gamle produkter tilbage fra markedet, da der blev rejst indsigelse, og erstattede dem med nye. den hollandske dom, der er anket, har ingen betydning for denne sag. benelux-landene er kendt for at tage vidtstrakte hensyn til varemærke- rettighedsindehavere, mens danmark er mere nuanceret. frito-lay har ikke bevist eller blot sandsynliggjort at have lidt et tab. frito-lay har i perioden, hvor corn snack har været på markedet, haft et mersalg på 1 mio. poser. det er oplagt, at der ikke er noget tab, heller ikke med hensyn til markedsforstyrrelse. frito-lays egen licensaftale kan ikke bruges som udgangspunkt for et vederlagskrav. de 5 % i licensafgift omfatter andet og mere end selve snack’en. det skal tages i betragtning, at der ikke foreligger nogen reel forvekslingsrisiko i salgssituationen. et eventuelt vederlag skal fastsættes til et symbolsk beløb. - 17 - rettens bemærkninger det bemærkes, at den omstændighed, at leng d’or, s.a., i 2000 har fået registreret en ef-varemærkeret til et mærke svarende til formen på det corn snack-produkt, der nu markedsføres af ok snacks, uden at der ef- ter det oplyste indtil nu er rejst indsigelse mod registreringen, ikke af- skærer frito-lay fra at rejse indsigelse mod ok snacks’ markedsføring af corn snack, der efter det oplyste blev opstartet her i landet i
2. ved vurderingen af omfanget af den beskyttelse, som frito-lays - i 1998 registrerede - varemærkeret nyder, finder retten, der ikke kan imøde- komme frito-lays anbringende om velkendthed her i landet, jf. vare- mærkelovens § 4, stk. 2, at det må tages i betragtning, at mærket efter de foreliggende oplysninger, herunder den kontinuerlige brug gennem ca. 30 år sammenholdt med oplysningerne om markedsføringsindsats, salgstal og distribution, må anses som vel indarbejdet. med hensyn til det tidligere, lidt ”fladtrykte”, kegleformede corn snack- produkt, der i betydelig grad ligner bugles og general mills inc.’s vare- mærke, finder retten – uanset de forskelligheder, der opstår under pro- duktionsprocessen –, at formen må anses for klart forvekslelig med bugles-produktet og varemærket. med hensyn til det ændrede, mere klokkeformede corn snack-produkt, der nu markedsføres af ok snacks, er det rettens opfattelse, at også dette produkt ligner bugles, og at det efter en samlet vurdering i over- ensstemmelse med ok snacks’ direktør, torben juul andersens forklaring ligeledes må anses for forveksleligt med mærket. oplysningerne med hensyn til parternes produkters forskellige salgssteder fører ikke til nogen anden vurdering. markedsføring af corn snack i de foreliggende produktudgaver, jf. bilag 3, krænker under de anførte omstændigheder general mills inc.’s vare- mærkeret, som frito-lay er bemyndiget til at håndhæve, jf. varemærke- lovens § 4, stk. 1, og er tillige stridende mod markedsføringslovens §
3. da ok snacks på denne baggrund endvidere ikke er berettiget til at gøre - 18 - brug af de foreliggende emballager med de omhandlede snacks afbilledet (bilag 1 og bilag 2), tages frito-lays påstand 1 i det hele til følge. ok snacks, der har handlet ansvarspådragende, har under de anførte omstændigheder pligt til at betale vederlag samt erstatning for mar- kedsforstyrrelse, jf.

§ 43og markedsføringslovens § 13, stk.

2. beløbet fastsættes skønsmæssigt til 60.000 kr. der findes efter det foreliggende ikke at være grundlag for at pålægge ok snacks at godtgøre frito-lay de udlagte omkostninger, 38.000 kr., til markedsundersøgelse. beløbet afholdes derfor endeligt af frito-lay. med hensyn til sagens omkostninger forholdes herefter som nedenfor be- stemt. t h i k e n d e s f o r r e t: sagsøgte, ok snacks a/s, skal anerkende at være/have været uberetti- get til at producere og/eller importere, markedsføre og sælge de i bilag 1 og 2 viste produktemballager og de i bilag 3 viste snackprodukter. sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgeren, frito-lay trading company (europe) g.m.b.h, betale 60.000 kr. i erstatning og vederlag samt i sagsomkostninger 30.000 kr., heraf 4.300 kr. til dækning af retsafgift. claus forum petersen hans jørgen nielsen rolf malling petersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den - 19 -