v011200l - kj

v011200l - kj udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. maj 2003 blev af retten i sagen v-112-02 farmaceutisk laboratorium ferring a/s (advokat louise unmack rygaard) mod ankenævnet for patenter og varemærker (kammeradvokaten ved advokat marlene christiansen) hoved. 1) wyeth (tidligere american home products corporation) (advokat jens jakob bugge) afsagt sålydende d o m: denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt hovedinter- venienten, wyeths, registrering af varemærket pertanza strider mod sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s’, varemærkeret til pentasa, der ligesom pertanza er betegnelsen for et farmaceutisk præparat. - 2 - påstande sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, har ned- lagt påstand om, at sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, tilpligtes at anerkende, at varemærkeregi- strering vr 2000 03070 pertanza <w> ophæves og udslettes af varemærkeregisteret. sagsøger har endvidere nedlagt påstand om frifindelse, for så vidt angår hovedintervenienten, wyeths, påstand. sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, har ned- lagt påstand om frifindelse. hovedintervenienten, wyeth, har principalt nedlagt på- stand om, at sagsøger tilpligtes at anerkende, at vare- mærkeregistreringen vr 2000 03070 pertanza <w> ikke skal slettes af varemærkeregisteret. subsidiært har hovedintervenienten nedlagt påstand om frifindelse overfor sagsøgers påstand overfor ankenævnet for patenter og varemærker. sagsfremstilling sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, er inde- haver af varemærket pentasa, der er registreret den
2. juni 1980 i klasse 05: farmaceutiske præparater mod auto- immune sygdomme, kemiske antikonceptionelle midler. præ- paratet er receptpligtigt og anvendes i behandlingen af mave-tarmsygdomme. hovedintervenienten, wyeth (tidligere american home pro- ducts corporation), fik den
3. juli 2000 registreret va- remærket pertanza i klasse 05: farmaceutiske præparater. - 3 - præparatet er et antidepressivt middel, som ikke er re- ceptpligtig, men for tiden kan det kun fås på recept. sagsøger indgav ved skrivelse af
4. september 2000 indsi- gelse mod hovedintervenientens registrering af varemærket pertanza under henvisning til, at det krænkede sagsøgers rettigheder vedrørende varemærket pentasa. den
5. januar 2001 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse om, at indsigelsen ikke kunne tages til følge. sagsøger indbrag- te afgørelsen for sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker. under sagens behandling for ankenævnet be- grænsede hovedintervenienten varefortegnelsen til ”re- ceptpligtige farmaceutiske præparater”. ved kendelse af
6. juni 2002 stadfæstede sagsøgte patent- og varemærke- styrelsens afgørelse med følgende begrundelse: ”ankenævnet udtaler: ved helhedsvurderingen af, om der er risiko for forveksling mellem det angrebne mærke pertanza og indsigermærket pentasa finder ankenævnet, at pa- tent- og varemærkestyrelsen med rette har lagt vægt på, at ingen af de tre stavelser i ordene er identiske. hertil kommer, at indehaveren af det angrebne mærke pertanza under ankesagen har be- grænset mærkets varefortegnelse til receptplig- tige farmaceutiske præparater. endvidere findes det dokumenteret, at mærkebestanddelen penta an- giver, at et stof indeholder et antal på fem af en kemisk bestanddel, og således må anses for svag. der findes ikke gjort gældende, at mærke- bestanddelen pertan har tilsvarende meningsbæ- rende indhold. af de ovennævnte anførte grunde finder ankenævnet ved en samlet vurdering, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker. ankenævnet tager derfor indklagedes påstand til følge og stadfæster den påklagede afgørelse, dog – i over- ensstemmelse med indklagedes påstand for anke- nævnet – med varefortegnelsen begrænset til re- ceptpligtige farmaceutiske præparater i klasse 5.” - 4 - der er mellem sagsøger og hovedintervenienten afsagt dom den
7. februar 2002 af cour d´appel de paris om den sam- me varemærkeretlige konflikt som i denne sag. ved dommen fik sagsøger medhold. procedure sagsøger har anført, at der foreligger forvekslingsrisi- ko, og at der ved farmaceutiske produkter bør anvendes en streng forvekslingsbedømmelse. tidligere varemærkeretlig praksis vedrørende farmaceutiske produkter har tilladt, at varemærkerne lå tæt på hinanden ud fra en betragtning om, at det sædvanligvis er fagfolk, der anviser produk- terne, men den seneste praksis er gået bort herfra be- grundet i, at forveksling på dette område kan være fa- talt. lægerne indtaler ofte recepter etc. på bånd eller telefonisk til apoteket, hvorved der kan ske fejl, når flere produkter har meget enslydende varemærker. patient- sikkerhedsmæssige hensyn er således blevet tillagt større vægt end tidligere. det bestrides, at pentasa er beskrivende og dermed et svagt varemærke. pentasa er et rent fantasiord, idet det intet siger om, hvad præparatet kan anvendes til. penta, der på græsk betyder 5, relaterer ikke på nogen måde til præparatets kemiske opbygning, idet aminogruppen ikke er placeret i
8. position, og idet præparatet alene inde- holder en aminogruppe. hvis man lagde til grund, at der var tale om et svagt varemærke som følge af indsættelsen af et græsk tal, ville det indebære, at alle varemærker med anvendelse af græske talord var svage, hvilket ikke er tilfældet efter praksis. pentasa er således et stærkt varemærke. det må lægges til grund, at der er vareartslighed, da begge produkter er registreret i vareklasse 5, farma- - 5 - ceutiske præparater. når der er vareartlighed, antages det, at der som udgangspunkt er forvekslelighed mellem to varemærker, hvis to stavelser i ordmærkerne er identiske eller ligner hinanden. de to varemærker har ens vokalop- bygning, der er konsonantlighed, og udtalen ligger tæt op ad hinanden. visuelt ligner de to varemærker hinanden, idet der er henholdsvis 7 og 8 bogstaver, og alle bogsta- verne i pentasa er indeholdt i pertanza på nær s, der i denne sammenhæng ligger nært op ad z. når der både er vi- suel og auditiv lighed, er udgangspunktet, at der må sta- tueres forvekslelighed, uanset at der ikke er identiske stavelser. hverken målgruppen for produkterne eller andre momenter ses at kunne medføre en fravigelse af udgangs- punktet, hvorved bemærkes, at recepter telefoneres til apotekerne, og der kan også skrives utydeligt, hvilket indebærer en risiko for patienterne. til risikovurde- ringen bemærkes, at sagsøgtes produkt lovligt kan sælges uden recept, uanset at det ikke sker for tiden. sagsøgte har anført, at ved vurderingen af, om vare- mærkerne er forvekslelige, indgår det med en betydelig vægt, om der er mærke- og varelighed. der er kun delvis varelighed, da pentasa er receptpligtigt, mens pertanza formelt ikke er receptpligtigt, uanset at det kun sælges efter recept. om der er mærkelighed beror på en konkret vurdering af udtale og stavemåde, hvor det visuelle ind- går med størst vægt. de to varemærker har ingen stavelser til fælles, hvorfor udgangspunktet er, at der ikke er synsmæssig forvekslelighed. pertanza indeholder et karak- teristisk bogstav z, og den
9. stavelse i varemærkerne ender på henholdsvis n og r. der lægges dernæst vægt på, hvorvidt den dominerende del af ordet er beskrivende, da det i bekræftende fald indebærer, at der er tale om et svagt varemærke. i pentasa er penta den dominerende del. penta er et almindeligt anvendt ord indenfor lægemid- delindustrien, idet der i the merck index over ”chemi- - 6 - cals, drugs og biologicals” er 5 spalter med omkring 60 betegnelser i hver spalte, som begynder med penta. i læ- gemiddelkataloget er desuden anført en række varemærker, som begynder på penta. henset hertil er det uden betyd- ning, om penta er beskrivende i den af sagsøger anvendte sammenhæng. sagsøgers varemærke er under disse omstændig- heder svagt. der er således ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, hvorfor der ikke kan statueres forveksle- lighed med hensyn til synsindtrykket. for så vidt angår det auditive er der stor forskel i udtalen. det yderlige- re bogstav i pertanza gør en forskel i rytmen ved udta- len, og trykket i de to ord ligger på henholdsvis
10. og
11. stavelse. der er således heller ikke lydmæssig lighed. målgruppen tillægges endvidere betydning. i denne sag er det fagfolk, da præparaterne er receptpligtige, hvilket mindsker forvekslingsrisikoen betydeligt. ud fra en sam- let helhedsvurdering kan der derfor ikke statueres for- vekslelighed. den franske afgørelse kan ikke tillægges betydning under denne sag, da præparaterne ikke er receptpligtige i fran- krig. det må desuden antages, at udtalen af de to ord er anderledes på fransk end på dansk. hovedintervenienten har udover det af sagsøgte anførte gjort gældende, at det er af betydning, at ordmærkerne adskiller sig i ordlængden, hvor der er henholdsvis 7 og 8 bogstaver. der er et z i sagsøgtes varemærke, hvilket er et usædvanligt bogstav og dermed med til at adskille de to varemærker fra hinanden. efter praksis er det ud- gangspunktet, at der mindst skal være to fælles stavelser for at statuere forvekslelighed. der er ingen identiske stavelser. det forhold, at der er tale om medi- cinalprodukter er uden betydning. om produkterne er for- vekslelige er en varemærkeretlig vurdering, hvor eventuel medicinsk risiko er en sundhedsmæssig vurdering, som me- - 7 - dicinalmyndighederne må tage stilling til, når der søges om tilladelse til at markedsføre et præparat i danmark. en gennemgang af praksis viser, at ud fra en helheds- vurdering kan der ikke statueres forvekslelighed mellem de af denne sag omfattede varemærker. retten skal udtale efter varemærkelovens § 4, stk. 1, kan indehaveren af et varemærke forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der ligner varemærket, når varen er af samme eller lignende art, og der er risiko for forveksling. ved vurderingen af, om varemærkerne i den foreliggende sag er forvekslelige, lægges det til grund, at ”penta”, som er den dominerende del af pentasa, ikke er beskriv- ende i relation til præparatet, og at der er en væsentlig vareartlighed mellem parternes produkter, da der er tale om medicinalpræparater, som kun kan fås på recept. for så vidt angår den auditive og visuelle forvekslings- risiko, bemærkes det, at begge varemærkeord består af tre stavelser, at 5 af bogstaverne i de to ord på henholdsvis 7 og 8 bogstaver er ens, at s og z i sidste stavelse ikke adskiller sig ved udtale, og at vokalerne har ens place- ring og rækkefølge i ordene. udtalen af ordene har samme rytme, og udtalen af r og n i
12. stavelse er ikke særlig distinkt. der er således en betydelig visuel og auditiv lighed mellem de to varemærker. da produkterne kun kan fås på recept, er det afgørende, om der er risiko for forveksling af produkterne hos læ- ger, lægesekretærer, apoteker og patienter. kommunika- tionen mellem de implicerede vil ofte ske telefonisk, hvilket i praksis kan medføre forveksling mellem de to produktnavne. - 8 - efter en samlet vurdering finder retten, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne. sagsøgtes brug af mærket pertanza er derfor i strid med sagsøgers varemær- keret til pentasa, hvorfor sagsøgers påstand over for sagsøgte tages til følge, og sagsøger frifindes for ho- vedintervenientens selvstændige påstand. thi kendes for ret: sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, tilplig- tes at anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03070 pertanza <w> ophæves og udslettes af varemærkeregisteret. sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, fri- findes for hovedintervenienten, wyeths, påstand. sagsøgte og hovedintervenienten betaler in solidum inden 14 dage sagens omkostninger med 13.500 kr. til sagsøger. mette christensen jørgen gawinetski mogens trepka (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den