højesterets kendelse afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 sag 173/2008 he-house a/s og he-biler ved henning mærsk-møller (begge ved advokat mads berendt) mod skandinavisk motor co. a/s (advokat peter s

§ 4. allerede af den grund er det udelukket, at he-house krænker smc’s varemærker.

he-house har nærmere anført, at det registrerede søgeords funktion og formål ikke er at være en del af en reklame eller annonce – søgeordsreklame – men alene at frembringe en bestemt søgeordsreklame i den rette kontekst. det registrerede søgeord fungerer herved blot som assi- stent til søgemaskinens software, således at søgemaskinen ved, hvornår og i hvilken kontekst reklamen skal vises. det registrerede søgeord bruges ikke til visning for internetbrugeren, men tjener alene det praktiske formål at sørge for, at den ønskede reklame vises. den frembragte reklame er såle- des et resultat af en ”stille samtale” mellem søgemaskinen og den computer, der ligger inde med reklamen. brugen af et varemærke som søgeord skal derfor ikke anses som udnyttelse af varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, idet søgeordet ikke anvendes offentligt eller over for en unavngiven adressat, men kun som et internt link til det firma, der har place- ret en reklame på søgemaskinen. he-house har endvidere anført, at såfremt he-houses benyttelse af smc’s varemærker som registrerede søgeord anses for at være erhvervsmæssig brug i henhold til

§ 4

, er denne brug berettiget efter

§ 5, nr.

3, idet brugen er nødvendig, loyal og i overensstemmelse med god markedsføringsskik. he-house benytter således alene smc’s varemærker til at gøre opmærksom på, hvilke varer og tjenesteydelser he-house sæl- ger. det sker uden, at der hermed gives indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbin- delse mellem he-house og smc, jf. herved ef-domstolens fortolkning af varemærkedirekti- vets artikel 6 (

§ 5) i dom af 23.

februar 1999 i sag c-63/97 (bmw-dom- men). landsretten har ikke anvendt præmisserne i ef-domstolens dom af 17. marts 2005 i sag c- 228/03 (gillette-dommen) korrekt i den foreliggende sag, hvor de faktiske omstændigheder er væsentligt anderledes. ef-domstolens bemærkninger om ”nødvendighed” i gillette-dommen vedrører alene den situation, hvor brugeren af varemærket benytter dette i forbindelse med salg af produkter, der ikke hidrører fra varemærkeindehaveren. gillette-dommens fortolkning - 3 - af nødvendighedskravet i varemærkedirektivets artikel 6 (

§ 5

) knytter sig således alene til anvendelsen af et produkt, der ikke i forvejen bærer det benyttede vare- mærke. smc har anført bl.a., at he-houses registrering af smc’s varemærker som søgeord hos in- ternetsøgemaskiner og internetopslagsværker med henblik på at frembringe oplysninger om he-houses virksomhed (keyword advertising) udgør erhvervsmæssig brug af disse varemær- ker i henhold til varemærkeloven. det er for fortolkningen af udtrykket ”erhvervsmæssig brug” i

§ 4

uden betydning, om varemærket anvendes direkte af annoncøren i en reklame, eller om annoncøren – i dette tilfælde he-house – registrerer varemærket som søgeord, idet der ved denne regi- strering under alle omstændigheder sker en aktiv, erhvervsmæssig anvendelse af tredjemands varemærke. hertil kommer, at he-houses keyword advertising klart er kommerciel og sker i reklameøjemed, jf.

§ 4, stk.

3, nr. 4, idet den utvivlsomt sker med henblik på at fremme he-houses afsætning af sine varer og tjenesteydelser. annoncering på internettet udgør en mere aggressiv og direkte form for reklame end annonce- ring i trykte medier. det som søgeord indtastede varemærke fremgår af søgeresultatsiden, og varemærket ses således i kontekst med den udløste reklame for he-houses virksomhed. der er således ikke tale om nogen ”stille samtale” mellem søgemaskinen/internetopslagsværket og den computer, der ligger inde med reklamen. smc har endvidere anført, at

§ 5, nr.

3 – som er en undtagelsesbestemmelse – ikke giver he-house adgang til at foretage registrering og brug af smc’s varemærker som søgeord hos internetsøgemaskiner og internetopslagsværker. smc nyder også efter varemær- kelovens § 5 en udvidet beskyttelse som følge af det tidligere længerevarende samarbejdsfor- hold med he-house. he-house har foretaget en massiv registrering og brug af smc’s beskyttede varemærker for at gøre omverdenen opmærksom på, at he-house sælger og servicerer skoda-biler. dette er hverken nødvendigt, loyalt eller i overensstemmelse med god markedsføringsskik, idet he- house har rig mulighed for på anden og mere loyal måde at gøre opmærksom herpå. pro- - 4 - blemstillingen i den foreliggende sag er i øvrigt ikke identisk med den, der forelå i bmw- dommen, der angik brug af varemærker i annoncer i trykte medier. brugen af tredjemands varemærker i fysiske medier kan ikke sammenlignes med brugen i elektroniske medier, hvor der sker en helt anden anvendelse og eksponering af tredjemands varemærker. det følger desuden af gillette-dommen, at adgangen til at anvende tredjemands varemærker skal fortolkes indskrænkende, og at kun den helt nødvendige brug af sådanne varemærker er tilladt efter

§ 5, nr.

3. det er også på den baggrund oplagt, at he-houses massive brug af smc’s beskyttede varemærker som registrerede søgeord ikke er tilladt i hen- hold til

§ 5, nr.

1. højesterets begrundelse og resultat spørgsmålet om forbud mod at benytte betegnelsen ”skoda salg & service” i kombination med en grøn farve (smc’s påstande 1 og 3) he-houses anvendelse af en grøn farve i forbindelse med betegnelsen ”skoda salg & ser- vice” medfører en øget risiko for, at forbrugerne får det indtryk, at he-house er autoriseret forhandler og reparatør af skoda biler. samtidig er anvendelse af en grøn farve ikke nødven- dig for, at he-house kan oplyse om, at det driver virksomhed med forhandling og reparation af skoda biler. med disse bemærkninger og i øvrigt at de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster hø- jesteret landsrettens kendelse for så vidt angår smc’s påstande 1 og
2. spørgsmålet om forbud mod he-houses registrering af smc’s varemærker som søgeord hos søgetjenester og opslagsværker på internettet (smc’s påstande 2 og 4) disse påstande angår det forhold, at he-house har ladet varemærket skoda og andre vare- mærker tilhørende smc registrere som søgeord hos en række søgetjenester og opslagsværker på internettet, således at søgning på det pågældende varemærke udløser en reklame for he- houses virksomhed og/eller en henvisning til dennes hjemmesider. spørgsmålet, om en sådan registrering som søgeord udgør en krænkelse af smc’s varemærker, beror på en fortolkning af

§ 4og § 5, nr.

3, idet der må tages stilling til, om der er tale om er- - 5 - hvervsmæssig brug af varemærkerne i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i lovens § 4, og – hvis dette spørgsmål besvares bekræftende – tages stilling til, om denne brug er tilladt efter § 5, nr. 3. da

bestemmelser gennemfører de tilsvarende bestemmelser i artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c, i eu´s varemærkedirektiv (direktiv 89/104/eøf af 21. december 1988), er der tale om fortolkningsspørgsmål, som skal afgøres af ef-domstolen, og der verserer sager, som angår i hvert fald det førstnævnte spørgsmål. højesteret finder ikke grundlag for at udsætte fogedforbudssagen med henblik på at afvente ef-domstolens afgørelser i de verserende sager og/eller med henblik på at forelægge spørgs- mål for domstolen, idet en sådan udsættelse ikke ville harmonere med et fogedforbuds ka- rakter af et foreløbigt retsmiddel. 4 dommere – per sørensen, peter blok, per walsøe og asbjørn jensen – udtaler herefter: vi finder, at de nævnte spørgsmål om fortolkningen af

§ 4og § 5, nr.

3 (va- remærkedirektivets artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c) giver anledning til en sådan tvivl, at det ikke kan anses for sandsynliggjort, at he-house har krænket smc’s varemærker ved at lade disse registrere som søgeord. det kan heller ikke anses for sandsynliggjort, at he-house har overtrådt markedsføringslovens §

1. betingelsen i retsplejelovens § 642, nr. 1, for at nedlægge fogedforbud er herefter ikke op- fyldt, og vi stemmer derfor for, at smc’s påstande 2 og 4 ikke tages til følge. dommer poul dahl jensen udtaler: registreringen af skoda auto a/s’ varemærker som søgeord hos en række søgetjenester og opslagsværker på internettet indebærer, at he-house gør brug af varemærkerne som et væ- sentligt element i sin markedsføring over for potentielle kunder i konkurrencen med vare- mærkeindehaveren og virksomheder, der har en forretningsmæssig forbindelse med varemær- keindehaveren. selv om det kan give anledning til tvivl, om en sådan brug krænker skodas varemærkeret, finder jeg det dog tilstrækkeligt sandsynliggjort, at brugen udgør en sådan krænkelse. betingelserne efter retsplejelovens § 642 for at nedlægge forbud mod he-houses - 6 - brug af skodas varemærker som søgeord er herefter opfyldt, og jeg stemmer derfor for at stadfæste landsrettens kendelse for så vidt angår smc’s påstande 2 og
2. afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. thi bestemmes: landsrettens kendelse stadfæstes for så vidt angår forbuddet mod at benytte betegnelsen ”skoda salg & service” i kombination med en grøn farve, og for så vidt angår pålægget om at fjerne og nedtage skiltning i form af klistermærker/bannere på he-houses ejendom indehol- dende betegnelsen ”skoda salg & service” (påstandene 1 og 3). i øvrigt tages begæringen om fogedforbud ikke til følge.