- idi udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 3. december 2012. v-72-11 kraft foods as (advokat thomas mølsgaard) mod ankenævnet for patenter og varemærker (kammeradvokaten

§ 15, stk.

1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 …” kraft foods indbragte den

1. september 2010 afgørelsen for ankenævnet, der stadfæstede afgørelsen den
2. maj 2011 i henhold til de af styrelsen anførte grunde og henviste til anke- nævnets kendelse af
3. august
4. det for styrelsen fremlagte materiale til dokumentation for, at varemærket smil er velindarbejdet og velkendt i danmark har også været fremlagt i sagen for sø- og handelsret- ten. derudover har været fremlagt en brancheerklæring af
5. februar 2011 fra dansk er- hverv, hvori branchen udtaler, at smil har været anvendt siden begyndelsen af 1990’erne, at smil er et indarbejdet varemærke i danmark, og at branchen ikke er bekendt med andre mærker, der inkorporerer smil i forbindelse med salg af chokoladeprodukter. endvidere er fremlagt dansk og norsk reklamemateriale fra 1992 og frem. forklaringer jeanette ruby har forklaret, at hun er marketingsmanager i kraft foods. hun har en hd fra cbs i organisation og strategi. kraft foods fremsendte originalt markedsføringsmateriale fra danmark til norge, som desværre bortkom i posten. hun var ikke ansat på det tidspunkt, men er blevet bekendt hermed efter sin ansættelse. kraft foods var derfor tidligere i besiddelse af andet markedsføringsmateriale end det, som er fremlagt i sagen. hun er selv i besiddelse af markedsføringsmateriale, hvor smil markedsføres som chokoladebars. det er dog ikke fremlagt i sagen. smil er et specialiseret produkt med en helt unik smag, og varemærket relaterer sig ikke udelukkende til små chokoladestykker med karamel. det er et velkendt mærke. da for- brugerundersøgelser har vist, at forbrugerne typisk indkøber i bar segmentet, bliver smil markedsført sammen med bars. -7- christian kurt nordam har forklaret, at han er ansat som client executive i the nielsen company denmark aps. han har ikke udarbejdet undersøgelsen om udvikling i salg og ve- jet salgsdistribution. niels skovsdal, som har forestået undersøgelsen, er ikke længere ansat. en vejet salgsdistribution på eksempelvis 62 betyder, at smil er solgt i de butikker, som står for 62 % af hele kategoriens salg. de kører med 4 ugers perioder, dvs. 13 perioder på et år. angivelsen af volumenandele i dagligvarehandlen på rulle-segmentet er et overblik over et rullende år, hvor de ser på samtlige dagligvarebutikker, med undtagelse af tankstati- oner, kiosker og aldi og lidl. undersøgelsen er lavet i februar 2002 og viser tilbage til febru- ar
6. fra februar 1999 til januar 2000 havde smil således en andel i den samlede kategori på 50,
7. han ved ikke, hvorledes rulle-segmentet har været defineret på daværende tidspunkt, da det er kraft foods, som har defineret det. han har ikke kunnet genskabe definitionen. parternes synspunkter kraft foods har gjort gældende, at det yngre varemærke smiley er forveksleligt med det ældre varemærke smil, hvorfor varemærket må udelukkes fra endelig registrering, jf. vare- mærkelovens § 15, stk. 1, nr.
8. varemærket smil er registreret for små chokoladestykker i klasse 30 og dækker der- med et specifikt produkt, hvor det relevante overbegreb må anses for at være ”chokolade” eller ”konfekturevarer”. varemærket smiley er registreret for en lang række produkter, herunder også choko- lade og konfekturevarer. ohim har fastslået, at chokolade er ligeartet med kager og andre sukkerholdige varer, hvorfor der i forvekslelighedsmæssig henseende må tages udgangspunkt i ”chokolade”. det bemærkes, at en vares anvendelighed har betydning for bedømmelsen af vare- artslighed. da der således foreligger vareartslighed, reduceres kravene til mærkelighed, jf. ef- domstolens afgørelse i sag c 39/97, præmis 17(canon). ved forvekslelighedsbedømmelsen skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvorun- der der skal foretages en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning. -8- visuelt er mærkerne meget lig hinanden, idet de fire første bogstaver er identiske. vi- suelt er mærkerne således ens i middel til høj grad. det bør endvidere tillægges betydning, at mærket smiley indledes med varemærket smil. kraft foods varemærke er således inde- holdt i sin helhed i varemærket smiley. fonetisk er mærkerne ens i middel grad, da de udtales næsten ens på smil elementet. hertil kommer, at udtalen af ey- elementet i mærket smiley vil kunne sløres af den bag- grundsstøj, som opleves i butikkerne. i en købssituation kan de lydlige egenskaber således ikke tillægges særlig vægt. begrebsmæssigt er mærkerne i høj grad ens, da de begge associerer til verbet ”at smi- le”. ved vurderingen af, om mærkerne er forvekslelige, skal princippet om det udviskede erindringsbillede ligeledes anvendes. det må tillægges vægt, at salgskanalerne for de om- handlede produkter er ens, og at børn som selvstændige forbrugere ikke vil lægge vægt på det lydlige indtryk, men alene på det visuelle. varemærket smiley må endvidere udelukkes fra endelig registrering, jf. varemærke- lovens § 15, stk. 4, nr. 1, da varemærket smil var velkendt i danmark allerede før den
9. ju- li
10. varemærket nyder derfor en udvidet beskyttelse. varemærkets velkendthed må anses for dokumenteret ved det fremlagte markedsfø- ringsmateriale fra 1990’erne, ligesom acnielsen-undersøgelsen viser, at smil har haft en betydelig markedsandel i rulle-segmentet. dernæst fremgår det af brancheerklæringen fra dansk erhverv, at smil har været anvendt siden begyndelsen af 1990’erne, og at smil er et indarbejdet varemærke i danmark. varemærket smil har en høj grad af særpræg, da det hverken er beskrivende eller suggestivt. vedrørende ankenævnets subsidiære påstand har kraft foods gjort gældende, at sa- gen skal realitetsbehandles af domstolene, idet forvekslelighedsspørgsmålet efter varemær- kelovens § 15 i sin helhed er underlagt domstolsprøvelse, jf.

§ 46

. det er i den forbindelse uden betydning, at ankenævnet ikke har foretaget en varelighedsbedøm- melse. -9- ankenævnet har gjort gældende, at kraft foods ikke har ført bevis for, at varemærket smil var velkendt her i landet den

1. juli 1997, svarende til prioritetsdatoen for varemærket smi- ley. listerne over salgsomfang, listen over leverancer, fakturaer og reklamerne fra årene 2001-2003 godtgør ikke, at smil var velkendt den
2. juli 1997, da de angår perioden efter det nævnte tidspunkt. reklamerne fra tiden før den
3. juli 1997 kan ikke tillægges nogen bevisværdi, da de ikke er ledsaget af oplysninger om reklamernes udbredelse og ikke giver et rimeligt grund- lag for at lægge til grund, at smil var velkendt i
4. brancheerklæringerne dokumenterer heller ikke, at smil var velkendt den
5. juli
6. undersøgelsen fra acnielsen vedrører, ifølge forklaringen fra christian kurt nordam, ikke perioden før 1997, bortset fra enkelte perioder. undersøgelsen viser endvidere intet om smils udbredelse, idet den ikke viser, hvad de pågældende tal skal ses i forhold til. endvi- dere er det uklart, hvad rulle-segmentet dækker over. registrering af varemærket smiley kan herefter ikke udelukkes i medfør af varemær- kelovens § 15, stk. 4, nr.
7. kraft foods har heller ikke ført bevis for, at de to varemærker smil og smiley er for- vekslelige, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2, hvorfor registrering af smiley ikke kan udelukkes i medfør af denne bestemmelse. varemærket smil har et beskedent særpræg og må derfor alene nyde en begrænset beskyttelse. visuelt er der ligheder, men også en række forskelle, mens der auditivt er stor forskel på mærkerne, idet forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges afgørende vægt. begrebsmæssigt er der også forskel, idet smil er et navneord, som associerer til et an- sigtsudtryk, hvor smiley er et lille ansigt dannet af skrifttegn. ud fra en helhedsvurdering er der ikke grundlag for den antagelse, at der skulle være en risiko for forveksling. til støtte for sin hjemvisningspåstand har ankenævnet gjort gældende, at det ikke har taget stilling til, i hvilket omfang der måtte foreligge varelighed. såfremt sø- og handelsret- ten måtte finde, at smiley er identisk med eller ligner smil, bør sagen hjemvises med hen- - 10 - blik på de administrative myndigheders stillingtagen til, i hvilket omfang registreringen skal udelukkes. sø- og handelsrettens afgørelse efter det under sagen oplyste finder retten ikke, at kraft foods har dokumenteret, at vare- mærket smil før den 24. juli 1997 var indarbejdet i en sådan grad, at varemærket er vel- kendt, jf.

§ 15, stk.

4, nr. 1. spørgsmålet er herefter, om registrering af varemærket smiley kan udelukkes fra re- gistrering efter

§ 15, stk.

1, nr. 2. mærkerne smil og smiley udtales på henholdsvis dansk og engelsk, hvilket har stor betydning i markedsføringsmæssig henseende, idet en overvejende del af den danske be- folkning har kendskab til det engelske sprog. det må derfor lægges til grund, at den gen- nemsnitlige forbruger vil lægge vægt på det lydlige indtryk. begrebsmæssigt associerer de to varemærker til noget forskelligt. varemærkerne ligner derimod visuelt hinanden. begge ord indeholder de samme fire bogstaver smil, hvilket kan medføre, at en forbruger kan tage fejl. efter en helhedsvurdering, når særligt henses til de auditive forskelle, finder retten, at der ikke er risiko for forveksling mellem de to mærker, selvom graden af visuel lighed mel- lem mærkerne kan have betydning med varer som disse, hvor køberen normalt i købssitua- tionen opfatter mærket visuelt. herefter frifindes ankenævnet. efter sagens udfald skal kraft foods betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til ankenæv- net til dækning af advokatbistand. der er herved taget hensyn til sagens genstand, karakter og omfang. thi kendes for ret: ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. kraft foods as skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til ankenævnet for patenter og varemærker med 30.000 kr. - 11 - torben kuld hansen mette christensen mette skov larsen allan suhrke villy rasmussen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den