sø- & handelsrettens retsbog

udskrift af sø- & handelsrettens retsbog ____________ dom afsagt den

1. november 2007af sø‐ og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident michael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør aksel gybel og direktør claus thorsgaard v‐129‐06 dansk kapitalanlæg aktieselskab (advokat olaf koktvedgaard) mod jysk/fynsk kapitalanlæg a/s (advokat ejvind sandal) under denne sag har dansk kapitalanlæg aktieselskab (i det følgende: dansk kapitalanlæg) nedlagt påstand om, at jysk/fynsk kapitalanlæg a/s i forhold til dansk kapitalanlæg aktieselskab skal ‐ anerkende, at jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ markedsmæssige brug af ordet ”kapitalanlæg” er i strid med dansk kapitalanlægs ret ‐ forbydes at anvende betegnelsen ”jysk/fynsk kapitalanlæg” for venturekapital og private equity og dermed beslægtet virksomhed ‐ ophøre med at benytte navnet ”jysk/fynsk kapitalanlæg” som selskabsnavn og foranledige navnet slettet hos erhvervs‐ og selskabsstyrelsen og ‐ betale dansk kapitalanlæg 50.000 kr. med procesrente fra den
2. november
3. jysk/fynsk kapitalanlæg a/s har påstået frifindelse. - 2 - dansk kapitalanlæg dansk kapitalanlæg blev stiftet i 1930, var børsnoteret i årene 1970‐2005, og har siden 1984 drevet virksomhed med private equity og venture kapital. dansk kapitalanlæg investerer sin kapital som aktie‐ eller anpartskapitel i virksomheder med fremtidige vækst‐ og udviklingsmuligheder. der er tale om et aktivt medejerskab, idet dansk kapitalanlæg stiller sine erfaringer fra andre virksomheder og sin generelle ledelseskompetence til rådighed for de selskaber, hvori der investeres. hovedparten af virksomhederne ligger i jylland og på fyn. dansk kapitalanlæg har den
4. oktober 2006 fået ordmærket dansk kapitalanlæg registreret med virkning fra den
5. marts 2006 for klasse 35: annonce‐ og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, klasse 36: finansielle analyser, finansiering, formueforvaltning, lån(finansiering), finansiel rådgivningsvirksomhed, fondsbørsnoteringer, investering af kapital, klasse 42: videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. det fremgår af varemærkeregistret, at mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse
6. i forbindelse med registreringen henviste dansk kapitalanlæg til en udtalelse af
7. august 2006, hvoraf bl.a. følgende fremgår: ” … vækstfonden anser varemærket ”dansk kapitalanlæg” for indarbejdet for så vidt angår finansiel virksomhed. vækstfonden har i en lang årrække samarbejdet med dansk kapitalanlæg vedrørende investeringer i små og mellemstore danske virksomheder og anser dansk kapitalanlæg som en særdeles velkendt og ikke mindst respekteret aktør i venture og private equity markedet. vækstfonden og dansk kapitalanlæg har således blandt andet foretaget fælles investeringer i en række virksomheder, herunder deltager begge investorer aktivt i bestyrelsesarbejdet i disse. i forbindelse med vækstfondens løbende markedsundersøgelser og udgivelse af publikationen venture, har det været naturligt at medtage dansk kapitalanlæg som venture/private equity investor, i det omfang markedets aktører er blevet opregnet. …” - 3 - dansk venture capital & private equity association havde endvidere den
8. oktober 2006 afgivet følgende udtalelse: ”det er vores indtryk, at ”dansk kapitalanlæg” … er velkendt som investeringsselskab af aktørerne i den finansielle sektor og dermed blandt potentielle investorer. det er også vort indtryk, at dansk kapitalanlæg er velkendt blandt danske virksomhedsledere som kendetegn for et selskab, der stiller risikovillig kapital og ledelsesmæssig bistand til rådighed. … dansk kapitalanlæg … hører til de mest omtalte aktører på det danske marked. gennem en længere årrække har dansk kapitalanlæg således været nævnt i alle gængse opslagsværker over danske private equity‐ og ventureselskaber. …” jysk/fynsk kapitalanlæg a/s jysk/fynsk kapitalanlæg a/s er stiftet i november 2005 og tilbyder på tilsvarende måde kapital og aktivt medejerskab til mindre og mellemstore danske virksomheder i jylland og på fyn. selskabsnavnet er registreret i erhvervs – og selskabsstyrelsen. sagens forløb dansk kapitalanlæg rettede umiddelbart efter den
9. februar 2006 gennem en artikel i dagbladet børsen at være blevet bekendt med dets virksomhed henvendelse til jysk/fynsk kapitalanlæg a/s med anmodning om at ophøre med brug heraf, hvilket ikke er sket. forklaringer steen lønberg jørgensen har bl.a. forklaret, at han siden marts 2005 har været administrerende direktør og investment director i dansk kapitalanlæg, der har ca. 10 medarbejdere. forretningsområdet er overvejende investering i små og mellemstore virksomheder, typisk beliggende i jylland og på fyn og med en omsætning på mellem 100 mio. og 500 mio. kr. formålet er, gennem et aktivt medejerskab/ledelse og idégenering m.v., at udvikle virksomheder og øge værditilvæksten. dansk kapitalanlæg erhverver i dag normalt en majoritetspost på 60‐70 % af de pågældende virksomheders aktiekapital. herved sikres en tæt relation til virksomheden, der tillige bevarer en vis form for selvstændighed. en af dansk - 4 - kapitalanlægs ´s seniormedarbejdere og en sagkyndig indtræder samtidig i porteføljevirksomhedernes bestyrelse. det tager ca. 5 år at udvikle en virksomhed. selskabets værktøjer er, udover aktivt medejerskab, strategier for ledelse og organisation, herunder coaching, sparring samt oprettelse af finansielle og operationelle rapporterings‐ og målepunktsystemer for omsætning og produktivitet. dansk kapitalanlæg fokuserer ved ansættelse af medarbejdere på, om disse har ledelsesmæssig og finansieringsmæssig baggrund. dansk kapitalanlæg markedsfører sig på sin hjemmeside på nettet, ved virksomhedsbesøg og foredrag i vl ‐ grupper, ved kontakter til pengeinstitutter og ved målrettede seminarer. der er meget stor forskel på aktørerne på investeringsmarkedet, hvoraf en betydelig del tilbyder en række alternative og fikse finansielle konstruktioner f.eks. investering med passivt ejerskab, på grundlag af optioner og med høj gearing. dansk kapitalanlæg har valgt disse former fra og gearer således f.eks. højst investeringerne med 75 %, idet der skal være plads til en forretningsudvidelse på 25 %. jysk/fynsk kapitalanlæg a/s har et lignende koncept og markedsfører sig i samme forretningsområde og over for samme segment ‐ små og mellemstore industrivirksomheder med god ledelse og udviklingspotentiale ‐ i jylland og på fyn. der er hermed tale om så godt som identisk virksomhed. per kristensen har bl.a. forklaret, at han siden februar 2006 har været direktør i og indehaver af selskabet jysk/fynsk kapitalanlæg a/s, hvis forretningsmodel er investering i og igangsætning/udvikling, evt. senere salg, af mindre virksomheder i jylland og på fyn. der er tale om stort set samme koncept som dansk kapitalanlægs, omend i mindre målestok. der er dog visse forskelle, f.eks. størrelsen på virksomhedernes omsætning, der i jysk/fynsk kapitalanlægs portefølje på i alt 6 virksomheder typisk ligger på mellem 40 og 160 mio. kr. jysk/fynsk kapitalanlæg investerer udelukkende i majoritetsposter og deltager ikke selv i bestyrelsen, men finder i stedet branchekyndige bestyrelsesformænd. selskabet markedsfører sig ved virksomhedsbesøg hos målgruppen og ved møder med banker og investorer. bortset fra et enkelt tilfælde i opstartfasen, markedsfører selskabet sig ikke ved annoncering. navnet jysk/fynsk kapitalanlæg fremgik af et arbejdsnotat, da han tiltrådte. betegnelsen kapitalanlæg anvendes i flæng i branchen og han anså derfor udelukkende - 5 - navnet som beskrivende for virksomhedens aktivitet og det geografiske område, hvor virksomheden opererer. da navnet uden videre kunne registreres hos erhvervs – og selskabsstyrelsen, havde han ingen betænkeligheder med at anvende det og har ikke ønsket at ændre det. parterne er ham bekendt ikke i direkte konkurrence, og han har kun hørt om ét tilfælde af forveksling i forbindelse med jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ annoncering i opstartfasen. parternes synspunkter dansk kapitalanlægs advokat har gjort gældende, at dansk kapitalanlæg har retten til ordmærket dansk kapitalanlæg, og at jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ brug af ordet kapitalanlæg for sine ganske tilsvarende ydelser krænker dansk kapitalanlægs varemærkeret, ligesom navnet jysk/fynsk kapitalanlæg a/s er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18 og aktieselskabslovens §
10. kapitalanlæg er ikke nogen generisk betegnelse, men særpræget og i daglig sprogbrug i branchen synonym med dansk kapitalanlæg. ordet findes således hverken i leksika, ordbøger, encyklopædier eller lignende.ikke i opslagsværker som ordbøger, encyklopedia m.v. dansk kapitalanlæg har forud for ordmærkets registrering i 2006 benyttet ordet kapitalanlæg som en del af sit navn siden 1930 for bl.a. finansielle ydelser i klasse 36 og for bistand til forretningsledelse, virksomhedsudvikling mv., og ordmærket dansk kapitalanlæg må anses som velkendt og indarbejdet, jf. også de udtalelser, som blev indhentet i forbindelse med registreringen. der er tale om identisk virksomhed, og jysk/fynsk kapitalanlæg a/s har på det nærmeste klonet dansk kapitalanlægs navn, ordmærke og hele forretningskoncept, således at forvekslingsrisikoen og snyltningen er åbenbar. i hvert fald den fortsatte overtrædelse efter modtagelsen af dansk kapitalanlægs henvendelse i februar/marts 2006 er forsætlig. det er ubestridt, at der har været forveksling. vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse bør efter et samlet skøn i alt udgøre 50.000 kr. jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ advokat har gjort gældende, at ordet kapitalanlæg bredt dækker over begrebet kapitalanbringelse ved anlægsinvestering og må anses synonymt med de engelske termer private equity og venture. skattemyndighederne benytter f.eks. ordet - 6 - kapitallanlæg i ligningsvejledningen
11. af en søgning med google fremgår, at ca. 60 danske virksomheder benytter ordet som en del af deres navn eller som led i en beskrivelse af deres aktivitet. da ordet er almindeligt i branchen, kan der ikke opnås særprægsbeskyttelse, og ordet kan dermed ikke reserveres dansk kapitalanlæg. ordene dansk, henholdsvis jysk/fynsk, er relevante adskillende led i parternes navne og i øvrigt logisk begrundet i geografisk afgrænsede interessesfærer. registreringen af dansk kapitalanlægs varemærke er sket på baggrund af indarbejdelse af hele navnet, også den geografiske angivelse. dette bestyrkes af, at begge parters navne er registreret i aktieselskabsregisteret. der er heller ikke risiko for forveksling. det er ikke ukendt, at virksomheder, der tilbyder tilsvarende ydelser, f.eks. danske bank og jyske bank, eksisterer side om side, selv om de tilbyder ydelser til folk, der kommer ind fra gaden. her er der ikke tale om, at handler indgås direkte fra gaden, idet investeringerne først foretages efter ofte langvarig forhandling, således at der er en forudgående modningsproces. sø ‐ og handelsrettens afgørelse ordet kapitalanlæg, som er den væsentligste del af dansk kapitalanlægs navn og ordmærke, er ikke noget almindeligt dansk ord. ordet er sammensat af ordene kapital og anlæg. disse ord indgår også i det sammensatte ord anlægskapital, men ordet kapitalanlæg har i modsætning hertil ikke noget selvstændigt meningsindhold og er således ikke omtalt i nogen gængs ordbog eller encyklopædi eller noget gængs leksikon. dansk kapitalanlæg, der siden 1930 har brugt dansk kapitalanlæg aktieselskab som selskabsnavn og i hvert fald siden 1984 ordene dansk kapitalanlæg, der efter det anførte ikke kan anses som beskrivende, men tværtimod har særpræg, som kendetegn for sin virksomhed med private equity og venture kapital, findes herved at have erhvervet eneret til ordmærket dansk kapitalanlæg, jf. også registreringen i patent‐ og varemærkestyrelsen i 2006 på grundlag af den skete indarbejdelse. den væsentligste del af parternes kendetegn er ordene kapitalanlæg, henholdsvis kapitalanlæg, og de er fuldstændig identiske. der må ved bedømmelsen af ligheden mellem mærkerne i hovedsagen ses bort fra parternes geografiske angivelser og fra, i hvilke dele af danmark parterne i praksis udøver virksomhed. det bemærkes dog, at - 7 - jylland og fyn er delmængder af danmark, således at jysk/fynsk også er en delmængde af dansk, og at begge parter uanset deres geografiske angivelser efter det oplyste navnlig investerer i virksomheder i jylland og på fyn. det er ubestridt, at der er identitet mellem de investeringsprodukter, som parterne tilbyder, og at der er sket forveksling af parterne, hvilket i øvrigt er nærliggende. herefter, idet jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ brug af sine kendetegn i hvert fald efter dansk kapitalanlægs indsigelse i februar‐marts 2006 er sket med forsæt, og idet vederlag og erstatning for yderligere skade og tab, herunder for markedsforstyrrelse, ved, at jysk/fynsk kapitalanlæg a/s har udnyttet dansk kapitalanlægs mærke til at trænge ind på markedet, efter et samlet skøn fastsættes til et beløb på 50.000 kr., tages dansk kapitalanlægs påstande til følge som nedenfor bestemt. jysk/fynsk kapitalanlæg a/s skal endvidere betale sagens omkostninger med 20.000 kr., hvoraf 2.700 kr. er til dækning af retsafgift, mens resten er til dækning af advokatudgift. thi kendes for ret jysk/fynsk kapitalanlæg a/s skal i forhold til dansk kapitalanlæg aktieselskab ‐ anerkende, at jysk/fynsk kapitalanlæg a/s’ markedsmæssige brug af ordet ”kapitalanlæg” er i strid med dansk kapitalanlægs ret ‐ forbydes at anvende betegnelsen ”jysk/fynsk kapitalanlæg” for venturekapital og private equity og dermed beslægtet virksomhed ‐ ophøre med at benytte navnet ”jysk/fynsk kapitalanlæg” som selskabsnavn og foranledige navnet slettet hos erhvervs‐ og selskabsstyrelsen og ‐ inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 50.000 kr. med procesrente fra den
12. november 2006 og i sagsomkostninger 20.000 kr. aksel gybel michael b. elmer claus thorsgaard (retsformand) - 8 - (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den