sø- og handelsrettens dombog

- udskrift af sø- og handelsrettens dombog ────────── den

1. juli 2001 blev af retten i sagen v-0109-98 cine craft limited (advokat christian levin nielsen) mod patentankenævnet (kammeradvokaten v. stig grønbæk jensen) afsagt sålydende d o m: sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et den
2. september 1995 anmeldt figurmærke "private corner video entertainment" krænker sagsøgeren, cine craft limiteds, registrerede figurmærke, et hjerte samt angivelsen af ordet "private", og om ordet "private" i sig selv nyder beskyttelse. påstande: sagsøger, cine craft limited (herefter cine craft), har nedlagt påstand om, at dansk varemærkeregistrering vr 1995 07313 private corner video entertainment <figurmær- - 2 - ke> udslettes. sagsøgte, patentankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse. sagsfremstilling: cine craft fik den
3. oktober 1973 registreret nedenfor gengivne figurmærke i klasse 16 for aviser, tidsskrifter, bøger, fotografier og spillekort samt i klasse 41: billedet udgik hurtigt i markedsføringssammenhænge, hvorefter kun ordet private anvendes. selskabet producerer og sælger film og tidsskrifter indenfor pornobranchen, hvilket det begyndte med under firmanavnet private press ab i begyndelsen af 1970'erne i sverige. det omtvistede mærke, der er anmeldt af lz 2000 aps den
4. september 1995 og foreløbigt registreret den
5. oktober 1995 i klasse 9 for videofilm samt i klasserne 41 og 42 er det nedenfor gengivne figurmærke: - 3 - den foreløbige registrering af figurmærket blev offent liggjort den
6. november 1995 i dansk varemærketidende. mærket anvendes som forretningskendetegn på en forretning beliggende istedgade 26, hvor der forevises video i lukkede kabiner. ved skrivelse af
7. januar 1996 til patentdirektoratet protesterede cine craft mod ovennævnte registrering. den
8. september 1996 traf patentdirektoratet afgørelse, hvorefter den af cine craft nedlagte indsigelse ikke tages til følge med følgende begrundelse: "... der foreligger sammenfald af tjenesteydelser omfattet af registreringerne i klasse
9. det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i deres helhed og på en sådan måde, at der er risiko for forveksling." den
10. november 1996 indbragte sagsøgers patentagent patentdirektoratets afgørelse for patentankenævnet, der den
11. august 1998 stadfæstede denne i henhold til de anførte grunde. cine craft har under sagen gjort gældende, at der er solgt tidsskrifter og videofilm i danmark under navnet private før
12. september 1995, samt at ordet private er et velkendt mærke i danmark, og begge dele er bestridt af patentankenævnet. cine craft har i den forbindelse fremlagt forskellig korrespondance samt tidsskrifter og videofilm. ero-film a/s udgav med overskriften private, tourist guide to the sex life of - copenhagen 1973-74 en brochure. den svenske varemærkefuldmægtig b. nihlmark ab gjorde ved skrivelse af
13. februar 1974 på vegne private press ab ero-film opmærksom på, at ordet private var et beskyttet mærke, der anvendtes på tidsskrifter, hvorfor ero-film ikke måtte udgive spillekort under denne betegnelse. ero-film gjorde ved skrivelse af
14. februar 1974 opmærksom på, at de ikke havde udgivet og ikke påtænkte at udgive spillekort under - 4 - mærket private. af corporate profile, udgivet af cine craft i år 2000, fremgår om videomarkedet bl.a.: "... our product and services have dramatically increased these past few years, notably since berth milton made his influence felt in 1991 with the introduction of private to the video age, and our total product range is now available in traditional outlets in over 35 contries including sweden, denmark ... tv home shopping in november 1998, it gave us great satisfaction to enter the tv home shopping market in sweden, engaging in the sale of proprietary products, including vide- os, magazines and adult pleasure products under the brand the private collection. this new sales development, has been so well received that we have already announced that we are expanding the tv home shopping program to other territories and formats in 1999, and the process began in denmark in may 1999..." af de fremlagte magasiner er private nr. 125, 126 og 127 udgivet før den omtvistede dato
15. september
16. prisen er på alle tidsskrifter angivet i svensk, dansk, norsk og finsk valuta. af private nr. 127 fremgår en udgivelseskalender for året 1995 samt en prisliste fra private shop, hvor man foruden andre varer ligeledes kan købe private videofilm. priserne på produkterne er kun angivet i svensk valuta. af faktura dateret
17. januar 1995 fremgår det, at rodox trading, københavn, har købt 6.000 eksemplarer af ovennævnte tidsskrift - private nr.
18. fremlagte avisartikler omhandlende private i form af filmanmeldelser er dateret senere end den omtvistede dato. i super ps nr. 1 fra 1995, der udgives i danmark, er en artikel om en produktion af en private film - la dolce vita. - 5 - i mega express nr. 1 1995, der udgives i danmark, er en artikel om private magazines 30 års jubilæum. af en artikel i super rapport, nr. 1 1996, fremgår om private bl.a.: "... sidste år var et stort år for det svenske pornoselskab milcap publishing ab, bedre kendt som private. ikke alene var det selskabets 30 års jubilæum (læs derom i forrige nummer af super rapport), men det var også året, da private lancerede en ny serie af eksotiske, erotiske spillefilm produceret for høje budgetter". i samme blad er der tillige en anmeldelse af en private video. private udsendte ved årsskiftet 1992/93 en nytårshilsen til sine kunder. nytårshilsenen gav yderligere oplysninger om, at det var muligt at få tilsendt bladet hjem. på bestillingskuponen, som skulle sendes til p.s.i. ab, stockholm, var det tillige muligt at bestille private video magazine nr.
19. teksten er på svensk, og priserne er udelukkende i svenske kroner. der er fremlagt adskillige covers til private videokassetter. kun af et af disse covers fremgår en tidsmæssig angivelse før den omtvistede dato, idet der på private video magazine nr. 11 står copyright
20. kasetten har kun svensk tekst og har ligeledes kun svensk mærkeangi- velse i form af betegnelsen pvm-11-se i modsætning til flere af de øvrige fremlagte covers, der har betegnelsen dk samt dansk tekst på coveret. der er fremlagt en bekræftelse om køb af sagsøgers produkter fra rodox trading v. kjeld madsen, dateret
21. november 1999: "... vi kan hermed oplyse, at vi siden begyndelsen af 70'erne har importeret og forhandlet private produkter her i landet. i starten kom importen fra sverige, mens den i de seneste år er kommet fra spanien. deres varemærke har altid været, som det er nu". der er ligeledes fremlagt bekræftelse fra dansk centralagentur dca a/s ved per olsen dateret den
22. december 1999, hvoraf fremgår, at selskabet har importeret bladet private i mere end 15 år. - 6 - procedure: cine craft har anført, at ordet private er anvendt fra begyndelsen af 1970'erne. dette er dokumenteret gennem korrespondance med ero-film, gennem erklæringer fra rodox trading og dca a/s samt tillige gennem artikler, hvor journalisternes anvendelse af ordet private og deres omtale af private produkter klart angiver, at mærket har været kendt i danmark i en lang årrække. der er udgivet bøger og tidsskrifter før
23. september 1995, og da man ved køb af tidsskrifterne har kunnet bestille videoer, har private været på det danske marked, før det omtvistede figurmærke blev registreret. cine craft har et registreret figurmærke, men ordet private, der indgår i dette figurmærke, har i sig selv det til registrering fornødne særpræg. ordet er suggestivt og er ikke beskrivende for bestemte varer eller tjenesteydelser, og der er intet til hinder for, at et suggestivt mærke kan tillægges varemærkebeskyttelse i medfør af varemærkelovens ⌡ 4, og at mærket er suggestivt, er ikke det samme som, at mærket er svagt med et deraf følgende snævrere beskyttelsesområde. det omtvistede figurmærke har eksakt samme grafiske udformning af ordet private, som cine crafts figurmærke, hvilket øger risikoen for forveksling. om forvekslelighed anføres, at når det første ord i både cine crafts mærke og det omtvistede mærke er "private", kan der opstå forveksling, idet de øvrige ord i det omtvistede mærke "corner video entertainment" er almindelige beskrivende ord. mærkedominanten i både cine crafts figurmærke og i det omtvistede mærke er private, og det følger af praksis, at et dominerende ord i et figurmærke, som i sig selv har fornødent særpræg enten umiddelbart eller efter ind arbejdning nyder beskyttelse som ordmærke. om varesammenfald anføres, at der ikke kun er varesammenfald i forhold til klasse 41, hvorunder udlejning af videofilm henhører, men tillige i klasse 9, hvorunder salg af videofilm henhører, idet der ikke er forskel på salg og udlejning af videofilm. - 7 - patentankenævnet har anført, at der ikke er forvekslelighed mellem figurmærkerne. det er et grundlæggende princip, at der skal foretages en helhedsvurdering af figurmærkerne, hvorunder varelighed og forvekslelighed er det centrale. om varelighed anføres, at der kun er varesammenfald i klasse 41 for så vidt angår det af cine craft registrerede figurmærke. men sagsøgers registrerede figurmærke anvendes ikke, idet cine craft alene anvender en del heraf i særlig grafisk udformning som et ordmærke. det er ikke dokumenteret under sagen, at cine craft har anvendt ordet private i danmark hverken for bøger, magasiner eller videofilm forud for
24. september
25. de fremlagte anmeldelser af private film i danske blade er alle dateret efter den
26. september
27. det fremgår derimod af cine crafts corporate profile, at der først i maj 1999 blev taget initiativ til at påbegynde markedsføring af videofilm i danmark. da der er varesammenfald i klasse 41, og idet cine craft har et registreret figurmærke, må det vurderes, hvorvidt der foreligger mærkelighed. for at et ord i et figurmærke skal nyde selvstændig beskyttelse, skal dette ord i sig selv have særpræg og være en dominerende del af mærket. private er et almindeligt ord, og et naturligt ord indenfor branchen, og det har ikke det til registrering fornødne særpræg. det dominerende i det omtvistede mærke er "private corner", som giver associationer til et privat hjørne i modsætning til "private", der beskriver en tilstand. de dominerende mærkeelementer i figurmærkerne er derfor hverken visuelt eller auditivt forvekslelige. private er yderligere et svagt mærke grænsende til det deskriptive for varer og tjenesteydelser af den karakter som omhandlet i sagen. - 8 - private er registreret i utallige ordkombinationer, og der kan ikke gives monopol til en enkelt erhvervsdrivende alene til dette ord. private anvendes også i udstrakt grad indenfor branchen som fx. private club, private show og private bar. når mærket er svagt, indsnævres beskyttelsen heraf, hvorfor der kun kan opnås beskyttelse i forhold til mærker, som ved en helhedsbedømmelse giver risiko for forveksling. de to mærker har ikke en identisk figurlig udformning, bortset fra, at begge figurmærker anvender samme standard skrifttype for så vidt angår ordet private. når der ikke forligger forvekslelighed mellem de to figurmærker, og idet cine craft ikke har løftet bevisbyrde for, at ordet private er anvendt i danmark forud for
28. september 1995, foreligger der ingen krænkelse af cine crafts figurmærke. rettens begrundelse og resultat: ved bedømmelsen af vareartsligheden finder retten, at der i nærværende sag ikke er forskel på salg og udlejning af videofilm rubriceret under henholdsvis vareklasse 9 og vareklasse 41, hvorfor en krænkelse af cine crafts figurmærke i vareklasse 41 tillige vil medføre, at der foreligger en krænkelse af figurmærket i vare- klasse
29. cine craft har gennemført en indenfor branchen massiv markedsføring i forhold til videofilm af sit figurmærke for så vidt angår en del af figurmærket - ordet private. ved bedømmelsen af mærkeligheden for figurmærkerne som helhed er det rettens opfattelse, at ordet private er det dominerende og karakteristiske i begge figurmærker, som, når der bortses fra det registrerede, men ikke anvendte hjerte, begge kun indeholder ord. private findes dog ikke i sig selv at have et sådan særpræg, at det kan opnå beskyttelse tilsvarende et ordmærke. begge figurmærker anvender samme typografi for ordet private, og private er fremhævet i forhold til de øvrige ord i figurmærket private corner video entertainment, hvilket bevirker, at der er risiko for forveksling. - 9 - uagtet at den af cine craft anvendte del af figurmærket er et svagt mærke med en meget begrænset beskyttelse, findes dette mærke under hensyn til, at samme typografi er anvendt, at være krænket, når tillige henses til at der er tale om vareartslighed og markedsføring indenfor samme branche. sagsøger har siden 70'erne markedsført sine produkter under navnet private, og nogle af disse produkter har været importeret til danmark inden den
30. september
31. selvom der ikke foreligger fuldt tilstrækkelig dokumentation for, at samtlige produkter har været mar- kedsført i danmark før den
32. september 1995, findes der at foreligge en krænkelse af sagsøgers registrerede varemærke, hvoraf sagsøgte har anvendt den karakteristiske del i sit varemærke. sagsøgers påstand om udslettelse tages derfor til følge. thi kendes for ret dansk varemærkeregistrering vr 1995 07313 private corner video entertainment <figurmærke> udslettes. sagsøgte, patentankenævnet, betaler inden 14 dage kr. 40.000 i sagsomkostninger til sagsøger, cine craft limited. mette christensen jørgen andersen claus jepsen (sign.) udskriftens rigtighed bekræftes p. j. v. sø- og handelsretten, den