Obsah (5)

§ 4§ 14§ 3§ 13§ 5

- bej udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 8. juni 2011 v-89-10 1) havana club holding sa 2) pernod ricard denmark a/s (begge advokat per håkon schmidt) mod dk internati

§ 4

. dk international forsøger at tilsnige sig sagsøgernes mærke eller har i hvert fald ikke forsøgt at distancere sig. dk international kunne have valgt navnene cabana eller tropic, men valgte havana. det er ikke tilfældigt, at dk international endvidere har placeret symbo- let ® ud for havana-delen i mærkerne i stedet for ud for de andre dele, og dk international har herudover tilføjet en stjerne i sine varemærker, der henleder tanken på det cubanske flag. gennemsnitsforbrugeren vil ikke lægge mærke til, om stjernen er hvid eller rød. den samle- de brug af varemærkeelementerne forstærker efter en helhedsvurdering forvekslingsrisiko- - 14 - en, og på trods af visuelle forskelle er den begrebsmæssige lighed tilstrækkelig til at statuere krænkelse af sagsøgernes rettigheder, jf. også eu-domstolens afgørelse t-103/06. dk international skal derfor forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af mærkerne ha- vana mojito long drink og havana mai tai long drink i danmark og i eu, subsidiært i danmark. dk internationals marked er danmark og grænsebutikkerne ved den tyske græn- se, og dk international har lavet emballager med engelsk tekst. sagsøgerne ønsker forbud- det udstrakt til eu for at undgå eksport uden om danmark af dk internationals produkter. sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at dk internationals varemærke, havana mojito long drink, ikke burde have været foreløbigt registreret. varemærket kan ikke regi- streres eller opnå beskyttelse ved brug, da mærket er egnet til at vildlede om varens art og geografisk betegnelse, jf.

§ 14, stk.

1, nr. 2, og § 13, stk. 2, nr. 1, og trips artikel 22 og

1. mojito-drinken stammer fra cuba og indeholder rom, og havana er en geo- grafisk betegnelse. det må antages, at ordet havana i dk internationals mærker i omsæt- ningskredsen vil blive opfattet som en henvisning til varernes geografiske oprindelsessted, jf. u2007.146 h (”aalborg”), så forbrugerne vil tro, at produktet kommer fra cuba. dk interna- tionals produkter er imidlertid lavet på vinbasis og indeholder ikke rom, og produkterne er produceret i eu og har intet med cubas hovedstad eller havana-provinsen at gøre. elemen- terne ”mojito” og ”long drink” i mærkerne er helt beskrivende og blot udtryk for en drik. stjernen i mærket kan betyde mange ting, men må i forbindelse med ordene mojito og drink, antages at henvise til havana. herudover er der ikke mojito i dk internationals produkt, så køberen bliver vildledt, og det ændrer ikke situationen tilstrækkeligt, at dk international nu har tilføjet ”med mint- og romsmag”. dk international skal på denne baggrund tilpligtes at anmode patent- og varemærke- styrelsen om udsletning af den foreløbige registreret af havana mojito long drink fra vare- mærkeregistret. havana mai tai long drink er ikke søgt registreret, men de samme betragt- ninger gør sig tilsvarende gældende for dette mærke, som heller ikke kan registreres eller opnå beskyttelse ved brug. mai tai stammer ikke fra havana, men mai tai indeholder rom, hvilket dk internationals produkt ikke gør, og mærket er derfor også vildledende. såfremt retten finder, at der ikke foreligger en overtrædelse af varemærkeloven, gøres det i relation til påstand 4 og 5 gældende, at der foreligger en overtrædelse af markedsfø- ringslovens §§ 1 og 18 samt §
2. begge dk internationals kendetegn er egnet til at fremkalde - 15 - forveksling med sagsøgernes kendetegn og er i strid med god markedsføringsskik. anven- delsen af symbolet ® er vildledende og et forsøg på at skabe en relation til sagsøgernes vel- kendte kendetegn havana club. til støtte for påstand 6 har sagsøgerne gjort gældende, at dk internationals produkter tillige er vildledende i henhold til

§ 3

. produkterne har ingen relation til den geografiske betegnelse havana, men dk international forsøger at skabe en forbindelse til cuba, også ved den påtrykte stjerne på emballagen, og produktet indeholder ikke spiritus, men er lavet på vinbasis, uanset at produkterne udgiver sig for at være en spiritusholdig mo- jito long drink eller mai tai long drink. til støtte for påstand 7 gøres det gældende, at dk internationals salg af havana mojito long drink og havana mai tai long drink har medført en betydelig markedsforstyrrelse. pernod skal nu rette op på situationen og fortælle, at dk internationals produkter intet har at gøre med sagsøgerne. der er således grundlag for godtgørelse og vederlag, jf. varemærkelo- vens § 43, stk. 1, og markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3, og et samlet beløb på 100.000 kr. står efter sagsøgernes mening ikke i misforhold til dk internationals omsætning. dk international har gjort gældende, at der ikke foreligger en varemærkekrænkelse. dk international har fået en foreløbig registrering af varemærket havana mojito long drink som figurmærke, og der blev netop ansøgt om en registrering af mærket som figur- mærke, da man ikke kan få eneret til bestanddelen havana eller til hele ordet som ordmærke på grund af mærkets beskrivende karakter. mærket består af 3 dele; havana, mojito og long drink. havana er blandt andet nav- net på cuba hovedstad og således en geografisk betegnelse med en lav grad af særpræg. i u 2007.146 h fastslog højesteret, at det ikke er et kriterium for vurdering af særpræg, om den pågældende geografiske lokalitet er særlig kendt for de varer, som varemærket vedrører. ordet havana i sagsøgernes mærker er ikke i sig selv særpræget, og hverken sagsøgerne el- ler sagsøgte vil ved registrering kunne opnå eneret til ordet ”havana” for alkoholiske drikke, jf.

§ 13, stk.

2, nr. 1 og ef-domstolens præjudicielle afgørelse af

1. maj 1999 i sagerne c-108/97 og c-109/
2. sagsøgerne kan kun hævde en eneret til ordet ”havana” alene, hvis der er sket omfat- tende brug af mærket, som derved er blevet selvstændigt indarbejdet. havana er en geogra- - 16 - fisk betegnelse med høj grad af deskriptivitet, hvorfor der stilles store krav til indarbejdelse. sagsøgerne har ikke fremlagt dokumentation for indarbejdelse af ”havana” alene som mær- ke, tværtimod fremgår det af det fremlagte materiale, at sagsøgerne altid bruger ordet ”ha- vana” i sammenhæng med ordet ”club” eller som et figurmærke. det bestrides endvidere, at sagsøgerne har dokumenteret velkendthed for havana club her i landet i
3. de fremlagte bilag, der er dateret efter sagsøgtes ansøgningsdato kan ikke bruges som dokumentation for velkendthed, og de fremlagte artikler om havana club 3 års rom, der bruges til mojito, omtaler alle rommen som et nyt produkt på det danske marked. impacts top 100-liste og iwsr’s elitebrand-liste dokumenterer ikke markedskend- skab, men alene en udvikling i volumen. gfk-undersøgelsen dokumenterer heller ikke vel- kendthed, da målgruppen ikke var spiritusdrikkende forbrugere generelt, men helt specifikt romdrikkende forbrugere, og i denne målgruppe var det alligevel kun 67 %, der kendte ha- vana club. havana clubs markedsandel på rom-markedet er på 7,5 %, og markedsførings- omkostningerne er kun oplyst via vidneforklaring og ikke en revisorerklæring. havana er et almindeligt anvendt navn for nydelsesmidler som alkoholiske drikke, ci- garer mv., som er beskrivende for de associationer, forbrugerne får af sommer, sol, strand stemning og musik mv., og der er ikke en entydig forbindelse mellem havana og rom. i af- gørelsen fra board of appeal r 278/2006 var der ikke lighed mellem havana club og havana café de cuba. mojito og mai tai og long drink er ligesom havana beskrivende ord uden særligt særpræg. mojito og mai tai er beskrivende for smagsvarianter, og elementet long drink er kun egnet til at beskrive arten af indholdet. der kan derfor heller ikke opnås eneret til beteg- nelserne long drink og mojito og mai tai, hvorfor sagsøgerne ikke kan forbyde sagsøgte at gøre brug af betegnelserne, jf.

§ 5, stk.

2, eller forhindre sagsøgte i at bruge de figurlige udformninger af disse betegnelser. hvis retten finder, at dk internationals mærker ikke er beskrivende betegnelser, vil der ved krænkelsesvurderingen skulle foretages en forvekslelighedsbedømmelse af vare- mærket havana club på den ene side og havana mojito long drink og havana mai tai long drink på den anden side. der må ved sammenligningen af mærkerne ses bort fra be- standdelen havana, jf. sø- og handelsrettens dom af

1. marts 2010 i v-117-08 (elite), hvoref- ter sammenligningen skal ske mellem club over for mojito long drink og mai tai long - 17 - drink. der er hverken visuel eller fonetisk lighed mellem sagsøgernes og sagsøgtes mærker. ordene havana og long drink fungerer som indramning af ordene mojito og mai tai, der har en særlig typografi, og på afstand ser man meget tydeligere disse ord end havana og long drink. hvis forbrugeren har en erindring om havana club, vil det være om figurmær- ket, der konsekvent går igen på alle sagsøgernes produkter, og denne figurlige udformning adskiller sig markant fra sagsøgtes figurmærker. der er endvidere ikke identitet mellem de produkter, parterne anvender deres mærker for, og produkterne er ikke substituerbare. sagsøgernes produkter er mikserprodukter, der skal blandes op med andre drikkevarer, mens sagsøgtes produkter er drikkeklare. der findes mange andre færdigblandede mærker på markedet, som med stort logo deklarerer, at pro- duktet indeholder spiritus, f.eks. bacardi, hvilket giver forbrugeren en berettiget forventning om, at der er spiritus i produktet. dk internationals hensigt med at bruge navnet havana var at hentyde til sommer, strand og god stemning mv., og da sagsøgerne ikke har eneret til ordet havana alene for al- koholiske drikke, og da figurmærket har en anden opsætning, er der ikke risiko for forveks- ling hos forbrugeren. brugen af symbolet ® er blot placeret på emballagerne ud fra et grafisk indtryk og hel- hedspræg, og dk international har ikke forsøgt at påberåbe sige eneret til havana. forbruge- ren køber desuden ikke et mærke, fordi det angiver at være et registreret mærke. patent- og varemærkestyrelsen har ikke ved forundersøgelsen fundet navnet vildle- dende og til hinder for registrering. baggrunden for forbuddet mod vildledende varemærker er hensynet til offentligheden, ikke til andre rettighedshavere, og beskyttelsessubjektet efter § 14, stk. 2, er forbrugeren. der skal i denne forbindelse lægges vægt på varens emballage, hvoraf det fremgår, at sagsøgtes produkter er fremstillet på æblevin i eu. brugen af ordet havana er ikke i sig egnet til at vildlede om, at produktet skulle stam- me fra havana, jf. hermed patentankenævnets sag v42/97 om figurmærket havana, og ankenævnet for patenter og varemærkers kendelse i an 2001 0027 om ordmærket zanzi- bar. der findes mange andre produkter på markedet, som indeholder ordet havana i pro- duktnavnet, og sagsøgtes produkter sælger blot en stemning og en smag, og forbrugeren forventer ikke, at produkterne stammer fra havana. hertil kommer, at det tydeligt af embal- lagerne fremgår, at der ikke er rom i produkterne. - 18 - dk internationals brug af betegnelserne mojito og mai tai er heller ikke vildledende el- ler misvisende i medfør af markedsføringsloven, selv om produkterne ikke indeholder rom. mojito er en smag, der ikke nødvendigvis knytter sig til rom, og i hvert fald ikke en bestemt rom. der findes andre produkter på markedet benævnt mojito og mai tai, som ikke inde- holder rom. forbrugerne får en smag af mojito eller mai tai, og det er ikke godtgjort, at for- brugerne forventer at få produkter, der indeholder rom. forbrugerne forventer kun, at der er rom i, hvis dette direkte fremgår af emballagen eller på anden vis, og hverken de gamle eller de nye emballager er vildledende, da det er angivet på dåserne, at produkterne er fremstillet på vinbasis. dk international vildleder heller ikke forbrugerne til at tro, at produkterne stammer fra cuba. den femtakkede stjerne er et helt almindelig symbol, der indgår i en lang række varemærker uden tilknytning til cuba, f.eks. heineken og newcastle brown ale. naturlige symboler som stjerner er efter praksis ganske svage symboler og derfor kun meget sjældent vildledende. forbrugeren vil ikke associere den røde stjerne på sagsøgtes produkter med det cubanske flag, som indeholder en hvid stjerne. der er i øvrigt vid adgang til at lave en asso- ciation til noget cubansk, så hvis der er en association til cuba, så er associationen så lille, at den falder inden for rammerne af det tilladelige efter markedsføringslovens §
2. det afgø- rende for, om produktet er vildledende efter markedsføringslovens § 3, er, om det skaber en forventning hos forbrugeren om et bestemt oprindelsessted, hvilket ikke er tilfældet. hensig- ten med ordet havana var at skabe en association hos forbrugerne om sommer, sol, strand, løssluppen stemning, musik mv., og forbrugerne forventer ikke at produktet stammer fra havana. dk international har ikke forsøgt at snylte på havana clubs renomme. dk internatio- nal har ikke genbrugt noget fra sagsøgernes emballage, og sagsøgernes produkt sælges på flasker, mens dk internationals produkter sælges i dåser. sagsøgerne har således ikke dokumenteret, at sagsøgte har udvist nogen form for ulov- lig markedsadfærd, hvorfor sagsøgte ikke har handlet i strid med markedsføringslovens §
3. sagsøgerne har endvidere ikke dokumenteret at have lidt et tab, herunder i form af markedsforstyrrelse, som følge af sagsøgtes markedsføring og salg af de omstridte produk- ter. tilkendelse af godtgørelse uden dokumentation for tab forudsætter, at der er tale om en - 19 - varemærkekrænkelse eller en udnyttelse af kendetegn, hvilket ikke er tilfældet. skulle retten nå frem til, at sagsøgtes produkter er vildledende, er det i givet fald forbrugerne, der lider et tab, og ikke sagsøgerne. sø- og handelsrettens afgørelse ved bedømmelse af, om dk international har krænket sagsøgernes varemærker eller handlet i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven, må der tages udgangspunkt i det tids- punkt, hvor dk international søgte registrering af deres varemærke i danmark. retten må derfor ved bedømmelse se bort fra den markedsføring, som sagsøgerne har foretaget efter sommeren
4. sagsøgerne foretog i 2008 reklamefremstød for havana club, dels ved tiltag over for bartendere, dels ved annoncering i tv. af markedsanalysen fra november 2008 fremgår, at 67 % af de adspurgte forbrugere, der drikker rom, havde et hjulpet kendskab, og 21 % af de samme forbrugere havde et uhjulpet kendskab til havana club. retten finder på dette grundlag ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at varemærket havana club kan anses for velkendt i danmark. det distinktive element i sagsøgernes varemærke er ordet havana. efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at ordet ”havana” alene er indarbejdet på det danske marked. i det markedsføringsmateriale, der hidrører for perioden såvel før som efter det relevante tids- punkt, er sagsøgernes produkt betegnet ved det fulde varemærke havana club. sagsøgernes produkt er et spiritusprodukt med en alkoholprocent på 40, som kan drikkes ren eller blandes med andre drikkevarer til drinks. dk internationals produkter er såkaldte alkoholsodavand med en alkoholprocent på 5,6, der er drikkeklar. selvom begge produkter er alkoholiske drikke, finder retten, at der foreligger ringe grad af substituerbar- hed. sagsøgernes mærke er et ordmærke bestående af to ord, havana og club, mens dk in- ternationals mærker er figurmærker bestående af ordet havana efterfulgt af ® og hvorunder er anført de generiske betegnelser, henholdsvis mojito long drink og mai-tai long drink, og med en stjerne over ordet havana. - 20 - havana bruges for en række internationale mærker, ofte for at lede tankerne hen på noget eksotisk. når det drejer sig om rom, kan det give forbrugeren en association til cuba. ordet havana er en geografisk betegnelse enten for byen eller provinsen og har som sådan en ringe grad af særpræg. selvom rom kan forbindes med havana, kan der ikke opnås eneret til ordet ”havana” for rombaserede drikke. det forhold, at dk international som en række andre virksomheder bruger en stjerne på deres produkt, finder retten ikke, at det for den al- mindelige forbruger skaber en association til sagsøgernes mærke. de øvrige mærkebestande- le, club på den ene side og mojito long drink og mai tai long drink på den anden side, er ikke forvekslelige, og der findes heller ikke efter en helhedsbedømmelse at foreligge forveks- lingsrisiko, herunder at forbrugerne opfatter produkterne som hidrørende fra samme produ- cent. herefter findes dk international ikke at have overtrådt

§ 4

. havana kan også af forbrugerne opfattes som en henvisning til en bestemt stemning med musik, dans og barer mv. at mærket indeholder navnet havana medfører derfor ikke i sig selv, at mærket er egnet til at vildlede produktets potentielle kundekreds til at tro, at produktet stammer fra havana. elementerne mojito long drink og mai tai long drink kunne give forbrugerne den opfattelse, at produktet indeholder rom, men det fremgår af emballagen, at der er tale om produkter med romsmag produceret på æblevin. dk interna- tionals markedsføring findes derfor heller ikke at være egnet til mærkbart at forvride forbru- gernes økonomiske adfærd. dk international findes således ikke ved sin markedsføring at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 18. dk internationals varemærke havana mojito long drink er registreret foreløbigt som et figurmærke, og den figurlige sammensætning af elementerne i mærket har således - om end det er beskedent – det fornødne særpræg. da dk internationals varemærke består af an- dre elementer end den geografisk betegnelse og varens art, findes det ikke at være udelukket fra registrering efter

§ 13, stk.

2, nr. 1. efter det oven for anførte om associ- ationerne til ordet havana findes varemærket heller ikke at burde nægtes registrering efter

§ 14. herefter frifindes dk international a/s for de nedlagte påstande.

- 21 - efter sagens udfald og størrelse skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til dk internatio- nal. disse fastsættes til 30.000 kr. thi kendes for ret: dk international a/s frifindes. havana club holding sa og pernod ricard denmark a/s betaler in solidum inden 14 dage i sagsomkostninger 30.000 kr. til dk international a/s. sagomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. allan suhrke mette christensen villy rasmussen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den