- mah udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ kendelse afsagt den 23. december 2016 a-45-16 1) converse inc. (advokat christina alexandra type jardorf) 2) all star c.v. (advokat christina

kap. 40, nedlagt følgende påstande over for coop danmark a/s (herefter coop):

1. -2- principalt: coop forbydes i eu/eea at sælge, markedsføre, oplagre, eksportere, returnere, donere eller bortgive sko frigivet af fogedretten i glostrup den
2. november 2016 i sag fs 32-19527/
3. subsidiært: coop forbydes i danmark at sælge, markedsføre, oplagre, eksportere, returnere, donere eller bortgive sko frigivet af fogedretten i glostrup den
4. november 2016 i sag fs 32-19527/
6. de af fogedretten i glostrup den
7. november 2016 i sag fs 32-19527/2012 frigivne sko beslaglægges. coop har nedlagt påstand om, at converses påstande nægtes fremme. coop har endvidere nedlagt påstand om, at et eventuelt forbud og/eller en beslaglæggelse skal betinges af en sikkerhed på 6 mio. kr. converse har heroverfor anført, at en sikkerhed ikke bør overstige 250.000 kr. oplysningerne i sagen converse inc. er en amerikansk virksomhed, der bl.a. producerer sko, der er påført det nedenfor viste figurmærke: all star c.v. er indehaver af varemærket og en række yderligere registrerede varemærker, der er fremlagt som bilag
8. -3- msk traders ltd. indkøbte efter det oplyste i 2012 112.464 par sko påført converses varemærker. 102.399 par sko blev herefter videresolgt til danske mellemhandlere, og en del af skoene blev videresolgt til coop. fogedretten i glostrup afsagde den
9. november 2012 kendelse, hvorefter converse inc.’s anmodning om bevissikring over for coop vedrørende coops ikke-solgte eksemplarer af de pågældende sko blev taget til følge. parterne enedes i forbindelse med bevissikringen om, at skoene blev beslaglagt, og at ingen måtte disponere over skoene uden fogedrettens forudgående samtykke. fogedretten fastsatte sikkerhedsstillelsen i henhold til

§ 653a, stk.

6, til 250.000 kr. sø- og handelsretten afsagde den

1. oktober 2014 dom i et sagskompleks med i alt 11 sager, hvor blandt andre coop og converse inc. var parter. i dommen udtalte sø- og handelsretten blandt andet, at skoene måtte anses for varemærkeforfalskede. converses forbudspåstand blev afvist, idet den fandtes for uklar og bred til at kunne danne grundlag for en dom til forbud, og coop blev frifundet for påstanden om destruktion, da det ikke fandtes godtgjort, at samtlige beslaglagte sko stammede fra det samme køb. i ankedom af
2. juni 2016 (5 sager) fandt østre landsret ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at skoene var varemærkeforfalskede. af ankedommen fremgår endvidere: ”… landsretten finder det herefter ikke bevist, at converse selv har markedsført de omhandlede sko eller har givet samtykke til, at andre virksomheder, herunder triple jump, har markedsført dem inden for eu. med denne begrundelse finder landsretten herefter, at … coop … har krænket converses varemærkerettigheder ved at have solgt og markedsført de pågældende all star chuck taylor sko. …” converse inc (og converse scandinavia a/s) havde under ankesagen blandt andet nedlagt følgende påstande over for coop: -4- ”
3. coop … tilpligtes at anerkende, at sko beslaglagt under fs 32-19527/2012 og omfattet af bilag 34 skal afstås til destruktion uden erstatning, og coop … tilpligtes at afholde omkostningerne til opbevaring, transport og destruktion af skoene.
4. coop … forbydes at råde erhvervsmæssigt over sko, som er beslaglagt under fs 32- 19527/2012, og som ikke er omfattet af påstand 1, uden at skoene samtidig hidrører fra converse inc., og/eller uden at skoene samtidig er bragt i omsætning første gang i eu/eøs med converse inc.’s samtykke.” østre landsret udtalte herom: ”converses ankepåstande 1 og 2 findes at være for uklare og brede til at kunne tages under påkendelse, hvorfor disse påstande afvises. …” ved afgørelse af
5. september 2016 har procesbevillingsnævnet meddelt
6. instansbevilling til anke af østre landsrets dom af
7. juni 2016 for så vidt angår sagen mellem msk traders ltd. og converse inc. og converse scandinavia a/s. også converse ansøgte efter det oplyste om
8. instansbevilling, men fik afslag. ingen øvrige parter har fået
9. instansbevilling. der er efter det oplyste berammet hovedforhandling i højesteret den
10. juni 2017 i ankesagen mellem msk traders ltd. og converse. efter anmodning den
11. juli 2016 fra coop om frigivelse af skoene afsagde fogedretten i glostrup den
12. november 2016 kendelse, hvorved fogedrettens beslaglæggelse af
13. november 2012 blev ophævet og skoene frigivet til coop. converse havde modsat sig, at skoene blev frigivet. samtidig blev den stillede sikkerhed på 250.000 kr. frigivet til converse inc. der var herefter korrespondance mellem parterne, hvor der ikke kunne opnås enighed vedrørende de nu frigivne sko, hvorefter converse inc. og all star c.v. den
14. november 2016 indgav forbudsbegæringen i nærværende sag. coop har under hovedforhandlingen afgivet følgende proceserklæring: ”coop danmark a/s erklærer, at coop danmark a/s ikke vil sælge, markedsføre, donere eller bortgive lageret af converse sko inden for eu/eøs indenfor det næste år fra i dag.” -5- parternes synspunkter for converse er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af
15. december 2016, hvoraf fremgår bl.a.: ”
16. argumenter for meddelelse af midlertidigt forbud – påstand 1 forbuddet skal gælde i hele eu … ifølge eu-domstolens dom i dhl mod chronopost (c-235/09) gælder princippet om pan-europæisk virkning af et forbud mod yderligere krænkelse af et eu-varemærke i alle sager, hvor eu- varemærkedomstolens kompetence er af baseret på parternes bopæl (ef-varemærkeforordningens artikel 97

§ 413

, at den part, der anmoder om meddelelse af forbuddet, skal godtgøre eller sandsynliggøre: 1) at parten har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet, 2) at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller påbud, og 3) at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse. 2.1 den ret, der søges beskyttet (§ 413, nr. 1) converses rettigheder og krænkelsen heraf er fastslået af sø og handelsretten og bekræftet af østre landsret, jf. bilag

1. idet østre landsret fastslog, at de frigivne sko ikke er bragt lovligt i omsætning indenfor eu/eøs og udgør en krænkelse af converses varemærkerettigheder, vil enhver erhvervsmæssig brug af skoene, herunder bl.a. markedsføring, salg, eksport, import og oplagring, indenfor eu derfor udgøre en ny krænkelse af converses rettigheder, jf. varemærkelovens § 4 og eu-varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b. betingelse 1 er således opfyldt. -6- 2.2 rekvisiti adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud (§ 413, nr. 2) coop vil ikke destruere de frigivne sko, jf. bilag 10 og
2. coop har oplyst at man agter at sælge skoene udenfor eu/eøs eller at returnere skoene til leverandøren bosiddende indenfor eu/eøs. converse gør gældende, at coop ikke er berettiget til på nogen anden måde at disponere over de frigivne sko uden derved at krænke converses rettigheder. landsretten har fastslået, at skoene ikke er bragt lovligt i omsætning i eu/eøs, hvorfor coop ikke kan råde erhvervsmæssigt over skoene, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og eu-varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b. erhvervsmæssig råden omfatter bl.a. opbevaring med henblik på markedsføring, salg og eksport. coop er således ikke berettiget til at opbevare de frigivne sko, jf. varemærkelovens § 4 og eu- varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b uden converses samtykke hertil coop har endvidere oplyst at man agter at returnere skoene til leverandøren hjemhørende indenfor eea. converse gør gældende, at coop ikke er berettiget til at returnere skoene til den oprindelige leverandør og mellemhandler msk, som har hjemsted indenfor eea, eller til en tredjemand uden for eea, da en sådan handling vil udgøre ulovlig erhvervsmæssig brug i form af eksport, jf. eu- varemærkeforordningens artikel 9, stk. 3, litra c. i sø- og handelsrettens dom i dag v-58-04 finder retten, at: "at forhandle, importere eller eksportere varer, som udgør en immateriel krænkelse, er i strid med den forurettedes rettigheder, og retten finder, at også returnering af sådanne varer til sælgeren er en krænkelse under hensyn til den forurettedes muligheder for effektivt at kunne begrænse krænkelsens skadegørende virkninger." selv om det kan være en naturlig reaktion at returnere varer, som lider af en mangel, til sælgeren, finder retten, at returneringen af […] varer en forsætlig handling, hvorfor […] er erstatningsansvarlig…". i modsætning til situationen i u.2007.112 hd, hvor returneringen skete umiddelbart efter de af sagen omhandlede t-shirts blev fjernet fra butikkerne, og uden man havde taget stilling til, hvad der skulle ske med de pågældende t-shirts, vil en returnering af skoen til leverandøren på nuværende tidspunkt ske i ond tro og påføre converse yderligere problemer og omkostninger. converse hindrer ikke coop i at udøve sine køberetlige beføjelser, da returnering af varerne til leverandøren ikke er den eneste køberetlige misligholdelsesbeføjelse, som coop kan påberåbe sig. endelig gør converse gældende, at ikke-kommerciel anvendelse, som eksempelvis donering eller anden bortgivelse af skoene, på grund af varepartiets størrelse indirekte vil udgøre en markedsføringsmæssig aktivitet i erhvervsøjemed, der således også vil være i strid med varemærkelovens § 4 og eu-varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b. da coop efter frigivelsen af skoene fra fogedretten i glostrup opbevarer skoene netop med henblik på salg, markedsføring og eksport, herunder returnering, er der således tale om en aktuel krænkelse af converses rettigheder, der nødvendiggør, at der meddelelses et forbud. betingelse 2 er derfor også opfyldt. -7- 2.3 converses mulighed for at opnå sin ret forspildes (§ 413, nr. 3) på baggrund af det under pkt. 2.2 anførte gør converse gældende, at converses mulighed for at opnå sin ret forspildes, såfremt converse henvises til at afvente en afgørelse af en hovedsag. coops klare intention om at råde over skoene, indebærer en klar og utvivlsom risiko for at de ulovlige sko permanent og uigenkaldeligt påfører converse yderligere skade. hertil kommer, at varepartiets størrelse medfører, at omfanget af den skade, der potentielt påføres converses varemærke om omdømme ved coops uretmæssige råden, er meget stort. ikke mindst fra en eu-retligt synsvinkel, idet de krænkende produkter potentielt vil cirkulere rundt i eea. at varepartiet har været opbevaret 4 år og 10 dage hos coop er uden relevans i forhold til § 413, nr. 3, idet opbevaringen er udtryk for en retlig beslaglæggelse som pålagt af fogedretten i glostrup under fs 32-19527/
3. converse har netop gjort coop opmærksom på at en råden over skoene i strid med varemærkelovens § 4 og eu-varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b uden converses samtykke vil være at betragte som en ny krænkelse og en handling i direkte ond tro. betingelse 3 er således også opfyldt.
4. argumenter for beslaglæggelse – påstand 2 coop er ikke på nogen måde berettiget til at disponere over de frigivne sko andet end ved destruktion. landsretten afviste påstanden om destruktion pga. formalitetsmangler og tog således ikke stilling til, hvad der skal ske med de frigivne sko. da det således, som nævnt, ikke er muligt for coop retmæssigt at råde over de frigivne sko uden derved at krænke converses rettigheder og idet coop desuagtet har oplyst at man agter at sælge skoene udenfor eu/eøs eller at returnere dem til leverandøren msk traders ltd. i england, anmoder converse om, at de frigivne sko endnu engang beslaglægges, jf.

§ 423. 4.

processuelle bemærkninger … 4.2 sikkerhedsstillelse henset til at østre landsret har fastslået, at skoene ikke er bragt lovligt i omsætning i eu, herunder i danmark, og at coop derfor ikke er berettiget til på nogen måde at råde over skoene, finder converse det ikke sandsynligt, at coop lider tab ved et midlertidigt forbud eller beslaglæggelse. converse gør derfor gældende, at forbuddet og/eller beslaglæggelsen skal ske uden sikkerhedsstillelse. subsidiært gør converse gældende, at en sikkerhedsstillelse ikke bør være større end den som var stillet i forbindelse med fs 32-19527/2012 ved fogedretten i glostrup. 4.3 litis pendens/retskraft -8- både sø- og handelsretten og østre landsret afviste converses forbudspåstande, som følge af uklare formuleringer. de afsagte domme tager således ikke materielt stilling til spørgsmålet om forbud i forhold til den tidligere krænkelse. da der i nærværende sag er tale om en ny selvstændig krænkelse foretaget med fuldt kendskab til østre landsrets dom af

1. juni 2016 omkring skoenes ulovlige salg indenfor eu/eøs, kan converse nedlægge påstand om forbud under denne sag. hertil kommer, at frigivelsen af skoene og coops deraf følgende råden over skoene udgør en ny krænkelse af converses rettigheder, som converse er berettiget til at påtale. på denne baggrund er converse endvidere ikke afskåret fra at nedlægge påstand om beslaglæggelse af skoene igen, da denne påstand er relateret til den nye krænkelse, som en accessorisk forpligtelse til et forbud.” for coop, der ikke har indgivet påstandsdokument, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med svarskriftet af
2. december 2016, hvoraf fremgår blandt andet: ”…
3. pga. converse har coops sko allerede været beslaglagt i 4 år og 10 dage. i den periode har converse uden held i to retsinstanser forsøgt at få domstolene til at fastslå, at skoene ikke er originale converse sko og derfor skal destrueres. det er derfor svært at tage alvorligt, at converses ”mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis [converse] henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse”, jf.

§ 413, nr.

3 og § 414, stk. 1 og

2. coop erklærer desuden gerne, at coop ikke agter at sælge skoene i coops butikker eller i øvrigt inden for eu/eøs på nuværende tidspunkt. coops ”adfærd nødvendiggør [derfor ikke], at der meddeles forbud eller påbud”, jf. § 413, nr.
4. coop forbeholder sig derimod at forsøge at sælge skoene uden for eu/eøs-området, hvilket coop selvsagt er berettiget til, da det følger af landsrettens (i forhold til coop) retskraftige dom, at skoene er originale, hvorfor coop må udføre dem af eu. coop læser converses påstand 1 således, at converse ikke er uenig heri.
5. ligeledes kan converse ikke hindre, at coop udøver sine køberetlige beføjelser til at hæve købet og i den forbindelse returnerer skoene til leverandørerne, jf. ufr 2007.1112 hd.
6. nedlægges der et forbud, og/eller beslaglægges lageret, kræver coop en sikkerhedsstillelse på 6 mio. kr. som følge af coops tab ved ikke at kunne sælge de omtvistede 15.763 par usolgte – og på et tidspunkt også usælgelige – sko til en salgspris på 349-399 kr. pr. par samt et rimeligt beløb til tort, jf. § 428.” coop har supplerende gjort gældende, at eksport til lande udenfor eu/eea ikke er omfattet af den nedlagte påstand, -9- at skoene allerede befinder sig på coops lager, hvor de har været de sidste 4 år og 1 måned, og at der derfor skulle være nedlagt påstand om påbud, såfremt denne tilstand skulle ændres, at såfremt coop forbydes at sælge, markedsføre, eksportere, returnere, donere eller bortgive skoene, vil et forbud mod oplagring af skoene have som konsekvens, at coop vil være nødt til at destruere skoene, hvilket vil være i modstrid med resultatet i østre landsrets dom af
7. juni 2016, samt at et eventuelt forbud vil blive efterkommet af coop, og at der henset hertil og til coops hidtidige adfærd ikke foreligger sådanne bestemte grunde til at antage, at de frigivne sko vil blive brugt til overtrædelse af forbuddet, hvorfor betingelserne for beslaglæggelse ikke er til stede. sø- og handelsrettens begrundelse og resultat det fremgår af østre landsrets ankedom af
8. juni 2016, at coop har krænket converses varemærkerettigheder ved at have solgt og markedsført sko af det omhandlede mærke (all star chuck taylor), idet landsretten ikke fandt det bevist, at converse selv havde markedsført skoene eller givet samtykke til, at andre virksomheder kunne markedsføre disse inden for eu. de endnu ikke solgte sko, der som led i en bevissikring var blevet beslaglagt af fogedretten i glostrup den
9. november 2012, er ved samme fogedrets kendelse af
10. november 2016 blevet frigivet til coop. på grundlag af østre landsrets dom af
11. juni 2016 må coop anses for at være uberettiget til inden for eu at sælge og markedsføre de frigivne sko og tillige at oplagre dem med salgs- eller markedsføringsformål, samt eksportere og endvidere donere og bortgive skoene, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, jf. stk. 3, litra 2) og 3) og varemærkeforordningens art. 9, stk. 3, litra b) og c). af hensyn til converses muligheder for at varetage beskyttelse af sine - 10 - rettigheder i anledning af frigivelsen af skoene til coop er det endvidere sandsynliggjort, at coop må anses for afskåret fra at returnere skoene til sin sælger. herefter samt henset til, at coop har udtalt ønske om at afsætte de nu frigivne sko på en måde, der vil kunne stride mod converses rettigheder, findes betingelserne for at nedlægge forbud - uanset den af coop afgivne proceserklæring - i det hele at være opfyldt i overensstemmelse med den principale påstand, jf.

§ 413

. under hensyn til det ovenfor anførte om konsekvenserne af østre landsrets dom af 30. juni 2016, der i forholdet mellem converse og msk traders er indbragt for højesteret, hvor sagen efter det oplyste er berammet til juni 2017, betinges et forbud af, at converse inden den nedenfor fastsatte frist stiller en sikkerhed for den skade og ulempe, der kan påføres coop ved dette forbud, jf.

§ 415

. sikkerhedens størrelse fastsættes skønsmæssigt på grundlag af de foreliggende oplysninger om antallet af sko og salgspriser for nye sko, samt under hensyn til den medgåede tid på mere end 4 år, hvor skoene var beslaglagt i henhold til fogedretten i glostrups afgørelse af

1. november 2012, til 2,
2. mio. kr. efter sagens forløb og omstændigheder findes der ikke at foreligge bestemte grunde til at antage, at coop vil disponere over de omhandlede sko i strid med rettens forbud. converses påstand om beslaglæggelse tages herefter ikke til følge, jf.

§ 423, stk.

1. coop skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til converse, der efter sagens karakter og omstændigheder, herunder sagens kortvarige forløb og en hovedforhandling af cirka 2 timers varighed, fastsættes til 30.300 kr., der omfatter converses rimelige udgifter til advokat samt retsafgift på 300 kr. thi kendes for ret: hvis converse inc. og all star c.v. senest den
2. januar 2017, kl. 15.00, stiller en sikkerhed på 2, 5 mio. kr., vil retten træffe følgende afgørelse om midlertidigt forbud: - 11 - ”coop danmark a/s forbydes i eu/eea at sælge, markedsføre, oplagre, eksportere, returnere, donere eller bortgive sko frigivet af fogedretten i glostrup den
3. november 2016 i sag fs 32-19527/
4. ” converse inc. og all star c.v.’s påstand om beslaglæggelse tages ikke til følge. inden 14 dage betaler coop danmark a/s i sagsomkostninger til converse inc. og all star c.v. i alt 30.300 kr. beløbet forrentes efter rentelovens § 8a. claus forum petersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den