sø- & handelsrettens dombog

- cvs udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den

1. august 2018 v-52-16 mos mosh a/s (advokat lisbeth elmgaard sørensen) mod ankenævnet for patenter og varemærker (advokat henrik nedergaard thomsen) sagens baggrund og parternes påstande denne sag vedrører en prøvelse af ankenævnet for patenter og varemærkers afgørelse af
2. juni 2016, hvorved ankenævnet stadfæstede patent- og varemærkestyrelsens af- gørelse af
3. september
4. ved afgørelsen blev mos mosh a/s’ (herefter mos moshs) registrering af varemærket mos mosh (ord) (vr 2010 01409) ophævet for be- klædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25 på grund af risiko for for- veksling med indsigeren moshi moshi aps’ (herefter moshi moshis) varemærke mo- shi moshi (ord) (mp735164) (klasse 25). registreringen blev ikke ophævet i klasse
5. -2- ud over en prøvelse af ankenævnets afgørelse angår denne sag spørgsmålet om be- tydningen af, at mos mosh og indsigeren moshi moshi efter ankenævnets afgørelse har indgået en sameksistensaftale, hvorefter den oprindelige indsiger, moshi moshi, ikke længere ønsker mos moshs varemærke ophævet. den
6. marts 2017 opfordrede ankenævnet moshi moshi til at varetage sin interesser under sagen ved bi- eller hovedintervention. moshi moshi er ikke indtrådt i sagen. mos mosh har nedlagt følgende endelige påstand: ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende varemærkeregistrering vr 2010 01409 ”mos mosh ”<w> for klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hoved- beklædning), subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved ankenævnet for pa- tenter og varemærker. ankenævnet for patenter og varemærker har påstået frifindelse. oplysningerne i sagen mos mosh har siden selskabets stiftelse den
7. maj 2010 beskæftiget sig med design, produktion, markedsføring og salg af blandt andet beklædningsgenstande, herunder bukser. moshi moshi har siden 2001 drevet detailhandel under mærket moshi moshi og moshi moshi mind. moshi moshi har tillige i en længere årrække designet, mar- kedsført og solgt lædervarer, beklædning og fodtøj. den
8. juni 2010 fik mos mosh registreret varemærkeret til ordmærket mos mosh for nærmere angivne varer i klasse 18 og 25 (vr 2010 01409). -3- ved brev af
9. januar 2011 begærede moshi moshi administrativ ophævelse af vare- mærket mos mosh. moshi moshi gjorde gældende, at varemærket mos mosh var registreret i strid med virksomhedsnavnet moshi moshi, og at det var forveksleligt med moshi moshis ibrugtagne varemærker moshi moshi og moshi moshi mind. den
10. august 2011 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse om, at moshi moshis begæring ikke blev taget til følge, og at mos moshs varemærkeregistrering blev opret- holdt. derefter erhvervede moshi moshi rettighederne til varemærke moshi moshi (ord) (mp735164), som efter en særskilt sag om dette mærke ved ankenævnets afgørelse af
11. oktober 2014 blev delvis ophævet, og derefter var gyldigt for ”clothing” i klasse
12. den afgørelse fra ankenævnet, som foreligger til prøvelse i denne sag, kendelsen af
13. juni 2016, angår moshi moshis indsigelse mod vr 2010 01409 mos mosh (ord) på baggrund af risiko for forveksling med mærket moshi moshi (ord) (mp735164). kendelsen lyder som følger: ”resumé: an 2015 00038 – vr 2010 01409 mos mosh <w> - administrativ ophævelse - forveks- ling der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket vr 2010 01409 mos mosh <w>. begæringen blev begrundet med, at indehavers mærke vr 2010 01409 mos mosh <w> er forveksleligt med anmoders mp-varemærkeregistrering 735164a moshi moshi <w>. patent- og varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for de ansøgte varer i klasse
14. denne afgørelse blev indbragt for ankenævnet for patenter og varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. kendelse: år 2016, den
15. juni afsagde ankenævnet for patenter og varemærker -4- (hans chr. thomsen, hanne kirk, ulla wennermark og jens schovsbo) følgende kendelse i sagen an 2015 00038 klage fra mos mosh a/s v/andersen partners over patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af
16. september 2015 vedr. vr 2010 01409 mos mosh <w> begæret af: moshi moshi aps ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. ankenævnet udtaler: ankenævnet for patenter og varemærker kan tilslutte sig såvel patent- og varemærkesty- relsens afgørelse i sagen som det af styrelsen anførte i udtalelsen af
17. februar
18. det af klager fremførte giver således ikke anledning til at ændre afgørelsen, selv om anke- nævnet er enig med klager i, at der ikke er identitet/sammenfald mellem ”clothing”, det vil sige ”beklædningsgenstande”, og ”fodtøj og hovedbeklædning”, alt sammen varer, der nævnes i klassehovedet i klasse
19. disse varer supplerer imidlertid hinanden og forekom- mer ofte i samme specialforretning eller i samme eller nærliggende afdelinger i varehuse. desuden kan disse varer være lavet af det samme eller et lignende materiale, eksempelvis strikkede varer som sweaters (beklædningsgenstande), hjemmesko (fodtøj) og huer (hoved- beklædning). selv om der ikke er identitet/sammenfald, foreligger der således en åbenbar lighed mellem ”clothing” (beklædningsgenstande) og ”fodtøj og hovedbeklædning”. klager henviser til, at indklagede ikke har brugt sit mærke for fodtøj og hovedbeklædning. hvorvidt dette er tilfældet, er imidlertid uden betydning. det afgørende er ligheden mellem varerne i de to mærkers varefortegnelser. -5- når det drejer sig om mærkeligheden, finder ankenævnet, at moshi moshi på det dan- ske marked må opfattes som et originalt kunstordmærke med et iboende stærkt særpræg og med et forholdsvis bredt værn mod andre varemærker. også varemærket mos mosh må opfattes som et fantasivaremærke. der findes således ikke en konceptuel forskel mellem mærkerne. opbygningen af de to mærker ligner tillige hinanden, idet begge mærker er to- ordsmærker, hvor der er identitet (moshi moshi), henholdsvis meget stor lighed (mos mosh), mellem det første og det andet ord. det senere mærke er indeholdt i indklagedes mærke, i form af de tre, respektive de fire, første bogstaver i de to ord, mens det i begge ord adskillende bogstav ”i” er et visuelt diskret bogstav. disse forhold giver en tydelig visuel lighed og ligeledes en vis grad af fonetisk lighed mellem mærkerne. det skal i denne forbin- delse bemærkes, at den visuelle lighed er af stor betydning i relation til varer i klasse 25, som normalt sælges i selvbetjeningsforretninger, se for eksempel t-581/13 af
20. marts 2015, præmis
21. selv om der ikke er tale om identiske stavelser, er der en sådan lighed mellem de to vare- mærker, at der er risiko for forveksling i relation til identiske varer og åbenbart lignende va- rer som hovedbeklædning og fodtøj. ved en samlet bedømmelse er derimod mærkeligheden, som patent- og varemærkestyrelsen henviser til, ikke tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i relation til varer, som kun har en svag lighed med”clothing” (beklædnings- genstande), det vil sige i relation til ”varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke in- deholdt i andre klasser)”, hvor ligheden primært er af en æstetisk karakter. herefter bestemmes: den påklagede afgørelse stadfæstes. sagens baggrund: den
22. marts 2010 indleverede chas hude a/s på vegne black & co v/kim hyldahl niel- sen ansøgning om registrering af varemærket mos mosh <w> for: klasse 18: læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke inde- holdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. -6- klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. varemærket blev registreret den
23. juni 2010 og efterfølgende publiceret i dansk vare- mærketidende den
24. juni
25. varemærket blev den
26. juni 2010 overdraget til nuværende ejer mos mosh a/s. fra patent- og varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende: ”… i brev af
27. november 2011 begærede sandel, løje & partnere advokatpartnerselskab administrativ ophævelse af nævnte registrering vr 2010 01409, ordmærket mos mosh. begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk.
28. begæringen blev fremsat på vegne af moshi moshi aps. anmoder gjorde gældende, at registreringen er i strid med anmoders rettigheder til varemærket moshi moshi, regi- streret som international registrering med designering af danmark, mp
29. den in- ternationale registrering 735164 er den
30. september 2011 delvist overdraget til anmoder, som herefter er indehaver af den udskilte registrering 735164a. ophævelsessagen har her- efter været sat i bero, idet anmoders registrering 735164a blev begæret ophævet på bag- grund af manglende brug. ankenævnet for patenter og varemærker afsagde den
31. oktober 2014 kendelse i sagen. registreringen blev delvist ophævet og er herefter gyldig for ”clothing” i klasse
32. styrelsen genoptog den
33. februar 2015 høringen i sagen. anmoder gjorde i brev fra den
34. marts 2015 gældende, at der er risiko for forveksling af indehavers mærke mos mosh og anmoders mærke moshi moshi, reg. nr. 735164a, idet der er sammenfald af varer i klasse 25 og lighed mellem ”varer fremstillet af læder og læderimitationer” i klasse 18 og ”beklædningsgenstande” i klasse 25, som begæringen her- efter retter sig mod. anmoder henviste til t443/05, pirañam, vedrørende ligeartethed. for så vidt angår ligheden mellem mærkerne, anførte anmoder, at mærkerne synsmæssigt og lydligt ligner hinanden, bl.a. fordi begge mærker repeterer bogstaverne mos i begge ord og andet ord indeholder h. forbrugerne vil hæfte sig ved mærkernes begyndelse, hvor trykket lægges. anmoder henviste også til den tidligere ophævelsesbegæring, baseret på ibrugtagne rettigheder, hvor styrelsen afgjorde, at der var visse ligheder mellem mærkerne, men ikke ri- -7- siko for forveksling, da der ikke var sammenfald eller tilstrækkelig lighed mellem va- rer/tjenesteydelser indehaver imødegik i brev fra den
35. maj 2015 begæringen. i relation til ligheden mellem varerne i klasse 18 og 25, anførte indehaver, at der ikke nødvendigvis er tale om samme di- stributionskanal. indehaver gjorde gældende, at mærket moshi moshi vil udtales med tryk på shi, og ikke som af anmoder anført på mos(h). indehaver henviser også til styrel- sens tidligere ophævelsesafgørelse vedrørende samme mærker, men hæfter sig ved, de af sty- relsen fundne forskelle på mærkerne. med brev af
36. september 2015 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse: ”…
37. lovgrundlaget ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbin- delse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme el- ler lignende art."
38. vurdering og konklusion anmoders mærke: moshi moshi registreret for: klasse 25: clothing indehavers mærke mos moshi registreret for: klasse
39. læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og hu- der, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadsere- stokke, piske og sadelmagervarer. klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. sammenligning af varerne -8- der er efter styrelsens praksis sammenfald mellem alle varerne i klasse 25 omfattet af inde- havers registrering, ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” og anmoders va- rer, overbegrebet ”clothing”. begæringen er i klasse 18 rettet mod ”varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser)”, altså læder og læderimitationer. disse varer, som efter nugældende praksis anses for upræcise, omfatter lædervarer i klasse 18, såsom tasker og punge. vurderingen af hvorvidt der er lighed mellem varer og/eller tjenesteydelser skal vurderes ud fra de kriterier, som domstolen bl.a. har anvist i den præjudicielle dom, c-37/97, canon. bedømmelsen af varernes ligheder skal således foretages ud fra alle relevante faktorer, navn- lig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurren- ceforhold eller supplerer hinanden. der tages også hensyn til distributionskanaler, sædvan- lige producenter og omsætningskredsen. retten har i flere sager haft lejlighed til at vurdere lighederne mellem varer i klasse 18 og
40. i t-169/03, sissi rossi udtalte retten vedrørende ligheden mellem ”damesko” og ”dame- tasker”, at ”der ved vurderingen af, om varerne ligner hinanden, kan tages hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer ofte fremstilles af de samme grundmaterialer, nem- lig læder eller kunstlæder. under hensyntagen til de mange forskellige varer, der kan frem- stilles af læder eller kunstlæder, er denne faktor imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre, at varerne ligner hinanden. (præmis 55) sagsøgerens argument om, at varernes primære funktioner, der er beskrevet i den foregåen- de præmis, indtager en sekundær plads i forhold til varernes æstetiske funktion i kvindens påklædning, og om, at dametasker og damesko er luksusvarer, er efter rettens opfattelse ik- ke overbevisende. for det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at mange varer bl.a. i beklædnings- og modesektoren på en gang kan opfylde deres primære funktion og en æste- tisk funktion, kan denne omstændighed ikke i sig selv lede forbrugeren til at antage, at de nævnte varer hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomhe- der. der er tale om et kriterium, der er for generelt til at kunne fastslå, at der er lighed mel- lem varerne. for det andet er damesko og dametasker ikke udelukkende luksusvarer, hvis -9- dekorative funktion er større end deres primære funktion, som hvad angår sko består i at beklæde fødderne, og hvad angår tasker består i at transportere genstande.”(præmis 58) vedrørende varernes komplementerende funktion tog retten udgangspunkt i definitionen af en tæt forbindelse ”i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer på- hviler den samme virksomhed.” (præmis )
41. retten vurderede: ”i den foreliggende sag har sagsøgeren ikke godtgjort, at der foreligger et sådant funktionelt komplementærforhold mel- lem de omhandlede varer.. det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren ikke under sagen for harmoniseringskontorets instanser og heller ikke for retten har påvist, at denne æstetiske eller subjektive komplettering har nået stadiet for et reelt æstetisk »behov« i den forstand, at forbrugerne ville finde det usædvanligt eller upassende at bære en taske, der ikke passede perfekt sammen med deres sko. retten finder først og fremmest, at en stræben efter en vis æstetisk harmoni i påklædningen er et fællestræk for hele mode- og beklædningssektoren, og er en faktor, der er for generel til i sig selv at kunne berettige den konklusion, at alle de om- handlede varer er kompletterende og som følge heraf af lignende art…. desuden er den om- stændighed, at forbrugerne betragter en vare som et supplement eller et tilbehør til en an- den, ikke tilstrækkelig til, at de vil kunne antage, at disse varer har den samme handels- mæssige oprindelse. hertil kræves yderligere, at forbrugerne anser det for sædvanligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvilket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de sam- me.”(præmis 62 og 63) anmoder har henvist til, at retten i t-443/05 har anvist, at bl.a. beklædningsgenstande og tasker har en fælles æstetisk funktion (præmis 49 og 50). i dommen gentager retten vurde- ringen fra sissi rossi-sagen, at det faktum at varerne har samme grundmateriale ikke i sig selv godtgør at varerne ligner hinanden. i modsætning til i sissi rossi-sagen lægger retten herefter vægt på den sekundære æstetiske funktion som er fælles for beklædnings- genstande og tasker til at konstatere en svag lighed mellem disse varer, idet ”visse forbruge- re opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som udgøres af visse »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme virksomhed.”. retten lægger hermed op til at der er svage ligheder mellem varerne. - 10 - retten understregede også i t-150/04, tosca blu, præmis 37, at den æstetiske komple- mentering ikke i sig selv er tilstrækkelig, men at det ”kræves yderligere, at forbrugerne an- ser det for almindeligt, at disse varer bliver markedsført under det samme varemærke, hvil- ket normalt forudsætter, at en stor del af de respektive fabrikanter eller distributører af disse varer er de samme”. i t-483/08, giordano, konkluderede retten vedrørende, at “both the goods in class 18 listed in the last sentence of paragraph 9 above [bl.a. tasker og punge] and ‘footwear’ are, at least sometimes, sold in the same specialised retail outlets as well as in major retail estab- lishments. it is thus appropriate to hold, on the basis of those two mutually reinforcing considerations, that the board of appeal did not err in holding that those two categories of goods are similar within the meaning of article 8