← Danmark

sø- & handelsrettens dombog

Obsah (8)§ 413§ 425§ 421§ 426§ 648§ 642§ 415§ 428

- mah udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ kendelse afsagt den 30. november 2016 a-20-16 leo pharma a/s (advokat peter-ulrik plesner) mod sandoz a/s (advokat jeppe brinck-jensen) sagen

kapitel 40 (materialesamlingen fra s. 5). for så vidt angår

§ 413, nr.

1 (materialesamlingen s. 5), henvises der til det ovenfor anførte om stridspatent 1's og stridspatent 2's gyldighed og sandoz' krænkelse heraf, hvorved leo har godtgjort eller i hvert fald sandsyn- liggjort, at de handlinger, der søges forbudt, strider mod leos ret, hvilket san- doz i nærværende sag ikke bestrider. -8- 5.1 leos retlige interesse i et forbud efter påstand 3 af punkt 2 i processkrift a (ekstrakten s. 62) samt punkt 3 i duplikken (ekstrak- ten s. 52) fremgår det, at sandoz påstår afvisning af leos påstand 3 med henvis- ning til, at spørgsmålet om et midlertidigt forbud på baggrund af stridspatent 2, efter at sandoz har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1, nu er hypo- tetisk. leo er ikke enig heri. da leo ved brev af

  1. august 2016 (bilag 11) (ekstrakten s. 101) gjorde sandoz opmærksom på, at leo i replikken ville nedlægge en yderligere påstand 3 ved- rørende krænkelse af stridspatent 2, markedsførte sandoz de lægemidler, som også krænker stridspatent 2, og sandoz havde ikke på daværende tidspunkt eller ved leos indlevering af replikken den
  2. august 2016 taget bekræftende til genmæle over for påstand 1, hvorfor et spørgsmål om nedlæggelse af forbud på baggrund af påstand 3 under alle omstændigheder ikke var hypotetisk. sandoz markedsførte endvidere fortsat sit produkt, da leos stridspatent 2 blev valideret i danmark, og da det validerede stridspatent 2 blev indgivet i nærvæ- rende sag den
  3. oktober 2016 (ekstrakten s. 167). at sandoz nu i processkrift a har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1 og 2 ændrer ikke ved, at sandoz indtil i går, den
  4. oktober 2016, foretog mar- kedsføring mv. af lægemidlet calcipotriol/betamethasone "sandoz", som også krænker stridspatent 2, hvilket sandoz ikke i denne sag bestrider. det bemærkes i denne forbindelse, at det fremgår af medicinpriser.dk at lægemidlet calci- potriol/betamethasone "sandoz", salve, fra den
  5. oktober 2016 ikke længere er i pristaksten, og følgelig ikke længere bliver markedsført i danmark. sandoz har dog ikke frivilligt trukket sit produkt fra markedet men har alene op- hørt med markedsføringen på betingelse af, at leo stiller sikkerhed for medde- lelsen af det midlertidige forbud og udstedelse af påbud. der skal således også anlægges hovedsag om spørgsmålet efter

§ 425

. det er åbenbart, at sandoz under hovedsagen forbeholder sig ret til at gøre gældende, at såvel stridspatent 1 som stridspatent 2 ikke er gyldige og ikke er krænket. af punkt 2 i processkrift a (ekstrakten s. 62) samt duplikkens punkt 7 (ekstrakten s. 52) fremgår det endvidere udtrykkeligt, at sandoz forbeholder sig ret til at på- begynde markedsføring af calcipotriol/betamethasone "sandoz", hvis stridspa- tent 1 helt eller delvist ugyldiggøres. det er altså klart, at sandoz ikke agter at re- spektere stridspatent 2, hvis stridspatent 1 senere (helt eller delvist) bliver ugyl- diggjort. i denne forbindelse bemærkes det, at da stridspatent 2 blandt andet på grund af træk 7 i krav 1 har et begrænset omfang i forhold til stridspatent 1, kan det ikke udelukkes, at det ene patent vil blive erklæret ugyldigt, mens det andet er gyl- -9- digt. det understreges, at det er leos opfattelse, at begge stridspatenter såvel ved epo som ved de danske domstole vil blive opretholdt som gyldige. sandoz' adfærd nødvendiggør således et forbud også på baggrund af påstand 3, jf.

§ 413, nr.

2 (materialesamlingen s. 5). det er desuden helt sædvanligt at få nedlagt et forbud på baggrund af flere ret- tigheder. eksempelvis kan der henvises til u 2009.733 h (materialesamlingen fra s. 76), hvor et forbud blev nedlagt både på baggrund af et patent og en brugsmo- del.

§ 413, stk.

3 er tillige opfyldt for så vidt angår begge stridspaten- terne. sikkerhedsstillelse sandoz har i duplikken fremsat krav om, at leo som betingelse for meddelelse af det midlertidige forbud og påbud skal stille en sikkerhed på mindst dkk 3.000.000 for den skade og ulempe, som påføres sandoz ved forbuddet og på- buddet. leo skal, som tillige nævnt ovenfor, herved acceptere en sikkerhedsstillelse på dkk 3.000.000 som betingelse for udstedelse af forbuddet og påbuddet efter de tre nedlagte påstande. sagsomkostninger som det fremgår af forbudsrekvisitionen gøres det gældende, at leo skal tillæg- ges sagsomkostninger i henhold til

§ 421(materialesamlingen s.

8), og at der skal tages stilling til sagsomkostninger i forbindelse med forbudssa- gen. efter praksis anses sagens værdi at udgøre det dobbelte af sikkerhedsstillelsen. i duplikkens punkt 6 (ekstrakten s. 52) anfører sandoz, at ved leos krav på sagsomkostninger bør retten bemærke, at hovedforhandlingen først er berammet til november, og at der indtil sandoz' duplik kun var indleveret 3 processkrifter. heroverfor bemærkes, at idet sandoz ikke ved duplikken imødekom alle leos tre påstande fuldt ud, kunne denne sag ikke afsluttes på daværende tidspunkt, og der påløber følgelig stadig omkostninger til udfærdigelse af processkrifter. endvidere gøres opmærksom på, at nærværende sag allerede havde medført be- tydelige omkostninger for leo, herunder til dækning af advokatbistand og til indhentelse af eksperterklæringer. leo har været nødsaget til at forberede sagen i fuldt omfang, idet leo blandt andet ikke - til trods for fremsatte provokationer af

  1. august 2016 (bilag 27) (ekstrakten s. 99) - har kunne få afklaret, om sandoz ville gøre ikke-krænkelse gældende, og i så fald i hvilket omfang. for på forsvar- - 10 - lig vis at være forberedt på ikke-krænkelsesindsigelser fra sandoz, har det derfor været nødvendigt for leo at indhente to eksperterklæringer til støtte for kræn- kelse (bilag 28 (ekstrakten s. 117-126) og bilag 30 (ekstrakten s. 133-164)). sandoz gjorde i svarskriftet meget ud af gyldighedsspørgsmålet. efter epos op- position divisions' mundtlige afgørelse den
  2. juli 2016 i den ved epo verserende indsigelsessag mod stridspatent 1's gyldighed, og til trods for leos opfølgende anmodning i brev af
  3. juli 2016 (bilag 41) (ekstrakten s. 89) om omgående at stoppe markedsføringen mv. af calcipotriol/betamethasone "sandoz", undlod sandoz at frafalde ugyldighedsindsigelsen. først med duplikken oplyser sandoz, at man ikke længere gør ugyldighed gældende. leo har derfor også ved udar- bejdelse af replikken måtte forberede gyldighedsspørgsmålet grundigt. leo har i denne forbindelse blandt andet været nødt til at indhente en eksperterklæring om brugen af metaanalyser (bilag 18, ekstrakten s. 127-132) til imødegåelse af sandoz' indsigelser mod, hvilke konklusioner som kan drages af bilag k, der er central i spørgsmålet om gyldighed.” leo har under proceduren til støtte for spørgsmålet om retlig interesse vedrørende påstand 3 supplerende gjort gældende, at såfremt stridspatent 1 senere bliver ophævet og stridspa- tent 2 opretholdt, vil der foreligge en situation, hvor sandoz kan kræve erstatning på bag- grund af et midlertidigt forbud givet alene på baggrund af stridspatent 1, uanset at der også foreligger en krænkelse af stridspatent
  4. leo har i den anledning yderligere gjort gældende, at såfremt stridspatent 1 senere bliver ophævet, vil der da kunne foreligge passivitet i en midlertidig forbudssag i forhold til stridspatent
  5. for sandoz er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det sammenfattende processkrift af
  6. oktober 2016, hvoraf fremgår blandt andet: ”
  7. bekræftende genmæle overfor påstand 1 og 2 sandoz ønsker følgende ført til retsbogen: sandoz' beslutning om at tage bekræftende til genmæle er alene udtryk for en kommerciel beslutning og på ingen måde en anerkendelse af krænkelse eller af stridspatent 1's gyldighed. sandoz tager udtrykkeligt forbehold for at begære det midlertidige forbud op- hævet samt kræve erstatning, såfremt stridspatent 1 på nogen måde indskrænkes eller ugyldiggøres, jf.

§ 426, stk.

2, nr. 1 og § 428. - 11 - argumenter for afvisning af påstand 3 parterne er uenige om, hvorvidt leo har retlig interesse i at få påstand 3 pådømt af retten. 3.1 betingelserne for nedlæggelse af forbud før retsplejereformen i 2013 kunne et forbud nedlægges, hvis rekvirenten godt- gjorde eller sandsynliggjorde, (jf. den tidligere retsplejelovs § 642 m5): 1) at de handlinger, der søges forbudt, strider imod rekvirentens ret, 2) at rekvisitus vil foretage de handlinger, som søges forbudt, og 3) at formålet vil forspildes, såfremt rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende ved almindelig rettergang. af forarbejderne til bestemmelsen (forslagets § 643) fremgår, jf. betænkning 1107/1987: "de foreløbige retsmidler forudsættes alene at skulle tages i anvendelse for at for- hindre retstab hos rekvirenten ved at skulle afvente almindelig rettergang. disse retsmidler er således subsidiære i forhold til den sædvanlige fremgangsmåde med domserhvervelse og efterfølgende tvangsfuldbyrdelse på grundlag af dommen." (afsnit 3.5.4 m17) om dagældende ret (§ 648, stk. 1) fremgår det, jf. betænkning 1107/1987, afsnit 3.1.2.3 (m13): "i praksis vil handlinger, forbudet retter sig imod, ofte have karakter af gentagel- seshandlinger, og i disse tilfælde vil de allerede foretagne handlinger - som ikke rammes af forbudet - som oftest være tilstrækkelig dokumentation for, at betingel- serne i

§ 648, stk.

1, om den truende retskrænkelse er opfyldt. fore- ligger der ikke en gentagelseshandling må det kræves, at der i rekvisiti adfærd el- ler ytringer forud for eller under forbudsforretningen er holdepunkter for at anta- ge, at han - såfremt forbud ikke nedlægges - inden for en ret snæver tidsramme vil foretage bestemte angivne handlinger, som strider mod rekvirentens ret *…+ må det skønnes, at civilt søgsmål kan gennemføres, før den retskrænkende hand- ling eventuelt foretages, er forbud udelukket.” (min fremhævning) specifikt for immaterielle rettigheder anførtes dog i relation til betingelse 3, at et forbud kunne ”udgøre den primære sikring mod retskrænkelse”, jf. lff 2012-2013.1.47 (leos materialesamling s. 58). - 12 - forarbejderne understøttede således, at vurderingen af potentielle fremtidige krænkelser skal baseres på en vurdering af, om krænkende handlinger vil blive foretaget inden for en snæver tidsramme (betingelse 2). niels m. andersen m.fl. anførte i relation til betingelse 2, jf. retshåndhævelse af immaterialrettigheder, 2006, at: "det skal, for at denne betingelse kan anses for opfyldt, sandsynliggøres, at der fo- religger en konkret risiko og ikke bare en hypotetisk risiko. *…+ betingelsen medfører, at et fogedforbud kun rettes mod igangværende, men endnu ikke afsluttede krænkelser og fremtidige krænkende handlinger *…+. der kan såle- des ikke nedlægges fogedforbud mod krænkende handlinger, der er udført, afslut- tet eller ophørt og dermed ikke mod en allerede etableret retsstridig tilstand." (s. 287 m29) (min fremhævning) og "i andre sager meddeler rekvisitus omvendt, at han er ophørt eller vil ophøre med at foretage de krænkende handlinger, og at der derfor ikke er grundlag for at ind- lede fogedforbudssag eller endsige at nedlægge fogedforbud. hvis dette skal til- lægges betydning, skal det være funderet i objektivt konstaterbare forhold." (s. 289 m31) (min fremhævning) retspraksis støtter denne opfattelse, jf. u 1980.604 s, hvor forbud blev afvist mod en kommunal vejviser, der allerede var distribueret, (m45) og u 1997.1266 v, hvor forbud blev afvist mod bilkas markedsføring og salg af udsolgte regnjakker (m52). tilsvarende anførte clement salung petersen om betingelse 2 i immaterialrettig- heder og foreløbige forbud, 2008, s. 433f (m34): "hvis de konkrete omstændigheder klart indikerer, at de pågældende handlinger ikke vil blive foretaget, er betingelsen derimod ikke opfyldt.”(min fremhævning) salung petersen støttede sig bl.a. på u 1987.250 h (m48), hvor rekvisitus opfyldte det begærede forbud forud for forbuddets nedlæggelse af fogedretten, og hvor højesteret fastslog, at betingelse 2 (dagældende § 648, stk. 1) ikke var opfyldt, idet sagsøgte havde tilkendegivet sin hensigt om at aftage produkter fra sagsøger [og dermed efterleve et eventuelt forbud], så snart dette var muligt. endelig fastlog højesteret i u 2011.2501 h (m58), at: "teva denmark havde forud for og under forbudssagen erklæret, at selskabet ikke havde aktuelle planer om at markedsføre lægemidler ideholdende valsartan i denmark, og der forelå ikke konkrete forhold, som kunne skabe tvivl om rigtighe- den af denne erklæring. - 13 - højesteret tiltræder herefter, at betingelsen i

§ 642, nr.

2, for at ned- lægge fogedforbud ikke var opfyldt." litteraturen og retspraksis forud for retsplejereformen i 2013 afviste således fo- gedforbud, hvis de krænkende handlinger var afsluttet, eller hvis konkrete, ob- jektivt konstaterbare forhold sandsynliggjorde, at handlingerne ikke ville blive fortaget. ved retsplejereformen blev

§ 642ændret til § 413 (m6).

ændrin- gen omfattede enkelte sproglige ændringer, men var i øvrigt en videreførelse af de gældende betingelser, jf. betænkning 1530/2012, s. 66 (m23). jeg henviser til clement salung petersen m.fl., judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces, 2015, s. 175 (m39). sammenfattende følger det derfor af

§ 413, nr.

2, at et forbud ikke kan nedlægges, såfremt den krænkende adfærd er ophørt, eller hvis konkrete omstændigheder udelukker, at modparten indenfor en ret snæver fremtid vil fo- retage de pågældende handlinger, hvis forbud ikke meddeles. 3.2 sandoz udfører ikke – og kan ikke længere udføre – de omstridte handlinger i denne sag ophørte sandoz den

  1. oktober 2016 med at udbyde, bringe i om- sætning eller anvende calcipotriol/betamethasone "sandoz", salve, under d.sp.nr. 29647, så længe stridspatent 1 er i kraft. sandoz udfører derfor ikke længere de handlinger, som leo vil have forbudt i medfør af påstand
  2. leo blev bekendt hermed allerede den
  3. september 2016, hvilket var inden leo fremlagde stridspatent 2 i valideret form den
  4. oktober 2013 (bilag 44), og in- den leo nedlagde sin endelige påstand 3 i det sammenfattende processkrift. sandoz er desuden som følge af forbuddet efter påstand 1 forhindret i for fremti- den at udføre de handlinger, som påstand 3 vedrører. sandoz kan således ikke vælge ikke at respektere stridspatent 2, som leo synes at hævde i det sammenfattende processkrift. situationen adskiller sig derfor i øvrigt fra situationen i østre landsrets kendelse af
  5. august 2015 i sag b-146-15 (leos materialesamling s. 153-154), hvor lands- retten angav, at det ikke ”med den fornødne sikkerhed [kunne] afvises, at [de omstridte] produkter fortsat vil blive udbudt og være i omsætning.” hertil kommer, at hvis stridspatent 1 indskrænkes eller ugyldiggøres, og sandoz derfor begærer forbuddet i relation til stridspatent 1 ophævet, har leo på et så- dant tidspunkt mulighed for på at anmode om midlertidigt forbud på baggrund af stridspatent
  6. - 14 - sandoz gør derfor gældende, at sandoz’ handlinger ikke nødvendiggør et for- bud, jf. 413, nr. 2, og at leos mulighed for at håndhæve sin ret i øvrigt ikke for- spildes, såfremt sandoz' afvisningspåstand tages til følge, jf. § 413, nr.
  7. 3.3 subsidiært – hvis retten pådømmer påstand 3 såfremt retten alligevel finder, at leo har retlig interesse i at få påstand 3 på- dømt, og at forbudsbetingelserne er opfyldt, ønsker sandoz af procesøkonomiske årsager ikke at bestride krænkelse eller gyldigheden af stridspatent 2 i forbindel- se med en sag om midlertidigt forbud i danmark. denne beslutning er tilsvarende alene udtryk for en kommerciel beslutning og på ingen måde en anerkendelse af krænkelse eller af stridspatent 2's gyldighed. sandoz tager endvidere udtrykkeligt forbehold for at begære et midlertidigt for- bud i relation til stridspatent 2 ophævet samt kræve erstatning, såfremt stridspa- tent 1 og/eller stridspatent 2 på nogen måde indskrænkes eller ugyldiggøres, jf.

§ 426, stk.

2, nr. 1 og §

  1. dette ønsker sandoz' i givet fald til- svarende ført til retsbogen.
  2. sikkerhedsstillelse parterne er enige om, at leo skal stille sikkerhed på dkk 3.000.000 som betingel- se for meddelelse af det midlertidige forbud og påbud i henhold til påstand 1 og 2, jf.

§ 415, stk.

1. 5. sagsomkostninger ved fastsættelsen af sagsomkostninger bør retten bemærke, (

  1. i)at sandoz allerede den 26. september 2016 accepterede at trække de omstridte produkter fra marke- det (af praktiske grunde først med virkning fra 24. oktober 2016), (
  2. ii)at sagsførel- sen siden 26. september 2016 alene har skyldtes leos forhold, (iii) at hovedfor- handlingen er begrænset til en halv retsdag, men også at sandoz’ opfattelse er, at nærværende strid burde have været behandlet skriftligt, (
  3. iv)at leo nedlagde en foreløbig påstand 3 den 29. august 2016, men først den endelige påstand 3 den 25. oktober 2016, og endelig (
  4. v)at der forud for sandoz' bekræftende genmæle alene var indleveret 3 processkrifter.” sandoz har under proceduren supplerende gjort gældende, at påstand 3 var nedlagt, inden stridspatent 2 havde retskraft i danmark. leo havde først formuleret en påstand 3, der kun- ne håndhæves den 25. oktober 2016, hvor sandoz havde taget bekræftende til genmæle ved- rørende påstand 1 og 2. sandoz kunne rent formelt ikke før den 25. oktober 2016 tage be- kræftende til genmæle over for påstand 3. - 15 - sandoz har vedrørende påstand 3 ikke krævet forhøjelse af sikkerhedsstillelsen. sø- og handelsrettens begrundelse og resultat påstand 1 og 2 sandoz har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1 og 2, der herefter tages til følge under betingelse af, at der stilles sikkerhed på 3 mio. kr. påstand 3 påstand 3 blev nedlagt med sin foreløbige formulering ved replik af 29. august 2016, hvoraf tillige fremgår, at stridspatent 2 vil blive valideret i danmark hurtigst muligt, og at oversatte patentkrav den 25. august 2016 var indsendt til patent- og varemærkestyrelsen. det fremgår endvidere af replikken, at et forbud først skulle være gældende fra stridpatent 2’s validering i danmark. stridspatentet blev valideret den 12. september 2016. på dette tidspunkt mar- kedsførte sandoz det omtvistede produkt på det danske marked. under hensyn til dette og til parternes konkurrencesituation i øvrigt finder retten, at sandoz på tidspunktet, hvor de tog bekræftende til genmæle over for påstand 1 og 2, var eller i hvert fald burde have været bekendt med, at stridspatent 2 var blevet valideret i danmark. retten finder endvidere, at sandoz på dette tidspunkt var eller burde være bekendt med, at det nu validerede stridspatent 2 således fra den 12. september 2016 indgik i denne forbudssag un- der påstand 3, uanset at påstanden med sin endelige formulering først formelt blev nedlagt den 25. oktober 2016. det kan ikke udelukkes, at stridspatent 1 bliver indskrænket eller erklæret ugyldigt, mens stridspatent 2 opretholdes i sin helhed. når dette sammenholdes med forbeholdet i duplik- ken, der er gentaget i sandoz’ sammenfattende processkrift, kan det have betydning for blandt andet en eventuel senere erstatningssag i medfør af

§ 428

, om et for- bud mod det omstridte produkt tillige er nedlagt på grundlag af stridspatent

  1. - 16 - på denne baggrund finder retten, at sandoz ikke frit kan udvælge, hvilket stridspatent for- buddet skal omfatte, og leo findes herefter – uanset at det omstridte produkt ubestridt er taget af markedet den
  2. oktober 2016 – at have den fornødne retlige interesse i at få nedlagt et forbud efter påstand
  3. da sandoz her erklæret, at man herefter ikke vil bestride gyldighed eller krænkelse af strids- patent 2, tages påstand 3 til følge betinget af, at den ovenfor nævnte sikkerhed på 3 mio. kr. bliver stillet. efter sagens udfald, værdi og omfang, herunder under hensyn til det udførte arbejde, der var nødvendiggjort af sandoz’ indledende position i sagen, skal sandoz betale sagsomkost- ninger med i alt 125.000 kr. heraf udgør 24.300 kr. honoraret til professor jesper wengel, og 21.000 kr. udgør honoraret til overlæge lars køber, der på tidspunktet for udfærdigelsen findes at have været rimelige og påkrævede for sagens forsvarlige førelse, mens resten udgør dækning af rimelig udgift til advokatbistand. der er ikke påvist sådanne særlige forhold i sagen, der bevirker, at den opgjorte udgift til ulla klinges patentkyndig bistand på 166.736 kr., kan dækkes som en del af sagsomkostningerne under forbudssagen. thi bestemmes: hvis leo pharma a/s senest den
  4. december 2016 kl. 15.00 stiller en sikkerhed på 3 mio. kr., vil retten træffe følgende afgørelse om midlertidigt forbud og påbud: ”det forbydes sagsøgte, sandoz a/s, i danmark at udbyde, bringe i omsætning eller anvende lægemidlet calcipotriol/betamethasone "sandoz", salve, under d.sp.nr. 29647 eller importere eller besidde det med et sådant formål, så længe dansk patent nr. dk/ep 2 455 083 er i kraft. det påbydes sagsøgte, sandoz a/s, at tilbagekalde allerede skete leverancer af calci- potriol/betamethasone "sandoz", salve, omhandlet af d.sp.nr. 29647, fra samtlige grossister og apoteker, hvor levering er foretaget af sandoz a/s. - 17 - det forbydes sagsøgte, sandoz a/s, i danmark at udbyde, bringe i omsætning eller anvende lægemidlet calcipotriol/betamethasone "sandoz", salve, under d.sp.nr. 29647 eller importere eller besidde det med et sådant formål, så længe dansk patent nr. dk/ep 2 450 043 er i kraft.” sandoz a/s skal i sagsomkostninger inden 14 dage betale i alt 125.000 kr. til leo pharma a/s. beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. lise krüger andersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den 30-11-2016 jeppe andersen kontorelev

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.