- mne udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 24. juni 2016. t-5-14 ametek denmark a/s (advokat jacob ørndrup) mod zacco denmark a/s (advokat anders thorsen) indledning og

§ 3, stk.

2, og bl.a. ufr 2015.2971 ø. forældelsesfristen skal derfor regnes fra medio/ultimo 2013, hvor ametek blev opmærksom på fluke corporations krænkelse i usa og derfor kontaktede sin amerikanske patentrådgiver ratnerprestia.... i forbindelse med ratnerprestias vurdering af sagen blev ametek herefter gjort op- mærksom på, at der ikke var henvist til gb 2003596 i det amerikanske patent eller i disclosure statement, og at dette betød, at det amerikanske patent muligvis ikke kunne håndhæves, jf. herved bl.a. ameteks email til zacco af

1. oktober 2013 (…). da ame- tek anlagde nærværende sag allerede
2. maj 2014, er ameteks krav klart ikke forældet. ameteks hovedanbringender ad opgørelsen af ameteks krav det gøres gældende, at zacco skal erstatte ameteks positive omkostninger i anledning af de skete fejl, således at ametek så vidt muligt stilles som om de ansvarspådragende fejl ikke var sket. - 22 - endvidere skal zacco tilbagebetale de relevante honorarer, som man har modtaget fra ametek, idet zaccos ydelse må anses som mangelfuld *…+. subsidiært skal zacco betale ametek et forholdsmæssigt afslag efter sø- og handelsrettens skøn. det bemærkes, at ametek af omkostningsmæssige grunde ikke har taget skridt til at søge det europæiske patent eller de validerede nationale patenter ‛repareret‛ på samme måde som det er sket i usa. det kan lægges til grund, at den manglende henvisning ska- ber uklarhed om hvorvidt patenterne kan anfægtes hhv. håndhæves, men det er uklart hvor stor denne risiko er og dermed også uklart hvilken reel værdi patenterne har. denne uklarhed skyldes alene, at zacco ikke sørgede for at en henvisning blev indsat ligesom i den danske ansøgning, og denne uklarhed bør komme zacco, ikke ametek, til skade i forbindelse med vurderingen af ameteks krav om tilbagebetaling, subsidiært for- holdsmæssigt afslag. ameteks erstatningskrav *…+ og ameteks tilbagebetalingskrav *…+, andrager i alt kr. 762.109,
3. ametek fastholder dog den ovenfor og i processkrift 4 angivne påstand på kr. 706.936,46, idet der derved er taget hensyn til den mulige værdi, som de nationale pa- tenter måtte have uanset zaccos fejl. ameteks erstatningskrav omfatter følgende poster: honorar til ratnerprestia i forbindelse med vurdering af fluke corporations patentkrænkelse og herunder betyd- ningen af manglende henvisning, *…+ 160.480,04 honorar til ratnerprestia i forbindelse med udarbejdelse af anmodning om supplemental examination og efterføl- gende ekspeditioner *…+ 188.045,33 honorar til ratnerprestia i forbindelse med den danske rets- sag, herunder udarbejdelse af bilag 15 *…+ 90.076,90 udgifter vedrørende rejse til usa *…+ 70.210,91 omkostninger til advokatbistand forud for anlæggelse af retssag *…+ 56.587,55 i alt kr. 565.400,73 det gøres i denne forbindelse gældende, at ametek klart har haft rimelig grund til at iværksætte supplemental examination. iværksættelse af denne proces blev drøftet mel- lem parterne allerede på parternes møde den
4. oktober 2013, men processen blev i øv- rigt igangsat som direkte konsekvens af det standpunkt, som zacco indtog i sit svarskrift ad realiteten, jf. svarskriftets afsnit 2.4.1.2, 2.4.2 og afsnit 3 *…+, her bestred zacco, at den manglende henvisning til gb 2003596 havde reel betydning for ameteks amerikanske patent og opfordrede ametek til at ‛reparere‛ patentet. i relation til bilag 15 (…) bemærkes, at udarbejdelsen af dette bilag ligeledes var en direk- te konsekvens af zaccos svarskrift ad realiteten, hvori zacco bestred, at fluke corporati- - 23 - on krænker ameteks amerikanske patent og opfordrede ametek til at ‛dokumentere‛ denne krænkelse. ameteks tilbagebetalingskrav omfatter følgende poster: honorar til zacco i forbindelse med pct-ansøgningen *…+ 37.543,33 honorar til zacco i forbindelse den amerikanske patent- ansøgning *…+ 99.592,69 honorar til zacco i forbindelse med den europæiske pa- tentansøgning *…+ 57.314,67 øvrige omkostninger, jf. zacco faktura nr. 8014374 2.258,33 i alt kr. 196.709,02‛ for zacco denmark a/s er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med på- standsdokumentet af
5. april 2016, hvoraf bl.a. fremgår: ‛overordnede anbringender sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, som patentagent for sagsøger, har leveret en mangelfuld ydelse i forbindelse med patenteringen af sagsøgers opfindelse af en kontrol- lerbar varmeledende enhed af ‛heat pibe‛ typen, ved ikke at have sørget for, at der i henholdsvis en international patentansøgning (pct-ansøgning) og en efterfølgende ame- rikansk patentansøgning blev henvist til en specifik engelsk patentreference (gb’596), og om sagsøger som konsekvens heraf kan kræve sagsøgtes honorar tilbagebetalt samt er- statning for følgetab. sagsøgte bestrider at have leveret en mangelfuld ydelse, herunder bestrider sagsøgte at have begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgnin- gerne for sagsøger. sagsøgte gør desuden gældende, at sagsøgers krav er forældet, herunder ikke mindst idet sagsøger har været i besiddelse af de fornødne faktiske oplysninger, der begrunder kra- vet siden henholdsvis
6. oktober 2007 og
7. maj 2009, hvor sagsøger modtog kopi af pa- tentansøgningerne, der ikke indeholdt en omtale af gb’
8. i den forbindelse bestrides det, at der er grundlag for at suspendere forældelsesfristen frem til det tidspunkt i 2013, hvor sagsøger efter (forkert) rådgivning fra sine amerikan- ske advokater, blev klar over den postulerede konsekvens af den manglende henvisning til gb’596 i den amerikanske patentansøgning. tabet bestrides i sin helhed både for så vidt angår det juridiske grundlag, opgørelsen, proportionaliteten og dokumentationen. i det følgende uddybes ovennævnte overordnede anbringender. - 24 - mangelsansvar mangel og ansvarsgrundlag det er en forudsætning for ansvar for sagsøgte, at sagsøger løfter bevisbyrden for, at den af sagsøgte leverede ydelse er mangelfuld og supplerende – i relation til det fremsatte er- statningskrav for anførte følgeomkostninger – at sagsøgte har udvist ansvarspådragende fejl eller forsømmelser baseret på en professionsansvarsmålestok for patentagenter. de to forhold er til en hvis grad sammenfaldende, og de vil derfor også blive behandlet samlet. det kan lægges til grund, at det er en skønsmæssig vurdering, hvilken prior art, der var relevant at citere i patentansøgningerne samt over for uspto som information disclosu- re statement (ids), og sagsøgte gør derfor gældende, at ansvarsvurderingen som følge heraf må være forholdsvis mild. sagsøger har bevisbyrden for, at den leverede ydelse var mangelfuld, og at sagsøgte har begået ansvarspådragende fejl ved ikke at henvise til gb’596 i henholdsvis pct- ansøgningen og i information disclosure statement (ids) til den amerikanske ansøgning, og denne bevisbyrde er ikke løftet. sagsøgers præmis om ugyldigt patent var forkert sagsøger har fra sagens start baseret sin sag på en præmis om, at sagsøgers amerikanske patent (us’742) måtte forventes at være ugyldigt som følge af den manglende henvisning til gb’
9. dette standpunkt var ifølge stævningens afsnit 7, s. 3 *…+, baseret på rådgiv- ning fra sagsøgers amerikanske patentadvokat, ratnerprestia. i det *…+ fremlagte brev af
10. januar 2014 fra sagsøger til sagsøgte *...+ fremgår det da også tydeligt, at denne sag i vid udstrækning er baseret på ratnerprestias forventninger til pa- tentets manglende gyldighed og deraf følgende manglende mulighed for håndhævelse. sagsøger og sagsøgers advokaters forventninger til patentets manglende gyldighed var imidlertid forkerte. … det er derfor et faktum, at sagsøgers amerikanske patent us’742 er – og hele tiden har været – gyldigt. efter sagsøgtes opfattelse illustrerer usptos afgørelse i reexaminationssagen med al øn- skelig tydelighed, at der aldrig har været et grundlag for sagsøgers krav mod sagsøgte, og afgørelsen kommer ikke som nogen overraskelse for sagsøgte, der både før og under nærværende sag har indtaget det standpunkt, at sagsøgers amerikanske patent var gyl- digt, uanset den manglende omtale af gb’596 i information disclossure statement (ids). … allerede fordi epo og uspto har foretaget nyhedsundersøgelser og positive patenter- barhedsvurderinger af opfindelsen i forbindelse med ansøgningsproceduren, da der både foreligger et udstedt og gyldigt amerikansk patent, samt et europæisk patent med natio- nale valideringer, der er gyldige og kan håndhæves, og da uspto ved førnævnte reexa- mination af det amerikanske patent har bekræftet, at patentet kan opretholdes med samt- lige oprindelige krav på trods af den manglende henvisning til gb’596 (samt en række sekundære referencer) i ids’en gør sagsøgte gældende, at de af sagsøgte udarbejdede og - 25 - indleverede patentansøgninger ikke har været mangelfulde, og at sagsøgte ikke har be- gået ansvarspådragende fejl ved ikke at henvise til gb’596 i ansøgningerne. retten kan således vælge at frifinde sagsøgte allerede på ovennævnte grundlag. relevante momenter for vurderingen af sagsøgtes ydelse det afgørende for ansvarsvurderingen i denne sag er ikke baggrunden for, at gb’596 ikke er omtalt i pct-ansøgningen eller i den amerikanske patentansøgnings ids, men der- imod om gb’596 ud fra en objektiv betragtning har en sådan betydning for forståelsen el- ler patenterbarheden af sagsøgers opfindelse, at referencen burde have været omtalt i pct-ansøgningen og i den amerikanske patentansøgnings ids. … 2.3.1 pct-reglerne … eller sagt på en anden måde, prior art er kun relevant og skal kun omtales i patentansøg- ningen, hvis omtalen bidrager positivt til forståelsen af opfindelsen. 2.3.2 de amerikanske regler … nærmere om sagsøgers opfindelse og de sekundære referencer sagsøgers opfindelse angår et kalibreringssystem omfattende et varmerør (en varmele- der), som forbinder en køleenhed med kalibreringsenhed samt et eksternt kammer, som er forbundet til varmerøret, til at kontrollere varmeoverførslen imellem de to enheder. sagsøgte har beskrevet opfindelsen i pct-ansøgningen til epo og den amerikanske pa- tentansøgning til uspto, idet begge patentmyndigheder under behandlingen af ansøg- ningerne tillige var bekendt med den nærmest kendte teknik, herunder det japanske pa- tent jp 07-92037 (jp’037). hverken epo eller uspto fandt imidlertid gb’596 i deres respektive nyhedsundersøgel- ser eller patenterbarhedsundersøgelser. gb’596 beskriver da heller ikke et temperaturkalibreringssystem, men en banal og al- mindeligt tilgængelig varmeleder forbundet til et eksternt kammer. sagsøgers opfindelse adskiller sig fra gb’596 ved at omfatte særlige enheder og midler som kræves i udstyr til temperaturkalibrering. det er sagsøgtes opfattelse – og har været det gennem hele sagen – at gb’596 ikke hører hjemme i teknikområdet for sagsøgers opfindelse, og det fasthol- des på den baggrund, at gb’596 ud fra en teknisk betragtning ikke udgør relevant prior art, der bidrager til forståelsen af sagsøgers opfindelse eller var ‛material for patentabili- ty‛. … i sin positive patenterbarhedsvurdering af sagsøgers amerikanske patent us’742 af
11. oktober 2015 *…+ henviste uspto’s sagsbehandler da også til de overbevisende tekniske - 26 - synspunkter, som jan harslund var fremkommet med i den ovenfor nævnte edsvorne erklæring, og patentet blev opretholdt som oprindeligt udstedt, uanset den manglende henvisning til gb’596 (og de øvrige sekundære referencer). den
12. november 2015 udstedte uspto et formelt ‛reexam certificate‛ til sagsøger *…+, hvor de oprindelige krav 1-12 – helt som forventet af sagsøgte – blev endeligt bekræftet af uspto som patenterbare. usptos afgørelse (og opfinder jan harslunds edsvorne erklæring) er således udtryk for, at gb’596 (og de øvrige sekundære referencer) ikke har haft betydning for gyldigheden eller beskyttelsesomfanget af sagsøgers amerikanske patent us’742, hverken isoleret set eller i kombination med det japanske patent jp’037, som i forhold til us’742 udgør den nærmest lignende kendte teknik. set i lyset af, at sagsøger og sagsøgers opfinder jan harslund selv var samme opfattelse jf. i det hele argumentationen i brev af
13. september 2015 fra sagsøger til uspto *…+ fore- kommer det besynderligt, at sagsøger overhovedet indledte reexaminationssagen ved uspto. det forekommer tillige besynderligt, at sagsøger valgte at formulere ansøgningen om reexamination af
14. april 2015 til uspto *…+ som et ensidigt frontalangreb på patentets gyldighed, uden tillige at anføre den senere argumentation om, at gb’596 (og de øvrige sekundære referencer) ikke udgør prior art, der er relevant for sagsøgers opfindelse. … sagsøgers primære argument for, at sagsøgte skulle have inkluderet en henvisning til gb’596 i pct-ansøgningen og den amerikanske patentansøgnings ids er baseret på, at patent- og varemærkestyrelsen i behandlingsskrivelsen af
15. april 2007 vedrørende den danske patentansøgning *…+ gav udtryk for, at gb’596 af forståelsesmæssige årsager burde omtales i den beskrivende del af den danske patentansøgning... de ovenfor gennemgåede tekniske forhold og vurderinger vedrørende samspillet mellem på den ene side den nærmeste kendte teknik (jp’037) og på den anden side gb’596 (og de øvrige sekundære referencer) illustrerer med al ønskelig tydelighed, at sagsøgers opfin- delse ikke var baseret på gb’596 (eller nogen af de andre sekundære referencer), og at sagsøgers opfindelse adskilte sig væsentligt fra gb’596, således at gb’596 hverken var re- levant for forståelsen sagsøgers opfindelse eller væsentlig for patenterbarheden. det kan derfor lægges til grund, at der ikke var et reelt teknisk grundlag for patent- og varemærkestyrelsens skønsmæssige vurdering af, at gb’596 af forståelsesmæssige årsa- ger burde omtales i den beskrivende del af den danske patentansøgning, hvilket da også understøttes af styrelsens egne udtalelser om, at en fagmand ikke ville være inspireret af sit kendskab til gb’596 (d1) i forbindelse med sin fagmandsviden til at anvise opfindel- sen ifølge krav 1 som løsning på et problem om effektiv temperaturstyring, og at sagsø- gers opfindelse derfor adskilte sig væsentligt fra kendt teknik. det er sagsøgtes opfattelse, at patent- og varemærkestyrelsen som regel anmoder ansø- gere om indarbejdelse af nærmest liggende kendte teknik i patentansøgninger – også selv om sådanne referencer er irrelevante. prior art bliver imidlertid ikke relevant per se, blot fordi patent- og varemærkestyrelsen anmoder om indarbejdelse i en ansøgning. - 27 - det er således sagsøgtes opfattelse, at der var et klart grundlag for at opponere mod pa- tent- og varemærkestyrelsens skønsmæssige vurdering i behandlingsskrivelsen af
16. april 2007 af, at der burde medtages en omtale af gb’596 i den indledende del af beskri- velsen af den danske patentansøgning. når man som patentagent bliver mødt med en anbefaling eller et krav fra patentmyndig- hederne vedrørende ændring af en patentansøgning, som man ikke er enig i, kan patent- agenten enten vælge at efterkomme myndighedernes anbefaling/krav, eller indlede en kritisk dialog med patentmyndighederne. sidstnævnte løsning vil oftest forlænge sags- behandlingstiden, medføre yderligere omkostninger for kunden, ligesom man risikerer at få den pågældende sagsbehandler hos patentmyndighederne som modpart i forbindelse med den videre behandling af patentansøgningen. i det omfang patentmyndighedernes anbefaling/krav ikke har betydning for beskyttel- sesomfanget af den opfindelse, der søges patenteret, vil de fleste patentagenter uden vi- dere typisk vælge at imødekomme myndighedernes anbefalinger/krav om at omtale et tidligere patent i ansøgningens beskrivende del for at fremme godkendelsen af patentan- søgningen og spare kundens penge. ønsket om at fremme godkendelsen af patentansøgningen var da også baggrunden for, at sagsøgte uden videre lagde op til, at man medtog en omtale af det engelske patent i be- skrivelsens indledning i den reviderede danske patentansøgning, selvom der som nævnt ovenfor var grundlag for at opponere nødvendigheden heraf. hvis det skulle betragtes som en fejl, hver gang patentmyndighederne stillede krav om ændringer til formuleringen af patentkrav eller beskrivelse i en patentansøgning, begås fejl ved udarbejdelsen af tilnærmelsesvist alle patentansøgninger, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. sammenfatning sammenfattende kan det lægges til grund, at sagsøgte i forbindelse med patenteringspro- cessen har udarbejdet en sædvanlig indledende nyhedsundersøgelse og patenterbar- hedsvurdering, opnået udstedelse af en række nationale patenter efter positive patenter- barhedsvurderinger fra patent- og varemærkestyrelsen, epo og uspto. yderligere kan lægges til grund, at uspto efter en reexaminationsproces iværksat ensi- digt af sagsøger har bekræftet gyldigheden af sagsøgers amerikanske patent us’742, uan- set den manglende omtale i ids’en af gb’596 (og de øvrige sekundære referencer nævnt i ansøgningen om reexamination af
17. april 2015 *…+. sagsøger har således hele tiden haft et gyldigt amerikanske patent us’742, der kunne håndhæves. i fortsættelse heraf gør sagsøgte gældende, at gb’596 (og de øvrige sekundære referencer *…+) ikke udgør relevant prior art, der bidrager til forståelsen af sagsøgers opfindelse el- ler var ‛material for patentability‛, hvorfor gb’596 ikke ud fra en objektiv betragtning burde have været oplyst i pct-ansøgningen eller den amerikanske patentansøgnings ids. - 28 - der foreligger endvidere ikke nogen administrative eller retlige afgørelser eller sagkyn- dige erklæringer, der indikerer, at sagsøgers europæiske patent med nationale validerin- ger på baggrund af pct-ansøgningen ikke skulle være gyldige eller ikke kunne håndhæ- ves. sagsøgte gør på den baggrund gældende, at undladelsen af at medtage gb’596, i pct- ansøgningen og i ids’en til den amerikanske patentansøgning hverken udgør en mangel ved sagsøgtes ydelse eller en ansvarspådragende fejl. endelig gør sagsøgte gældende, at der ikke har været et sagligt grundlag for sagsøger til at være i tvivl om gyldigheden af us’742, herunder særligt ikke da sagsøger tilsynela- dende deler sagsøgtes tekniske opfattelse af, at gb’596 (og de øvrige sekundære referen- cer) ikke udgjorde relevant prior art jf. i det hele det anførte i *…+. forældelse det juridiske udgangspunkt – kravet er forældet da sagsøgers krav udspringer af påståede mangler ved sagsøgtes ydelse, er der tale om et kontraktuelt krav. ifølge

§ 2, stk.

3, regnes forældelsesfristen for for- dringer, som opstår ved misligholdelse af kontrakt, fra tidspunktet for misligholdelsen. overført til nærværende sag vil det sige, at forældelsesfristen er begyndt at løbe fra det tidspunkt, hvor sagsøgte begik de postulerede fejl, dvs. på det tidspunkt, hvor sagsøgte indleverede de i sagen omhandlede patentansøgninger til patentmyndighederne. sagsøgte indleverede den internationale pct-ansøgning til epo den

1. september 2007 *…+, og den amerikanske patentansøgning anses for indleveret samme dag, idet sagsøgte indleverede en opdateret amerikansk patentansøgning med information disclosure sta- tement til uspto den
2. marts 2009 *…]. retten kan lægge til grund, at sagsøger først foretog tiltag til at afbryde forældelsesfristen i forbindelse med anlæggelsen af nærværende sag den
3. maj
4. det betyder, at sagsø- gers krav for længst var forældet, da sagen blev anlagt, medmindre forældelsesfristen har været suspenderet efter de særlige regler i

§ 3, stk.

2, jf. gennemgangen nedenfor. suspension af forældelse – forudsætter ukendskab til de faktiske forhold da det er sagsøger, der påberåber sig, at forældelsesfristen har været suspenderet, er det sagsøger, der har bevisbyrden for, at de nærmere betingelser for suspension er til stede, og sagsøgte gør gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet. efter

§ 3, stk.

2, suspenderes forældelsesfristen, indtil kravstilleren fik eller burde have fået kendskab til kravet. en eventuel uvidenhed om kravet skal ifølge retspraksis vedrøre de faktiske forhold, som kravet kan støttes på. retsvildfarelse - dvs. ukendskab til eksistensen eller den rette fortolkning af det retlige grundlag for kravet – medfører som altovervejende udgangspunkt ikke suspension jf. særligt ufr 2000.1953h. der foreligger en nylig og entydig retspraksis, hvor domstolene har fastslået, at der ikke sker suspension af forældelse, hvis modtageren af en rådgivningsydelse har været be- kendt med eller burde have gjort sig bekendt med de faktiske omstændigheder, som be- grundede kravet mod rådgiveren. - 29 - som eksempel kan nævnes ufr 2015.3792ø, der i forældelsesmæssig henseende har klare paralleller til nærværende sag, og hvor landsretten anførte følgende i sine præmisser (min understregning): ‛det fremgår, at tegningsmaterialet er modtaget, og at der i honoraret er indregnet 10-12 tilsynsbesøg på byggepladsen og gennemgang af bl.a. tegningsmateriale. arkitektfirmaet friis andersen a/s, og dermed a/b sølunden, var eller burde være be- kendt med de åbenlyse fejl i tegningsmaterialet allerede på dette tidspunkt og dermed også med de utætheder omkring vinduer m.v., som ville opstå, når tegningernes anvis- ninger vedrørende fugningerne blev fulgt ved opførelsen af byggeriet. landsretten lægger på baggrund heraf til grund, at forældelsesfristen for a/b sølundens eventuelle krav vedrørende skader, der kan henføres til de tre fejlagtige tegninger, er be- gyndt at løbe fra dette tidspunkt, i det omfang retsbrudssynspunktet gøres gældende, idet landsretten anser skaden for indtrådt på dette tidspunkt, jf.

§ 2, stk.

4, og fra et tidligere tidspunkt for så vidt angår cessionssynspunktet.‛ dommen er udtryk for, at ‛skaden‛ i forældelsesmæssig henseende anses for at være indtrådt på det tidspunkt, hvor kravstilleren var eller burde være bekendt med de for- nødne faktiske oplysninger, der begrundede kravet, og suspension af forældelse kom så- ledes ikke på tale, uanset at det projekteringsydelsen kunne anses for en rådgivnings- ydelse. et andet relevant eksempel er sh 2014.h-0036-12, hvor sø- og handelsretten anførte føl- gende i sine præmisser (min understregning): ‛uanset om forældelsen, der i et rådgivningsforhold som det foreliggende som udgangs- punkt begynder at løbe fra tidspunktet for den påståede fejlagtige rådgivning, det vil sige fra aftaletidspunktet den

1. juni 2007, måtte være suspenderet i en periode efter foræl- delsesfristens begyndelsestidspunkt, finder retten, at det under de anførte omstændighe- der under alle omstændigheder kan lægges til grund, at jørn højlund på sagsøgerens vegne før den
2. maj 2009, 3 år før sagens anlæg, var bekendt med de omstændigheder, der har begrundet sagsøgerens krav mod nykredit, baseret på anbringender om mangel- fuld og fejlagtig rådgivning. sagsøgerens krav mod nykredit var derfor forældet på tids- punktet for sagens anlæg den
3. maj
4. nykredit frifindes derfor.‛ et sidste eksempel er højesterets dom, der er optrykt i ufr 2014.2083h, hvor et krav mod en berigtigende advokat som følge af manglende tilvejebringelse af en tankattest vedrø- rende en sløjfet olietank blev anset for forældet, idet højesterets fire ud af fem dommere anførte: ‛vi finder, at a og b trods den manglende advokatrådgivning om sløjfning af olietanken i hvert fald inden den
5. juli 2004 burde have orienteret sig om de faktiske forhold i for- bindelse med olietanken på ejendommen, og at kravet derfor er forældet efter 1908- loven.‛ endelig henvises til ufr 2015.3792ø og ufr 2015.1465ø, der ligeledes begge vedrørte rådgiveransvar, og hvor østre landsret ligeledes fandt, at forældelsesfristen løb fra tids- - 30 - punktet for misligholdelsen, og at der ikke var grundlag for at suspendere forældelsesfri- sten, idet kravstilleren havde kendskab til de faktiske forhold, der begrundede kravet. de ovenfor refererede domme er klare præjudikater for, at der i rådgivningsforhold gæl- der en forpligtelse for kravstilleren til at gøre sig bekendt med faktiske omstændigheder, og at en mulig suspension af forældelsesfristen ikke kan strækkes længere end til det tidspunkt, hvor kravstilleren var eller kunne have gjort sig bekendt med de faktiske om- stændigheder, der begrundede kravet – en forpligtelse, der naturligvis må skærpes yder- ligere, når kravstilleren som i nærværende sag er en professionel part. sagsøgers kendskab til de faktiske omstændigheder … retten kan således lægge til grund, at sagsøger var fuldt ud orienteret om de danske pa- tentmyndigheders tilkendegivelser om, at gb’596 af forståelsesmæssige årsager skulle omtales i patentansøgningens indledning, ligesom sagsøger var tæt involveret i proces- sen omkring den danske patentansøgnings tilretning og endelige udformning. for så vidt angår sagsøgers modtagelse af og kendskab til pct-ansøgningen og den ame- rikanske patentansøgning (inkl. information disclosure statement) kan retten lægge føl- gende til grund: pct-ansøgningen: … den amerikanske patentansøgning samt ids’en: … anbringender vedrørende suspension det er et faktum – og er i øvrigt ikke bestridt af sagsøger – at sagsøger modtog pct- ansøgningen den
6. oktober 2007 og modtog den amerikanske patentansøgnings ids den
7. maj og den
8. august 2009, idet ingen af disse dokumenter indeholdt en reference til gb’596 (eller de øvrige sekundære referencer). på den baggrund gør sagsøgte gældende, at sagsøger var i besiddelse af de fornødne fak- tiske oplysninger til at konstatere den manglende henvisning til gb’596 (og de øvrige se- kundære referencer) i ansøgningerne. sagsøger havde med andre ord de fornødne fakti- ske oplysninger til at rejse det i sagen omhandlede honorarkrav mod sagsøgte på disse tidspunkter. sagsøger er en stor og professionel erhvervsdrivende virksomhed, hvis kernevirksomhed blandt andet består i at udvikle opfindelser, der søges patenteret og være involveret i de efterfølgende patenteringsprocesser som sparringspartner med den antagne patentagent. de fremlagte dokumenter tegner et klart og entydigt billede af, at sagsøgers medarbejde- re fra r&d-afdelingen har været fuldt ud orienteret om og involveret i patenteringspro- cessen. - 31 - sagsøgte gør endvidere gældende, at sagsøger både havde de fornødne forudsætninger og den fornødne anledning til at konstatere de manglende henvisninger til gb’
9. sidst- nævnte særligt som følge af sagsøgers indgående kendskab til problematikken omkring den af patent og varemærkestyrelsen foreslåede omtale af gb’596 i den reviderede dan- ske patentansøgning samt sagsøgtes opfordring til sagsøger i brev af
10. maj 2009 om at forholde sig til, om der skulle afgives yderligere oplysninger om prior art til uspto i in- formation disclosure statement. sagsøgte gør gældende, at sagsøger ved en simpel gennemgang af pct-ansøgningen og information disclosure statement kunne have konstateret, at henvisningen til gb’596 ik- ke fremgik af disse ansøgninger, hvilken faktuel konstatering selvsagt ikke krævede spe- cialistviden og under alle omstændigheder ikke krævede en viden, som sagsøger og fol- ke galsgaard ikke besad. i fortsættelse heraf gør sagsøgte gældende, at sagsøger ved sædvanlig agtpågivenhed kunne og burde have orienteret sig om de faktiske forhold henholdsvis den
11. oktober 2007 og den
12. maj 2009 eller kort herefter, hvorved sagsøger ville have været i stand til at gøre sit krav gældende på et tidspunkt, der ligger forud for 3 år før sagens anlæg. under disse omstændigheder gør sagsøgte gældende, at kravet for længst var forældet, da denne sag blev anlagt den
13. maj
14. det bestrides, at sagsøger befandt sig i ‛utilregnelig uvidenhed‛ om de faktiske omstæn- digheder. tabet helt overordnet bestrides det, at sagsøger både kan kræve tilbagebetaling af sagsøgtes honorar samt erstatning for omkostninger forbundet med at efterprøve patentets gyldig- hed. sagsøgers patenter er gyldige, og konsekvensen af, at sagsøger både kunne kræve hono- raret tilbagebetalt samt erstatning for sine omkostninger, er, at sagsøger reelt vil have fået patenteringsprocessen forbundet med de i sagen omhandlede patenter gratis, hvilket re- sultat der naturligvis ikke er grundlag for, idet sagsøger i så fald ville opnå en uberettiget berigelse. retten kan derfor under alle omstændigheder ikke give sagsøger medhold i det fulde krav. tilbagebetaling af honorar mv. for så vidt angår tilbagebetalingskravet bemærker sagsøgte, at de i sagen omhandlede patentansøgninger uden undtagelse førte til gyldige patenter, hvorfor sagsøgte gør gæl- dende, at der ikke er noget grundlag for at kræve sagsøgtes honorar mv. på dkk 196.709,02 tilbagebetalt, hverken helt eller delvist. tilbagebetalingskravet forudsætter helt grundlæggende, at sagsøgtes ydelse var værdi- løs, hvilket klart bestrides. såfremt retten på trods af ovenstående måtte komme frem til, at der er mangler ved sag- søgtes ydelse, der er honorarfortabende, gør sagsøgte gældende, at der alene kan blive ta- le om en bagatelagtig tilbagebetaling efter rettens skøn. - 32 - øvrige omkostninger til sagens førelse de øvrige omkostninger, som sagsøger kræver erstattet, på i alt dkk 510.227,44 er om- kostninger, som sagsøger har afholdt til sine amerikanske advokater og møder med disse forud for sagens anlæg. omkostningerne svarer til mere end 72 % af det samlede tilbage- betalingskrav. sagsøgte gør gældende, at omkostningerne må karakteriseres som sagsomkostninger, og at de ikke kan indtales som et erstatningskrav i en betalingspåstand jf. i øvrigt ufr 2016.415v. omkostningerne til ratnerprestia beløbsmæssigt udgør omkostningerne til ratnerprestia dkk 440.016,53, hvilket er mere end det dobbelte af honorarkravet. hertil kommer, at omkostningerne i vid udstrækning relaterer sig til en rådgivning om patentets manglende gyldighed, hvilken rådgivning var forkert. omkostningerne til ratnerprestia er således reelt blot gået til at bekræfte det sagsøgte både før og efter sagsanlægget har gjort gældende, nemlig at sagsøgers amerikanske pa- tent var gyldigt. sagsøgte undrer sig over ratnerprestias rådgivning til sagsøger, idet sagens substans og udfald burde være klart for en kompetent patentrådgiver. det har naturligvis været sag- søgers standpunktsrisiko at indtage et synspunkt om, at sagsøgers amerikanske patent var ugyldigt samt at bruge så betydelige omkostninger på at få forkert rådgivning herom og få gyldigheden prøvet. sagsøgte gør gældende, at det ikke er dokumenteret, at omkostningerne har været for- nødne for nærværende sags forsvarlige førelse, herunder blandt andet idet sagsøger ikke havde anledning til at være i tvivl om patentets gyldighed, og idet omkostningerne er brugt på juridisk rådgivning, der var forkert. retten bør ligeledes inddrage det forhold, at sagsøger har afholdt omkostningerne til ratnerprestia på trods af, at sagsøger og sagsøgers egen opfinder jan harslund, tilsyne- ladende har været helt enig i sagsøgtes grundlæggende synspunkt om, at gb’596 ikke havde nogen teknisk relevans for sagsøgers opfindelse og det amerikanske patent us’742, og dermed ikke nogen betydning for gyldigheden af patentet. set i det lys fore- kommer det besynderligt, at sagsøger har afholdt omkostningerne og endnu mere be- synderligt, at sagsøger mener, at sagsøgte er erstatningsansvarlig herfor. en del af omkostningerne til ratnerprestia er gået til at udarbejde et partsindlæg om krænkelsesspørgsmålet, hvilket ikke længere er et tema i sagen, idet sagsøger frafaldt på- stand 2 med processkrift 4 af
15. december
16. allerede af den årsag har disse omkost- ninger været ufornødne for sagens førelse, hvorfor de ikke kan kræves erstattet. såfremt retten på trods af ovenstående måtte tilkende sagsøger skønsmæssig erstatning for omkostninger til sagens førelse, må sådanne omkostninger naturligvis stå i et rimeligt forhold til det underliggende krav. sagsøgte gør i den forbindelse gældende, at de af sag- søger afholdte omkostninger i den grad savner proportionalitet i forhold til det underlig- gende tilbagebetalingskrav vedrørende sagsøgtes honorar. - 33 - rejseomkostningerne af *…+ fremgår, at sagsøger i august 2013 sendte to medarbejdere til usa til en samlet omkostning på dkk 70.210,91, hvilket beløb svarer til over 35% af det fremsatte honorar- krav. sagsøger har i processkrift 3 og 4 angivet, at rejsen skete i forbindelse med den påståede krænkelse af sagsøgers patent fra fluke, men herudover er de nærmere omstændigheder om rejsens nødvendighed ikke uddybet eller dokumenteret. da sagsøger har frafaldet sin påstand 2, omhandler sagen - som nævnt ovenfor – ikke længere spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgers patent krænkes af fluke i usa. allerede fordi krænkelsesspørgsmålet angiveligt var anledningen til rejsen, gør sagsøgte gælden- de, at omkostningerne har været ufornødne for sagens førelse, og at de ikke kan kræves erstattet. under henvisning til de øvrige bemærkninger ovenfor bestrider sagsøgte, at der er ført bevis for, at de afholdte rejseomkostninger er proportionale i forhold til det fremsatte ho- norarkrav. kravet bestrides endvidere både for så vidt angår den beløbsmæssige opgø- relse og dokumentationen.‛ sø- og handelsrettens begrundelse og resultat indledningsvis bemærkes, at retten som følge af ametek’s endelige påstande i sagen under denne retssag alene skal tage stilling til, om zacco skal betale erstatning for visse positive udgifter til rådgivere mv., som ametek denmark a/s har afholdt for at rette op på den rådgivningsfejl, zacco påstås af have begået. det er således ikke længere en del af denne sag, om zacco tillige skal anerkende et erstatningsansvar for andre former tab i anledning af den omhandlede rådgivningsfejl. erstatningskravet det fremgår, at ametek’s omhandlede amerikanske patent us ’742 undervejs i denne sag efter en re-examination procedure ved den amerikanske patentmyndighed uspto er endt med at blive opretholdt som et gyldigt patent, jf. uspto’s afgørelse af
17. november
18. spørgsmålet under denne retssag er derfor nu i korthed, om det var en ansvarspådragende rådgivningsfejl, at zacco i forbindelse med den amerikanske patentansøgning ikke anførte den britiske patentansøgning gb ’596, som patent- og varemærkestyrelsen i danmark havde - 34 - fremdraget under behandlingen af den danske prioritetsskabende patentansøgning, i det så- kaldte ids dokument (ids = information disclosure statement). efter de to sagkyndige medlemmer af rettens opfattelse, som retsformanden kan tiltræde, er det rettens vurdering, at det ikke i sig selv er en ansvarspådragende fejl, at den britiske pa- tentansøgning ikke er omtalt i selve patentansøgningens beskrivelse, men at det derimod er en ansvarspådragende fejl ikke at anføre den britiske patentansøgning i ids’en til den ame- rikanske patentmyndighed uspto. retten har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på indholdet og ordlyden af den relevante og afgørende bestemmelse i den amerikanske code of federal regulations (cfr) title 37 section 1.56 om ‛duty to disclose information material to patentability‛, hvoraf bl.a. fremgår ‛… the office encourages applicants to carefully examine:

§ 3, stk.

2, og erstatningskravet var således ikke forældet, da denne sag blev anlagt den

1. maj
2. opgørelsen af erstatningskravet vedrørende opgørelsen af ametek’s erstatningskrav bemærkes først, at efter oplysningerne i sagen og forklaringerne afgivet i retten, herunder også fra ametek’s egen repræsentanter, må det lægges til grund, at zacco på mødet den
3. oktober 2013 tilbød ametek at gennem- føre en re-examination procedure i usa uden beregning, men at ametek afslog tilbuddet, da man ikke fandt dette tilstrækkeligt, og at der herefter ikke var yderligere dialog herom. vedrørende de enkelte poster i erstatningskravet bemærkes, at der efter sagens udfald er grundlag for at tilkende ametek erstatning for visse af de afholdte udgifter til honorar til den amerikanske patentrådgiver ratnerprestia, der har udført det nødvendige yderligere ar- bejde i usa for at gøre uspto bekendt med den britiske patentansøgning. med hensyn til post nr. 1 må det efter beskrivelsen af arbejdet imidlertid lægges til grund, at denne del af ratnerprestias arbejde i helt overvejende grad har angået rådgivning til brug for krænkelsessagen i usa mod fluke corporation, hvilket efter ametek’s endelige påstande i - 36 - sagen ikke længere er en del af denne retssag. der er derfor kun grundlag for at få en ganske beskeden del af dette honorar dækket af zacco. med hensyn til post nr. 2 bemærkes, at denne del af ratnerprestias arbejde efter beskrivelsen må antages i alt væsentligt at have angået den nødvendige re-examination procedure i usa. efter indholdet af den reviderede patentansøgning kan det dog samtidig lægges til grund, at ratnerprestia på vegne af ametek benyttede lejligheden til at få tilføjet nogle yderligere krav til patentet, krav 13-20, og der er ikke grundlag for at kræve denne del af ratnerprestias arbejde dækket af zacco. post nr. 2 kan således ikke kræves dækket med det fulde beløb. der er ikke grundlag for at dække ametek’s honorar til ratnerprestia i forbindelse med denne retssag (post nr. 3) og heller ikke udgifterne til advokatbistand forud for sagens anlæg (post nr. 5) som en del af et erstatningskrav, da disse udgifter rettelig må henføres til sagens omkostninger. ej heller udgifterne til rejsen til usa (post nr. 4) kan kræves betalt af zacco, da det ikke er dokumenteret og i øvrigt heller ikke kan anses for sandsynligt, at ametek’s danske medarbejderes rejse til modselskabet i usa var helt nødvendigt for at håndtere sagen og alene havde til formål og faktisk blev anvendt til at drøfte denne sag. sammenfattende finder retten, at ametek’s krav på erstatning for positive udgifter til bl.a. honorar til ratnerprestia passende skønsmæssigt kan fastsættes til 200.000 kr. vedrørende zaccos udførte rådgivningsarbejde for ametek kan det lægges til grund, at alle de udarbejdede patentansøgninger har ført til opnåelse af patenter efter prøvning ved de re- levante patentudstedende myndigheder, og at fejlen med den manglende indlevering af den britiske patentansøgning i den amerikanske patentansøgnings ids efterfølgende er blevet rettet ved en re-examinaton procedure i usa, som zacco i øvrigt selv tilbød at gennemføre uden beregning, jf. ovenfor. der er derfor ikke grundlag for at tilkende ametek erstatning i form af tilbagebetaling af (dele af) de betalte honorarer til zacco. ametek’s krav herom af- vises derfor i det hele. ametek’s erstatningskrav udgør herefter 200.000 kr. - 37 - beløbet tillægges procesrenter fra tidspunktet for ameteks reviderede erstatningspåstand, der blev nedlagt i processkrift 3 indleveret til retten den
4. august
5. sagsomkostninger efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal zacco alene betale delvise sagsomkostninger til ametek. beløbet fastsættes efter størrelsen af det vundne beløb samt sagens omfang og forløb til 35.000 kr. beløbet omfatter kun udgifter til advokat, da ametek ikke har oplyst om udgifter til vidner e.l. hertil kommer dækning af ametek’s betaling af retsafgifter i forhold til det vundne beløb, svarende til i alt 5.100 kr. samlet skal zacco således betale 40.100 kr. i delvise sagsomkostninger til ametek. vedrørende sagens omfang og forløb kan det uddybende oplyses, at retten har lagt vægt på, at begge parter under forberedelsen har gjort en række processuelle indsigelser gældende, som det har været nødvendigt at udveksle skriftlige bemærkninger og processkrifter om, og som retten har skullet afgøre ved flere særskilte kendelser, som zacco herefter i to tilfælde desuden indbragte for procesbevillingsnævnet med henblik på at opnå tilladelse til at kære til landsretten, hvilket man dog ikke fik. der er samtidig lagt vægt på, at ametek helt frem til den
6. december 2015 opretholdt sin oprindelige påstand over for zacco om anerkendelse af erstatningsansvar for ethvert tab i anledning af den omhandlede fejl i patentansøgningerne, hvilket potentielt havde en ganske væsentlig økonomisk betydning for zacco. endelig er der lagt vægt på, at zacco under hele sagen har påstået frifindelse og altså ikke har gentaget sit tilbud til ametek om at varetage re-examination proceduren i usa uden beregning, som man efter det oplyste gav på mødet mellem parterne den
7. oktober
8. det kan derfor ikke tillægges betydning ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet, at rettens afgørelse i realiteten formentlig svarer nogenlunde til dette tilbud. - 38 - thi kendes for ret: zacco denmark a/s skal inden 14 dage betale 200.000 kr. til ametek denmark a/s med til- læg af procesrente fra den
9. august 2015 samt 40.100 kr. i delvise sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. jakob pade frederiksen lotte wetterling peter kim jensen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den