(4)(g), hvilke bestemmelser udspringer af princippet i pariserkonventionens art 6(g), at registrering af anden mands udenlandske varemærke kan forhindres, såfremt ansøgeren på ansøgningstidspunktet var i ond tro om det udenlandske varemærke. … indsiger henviser til, at det blotte kendskab til et udenlandsk mærke udgør ond tro i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3’s forstand. dette medfører imidlertid i den forelig- gende situation, at indehaver og indsiger kunne forhindre hinanden i at opnå registrering af deres vareudstyr i noget eu-medlemsland fra det tidspunkt de fik kendskab til hinan- dens vareudstyr. et sådant resultat synes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt, lige- som det synes at falde uden for formålet med bestemmelsen. … i nærværende sag har indehaver en adkomst til det ansøgte mærke, idet indehaver har stiftet rettigheder hertil i malaysia, hvilket også er anerkendt af indsiger med den mellem parterne indgåede aftale. styrelsen finder derfor, at alene det forhold, at indeha- ver på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen havde kendskab til indsigers mærke, i denne sag ikke er tilstrækkeligt til at fastslå, at indehaveren var i ond tro efter varemær- kelovens § 15, stk. 3, nr. 3…” patentankenævnets afgørelse -4- efter at afgørelsen var påklaget hertil, traf patentankenævnet den
- oktober 2006 afgørelse om ophævelse af malaysia dairy’s varemærkeregistrering. af afgørelsen fremgår følgende: ”… ankenævnet finder det lige som patent- og varemærkestyrelsen godtgjort ved frem- læggelse af parternes aftale af 1993, at indehaver/indklagede før indleveringen af sin dan- ske ansøgning havde kendskab til, at klager brugte mærket i udlandet. efter ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og denne bestemmelses forarbejder, herunder pari- serkonventionens art. 6 g, er der efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt belæg for den af patent- og varemærkestyrelsens anlagte fortolkning, hvorefter viden eller bur- de viden ikke foreligger, når mærkeindehaveren i et eller andet omfang på et tidligere tidspunkt har erhvervet adkomst til mærket. en sådan fortolkning vil efter ankenævnets opfattelse endvidere medføre retsusikkerhed og forudsætte ofte komplicerede fortolk- ninger af diverse aftaler. i den forbindelse bemærkes, at nævnet ud fra de foreliggende oplysninger i sagen ikke ser sig i stand til med sikkerhed at fastslå, at parternes aftale fra 1993 dokumenterer, at indehaveren havde en af klageren uafhængig ret til varemær- ket…” parternes synspunkter malaysia dairy har gjort gældende, at malaysia dairy’s registrering af varemærket ikke er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.
- det er ubestridt, at malaysia dairy kendte ya- kults varemærke, men dette kan ikke i sig selv hindre registrering efter bestemmelsen. ordet ”kendskab” i bestemmelsen må fortolkes således, at der ikke blot skal foreligge viden eller burde-viden om et andet varemærke, men tillige ond tro forstået som en dadelværdig hen- sigt. det er således ansøgerens subjektive forhold på ansøgningstidspunktet, der er relevante for, om der kan ske registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.
- malaysia, dairy ønskede alene at opnå beskyttelse af varemærket i danmark med hen- blik på at kunne markedsføre sit produkt. malaysia dairy og yakult har ved forligsaftalen gensidigt anerkendt hinandens rettig- heder, og herunder har yakult anerkendt malaysia dairy’s ret til varemærket. aftalen tager ikke stilling til fremtidige registreringer i andre lande end dem, som er omtalt i aftalen, og begge parter er derfor frit stillet til at søge registrering af varemærket i lande, som ikke er omfattet af aftalen. patentankenævnet har gjort gældende, at det følger af ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis ansøgeren ved indgivelsen af an- -5- søgningen kendte et tilsvarende ældre varemærke, som var taget i brug i udlandet. kend- skab er tilstrækkeligt, og der er intet grundlag for at indlægge andre krav i bestemmelsen. dette understreges direkte af bestemmelsens forarbejder, som udtaler, at alene det forhold, at ansøgeren har kendskab til et udenlandsk mærke - f.eks. fra tidligere samarbejde - er til- strækkeligt til, at registrering skal nægtes efter bestemmelsen. det er ubestridt, at malaysia dairy havde kendskab til yakults ældre varemærke, og dette er tilstrækkeligt til, at malaysia dairy ikke kan få sit mærke registreret. bestemmelsen regulerer netop den situation, som foreligger i denne sag, hvor et yngre mærke ønskes regi- streret trods den yngre mærkeindehavers kendskab til et udenlandsk ældre mærke. ef-varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, er fakultativ, og lovgiver har ved ud- formningen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udtrykkeligt taget stilling til, at der i den danske varemærkelov ikke skulle stilles krav om uærlig hensigt. nævnet kan ikke fortolke den mellem parterne indgåede aftale, hvilket ej heller er nødvendigt, da det er klart og ubestridt, at malaysia dairy kendte til yakult. yakult har i tilslutning til det, som er anført af patentankenævnet, gjort gældende, at malay- sia dairy’s forsøg på registrering af plasticflasken som varemærke er utilbørlig og illoyal, da denne er en efterligning af yakults meget ældre flaske, som er registreret som varemærke i en lang række lande. yakult har gjort indsigelse mod alle malaysia dairy’s forsøg på regi- strering rundt omkring i verden, bortset fra malaysia, hvor yakult ved forligsaftalen i reali- teten gav afkald på markedet i malaysia ved at afstå fra at gøre indsigelse mod malaysia dairys registrering og fra at markedsføre yakult i malaysia. sø- og handelsrettens afgørelse det er ubestridt, at yakult var den første, der anvendte plasticflasken, at yakult har fået den registreret og brugt den som varemærke, først i 1965 i japan og senere i mange andre lande, herunder eu-lande, og at malaysia dairy først i 1977 tog flasken i brug for sit tilsvarende produkt. -6- det fremgår af forligsaftalen og er i øvrigt ubestridt under sagen, at malaysia dairy på tidspunktet for indgivelsen af ansøgning om registrering af flasken som varemærke i dan- mark kendte yakults ældre varemærke. herefter, og idet retten i øvrigt tiltræder det, som patentankenævnet har anført, tages patentankenævnets og yakults påstande til følge. efter sagens resultat fastsætter retten, at malaysia dairy skal betale 20.000 kr. til hver af de øvrige parter til dækning af disses udgift til advokat. thi kendes for ret ankenævnet for patenter og varemærker frifindes. malaysia dairy industries pte. ltd. skal i forhold til kabushiki kaisha yakult honsha anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03750 er ophævet med rette. malaysia dairy industries pte. ltd. skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse i sags- omkostninger betale 20.000 kr. til ankenævnet for patenter og varemærker og 20.000 kr. til kabushiki kaisha yakult honsha. sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a. torben svanberg michael b. elmer per sjøqvist (retsformand) (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den