← Danmark

sø- & handelsrettens dombog

‐ kj udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 20. juni 2008 blev af retten i sagen v‐139‐01 1) merck & co. inc. 2) merck sharp & dohme b.v. 3) merck sharp & dohme (dansk filial af merc

§ 4, stk.

1. denne markedsføring er også i strid med proportionalitetsgrundsætningen, jf. c 349/95 ‐ ballantine. merck har derfor haft rimelig grund til at modsætte sig orifarms brug af trekantlogoet, jf.

§ 6, stk.

  1. anvendelsen af trekantlogoet er også i strid med markedsføringslovens §§ 1 og
  2. efter forklaringen fra hans bøgh‐sørensen kopierede orifarm mercks farver i det anvendte stribedesign, der er lige så genkendeligt som trekantdesignet i relation til orifarm. også stribedesignet skaber dermed på markedet en ukorrekt erhvervsmæssig forbindelse mellem merck og orifarm. merck har derfor på samme måde som med trekantdesignet rimelig grund til at modsætte sig orifarms brug af - 14 - stribedesignet, jf.

§ 6, stk.

  1. anvendelsen af stribedesignet er også i strid med markedsføringslovens §§ 1 og
  2. orifarm indkøbte mercks produkt pantok og ompakkede det. orifarm fjernede varemærket (de‐branding) og solgte produktet under navnet ”simvastitin” orifarm. denne sag adskiller sig fra højesterets afgørelse af
  3. december 2007 i sagen mellem paranova danmark og astra zeneca, idet orifarms anvendelse af farvekombinationen mørkegrå og grøn er en nøjagtig kopiering af mercks farvekombination på det danske marked og mercks registrerede og på det danske marked stærkt indarbejdede varemærke. striberne er ikke en farmaceutisk markør, idet der ikke er forskel på farverne afhængigt af styrken. merck anvendte ikke denne farvekombination på det af orifarm importerede pantok produkt. ometikettering produkterne i bilag 20 og 21 er parallelimporterede og ometiketterede af medipack og markedsført af handelsselskabet. på disse produkter er påført trekantdesign/stri‐ bedesign i de af merck anvendte farver i tilknytning til mercks varemærke timpilo. da ometikettering skal bedømmes på samme måde som ompakning, er ometiketteringen i strid med mercks varemærkerettigheder. sampakning (bundling) orifarm har ikke godtgjort, at der ikke har kunnet foretages sampakning af de produkter, der gengivet i bilagene 3, 8, 9, 10, 11, 17 og
  4. betingelsen for at undlade sampakning er, jf. c 427/93 m.fl.‐ bristol‐myers‐squibb, at det er objektivt nødvendigt for at få adgang til markedet. endvidere har ompakningen været i strid med proportionalitetsprincippet. der var ingen regulatoriske bestemmelser, der hindrede orifarm i at foretage sampakning af 2 eller 3 pakninger. udkastet til vejledning om mærkning har ikke retsvirkning og havde det slet ikke på daværende tidspunkt. sampakning har således ikke været udelukket, og orifarm har end ikke forsøgt at få godkendt en sampakning. bevisbyrden for, at sampakning ikke har været mulig, og at ompakning har været nødvendig, påhviler orifarm denne bevisbyrde er ikke løftet. det er ikke tilstrækkeligt, at apotekerne finder det mere hensigtsmæssigt, at der foretages ompakning. orifarm må dokumentere, at der er en modvilje blandt forbrugere mod sampakkede produkter. - 15 - i andre europæiske lande er det muligt at sampakke. den foretagne ompakning udgør derfor en krænkelse af mercks varemærkerettigheder, jf.

§ 4

, hvorfor merck også af denne grund kan modsætte sig markedsføring af produkterne, jf.

§ 6, stk.

2 ompakker handelsselskabet har været anført som ompakker, selvom den korrekte angivelse ville være medipack. orifarm opfylder derfor ikke den af ef‐domstolen fastsatte betingelse om korrekt angivelse af ompakker på yderpakningerne, jf. bristol‐myers‐ squibb præmis 79, ligesom ukorrekt angivelse er i strid med dansk retspraksis. solidarisk hæftelse merck har anført, at handelsselskabet og medipack hæfter solidarisk, da medipack som ompakker medvirker til krænkelserne. passivitet. orifarm har siden oktober 2000 ikke været i tvivl om mercks holdning til orifarms trekantlogo. mercks har derfor ikke fortabt retten til vederlag ved forældelse ellerpassivitet. kravet vedrører alene tiden fra

  1. januar 1999 og fremefter. stribedesignet er først blevet anvendt fra sommeren 2000, og merck har reklameret heroverfor den
  2. januar 2001, hvorfor der ikke kan være tale om passivitet. handelsselskabet har givet ukorrekte oplysninger om, hvem der var ompakker. merck har været berettiget til at lægge disse oplysninger til grund, hvorfor merck har været i utilregnelig uvidenhed om sit krav. det var først ved artiklen i fyns tidende i 2003, at merck blev opmærksom på medipack. forældelsesfristen suspenderedes under disse omstændigheder efter den dagældende forældelseslov § 3, hvorfor der ikke kan være tale om passivitet eller forældelse. vederlag vederlagskravet, jf.

§ 43

, er beregnet som 5 % af handelsselskabets omsætning i gip‐priser fra perioden

  1. januar 1998 til
  2. maj - 16 -
  3. det varelager, som handelsselskabet havde den
  4. januar 2002, blev overdraget og må anses for afviklet over 3‐4 måneder. det er handelsselskabet, der har bevisbyrden for, hvad der er sket med varelagret, hvorfor det er passende at tage dette salg med, da det også krænker mercks rettigheder. såfremt perioden kun kan regnes indtil den
  5. januar 2002, udgør beløbet 5.167.245 kr. på forskellige tidspunkter i 2000 ophørte handelsselskabet med at anvende trekantdesignet. parterne er enige om, at 5 % af gip‐omsætningen i denne periode udgør 2.384.942 kr., mens det resterende krav vedrører stribedesignet. mercks vederlagskrav i relation til de sampakkede produkter (bilag 3, 8, 9, 10, 11, 17 og 18) udgør 1.699.750 kr., svarende til den subsidiære påstand, heraf vedrører 1.090.956 kr. perioden fra 2000 og frem, hvor stribedesignet blev anvendt. vederlagskravet for de ompakkede simvastitin‐produkter (bilag 12, 13 14, 15 og 16) for perioden november 1999 til og med 2001 udgør 2.093.340 kr. sagsomkostninger det har været uden betydning for sagens forberedelse, at kravet er blevet nedsat. da sagen blev anlagt, krævede merck et vederlag beregnet som 15 % af omsætning. så snart retstilstanden var klar, nedsattes kravet til 5 %. orifarm har anført, at ef‐domstolen i en række afgørelser, senest i boehringer ii, har fastlagt betingelserne for, at ompakning og tillægsetikettering kan finde sted. såvel efter denne dom som højesterets dom af
  6. december 2007 er selve udformningen af et ompakket eller ometiketteret produkt ikke omfattet af nødvendighedskriteriet. ved vurderingen af lovligheden af orifarms egen udformning/debranding af pakningerne skal der derfor alene tages hensyn til, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. ompakning og ometikettering (co‐branding og de‐branding) efter boehringer ii præmis 45 og 46 kan co‐branding være lovlig, men det beror på en konkret bedømmelse ud fra en række kriterier, der er fastsat i ef‐domstolens og efta‐domstolens praksis og dansk praksis. - 17 - i perioden fra 2002 og til
  7. december 2007 blev det objektive nødvendighedskriterium anvendt som den eneste begrundelse for, at udformningen af pakningerne var ulovlige. da dette kriterium er underkendt ved boehringer ii og ved højesterets dom af
  8. december 2007, må der lægges vægt på ældre dansk praksis. der henvises herom til u 1999.952h og u 1999.1678h. i dommen fra
  9. december 2007 afviser højesteret anvendelsen af såvel nødvendighedskriteriet og proportionalitetsprincippet ved bedømmelse af ”skade på omdømme”, hvorfor også de af sø‐ og handelsretten afsagte domme efter boehringer ii er i strid med ef‐domstolens praksis. den tyske forbundsdomstol afsagde den
  10. juni 2007 en dom i en sag mellem sanofi‐aventis og kohlpharma, hvorefter de af kohlpharma anvendte blå striber sammen med sanofi‐aventis’ varemærke ikke var til skade for sanofi‐aventis’ eller varemærkets omdømme. også den engelske afgørelse fra
  11. februar 2007 tillader brug af egne markante varemærker sammen producentens varemærke. efter dommen af
  12. december 2007 må orifarms de‐branding anses for lovlig både i relation til anvendelse af trekantdesignet og stribedesignet, idet de‐branding ikke hindrede mercks afsætning, og idet det forhold, at trekantdesignet og stribedesignet eventuelt kunne skabe det indtryk, at orifarm var producent, var uden betydning, da producenten er angivet som merck og parallelimportør som orifarm. pakningsudformningen er en standardudformning, der er udført professionelt og lever op til den oprindelige emballages udformning. anbringelsen af trekantdesignet/stribedesignet er sket af patientsikkerhedsmæssige grunde, og det har ikke været tilsigtet at skabe et varemærke. hverken trekantdesignet eller stribedesignet har haft betydning for omsætningen, idet der er blevet solgt lige så meget, efter at det blev fjernet. pakningsudformningen er heller ikke egnet til at skabe forveksling, idet der er anført alle de krævede oplysninger, hvorfor den ikke kan skade omdømmet. orifarm gør derfor gældende, at de ompakkede og tillægsetiketterede produkter ikke har haft en sådan karakter, at der er sket skade på mercks eller mercks varemærkers omdømme, hvorfor de ikke indebærer en krænkelse af

§ 4

eller markedsføringslovens § 1, ligesom merck ikke har haft skellig grund til at modsætte sig markedsføringen, jf.

§ 6, stk.

  1. - 18 - sampakning (bundling) orifarm gør gældende, at det har været berettiget at sampakke, idet det objektive nødvendighedskriterium er opfyldt, og idet de foretagne indgreb i øvrigt har udgjort de mindst indgribende foranstaltninger. der indlægges kun én indlægsseddel og doseringsetiket i pakningen, og når pakningen åbnes, er der risiko for, at indlægsseddel og doseringsetiket ikke gemmes, og dermed en risiko for fejlmedicinering. både af patientsikkerhedsmæssige og kommercielle grunde er apotekerne mod sampakkede produkter. mærkningsbekendtgørelsen afskærer ligeledes orifarm fra at sampakke, idet der vil være risiko for, at den udenlandske originale pakning opfattes som værende den ydre pakning. efter udkastet til vejledning ommærkning er det som hovedregel ikke længere tilladt, og det forekommer helt unødvendigt og uhensigtsmæssigt, såfremt lægemiddelstyrelsen skulle oversvømmes med ansøgninger om tilladelse til sampakning. i norge og sverige er sampakning ikke tilladt af patientsikkerhedsmæssige grunde. en betingelse for parallelimport er, at pakningen ikke fremstår som en inadækvat præsentation, således at emballagen har en karakter, der skader mercks eller dennes varemærkes omdømme. et sampakket produkt vil ofte fremtræde som rodet og uhomogent, hvorfor der er en betydelig risiko for, at bundtede pakninger vil blive anset for at udgøre en inadækvat præsentation. apotekernes modvilje kan ligeledes medføre, at der ikke vil være en effektiv adgang til markedet. mercks striber det gøres gældende, at orifarm ikke krænker mercks varemærkerettigheder til de to striber. der foreligger ikke identitet, striberne er placeret forskelligt på pakningen, og mercks figurvaremærke nyder som følge af dets karakter, herunder beskedne distinktivitet, en særdeles ringe beskyttelse. bevisbyrde de beviskrav, som der i boehringer ii stilles til parallelimportøren, er meget lave, idet parallelimportøren alene skal godtgøre, at pakningen er industrikonform. dette første bevis har orifarm ført. herefter har varemærkeindehaveren bevisbyrden for, - 19 - at der er lidt en konkret skade. denne bevisbyrde har merck end ikke forsøgt at løfte. ompakker efter bristol‐myers‐squibb‐dommen præmis 70 skal angivelse af ompakker sikre, at forbrugerne ikke bibringes den opfattelse, at varemærkeindehaverne er ansvarlig for ompakningen. formålet er således, at forbrugeren bliver bekendt med, hvilket selskab der er ansvarlig for ompakningen. dommen foreskriver ikke, at det skal være den fysiske ompakker, der skal angives. medipack, der er et koncernforbundet selskab, har ompakket efter de instruktioner, der er givet af handelsselskabet. der er således ingen vildledningsrisiko. handelsselskabet som indehaver af markedsføringstilladelsen er derfor berettiget til at anføre sig selv som ompakker. det gøres derfor gældende, at handelsselskabet og ikke medipack i forhold til de af ef‐domstolen fastlagte retningslinjer må anses for ansvarssubjekt i relation til den foretagne ompakning. passivitet og forældelse det er ubestridt, at handelsselskabet har foretaget notifikation, og at mercks har fået tilsendt prøvepakninger. allerede i 1996/97 fandt der drøftelser sted mellem parterne, og det er ikke loyalt at vente op til 6 ½ år med at gøre indsigelse. hensynet til parallelimportøren tilsiger, at der er et skærpet krav om at reagere inden rimelig tid. ved vurderingen af passivitetens tidsmæssige udstrækning gøres det gældende, at begyndelsestidspunktet i forhold til samtlige produkter med trekantdesign/stribe‐ design, er den oprindelige lancering. det gøres gældende, at mercks vederlagskrav fortabes hurtigere end retten til forbud. merck har tidligst ved skrivelse 16, januar 2001 rejst indsigelse mod produkterne i denne sag, selvom merck var bekendt med trekantdesignet på et tidligere tidspunkt og rejste indsigelse mod det i forhold til andre produkter. dette gav orifarm en berettiget forventning om, at der ikke ville rejst indsigelse mod produkterne i denne sag. særligt i forhold til medipack gøres det gældende, at merck ikke har været i undskyldelig uvidenhed om dette selskabs eksistens, da medipack er fremgået af koncernens regnskab, hjemmeside og en omfattende avisomtale, og at det ikke er ukendt, at parallelimportører benytter ompakningsselskaber. - 20 - vederlag der er enighed om den talmæssige opgørelse, men det bestrides, at handelsselskabet er ansvarlig for salg efter den
  2. januar
  3. såfremt orifarm findes at have krænket mercks varemærke alene ved at have angivet en ukorrekt ompakker, må vederlaget sættes til mindre end 5 %, da der ellers ikke vil være proportionalitet mellem krænkelsen og vederlagets størrelse. sagsomkostninger ved evt. omkostninger til mercks bør der tages hensyn til, at sagen oprindeligt var anlagt for et betydeligt højere beløb. sø‐ og handelsrettens afgørelse ef‐domstolen har i en række afgørelser gennem årene fastlagt de betingelser, der skal være opfyldt for, at parallelimportører kan tillades at ompakke og tillægsetikettere lægemidler, senest i boehringer ii‐dommen. det fremgår af denne afgørelse blandt andet, at nødvendighedskriteriet alene finder anvendelse på selve den omstændighed, at der foretages ompakning, ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning (præmis 38), at co‐ branding i princippet kan være til skade for varemærkets omdømme, og at det tilkommer den nationale domstol at tage stilling hertil (præmis 45 og 46). sø‐ og handelsretten skal herefter tage stilling til, om orifarm efter de almindelige danske varemærkeretlige regler har krænket varemærkernes eller mercks omdømme og dermed handlet retsstridigt ved at anvende egne kendetegn sammen med mercks varemærker. ompakning(co‐branding og de‐branding) orifarm har på de ompakkede produkter (produkt 1‐11 og 17‐19) anbragt sit trekantdesign indtil foråret/sommeren
  4. der er således tale om co‐branding. det er ubestridt, at pakningerne er industrikonforme, og produkternes præsentationsmåde ikke har en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. det er herefter - 21 - varemærkeindehaveren, der har bevisbyrden for, at ompakningen er skadelig for varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme. en konkret skade er for produkter af denne art særdeles vanskelig at bevise. retten finder, at denne bevisbyrde er løftet alene ved fremlæggelse af orifarms pakningsdesign. orifarms trekantdesign har en særlig distinktiv karakter, der kan opfattes som et egentligt varemærke for orifarm. anvendelsen heraf sammen med mercks varemærker kan give forbrugerne et indtryk af, at der er en sammenhæng mellem merck og orifarm, hvorved det kan skade mercks og mercks varemærkers omdømme. merck har derfor haft rimelig grund til at modsætte sig orifarms markedsføring af produkter med trekantdesign, jf.

§ 6, stk.

  1. derimod finder retten ikke, at orifarms anvendelse af stribedesignet i samme farver som mercks eu‐registrerede figurmærke udgør en krænkelse i sig selv, idet striberne er væsentligt forskellige fra trekantlogoet, og idet der gennem registrering af figurmærket ikke er opnået eneret til anvendelse af farvekombinationen for medicinalprodukter. hertil kommer, at stribedesignet er for lidt distinktivt til at udgøre et design, der kan forbydes, også når henses til behovet for tydeliggørelse af forskelle mellem lægemiddelspakninger. for produkterne nr. 12‐16 har orifarm i forbindelse med en ompakning fjernet mercks varemærke pantok og i stedet anvendt det generiske navn simvastitin (de‐ branding). det forhold, at orifarm anvender trekantdesign og stribedesign i samme farvekombination som mercks registrerede figurmærke indebærer ikke som ovenfor anført en varemærkeretlig krænkelse. på de to ometiketterede produkter, nr. 20 og 21, er der også anvendt såvel trekantdesign som stribedesign. af de grunde, der er anført ovenfor, finder retten, at anvendelsen af trekantdesignet krænker mercks varemærke, hvorimod stribedesignet ikke findes at krænke mercks varemærke. merck har gjort gældende, at orifarm skulle have sampakket produkterne nr. 3, 8, 9, 10, 11, 17 og
  2. bevisbyrden for, at ompakning har været nødvendig påhviler efter ef‐domstolens praksis parallelimportøren. sampakning af produkterne – i denne sag af to eller tre æsker – skal imidlertid være foreneligt med mærkningsbekendtgørelsen, hvorefter der på den ydre emballage skal anføres 10 nærmere angivne oplysninger. når den ydre emballage fjernes, vil der være en - 22 - betydelig risiko for, at disse oplysninger ikke bliver bevaret, og den oprindelige emballage vil blive opfattet som yderemballagen, uden at den opfylder mærkningsbekendtgørelsen. det vil være til skade for patientsikkerheden. resultatet af en sampakning vil ofte medføre en uhomogen og inadækvat præsentationsmåde, der i sig selv vil være i strid med varemærkeindehaverens rettigheder, ligesom det vil kunne medføre, at der ikke opnås en effektiv adgang til markedet. under disse omstændigheder findes der ikke at kunne pålægges orifarm at godtgøre, at der ville kunne findes en udformning, der opfylder lægemiddelstyrelsens ikke nærmere konkretiserede krav til sampakning. orifarm findes derfor at have været berettiget til at foretage ompakning i stedet for sampakning. ompakker ef‐domstolen opstiller som betingelse for ompakning, at det klart på yderemballagen kan ses, hvem der har foretaget ompakning. dette skal ses i sammenhæng med, at ompakning i sig selv er et indgreb i varemærkerettens genstand. på alle produkter er anført orifarm og ikke medipack, som er den rette ompakker. orifarm har alene af denne grund krænket mercks varemærkeret. orifarm skal derfor betale et vederlag til merck for den skete krænkelse. periodens længde. handelsselskabet ophørte med at drive virksomhed den
  3. januar
  4. efter de oplysninger, der er forelagt retten, findes der ikke grundlag for at udstrække hæftelsesperioden længere end til
  5. januar
  6. da medipacks hæftelse er afledt af handelsselskabets markedsføring, begrænses kravet mod medipack til samme periode. forældelse eller rettighedsfortabende passivitet. nogle af produkterne har ganske vist været markedsført af orifarm gennem en længere årrække. sagen er oprindeligt anlagt mod handelsselskabet, og først senere blev merck opmærksomme på medipack. den viden, som merck eventuelt måtte kunne komme i besiddelse af gennem orifarms regnskaber og hjemmeside er ikke tilstrækkelig til at lade mercks krav bortfalde ved forældelse eller passivitet. - 23 - ved bedømmelsen af, om der foreligger forældelse/passivitet finder retten, at der må tages udgangspunkt i de tidspunkter, hvor merck for hvert enkelt produkt modtog notifikation, idet merck fra dette tidspunkt var bekendt med de pakningsudformninger, der har givet anledning til sagsanlæg. herefter findes mercks krav for bortfaldet ved enten forældelse eller passivitet så vidt angår den krænkelse, der kan henføres til anvendelse af trekantdesignet for produkterne 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19,og
  7. derimod finder retten ikke, at kravet er bortfaldet for så vidt angår angivelse af ukorrekt ompakker, idet det ikke findes godtgjort, at merck før i efteråret 2003 blev bekendt med, at ompakningen blev foretaget af medipack. vederlag vederlaget for de krænkelser, hvor orifarm har anvendt trekantdesignet, og hvor kravet ikke er forældet, fastsættes i overensstemmelse med praksis til 5 % af gip‐ priserne. den samlede omsætning for produkterne 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 20 med trekantdesign er 14.107.769 kr. vederlagskravet udgør herefter 705.388 kr. for produkterne med stribedesign består krænkelsen alene i angivelse af ukorrekt ompakker. for de produkter, hvor kravet for så vidt angår trekantdesignet er bortfaldet ved forældelse/passivitet, er mercks varemærke krænket ved, at orifarm har angivet ukorrekt ompakker, hvorfor der af denne grund skal betales et vederlag for krænkelsen. af boehringer ii‐ dommen præmis 60 fremgår, at den nationale ret fra sag til sag skal fastsætte beløbet for den økonomiske godtgørelse under hensyntagen til bl.a. omfanget af den af varemærkeindehaveren lidte skade som følge af parallelimportørens krænkelseshandling og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. under hensyntagen hertil finder retten, at vederlaget for krænkelserne vedrørende disse produkter kan fastsættes til 2 % af gip‐priserne. vederlaget af produkter med stribedesign, hvor gip‐omsætningen var 55.646.012 kr., udgør herefter 1.112.920 kr. og for produkter med trekantdesign, hvor gip‐ omsætningen var 35.078.552 kr., udgør herefter 701.571 kr. mercks samlede vederlagskrav udgør herefter 2.519.879 kr. renter - 24 - der findes over for medipack ikke grundlag for at tilkende merck renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg den
  8. februar
  9. sagsomkostninger sagsomkostningerne fastsættes efter udfaldet af sagen. det forhold, at merck oprindeligt anlagde sagen for et betydeligt større beløb, findes ikke at have medført øgede omkostninger for orifarm. herefter skal handelsselskabet og medipack in solidum til merck betale 100.000 kr. i sagsomkostninger samt 61.000 kr. til dækning af retsafgift. thi kendes for ret handelsselskabet af 5, januar 2002 a/s og ompakningsselskabet af
  10. november 2005 a/s betaler in solidum inden 14 dage til merck sharp & dohme (dansk filial af merck sharp & dohme b.v.) 2.519.879 kr. handelsselskabet af
  11. januar 2002 a/s forrenter beløbet fra den
  12. december 2001 og ompakningsselskabet af
  13. november 2005 a/s forrenter beløbet fra den
  14. februar
  15. handelsselskabet af 5, januar 2002 a/s og ompakningsselskabet af
  16. november 2005 a/s betaler in solidum til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v.og merck sharp & dohme (dansk filial af merck sharp & dohme b.v. i sagsomkostninger 161.000 kr. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a. aksel gybel mette christensen allan suhrke - 25 - (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.