udskrift af

udskrift af sø- og handelsrettens dombog __________ afsagt den

1. april 2002 sag: v69/2000 prisme arkitekter maa v/ steen gissel (advokat christian hartvig) mod pfa pension ii forsikringsaktieselskab (advokat mogens birkebæk) dom under denne sag skal der navnlig tages stilling til, om sagsøgeren, prisme arkitekter maa, der driver arkitektvirksomhed i århus, kan forbyde sagsøgte, pfa pension ii forsik- ringsaktieselskab (i det følgende: pfa), at bruge betegnelsen prismet som navn på det kon- torhøjhus, som ligger på hjørnet af silkeborgvej og viborgvej i århus. prisme arkitekter maa prisme arkitekter maa er et interessentskab stiftet pr.
2. januar 1992 og har siden 1992-93 været optaget i telefonnøglen og den røde lokaltelefonbog for århus og med virk- ning fra den
3. marts 1993 under nr. vr 08336 1993 fået prisme — arkitekter maa regi- streret som figurmærke i patent- og varemærkestyrelsen for klasse 42: arkitektrådgivning i forbindelse med byggeopgaver. - 2 - prismet projektet til opførelse af et kontorhøjhus på den da tomme grund på hjørnet af silkeborgvej og viborgvej blev udarbejdet i 1990 af arkitektfirmaet friis & moltke a/s i samarbejde med dansk shell og entreprenørfirmaet kay wilhelmsen og præsenteret for offentligheden første gang i 2 artikler i aarhus stiftstidende for den
4. april 1990, hvor der bl.a. stod: ”ny vesterport er det navn, som friis & moltke har givet bebyggelsen … endnu et tårn … formet som en glasprisme …”… ”århus – tårnenes by” … ”friis & moltkes prismetårn kan stå færdigt i 1992” i nogle avisartikler fortrinsvis fra aarhus stiftstidende i perioden fra den
5. maj 1990 til slut- ningen af 1994 og i et udateret prospekt fra kay wilhelmsen a/s af 1982 og friis & moltke a/s omtales projektet som henholdsvis ny vesterport og shelltårnet. benævnelsen ny ve- sterport findes endvidere i århus kommunes forslag til tillæg til lokalplanen fra februar 1991, som blev vedtaget
6. juni 1991, og heri angives det trekantformede glasklædte tårn at bestå af 2 skråt afskårne, sammenstillede glasprismer. i et prospekt fra omkring årsskiftet 1990-91 fra kay wilhelmsen holding af 1983 a/s omtales byggeprojektet som prismet ny vesterport. i breve fra årene 1991 og 1992 fra kay wilhelmsen holding af 1992 a/s til palads teatret, henholdsvis friis & moltke a/s og fra friis & moltke a/s til århus kommune benævnes projektet ligeledes som: ”prismet, ny ve- sterport, århus”. erhvervs-bladet omtalte den
7. april 1992 under overskriften: ”trekantet glasprisme skal byde velkommen” projektet under benævnelsen ”prismet - ny vesterport” og ”prismet”. af en artikel i aarhus stiftstidende for den
8. december 1994 fremgik det efter en om- tale af navne, som projektet hidtil havde været omtalt under, at friis & moltke a/s nu havde bestemt sig for ganske enkelt at kalde hele projektet for ”prismet” med skelen til højhusets udseende. det omtaltes endvidere, at ”prismet kan for alvor gå i gang, hvis byrådet godken- der lokalplan”. i lokalplanen af oktober 1995 omtales projektet dog stadig som ”ny vester- port”, og beskrivelsen af projektet synes at bygge på lokalplanforslaget fra
9. i den omfattende offentlige debat fra 1995 og frem om lokalplanen og byggeriet, der ligger tæt ved den gamle by, omtales projektet under benævnelsen prismet i artikler og læ- serbreve, og projektet er også markedsført under dette navn i annoncer i bl.a. jyllands-posten siden
10. - 3 - byggeriet af prismet og indsigelsen fra prisme arkitekter maa efter at pfa den
11. oktober 1999 havde købt hjørnegrunden silkeborgvej/viborgvej med overtagelsesdag den
12. marts 2000, og efter at entreprenørfirmaet h. hoffmann & sønner a/s den
13. oktober 1999 havde ansøgt om byggetilladelse, protesterede prisme arki- tekter maa ved skrivelse af
14. december 1999 under henvisning til sit firmanavn og re- gistrerede varemærke imod, at projektet blev markedsført under navnet prismet. h. hoffmann & sønner a/s og pfa har under den følgende korrespondance fastholdt retten til at bruge navnet prismet. prismet er opført i 2000/2001 og består af en lav bygning og et tårn. der er i alt ca. 12.337 m2 kontor- og butiksareal, 827 m2 kælder- og arkivareal samt parkeringskælder. forklaringer arkitekt steen gissel har bl.a. forklaret, at han i 1991, da han var blevet færdiguddannet som arkitekt, overtog en eksisterende tegnestue sammen med en kompagnon, som han købte ud i
15. virksomheden fik navnet prisme arkitekter maa. lys, der sendes igennem et prisme, spaltes i farver, og udtrykket skulle illustrere firmaets kreativitet. for at beskytte navnet blev det i 1993 registreret i patent- og varemærkestyrelsen. han er først under sagen blevet klar over, at prisme arkitekter maa alene er registreret som figurmærke. efter registreringen har firmaet anvendt 4 forskellige figurmærker. prisme arkitekter maa bygger efter den nordiske arkitekturtradition og slet ikke bygninger, der størrelses- og stilmæssigt svarer til prismet. firmaets kunder er typisk det offentlige, mindre erhvervskunder og andre private fra århus amt. han fulgte med i debatten i medierne med hensyn til byggeprojektet, men bemærkede ikke før i 1994, at navnet prismet blev benyttet. lokalplanen fra 1995 omtalte stadig projektet som ”ny vesterport”. det var derfor hans opfattelse, at prismet alene var et arbejdsnavn. dette og usikkerheden om projektet bl.a. som følge af de mange protester imod det og funderingsproblemerne på grunden er baggrunden for, at han ikke reagerede før i 1999, hvor pfa købte grunden, og de første lejeaftaler blev indgået. den negative omtale af projektet i medierne har muligvis påvirket prisme arkitek- ter maa. han er i hvert fald gentagne gange blevet spurgt af både private og entreprenø- rer, om han er ophavsmand til prismet. en sådan fejlopfattelse kan betyde et tab af kunder for hans firma. der var oprindeligt 6 ansatte. nu er der 10 medarbejdere. omsætningen har de seneste 3-4 år været på mellem 6 og 6 ½ mio. kr. - 4 - erhvervsmægler ole mølbjerg har bl.a. forklaret, at han indtil 1992 arbejdede som erhvervs- mægler og var med til at udleje byggeprojektet. han har været med til at udarbejde materialet med omtale af ”prismet ny vesterport” muligvis i 1990/91, men i hvert fald inden april
16. navnet prismet opstod i forbindelse med udarbejdelsen af dette materiale. der blev brugt 200-300.000 kr. til annoncering og markedsføring af projektet, og i den forbindelse blev navnet prismet også brugt. projektet ophørte i første omgang, da kay wilhelmsen fik økonomiske problemer. arkitekt svend hviid har bl.a. forklaret, at han indtil foråret 1995 var ansat hos friis & moltke a/s, der er et af danmarks bedst kendte arkitektfirmaer, som også bygger uden for århus amt og herunder er kendt for byggerier i udlandet. under sin ansættelse arbejdede han fra efteråret 1989 på projektet prismet. friis & moltke a/s havde flere år tidligere fået til opgave at konstruere en bygning, der passede til den pågældende grund, der bl.a. bestod af en trekantet matrikel. da projektet fik en trekantet form, begyndte man internt mellem kolleger og samarbejdspartnere at bruge navnet prismet, og man ophørte ikke på noget tidspunkt med at bruge dette navn. i starten kaldte de projektet ”prismet, ny vesterport”, men det var for langt, og ”ny vesterport” faldt efterhånden væk. i forbindelse med projektet tog friis og moltke a/s kontakt til entreprenør kay wilhelmsen, men dennes konkurser stoppede projektet i perioder. uffe riis nielsen har bl.a. forklaret, at han er ansat i erhvervsmæglerfirmaet hans vester- gaard, der har stået for udlejningen af prismet siden
17. de udarbejdede prospektmateriale og annoncerede en del efter erhvervslejere i både dagspressen og den lokale presse fra om- kring 1996 og frem. i annoncerne blev navnet prismet brugt helt fra begyndelsen. de første lejemål blev indgået den
18. oktober 1999, men der gik mange og lange forhandlinger forud. påstande prisme arkitekter maa har nedlagt påstand om, at det forbydes pfa at anvende kendetegnet prismet eller dermed forvekslelige bøjninger alene eller i sammenstilling med andre figur- eller ordelementer for byggerier og bygninger i århus amt, subsidiært for byggeriet/byg- ningen på hjørnegrunden silkeborgvej/viborgvej i århus. mere subsidiært nedlægges der påstand om, at det forbydes pfa at anvende kendetegnet prismet for bygningen på hjør- negrunden silkeborgvej/viborgvej i århus. pfa har principalt påstået frifindelse og subsidiært påstået frifindelse for så vidt angår ordene: ”eller dermed forvekslelige bøjninger alene eller i sammenstilling med andre figur- eller ordelementer for byggerier og bygninger i århus amt.”, mere subsidiært frifindelse for - 5 - så vidt angår ordene: ”eller dermed forvekslelige bøjninger alene eller i sammenstilling med andre figur- eller ordelementer.” anbringender prisme arkitekter maa’s advokat har gjort gældende, at et virksomhedsnavn har til formål at adskille en virksomheds produkt fra andre virksomheder og deres produkter. det er derfor væsentligt for en virksomhed at vælge et navn, der er tilstrækkeligt særpræget til, at der ikke opstår forveksling. steen gissel har under sagen forklaret om baggrunden for at vælge ordet prisme som en del af firmanavnet. ordet ”prisme” er ikke beskrivende for arkitektvirk- somhed, og navnet prisme arkitekter maa har fornødent særpræg. firmanavnet prisme arkitekter maa nyder alene beskyttelse i firmaets aktuelle forretningsområde, som er århus amt. firmanavne, hvor ordet ”prisme” indgår, som ikke er fra dette område, er uden relevans for bedømmelsen af, om firmanavnet prisme arkitekter maa har fornødent særpræg inden for sit forretningsområde. firmanavnet prisme arkitekter maa må derfor nyde beskyttelse efter markedsføringslovens §
19. ordet ”prisme”, der er navnedominant i firmanavnet prisme arkitekter maa, er fuldstændig indeholdt i sagsøgtes benævnelse for bygningen prismet. der er således udpræget synsmæssig identitet. det auditive indtryk af ordet prisme og ordet prismet er endvidere stort set identisk, da det sidste bogstav i prismet er svært at høre. arkitektvirksomhed, bygninger, byggeri og udlejning heraf er nært beslægtede forret- ningsområder. efter praksis omkring varemærkeloven kan der være lighed mellem mærker og risiko for forveksling, selv om der er tale om ydelser eller produkter, der er registreret i 2 forskellige klasser, hvis ydelserne eller produkterne er nært beslægtede, hvilket er tilfældet for firmanavnet prisme arkitekter maa og bygningsnavnet prismet. der er således overhængende risiko for, at forretningskendetegnet prismet forveksles med firmanavnet prisme arkitekter maa. såfremt prisme arkitekter maa af potentielle kunder identificeres med prismet, som er udtryk for en ganske anden byggestil, er der risiko for, at prisme arkitekter maa mister kunder, der ikke er interesseret i den byggestil, som prismet er udtryk for. prisme arkitekter maa’s manglende vækst i de seneste 3 år kan således meget vel skyldes prismet. navnet prisme arkitekter maa blev taget i brug i 1992 og har været offentligt kendt fra dette tidspunkt i århus og omegn. pfa har ikke dokumenteret, at byggeprojektet blev kaldt prismet i offentligheden før i slutningen af
20. det er ikke tilstrækkeligt, at dette navn er blevet brugt i breve mellem projektets aktører. prisme arkitekter maa protesterede i 1999 mod brugen af navnet prismet på pfa’s bygning, og det er tidsnok, idet der blev reageret, så snart det var offentligt kendt, at byggeriet ville blive gennemført. der - 6 - var ingen anledning til at reagere på et tidligere tidspunkt, da der på grund af økonomiske problemer ved kay wilhelmsens selskabers konkurs, protester mod projektet og mulige piloteringsproblemer var stor usikkerhed om, hvorvidt projektet ville blive gennemført. der må derfor efter markedsføringslovens § 13 nedlægges forbud mod sagsøgtes an- vendelse af navnet prismet på bygningen. pfa’s advokat har fremhævet, at prisme arkitekter maa alene er registreret i patent- og varemærkestyrelsen som figurmærke. omfanget af beskyttelsen af et varemærke er både efter varemærkeloven og efter markedsføringsloven afhængig af varemærkets særpræg. ”prisme” er imidlertid et rent beskrivende ord, der anvendes i vidt omfang for både produkter, ydelser og projekter, f.eks. hbh prisme brødrister, prisme fotografi og renoveringsprojektet hedebygade projekt prisme. ordet prisme er derfor ikke beskyttet efter markedsføringslovens §§ 1 og 5, da ordet ikke har tilstrækkeligt særpræg. det fulde firma- navn prisme arkitekter maa kan hverken visuelt eller lydmæssigt anses forveksleligt med bygningsnavnet prismet. prisme arkitekter maa er endvidere navnet på et arkitektfirma, der yder rådgivning og udfærdiger bygningstegninger, og registreringen af figurmærket er alene sket for arkitektrådgivning i forbindelse med byggeopgaver. pfa’s bygning prismet er derimod en konkret, allerede opført bygning med lokaler til at opholde sig i. varemærkeretligt hører tjenesteydelsen arkitektrådgivning og produktet en bygning hjemme i hver sin varemærke- klasse. det er uden betydning, at bygningen er et produkt af en ydelse, der er identisk med den arkitektrådgivning, som prisme arkitekter maa yder. der er tale om varer og tjenesteydelser, som ikke konkurrerer, og som henvender sig til forskellige kundegrupper. der er derfor ingen risiko for forveksling. betegnelsen prismet kom endvidere først. den blev brugt helt tilbage i 1991 og 1992 i breve til bl.a. friis & moltke a/s, århus kommune og palads teatret og var den almindelige betegnelse blandt projektets aktører, jfr. forklaringerne fra svend hviid og ole mølbjerg. der er derfor allerede fra begyndelsen af 1992, inden prisme arkitekter maa blev etableret, stiftet en ret til navnet prismet, som nu tilkommer pfa, og brugen af dette navn er på intet tids- punkt ophørt eller opgivet. navnet prismet har været brugt i adskillige avisartikler siden 1994 og ved markedsfø- ringen af projektet. avisartiklerne om prismet har ikke givet sagsøger grundlag for en forventning om, at projektet ikke ville gennemført. der foreligger derfor passivitet, der medfører, at prisme arkitekter maa ikke kan kræve, at pfa skal ophøre med at gøre brug af navnet prismet, jf. varemærkelovens § 9 og principperne i markedsføringslovens §§ 1 og 5, og der er heller ikke grundlag for nedlæggelse af forbud mod anvendelsen af dette navn efter markedsføringslovens §
21. der kan endvidere alene opnås prøvelse af en aktuel og konkret - 7 - tvist, hvorfor pfa allerede af den grund må frifindes for sagsøgers principale og subsidiære påstand. sø- og handelsrettens afgørelse virksomhedsnavnet for en arkitektvirksomhed har ikke blot til formål at identificere virksomheden i forhold til andre virksomheder, men fungerer på samme måde som et varemærke tillige som et bindeled mellem arkitekten og dennes kundekreds, ligesom navnet har en oprindelsesfunktion og som følge heraf tillige en reklame-, afsætnings- og garantifunktion. efter § 6, stk. 2,
22. pkt., i lovbekendtgørelse nr. 546 af 20/6 1996 om erhvervsdrivende virksomheder skal virksomheders navne tydeligt adskille sig fra hinanden. af § 6, stk. 2,
23. pkt., følger, at der ikke i virksomhedens navn må optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed. bestemmelsen svarer til reglerne i den indtil den
24. januar 1995 gældende firmalov. prisme arkitekter maa har med virkning fra den
25. januar 1992 taget firmanavnet prisme arkitekter maa i brug og med virkning fra den
26. marts 1993 fået registreret figurmærket prisme — arkitekter maa i patent- og varemærkestyrelsen for en tjenesteydelse, der i varemærkeregistreringen er angivet som "arkitektrådgivning i forbindelse med byggeopgaver". pfa’s forgængere og samarbejdspartnere har vel i et prospekt fra omkring årsskiftet 1990/91 anvendt betegnelsen "prismet ny vesterport" om byggeprojektet, men der er ikke under sagen i øvrigt fremkommet oplysninger om den markedsføringsmæssige brug af dette udtryk, og mærket prismet er først til stadighed, regelmæssigt og konsekvent anvendt som led i markedsføringen fra 1995 - 1996, hvor der blev annonceret hermed i bl.a. jyllands- posten og børsen. det må herefter lægges til grund, at prisme arkitekter maa har erhvervet ret til kendetegnet prisme arkitekter maa for den angivne tjenesteydelse, førend sagsøgte eller dennes forgængere har stiftet ret til prismet gennem ibrugtagning af dette mærke for en vare eller tjenesteydelse i form af udbud af udlejning af erhvervslokaler i en eventuelt kommende bygning. kendetegnet prismet ligner kendetegnet prisme arkitekter maa retten finder imidlertid, at prisme arkitekter maa’s arkitektrådgivning i forbindelse med byggeopgaver og pfa’s udlejning af erhvervslokaler i den nu opførte bygning er så for- skelligartede former for tjenesteydelser og henvender sig til så forskellige kundekredse, at de ikke kan forveksles. sagsøgtes brug af prismet indebærer endvidere ikke nogen snyltning på den goodwill, som er knyttet til prisme arkitekter maa’s virksomhed. - 8 - thi kendes for ret pfa pension ii forsikringsaktieselskab frifindes. hver part bærer sine egne sagsomkostninger. kaj schou elmer. jørgen gawinetski udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den p.j.v.