v0139000 - jf

v0139000 - jf udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. juni 2002 blev af retten i sagen v-139-00 bb electronics a/s (advokat christian l. bardenfleth) mod 2b-electronics a/s (advokat steen rode) afsagt følgende dom: sagens spørgsmål er om sagsøgtes benyttelse af sit navn 2b-electronics a/s er i strid med varemærkerettighederne til varemærkerne ”bb” og ”bb electronics” som ejes af sagsøgeren, bb electronics a/s. der er endvidere spørgsmål om benyttelsen er i strid med god markedsføringsskik og i strid med bestemmelsen i aktieselskabslovens § 153 om navngivning af selska- ber. bb electronics har nedlagt følgende påstande:
2. 2b-electronics skal anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet 2b-electronics som led i varemærke som vist bl.a. i bilag -2- 4 og 11 samt som led i aktieselskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn.
3. 2b-electronics skal anerkende at have handlet i strid med god mar- kedsføringsskik.
4. navneregistrering i erhvervs- og selskabsstyrelsen af selskabsnavnet 2b-electronics a/s under cvr-nr. 81503818 udslettes.
5. 2b-electronics skal til bb electronics betale vederlag og/eller erstat- ning på kr. 100.000 med procesrente fra sagens anlæg den
6. de- cember 2000, subsidiært et mindre beløb. bilag 4 og bilag 11 der er nævnt i påstand 1, viser navnet 2b-electronics dels skrevet med versaler, dels i en særlig udformning som vist nedenfor. 2b-electronics har påstået frifindelse. sagsfremstilling bb electronics har til formål: ”fabrikation, handel og service, herunder især fremstilling af elektronik”. selskabets virksomhed begyndte i
7. det har i 1998 registreret varemærkerne bb og bb electronics, begge ordmærker. i registerudskrifterne anføres at mærkerne er registreret på baggrund af indar- bejdelse. mærkerne er registreret i klasse 9: elektroniske printplader, og klasse 40: elektronikvirksomhed i form af montage af elektroniske printplader (efter specifikation og på bestilling fra andre). af en præsentationsbrochure for selskabet fremgår bl.a. at det samarbejder med 350 elektronikvirksomhe- der. selskabets virksomhed beskrives som udførelse af elektronikproduktion for andre virksomheder der har fravalgt elektronikproduktion for at koncen- trere sig om produktudvikling, salg og markedsføring. selskabet beskæftiger 450 medarbejdere i fire afdelinger, tre i danmark og en i singapore. selska- bet tilbyder • produktionsteknisk rådgivning og -optimering • printfremstilling • prototypeproduktion • komponentindkøb -3- • smd- og konventionel elektronikmontage • samling af slutprodukter • testpakning, lagerføring og forsendelse af kundens færdigvarer • after-sales service 2b-electronics har som formålsangivelse: handel, distribution og produktion af elektroniske artikler samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. selskabet er stiftet i 1985 og ændrede den
8. juli 2000 navn til det nuvæ- rende. af et brev af
9. september 2000 til forretningsforbindelser m.v. (bilag 4) oplyses det at selskabet har overtaget en virksomhed der er blevet inte- greret i det nyetablerede firma 2b-electronics som ejes af bergman og be- ving a/s. selskabet tilbyder ”et totalkoncept inden for udvikling, produktion og distribution af elektronik. kunden kan vælge total-konceptet eller plukke de ydelser, som har interesse. ... vor procurement-service, som har den daglige kontakt til leverandører af komponenter og printkort, som indgår som en fast del i ethvert projekt, idet indkøb til udvikling, prototyper og volumenproduktion sker koordineret for at sikre optimale priser og leveringstider. ...” af en brochure vedrørende selskabets virksomhed fremgår at man opstiller et ”outsourcing concept” efter hvilket kunden tager sig af • sales & marketing • product idea 2b-electronics tager sig af • development • cost optimizing • procurement • production -4- • distribution • after sales service bergman og beving ab har med prioritet fra den
10. januar 2000 hos wipo registreret mærkerne b2b tech <w> og et figurmærke med samme angivel- ser i særlige skrifttyper og delvist indrammet af en seglformet figur. danmark, finland og norge er designeret i henhold til madridprotokollen. 2b-electronics har fremlagt resultatet af en søgning efter 2b på google. der er fremkommet en lang række fund, herunder ét dansk, 2b-online.dk. efter søgning i erhvervs- og selskabsstyrelsen på 2b* er fremkommet 18 sel- skabsnavne, herunder binavne, hvori indgår 2b. parterne skriver ofte deres navne således: forklaringer koncerndirektør uffe nørgaard, bb electronics, har forklaret at selskabet er etableret i
11. selskabets nuværende, primære forretningsområde er varetagelse af outsourcing af timelønnet produktion. man påtager sig også indkøb af komponenter, lagerføring, test af slutproduktet og after sales ser- -5- vice. for visse kunder har man fuldstændig overtaget produktionen, for andre er det dele af indkøbs- og produktionsprocessen. bb electronics har kunder inden for mange forskellige brancher såvel inden for telekommunikation som almindelig elektronisk industri. den største enkeltkunde er ericsson. den se- neste årlige omsætning var på 750 mio. kr., helt overvejende på ems-områ- det (electronic manufacturing service). det er det samme område som 2b- electronics arbejder på. det fremgår af 2b-electronics’ egen beskrivelse. 2b- electronics påtager sig herudover opgaver som bb electronics ikke tager, især udviklingen af produktionsidéen. bb electronics har dog folk i systemet der kan stå for et udviklingsarbejde. bb electronics producerer udelukkende for andre, man har ikke egenproduktion. parterne har en enkelt fælles kunde som er blevet påfaldende tavs i forhold til bb electronics efter at 2b-electro- nics kom ind i billedet. bb electronics’ kunder foretager ikke impulskøb. kon- trahering sker efter grundige overvejelser. bb electronics’ navn er godt indarbejdet. en undersøgelse i bladet aktuel elektronik viste en kendskabsgrad på 60%. vidnet kan ikke erindre nærmere om grundlaget for undersøgelsen, herunder hvad der blev spurgt om. bb electronics driver aktiv markedsføring, men får også kunder der henven- der sig fordi selskabet er kendt i branchen. man producerer fortrinsvis for det danske marked, men har planer om ekspansion til norge, sverige og tysk- land. administrerende direktør mogens nielsen, 2b-electronics, har forklaret at han fandt på selskabets nuværende navn. selskabet ejes af bergman og beving, derfor var det naturligt at henvise hertil. selskabet er i dag en del af lagerkrantz group der ligesom bergman & beving er et svensk børsnoteret selskab. navnet 2b -electronics skal udtales på engelsk: ”to be electronics”. selskabet præsenteres således af de ansatte. vidnet var bekendt med bb electronics og arten af selskabets forretning da han valgte navnet. -6- 80% af selskabets omsætning ligger på køb af komponenter (fra producen- terne), ca. 20% ligger inden for området varetagelse af outsourcing. endelig har man en mindre afdeling for e-handel. selskabet har ikke egen produktion. der er ansat 8 personer i danmark og 7 i fjernøsten. selskabet fungerer som et knudepunkt for produktion og udvikling. det der adskiller bb electro- nics og 2b-electronics, er 2b-electronics’ forretningsområder development og cost optimizing. selskabet kan karakteriseres som en slags rådgivende virksomhed. selskabet har kontrakter med såvel danske som udenlandske, mest fjernøstlige, producenter. vidnet kan bekræfte at 2b-electronics har fået en udviklingsopgave fra en kunde der var fælles for bb electronics og 2b-electronics. 2b-electronics har ved en enkelt lejlighed solgt komponenter til bb electronics. bb electronics er kendt som en stor underleverandør til elektronikindustrien i danmark. vidnet kender ikke tilfælde hvor selskaberne er blevet forvekslet. 2b-electronics ønsker ikke at oplyse selskabets omsætning. vidnet kan hen- vise til det fremlagte årsregnskab for 2000 hvoraf fremgår et bruttoresultat på 5,5 mio. kr. anbringender bb electronics: bb electronics har registreret varemærkerne bb og bb electronics. mærkerne er indarbejdet, og det er ikke bestridt. bb electronics er en betydelig aktør inden for elektronikindustrien i danmark. det giver sammen med forklaringen fra uffe nørgaard grundlag for at statuere at der er et betydeligt kendskab til mærket. mærket må tillægges samme beskyttel- sesomfang som andre mærker; der er ikke længere grundlag for den opfat- telse at mærker bestående af to bogstaver har krav på mindre beskyttelse end andre mærker. der henvises herved til patent- og varemærkestyrelsens orienteringsbrev af
12. oktober 2000 vedrørende bl.a. registrering af to-ka- raktersmærker. efter styrelsens hidtidige opfattelse manglede sådanne mær- ker generelt adskillelsesevne. praksis blev ændret til at registrering kun ville blive afslået hvor der konkret kunne påvises et friholdelsesbehov. lempelsen kom efter sammenligning med praksis i andre lande med tilsvarende lovgiv- ning. -7- det er ikke bestridt under sagen at sagsøgerens navn er beskyttet efter mar- kedsføringslovens §
13. 2b-electronics er i strid med bb electronics’ rettigheder efter varemærkelov og markedsføringslov. der er i høj grad mærkelighed. ved bedømmelsen bør der i overensstemmelse med praksis lægges vægt på hvordan mærkerne udtales på dansk, jf. den kommenterede varemærkelov s.
14. man vil på dansk ikke finde på at udtale 2b-electronics som forklaret af mogens niel- sen. ”to be electronics” er jævnt hen en meningsløshed. mærkerne er ensbetydende. ”bb” er simpelthen lig med 2 x b. der skal ikke skelnes mellem store og små bogstaver. varemærkeretten omfatter bb, også når det er skrevet med versaler. det er ikke afgørende at første karakter i navnene og mærkerne er forskel- lige, især ikke når der for de følgende karakterer er identitet, jf. amw-bmw dommen i u 1998.1029 sh. det er rigtigt at selskabsnavnene tillige anvendes i særlige figurlige former som anført af 2b-electronics. det bør ikke få betydning for den foreliggende sag der drejer sig om krænkelse af bb electronics’ ordmærker. det er hævet over enhver tvivl at der er varearts- og tjenesteydelseslighed på området outsourcing eller overtagelse af andres produktion. det gør ingen forskel i denne sag at bb electronics producerer selv, mens 2b-electronics får produktionen varetaget af andre. de samme overvejelser må føre retten til at fastslå at 2b-electronics’ navn er i strid med aktieselskabslovens § 153, stk.
15. der kan her henvises til dom- men vedrørende multi choice, u 1999.1406 h. bb electronics’ kendetegn er beskyttet efter markedsføringslovens § 5, og 2b-electronics’ benyttelse af sit navn er i strid med denne bestemmelse af de grunde der er anført vedrørende den varemærkeretlige krænkelse. hertil -8- kommer at navnevalget er sket med kendskab til bb electronics’ navn og kendskab til branchesammenfaldet. et vederlag bør stå i rimeligt forhold til 2b-electronics’ omsætning, der med den angivne bruttoomsætning ikke kan være under 10 mio. kr. en sædvanlig licens på 5% vil føre til et vederlag på 500.000 kr. hvortil kommer at der bør betales en erstatning for markedsforstyrrelse, så der er god dækning for ve- derlagspåstanden. der påstås tillagt sagsøgeren ikke under 50.000 kr. i sagsomkostninger hen- set til sagens omfang og værdi. 2b-electronics: bb electronics er produktionsvirksomhed i samme branche som 2b-electronics, men 2b-electronics driver især virksomhed med salg af komponenter på eksportmarkeder, rådgivning m.v. om outsourcing (selska- bet er virksomhedernes outsourcing partner) og e-handel. parterne er derfor ikke konkurrerende. 2b-electronics kan få indflydelse på om en kunde væl- ger bb electronics som producent frem for en anden, men det er ikke en kon- kurrencesituation. det af bb electronics registrerede varemærke har et meget beskedent, ja minimalt, særpræg. det består af to ens bogstaver, der formentlig opfattes som initialer, og for det ene mærkes vedkommende en brancheangivelse. registrering af bb og bb electronics som varemærke bestrides ikke, men be- skyttelsesomfanget må være det snævrest mulige. ved denne vurdering må tillige tages hensyn til andres behov for benyttelse af b’er i deres navn (frihol- delsesbehovet). det bestrides at der er risiko for forveksling. produkterne er ikke dagligvarer, men varer og tjenesteydelser som vælges efter grundige overvejelser af sag- kyndige inden for området. risikoen for at en sagkyndig tager fejl af parterne og kommer til at vælge 2b-electronics i stedet for det han ønskede, bb electronics, foreligger slet ikke i virkelighedens verden. køberne på området går efter pris, kvalitet, leveringstid og betalingsvilkår m.m. navnet flytter in- gen af disse kunder. -9- der er da heller ikke påvist blot ét tilfælde af faktisk forekommet forveksling. det stemmer hermed at erhvervs- og selskabsstyrelsen ikke har fundet 2b- electronics uegnet til registrering. sagsøgte havde rimelig grund til at vælge det navn som selskabet valgte. det er helt forfejlet når bb electronics søger at kaste et skær af snylteri over 2b-electronics’ navnevalg. 2b-electronics skal udtales som forklaret af mogens nielsen. det er den ud- tale selskabet selv foretrækker, og det må man respektere. det er ikke læn- gere holdbart at hævde at navne altid skal udtales på dansk, især ikke i brancher der er stærkt præget af engelsk. rettens begrundelse og resultat: parterne har fælles forretningsområde inden for outsourcing af ydelser i elektronisk virksomhed, herunder i særlig grad indkøb, produktion, distribution og service efter salg. virksomhederne adskiller sig ved at 2b-electronics tilbyder kunden at stå for udvikling af pro- dukt-idéen tillige med køb af komponenter m.v., produktion, distribution og service efter salg, mens bb electronics fortrinsvis tilbyder køb af komponen- ter, produktion, distribution og service efter salg. hos bb electronics foregår produktionen i eget regi, mens produktionen hos 2b-electronics varetages af andre som selskabet kontraherer med. det må lægges til grund at sagsøgeren har erhvervet varemærkeret til bb og bb electronics som ordmærker på grundlag af indarbejdelse. der foreligger ikke nærmere oplysninger om karakteren af den indarbejdelse der førte til at varemærkedirektoratet (nu patent- og varemærkestyrelsen) registrerede mærkerne. mærkerne er identiske bortset fra den angivelse af erhvervsom- råde der ligger i betegnelsen ”electronics”. varemærket bb kan som følge den begrænsede karakteriseringsevne der ligger i sammenstillingen af to bogstaver, kun beskyttes mod mærker der er identiske eller så godt som identiske. ved afgørelsen af om 2b-electronics er forveksleligt med bb electronics må det også tillægges betydning at køberne af de ydelser som parterne afsætter, er professionelle erhvervsdrivende der disponerer på grundlag af indgående undersøgelser af karakteren af de pågældende ydel- - 10 - ser, pris og kvalitet m.v. det kan ikke antages at navnet i den forbindelse spiller nogen nævneværdig rolle. under hensyn til disse forhold og til det ge- nerelle friholdelsesbehov (behovet for at andre kan benytte kendetegn som tal, ord og bogstaver som det er naturligt at anvende som angivelser for virk- somheder, varer og tjenesteydelser) må retten komme til at der i det forelig- gende tilfælde ikke er en sådan risiko for forveksling, herunder antagelse af forbindelse mellem mærkerne, at sagsøgerens påstand 1 kan følges. der foreligger ikke særlige omstændigheder der peger i retning af at sag- søgte ved sit navnevalg har søgt at påføre sagsøgeren uretmæssig konkur- rence, ligesom det efter det ovenfor anførte må antages at navngivningen ikke er i strid med aktieselskabslovens §
16. sagsøgte må derfor også fri- findes for de øvrige påstande. thi kendes for ret: 2b-electronics a/s frifindes for de af bb electronics a/s nedlagte påstande. inden 14 dage efter denne dom skal bb electronics a/s til 2b-electronics a/s betale 26.000 kr. i sagsomkostninger. jens feilberg hans havsager willy k. goldby (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den