sø- & handelsrettens dombog

udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den

1. februar 2004 v 55/02 burberry limited (advokat per håkon schmidt) mod føtex a/s (advokat vagn søndergaard) d o m: denne sag drejer sig om, hvorvidt burberry limited (i det følgende burberry) kan forbyde føtex a/s (i det følgende føtex) at sælge paraplyer under henvisning til, at paraplyerne krænker burber- rys varemærkeret, eller om føtex har været berettiget til at sælge sådanne paraplyer. sagsfremstilling den
2. juni 1999 fik burberry med virkning fra
3. oktober 1996 registreret følgende tern i far- verne sort, hvid, beige, lys brun og rød (i det følgende burberry-ternet) som ef-varemærke i klas- se 18, 24 og 25: - 2 - burberrys paraply ser i opslået stand således ud: i februar 2000 blev burberry opmærksom på, at føtex i januar 2000 havde solgt følgende paraply i sine butikker: ved kendelse af
4. marts 2002 forbød fogedretten i københavn føtex at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden måde markedsføre de solgte paraplyer. retten har fået forelagt en række artikler fra diverse aviser og modeblade om burberry og den opblomstring, de moderniserede burberry produkter med det ca. 150 år gamle burberry-tern har haft siden
5. endvidere har retten fået forevist en række burberry-produkter, der har et andet mønster eller er i andre farver end burberry-ternet og en række kopiprodukter i burberry-lignende tern. burberry har fremlagt en række advarselsbreve, som er sendt til de firmaer, burberry har haft kendskab til, solgte kopiprodukter. det fremgår af disse firmaers svar, at de krænkende produkter er blevet trukket ud af markedet efter henvendelsen fra burberry. - 3 - forklaringer generalagent for burberry i skandinavien, jan eppers, har forklaret, at burberry har solgt para- plyer i danmark siden 1970’erne. oprindeligt var det imprægneret bomuldsfoer fra frakken, der var anvendt på paraplyerne. det er hans opfattelse, at burberry og burberry-ternet har været al- ment kendt af folk i alle aldre i danmark siden 1970, hvor burberry især var kendt for sit overtøj. i dag er mærket efter en periode ude i kulden lige så kendt som i 1970’erne, men nu er burberry tillige kendt for sit tilbehør og modetøj. burberry-ternet er meget indarbejdet og velkendt og sig- nalerer en særlig værdi og prestige. burberrys kollektioner følger selvfølgelig med moden, hvorfor visse tern og deres farver va- rierer efter tidens trends. disse andre varianter af tern søger man ikke at beskytte mod kopiering. burberry-ternet findes i en eller anden form på alle burberrys produkter, da det er burberry- ternet, som er sjælen i produktet, og som bliver identificeret med burberry. i forbindelse med forbudssagen har indkøber for dansk supermarked indkøb, rikke vejgaard, blandt andet forklaret, at det var hende, som havde indkøbt paraplyerne, men at det var hendes klare opfattelse, at stoffet til paraplyerne ikke var en krænkelse af burberry-ternet, da paraplyen solgt igennem føtex havde fire sorte streger i ternet i stedet for tre, og den røde stribe var anderle- des. derudover var paraply-posen og håndtaget i plastic. påstande burberry har nedlagt følgende påstande:
6. det fogedforbud, der blev nedlagt af københavns byret den
7. marts 2002, stadfæstes.
8. det forbydes føtex at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden markedsføre produkter omfattet af varefortegnelsen i burberrys ef-varemærkeregistrering med samme burberry-lignende tern som anvendt på paraplyerne, der er omfattet af fogedforbuddet.
9. føtex tilpligtes at anerkende, at markedsføring af paraplyer og andre varer, der er omfattet af varefortegnelsen i sagsøgers ef-varemærkeregistrering med samme burberry-lignende tern, som er anvendt på paraplyerne, der omfattet af fogedforbuddet, udgør en krænkelse af burber- rys varemærkeret.
10. føtex tilpligtes at udlevere til burberry samtlige paraplyer, der er omfattet af fogedforbuddet til destruktion. - 4 -
11. føtex tilpligtes at betale burberry 50.000 kr.
12. den sikkerhed på 100.000 kr., der blev stillet til sikkerhed for fogedforbuddet, frigives. føtex har over for påstand 1 nedlagt påstand om, at fogedforbuddet nedlagt den
13. marts 2002 af københavns byret ophæves som nedlagt med urette, over for påstand 2-4 og 8 nedlagt påstand om frifindelse og over for påstand 5 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. anbringender burberrys advokat har gjort gældende, at burberry-ternet blev registreret af harmoniseringskon- toret i 1999, uden at der fremkom indsigelser herimod, og uden at burberry i den forbindelse gjorde den årelange og intensive indarbejdelse af ternet gældende. varemærket nærmer sig et verdensmærke og må prestigemæssigt sidestilles med blandt an- det chanel, gucci og louis vuitton. samtlige burberrys produkter har burberry-ternet på deres mærkater, og burberrys variationer af tern og farver på sine produkter som følge af modens ten- denser kan ikke betyde, at varemærkets eksklusivitet er mistet eller er blevet udvandet. burberry gør meget for at segmentere sin varemærkeret i annoncer, og burberry slår hårdt ned over for markedsføringen af kopiprodukter. burberry har fra slutningen af 1999 og frem til oktober 2002 ført 56 sager i danmark. føtex har ikke løftet bevisbyrden for, at ternene på grund af antallet af kopiprodukter er blevet en almen betegnelse inden for branchen, og at dette skyldes burberry manglende indgriben. derudover er det simpelthen ikke muligt, at burberry-ternet skulle kunne have mistet sit særpræg 3 år efter, det er blevet registreret. at burberry ikke greb ind overfor brochurer, som de ikke havde kendskab til, er ikke nok til at statuere passivitet. passivitet forudsætter kendskab til krænkelsen og en efterladende holdning hos den, der bliver krænket. derudover er der gået under 1 år, fra de pågældende brochurer blev udsendt, og til burberry reagerede, og passivitet kræver manglende reaktion i fem år eller mere. der er ikke gjort forsøg på at gøre føtex’ paraply anderledes end burberrys, snarere er der tilstræbt en lighed, der med et udvisket erindringsbillede gør paraplyerne nærmest identiske. fø- tex har derfor med salget af paraplyerne krænket burberrys varemærkeret i henhold til rådets forordning om ef-varemærker nr. 40/94 (herefter varemærkeforordningen) og samtidig overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og
14. paraplyerne skal derfor udleveres til burberry til destruktion, og burberry skal tilkendes ve- derlag og erstatning for krænkelsen, jf. varemærkeforordningens artikel 14, sammenholdt med varemærkelovens §§ 43 og
15. - 5 - føtex’ advokat har gjort gældende, at burberry-ternet allerede på tidspunktet for registreringen som varemærke manglede særpræg på grund af det store omfang af kopiprodukter, der på dette tidspunkt fandtes på markedet. registreringen er derfor sket med urette. såfremt retten finder, at burberry-ternet er registreret med rette, bestrides det, at varemær- ket er omfattet af kodak-doktrinen. burberrys egne variationer af burberry-ternets mønster og farver har bevirket, at burberry-ternet ikke længere er et entydigt begreb, og at der dermed er sket en udvanding af varemærket. derudover har burberrys indsats mod syndfloden af kopiprodukter ikke været tilstrækkelig, og kopiprodukternes antal har bevirket, at burberry-ternet er blevet et almindeligt tern indenfor branchen. endvidere har burberry udvist retsfortabende passivitet ved ikke at have reageret på, at fø- tex i 2000 og 2001 har solgt præcis de samme paraplyer som i denne sag. salget burde have været burberry bekendt, og det må være en skærpende omstændighed, at der er tale om de samme pro- dukter. passivitet skal vurderes konkret ud fra forholdets nærmere karakter og er ikke defineret ud fra et bestemt antal år. ternene på de paraplyer, der er solgt hos føtex, er hverken identiske med eller en nærgåen- de efterligning af burberry-ternet, men ”fair followers”. der er selvfølgelig en vis form for lighed, men der er ikke tale om en slavisk efterligning, og inspiration fra et varemærke er tilladt. det er helhedsindtrykket af de to produkter, der er afgørende ved en vurdering af en varemærkekrænkel- se, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at burberrys paraply er en mercedes, sammenlignet med føtex’ 2cv. føtex har ikke gennem markedsføringen af paraplyerne søgt at skabe tilknyt- ning til burberry. sø- og handelsrettens afgørelse siden 1999 og med virkning fra 1996 har burberry haft burberry-ternet registreret som ef- varemærke. burberrys ansøgning om registreringen af burberry-ternet blev i forbindelse med harmoniseringskontorets behandling heraf bekendtgjort, og føtex havde da mulighed for, men fremkom ikke med indsigelser mod varemærket, herunder mod varemærkets manglende særpræg. uden at der var fremkommet indsigelser, fandt harmoniseringskontoret, at burberry-ternet havde det fornødne særpræg. retten finder ikke grundlag for at kritisere, at harmoniseringskontoret har fundet, at mærket har det fornødne særpræg til at kunne registreres, jf. varemærkeforordningens artikel 51