sø- & handelsrettens dombog

‐ ldh udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den

1. september 2007 blev af retten i sagen v‐170‐05 nortlander a/s (advokat christian akhøj v/advokat thorbjørn swanstrøm) mod hela wine & spirits aps (advokat christina wiesner v/ advokat søren lindahl) afsagt sålydende d o m: indledning og påstande -2- sagen angår spørgsmålet, om hela wine & spirits aps’ (herefter hela) registrering og brug af navnet fiskefjæs og betegnelsen ”fisk” ved salg og markedsføring m.v. af alkoholprodukter er i strid med nortlander a/s’ rettigheder til det registrerede varemærke fisk for samme varegruppe. nortlander a/s har nedlagt følgende påstande:
2. hela skal ophøre med at markedsføre spiritus‐ og hedvinsprodukter under nav‐ net fiskefjæs.
3. hela skal ophøre med at anvende betegnelsen ”fisk” i forbindelse med markeds‐ føringen af spiritusprodukter.
4. hela skal slette varemærkeregistrering fiskefjæs vr 2005 00817 i klasse
6. hela skal ophøre med at benytte, markedsføre eller anvende etiket og vareudstyr jf. bilag 1, til markedsføring og salg af alkoholholdige drikke.
7. hela skal anerkende at have krænket nortlanders rettigheder og skabt markeds‐ forstyrrelse ved generelt at have udsendt ”beregning på prisbesparelse ved køb af fiskefjæs frem for fisherman. hela har nedlagt påstand om frifindelse samt selvstændig påstand om, at nortlanders registrering vr 2002 025050 af varemærket fisk ophæves. nortlander har nedlagt påstand om frifindelse over for helas selvstændige påstand. nortlander har frafaldet påstand om erstatning/vederlag med forbehold om, at kravet kan rejses på et senere tidspunkt. sagsfremstilling -3- nortlander er indehaver af varemærkerettighederne til ordmærkerne fish og fisk registreret i 2002 under henholdsvis vr 2002 04383 og vr 2002 02505 for klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). nortlander har siden 2001 solgt en vodka‐drik med smag af lakrids, mentol og eukalyptus, en såkaldt shot. produktet markedsføres i en høj genever‐lignende flaske, oprindeligt under navnet fisherman. lofthouse of fleetwood ltd., der er indehaver af varemærket fishermann´s friend, anlagde sag mod nortlander med påstand om, at nortlander var uberettiget til at anvende navnet fisherman. efter sø‐ og handelsrettens dom af
8. juni 2004, hvor lofthouse of fleetwood fik medhold i, at nortlander ikke måtte anvende etiketten, ændredes navnet på etiketten til fishman. senere blev navnet ændret til fisk. ved højesterets dom af
9. april 2007 stadfæstede dommen for så vidt angik påstanden om etiketten, ligesom det blev nortlander forbudt at anvende navnet fisherman ved salg og markedsføring af en vodka shot. etiketten blev herefter ændret påny til den nuværende udformning og nu udelukkende med navnet fisk. nortlanders etiket har haft/har følgende udformning: nortlanders produkt produceres i 2 udgaver med samme smag, men med en alkoholprocent på henholdsvis 30 og
10. begge udgaver sælges en gros, i spiritusforretninger og til caféer, barer og diskoteker, hvor det serveres for gæsterne i 2 cl´s shotglas. -4- i 2005 påbegyndte hela salg og markedsføring af et tilsvarende produkt med 20 % alkohol under navnet fiskefjæs. produktet blev markedsført i samme type flaske som nortlanders produkt og med den nedenfor viste etiket. der er under domsforhandlingen forevist andre emballager for lignende produkter med lakridssmag, hvis navne ofte relaterer sig til det maritime. i forbindelse med helas registrering af navnet fiskefjæs gjorde nortlander indsigelse. patent – og varemærkestyrelsen traf den
11. september 2005 afgørelse, hvorefter nortlanders indsigelse ikke blev taget til følge. styrelsen har i sin afgørelse bl.a. anført: ”… der er sammenfald af varer. ordet fiskefjæs kan ikke umiddelbart slås op i danske ordbøger. imidlertid viser opslag på google, at ordet benyttes som øgenavn eller som nedværdigende udtryk i hverdagssproget på nettet. indsigers mærker fisk består af en stavelse og fire bogstaver, hvorimod indehavers mærke består af tre stavelser og ni bogstaver. uanset at indsigers mærke indgår i starten af indehavers mærke, finder styrelsen dog, at der tale om mærker af væsentlig forskellig længde, der i øvrigt er uden sammenfald af stavelser. synsmæssigt ligner mærkerne derfor ikke hinanden. heller ikke lydmæssigt vil mærkerne ligne hinanden på grund af den væsentlige forskel i længden af udtalen i de forskellige mærker. herudover vil der være væsentlig begrebsmæssig forskel, da indsigers mærke refererer til en dyretype, hvorimod indehavers mærke vil blive forbundet med slang og øgenavne. -5- det er derfor styrelsens samlede opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. … uanset om indsigers figurmærke er velkendt i danmark finder styrelsen ikke, at der er mærke‐lighed mellem billedet af en skægget mand iført sydvest og ordet fiskefjæs, fordi der ikke ses at være nogen nærliggende association mellem det begrebsmæssige indhold af figurmærket og ordmærket fiskefjæs.…” hela har i efteråret 2005 udarbejdet en ”beregning på prisbesparelser ved køb af fiskefjæs frem for fisherman som en del af sit salgsmateriale. prissammenligningen omfatter udelukkende de 2 konkurrerende produkter, og beregningerne er efter det oplyste foretaget på baggrund af oplysninger om priser og rabatter indhentet fra 2 grossister. prisforskellen mellem de to produkter er over for to forskellige kunder henholdsvis 13,80 kr. og 8,85 kr. pr. flaske. rabatten angives til 1 på 3 for nortlanders produkt og 1 på 2 for helas, og herunder er anført ”50 % bedre”. hela har som dokumentation fremlagt en kopi af en tilbudsavis fra s engros, hvorefter der ved køb af 3 kasser fisherman fås en gratis. der er i sagen fremlagt udskrift af chatsider, hvor en vodka shot er benævnt ”fisk”, hvor ”fisk” er en betegnelse for henholdsvis nortlanders og helas produkt, ligesom det er brugt som generisk betegnelse. ligeledes er der fremlagt billeder af skilte fra barer, hvorefter der sælges ”fisk”. nortlander har i skrivelse af
12. juli 2007 til cafe ludvigsen gjort indsigelse mod brugen af betegnelsen ”fisk” for andre produkter end fisk og fishman. forklaringer thomas anthon har forklaret, at han er direktør og eneindehaver af selskabet nortlander. han har været beskæftiget i vin – og spiritusbranchen i ca. 35 år, størstedelen af tiden som selvstændig. som tidligere medindehaver af vinhuset norden var han bl.a. med til at udvikle en bitter, nordsøbitter, kaldet nordsøolie. i 2001 udviklede nortlander vodka shot produktet fisherman, som blev lanceret under betegnelsen ”fisk”, som siden generelt er anvendt som en original og populær betegnelse for nortlanders produkt. det tog ca. 2 år at bygge et marked op, hvorefter det er blevet et ret stort mærke, som nu må anses for markedsledende. som følge af varemærkesagen med lofthouse er brugen af navnene fisherman og fishman ophørt. nu benyttes kun navnet fisk, som nortlander fik registreret -6- allerede i
13. navnet blev holdt i reserve på grund af den løbende varemærkesag og blev taget i brug i
14. han er ikke enig i, at maritime betegnelser er et særkende for shots. maritime betegnelser anvendes f.eks. også ofte om bitterprodukter, ligesom vodka shots har mange forskellige andre betegnelser f.eks. ”små grå”. han reagerer altid ‐ oftest skriftligt ‐, når han opdager, at forhandlere eller udskænkningssteder anvender betegnelsen ”fisk” for andre produkter end nortlanders. i efteråret 2005 blev han bekendt med helas prissammenligning, som han bl.a. fik udleveret fra en grossist og et diskotek. sammenligningen, der er benævnt ”beregning på prisbesparelse ved køb af fiskefjæs frem for fisherman”, er mangelfuld og illoyal, idet nortlander i perioder tilbyder andre og langt større rabatter end de angivne, ligesom der ikke er taget højde for, at nortlanders produkt forhandles med to forskellige alkoholstyrker, på henholdsvis 20 % eller 30 %. sammenligningen tager kun de rabatter, som nortlander ydede på netop det tidspunkt, i betragtning, og er dermed misvisende. hans ulrik winther andersen har forklaret, at han er direktør og eneindehaver af hela. selskabet blev stiftet i 1980 af hans familie, som har arbejdet indenfor vin ‐ og spiritusbranchen i mange år. hans far var med til at udvikle og lancere nordsøbitteren. hela importerer, producerer og distribuerer vin og spiritus til såvel detailsalg som til ”on‐trade”, d.v.s til caféer, barer og diskoteker. selskabet producerede seaman´s shot på vodkabasis med 30 % alkohol og med smag af lakrids, menthol og eukalyptus, da man i 2005 begyndte produktion og salg af fiskefjæs med samme smagsstoffer, men på hedvinsbasis med 20 % alkohol. der er forskel på smagen, men produkterne er klart ”i familie”. hele denne shot kategori med smag af lakrids, menthol og eukalyptus i et bestemt forhold kaldes i daglig tale for ”fisk”. når man bestiller en ”fisk” i en bar, er det selve smagsblandingen, der opfylder gæstens forventninger, og ikke noget bestemt mærke eller alkoholstyrken. betegnelsen ”fisk” opstod i sønderjylland i 1997 i barerne, hvor de blendede vodka og fisherman´s friend til shots. han arbejdede på det tidspunkt i sin fars grossistvirksomhed og rettede henvendelse til lofthouse om et eventuelt samarbejde om en færdigblandet shot med ”fishermans friend”. lofthouse takkede nej under henvisning til, at deres produkt havde et sportsligt image, der kunne lide skade ved en kobling med alkohol. -7- på denne baggrund var det nærliggende for hela at vælge et navn med dels et maritimt islæt, en slags produkttrend i branchen, dels noget med ”fisk”, som er benævnelsen for smagskategorien. hela ønskede en lidt skæv vinkel på navnet, og han fandt selv på navnet fiskefjæs. hela har en ansat grafiker, der hjælper med at de‐signe drinkskort og markedsføring af egne produkter i ”on‐trade” – leddet, men eti‐ketten til fiskefjæs, herunder teksten ‐ ”med den rigtige smag af fisk” ‐ blev designet af et selvstændigt reklamebureau. betegnelsen ”fisk” har været med på etiketten fra begyndelsen. han tænkte ikke på at undersøge, om ordet fisk var et beskyttet varemærke. hela har valgt en almindelig, prisbillig standardflaske, som fremstilles og sælges af mange glasproducenter, og som anvendes til en række andre produkter af shots og bittere. de anvender den matterede udgave, fordi produktet er ufiltreret. den prissammenlignende undersøgelse, som er udarbejdet af hela i sensommeren 2005, indeholder udelukkende en oversigt over priser på parternes produkter og de prismæssige fordele, kunden kunne opnå, baseret på grossisternes dagspriser og rabatter på daværende tidspunkt. der er i almindelighed mange forskellige rabatter i branchen, men for overskuelighedens skyld er der ikke medtaget andre, lig‐nende produkter. bilaget er ikke distribueret som led i en generel markedsføring, men var alene udarbejdet til brug for sælgerne, som havde det med i tasken til brug for salgsforhandlinger. han ved ikke, hvordan oversigten er havnet hos flere aftagere, men går ud fra, at de selv har kopieret sælgerens eksemplar i forbindelse med et besøg. freddy tofte hansen har forklaret, at han er formand for dansk bartenderlaug, den eneste faglige interesseorganisation for bartendere i danmark, med 148 medlemmer og 700 enkeltpersoner. han er uddannet bartender og er af og til aktiv ‐ som regel som afløser på scandlines‐overfarten helsingør‐helsingborg. i weekenden fungerer overfarten som et sted, hvor unge mennesker mellem 18 og 25 år ‐ målgruppen for shots ‐ går i byen. på overfarten forhandles ikke fiskefjæs, kun fishman/fisk. han har de se‐neste 4 år ikke hørt betegnelsen ”fisk” brugt for andre produkter end fishman/fisk. han eller scandlines har ikke nogen forbindelse til producenten nortlander. -8- andré fürster simonsen har forklaret, at han er 31 år og har arbejdet som bartender i 12 år. han er nu bestyrer på café ludwigsen, hvor han personligt står for indkøb og valg af sortiment i baren. han står tillige i baren 2 gange ugentligt. café ludwigsen er en café i en koncern, der ejer en række andre barer, diskoteker og caféer. kundekredsen er en bred skare med en gennemsnitsalder på 18 til 25 år. konceptet er pool, hygge og shots. han begyndte med at sælge fisherman, men sælger nu i stedet fiskefjæs på grund af den lavere alkoholprocent. produktet blev indtil et forbud for nylig kun solgt under betegnelsen ”fisk”, og ca. 90 % af kunderne bestiller det som ”fisk”. han har aldrig modtaget bemærkninger fra kunder om, at han har solgt fiskefjæs, når der blev bestilt ”fisk”. betegnelsen anvendes i det hele taget bredt om spiritusblandinger med bolchesmag ‐ også om bittertyper og om andre smagsvarianter. han sælger ca. 500 – 750 shots om ugen. parternes argumenter nortlander har anført, at fisk er det markedsledende produkt inden for shots med smag af lakrids, menthol og eukalyptus. hela har ved at uddele en prissammenligning misinformeret markedet, idet en sådan sammenligning skal være objektiv. prissammenligningen er værdiladet, jf. ordene ”50 % mere”, og ikke repræsentativ, idet den kun omfatter to produkter. hela har ikke dokumenteret, hvorfra oplysningerne stammer, hvornår de stammer fra, eller om de hidrører fra samme tidspunkt. hela har valgt en etiket med et navn og et fiskeransigt samt ordet ”fisk”. endvidere anvender hela samme type flaske som nortlander. det er utroværdigt, at hela ikke skulle have kendt nortlanders produkt i
15. nortlanders vareudstyr skal ikke bedømmes enkeltvis for hvert element, men må betragtes samlet, og der må henses til, at forbrugeren normalt ikke har begge produkter ved siden af hinanden. ved at lægge sig så tæt op ad nortlanders vareudstyr har hela overtrådt markedsføringslovens § 3, stk.
16. nortlander har endvidere overtrådt varemærkelovens § 4 ved at anvende navnet fiskefjæs og tilføjelsen ”den rigtige smag af fisk”. nortlander har registreret varemærket fisk for samme vare. dette varemærke har været anvendt i 2 år og er nu et stærkt og indarbejdet varemærke. selvom der måtte være en tendens -9- til at anvende maritime udtryk for shots med lakridssmag, har hela handlet illoyalt. de to navne er forvekslelige, idet de fire første bogstaver i helas produktnavn svarer til nortlanders varemærke. hela anvender endvidere nortlanders varemærke i tilføjelsen om smag. dommen i sagen mellem lofthouse of fleetwood og nortlander er uden betydning for denne sag, idet hela ikke var part i sagen og derfor ikke kan støtte ret på dommen. hela har ikke introduceret begrebet ”fisk”, men hela har med valget illoyalt valgt at ”ride med på en bølge”. nortlander bestrider, at ordet ”fisk” er en generisk betegnelse for shots med lakridssmag. gennem de fremlagte udskrifter fra internettet og gennem vidneforklaring er det derimod godtgjort, at betegnelsen ”fisk” knytter sig til nortlanders produkt. det er hela, der har bevisbyrden for, at ”fisk” er blevet en generisk betegnelse. selvom det måtte anses for godtgjort, at betegnelsen ”fisk” er blevet en generisk betegnelse for shots med lakridssmag, kan det ikke medføre, at nortlanders varemærke skal ophæves. nortlander har ikke udvist passivitet over for brugere af betegnelsen og har i det hele taget ikke medvirket til, at ”fisk” skulle være blevet en generisk betegnelse. hela har anført, at der ikke foreligger forvekslingsrisiko mellem nortlanders varemærke fisk og helas varemærke fiskefjæs. ordene har forskellig betydning, og det er alene de fire første bogstaver, der er ens. der kan i det hele henholdes til den begrundelse, der er anført af patent‐ og varemærkestyrelsen. retspraksis viser også, at ord, der begynder med samme stavelse, ikke nødvendigvis er forvekslelige. hela har ikke gjort brug af ordmærket fisk. nortlanders produkt hed oprindeligt fisherman, og nortlander har herved lænet sig op ad den almindelige trend i branchen med maritime navne samt den generiske betegnelse for vodka shots. da hela ikke har været i ond tro, skal der mere til for, at der foreligger forvekslingsrisiko. hela har således ikke snyltet på nortlanders varemærke, hvorfor hela skal frifindes for nortlanders påstand 1 og
17. nortlander fik i 2002 registreret varemærket fisk, men tog det først i brug i 2005, selvom nortlander hævder at have forsvaret varemærket. alle i branchen bruger betegnelsen ”fisk” for en vodka shot, og ordet er ikke længere egnet til at -10- adskille nortlanders produkt fra andre lignende produkter. kunderne bestiller en ”fisk” og hæfter sig ikke ved, hvilket produkt de får skænket i glasset. andré für‐ ster simonsen udskænker ca. 750 shots om ugen, og ingen har gjort indsigelser mod at få serveret en fiskefjæs. de fremlagte bilag fra internettet og billeder fra barer viser med en enkelt undtagelse, der referer til nortlanders produkt, at betegnelsen ”fisk” anvendes generisk. da nortlander først har taget varemærket fisk i brug tre år efter registreringen, har nortlander udvist passivitet, hvorfor det skyldes nortlanders egne forhold, at der er sket degenerering. der er således hverken varemærkeretlige eller markedsføringsretlige hindringer for, at hela kan anvende betegnelsen ”fisk” eller bruge ordet fisk på sin etiket. hela anvender en standardflaske i granuleret udgave. denne flaske svarer til andre flasker, der anvendes for lignende produkter. helas etiket er i størrelse og form afpasset til flasken og ligner dermed andre etiketter på tilsvarende flasker. farverne og skrifttypen på parternes flasker er forskellige, og ansigterne afviger fra hinanden såvel i form som i farver. parternes vareudstyr adskiller sig så væsentlig fra hinanden, at der ikke er risiko for forveksling. hela har i sin prissammenligning alene anført relevante, korrekte og loyale oplysninger. nortlander har ikke gjort indsigelser mod de anførte priser, så det er alene et spørgsmål om, rabatterne er korrekte. sammenligningen er således objektiv og dokumenterbar. der er intet misrekommanderende i opstillingen eller i, at der kun indgår to produkter i sammenligningen. kunderne må selv forholde sig til, hvilket produkt de ønsker at købe. rettens begrundelse og resultat ad. påstand 1 og 3 parternes registrerede varemærker fisk og fiskefjæs har samme fire begyndelsesbogstaver. nortlanders varemærke består af en stavelse og fire bogstaver, mens helas varemærke består af tre stavelser og ni bogstaver. ordene er synsmæssigt og lydmæssigt forskellige, ligesom de er begrebsmæssigt forskellige. ud fra en samlet bedømmelse findes varemærkerne ikke at være forvekslelige, hvorfor hela frifindes for påstand 1 og
18. -11- ad. påstand 2 og helas selvstændige påstand nortlander har registret varemærket fisk i klasse 33 for alkoholiske drikke (dog ikke øl). efter bevisførelsen må det lægges til grund, at betegnelsen ”fisk” bruges for vodka shots med smag af lakrids, menthol og eukalytus, uden at det er dokumenteret, at det fortrinsvis bruges for det ene af produkterne frem for det andet. det må anses for godtgjort, at nortlander har grebet ind over for anvendelsen af betegnelsen ”fisk” for andet end nortlanders eget produkt. nortlander findes derfor ikke selv at have givet anledning til, at varemærket skulle være blevet en generisk betegnelse, således at det skal slettes, jf. varemærkelovens § 28, stk.
19. da nortlanders varemærke herefter består, skal hela ophøre med brug af betegnelsen ”fisk” i forbindelse med markedsføring af egne produkter. nortlanders påstand 2 tages derfor til følge, og nortlander frifindes for helas selvstændige påstand. ad. påstand 4 af de fremlagte bilag fremgår, at flere producenter anvender en flaske, der ligner den almindelig geneverflaske, ved salg af bitter og shot produkter, ligesom der anvendes en høj etiket, til tider med buet overkant, der på parternes etiket har forskellig form. farverne på etiketterne er forskellige, og de to figurer er forskellige, idet nortlander har en fisker med sydvest, mens hela har et nærmest tegneserielignende fiskeransigt. efter en helhedsbedømmelse findes helas vareudstyr ikke at være forveksleligt med nortlanders. helas etiket indeholder sentensen ”den rigtige smag af fisk”. da ordet fisk henviser til et produkt af samme art som det, nortlander anvender for sit produkt, og da fisk er nortlanders registrerede varemærke, må hela ikke anvende ordet fisk på sin etiket, jf. påstand
20. hela skal ophøre med at bruge ordet fisk, men frifindes i øvrigt for påstand
21. ad. påstand 5 -12- hela har alene fremlagt en tilbudsavis fra marts 2005 for salg af nortlanders produkt. da der ikke er dokumenteret yderligere om, på hvilket grundlag hela har foretaget sin beregning, findes hela at have været uberettiget til at anvende prissammenligningen, der var egnet til at skabe markedsforstyrrelse. nortlanders påstand 5 tages derfor til følge. under hensyn til sagens udfald bærer hver part egne omkostninger. thi kendes for ret hela wine & spirits aps skal ophøre med at anvende betegnelsen ”fisk” i forbindelse med markedsføringen af spiritusprodukter. hela wine & spirits aps skal ophøre med at benytte ordet fisk på etiketten, men frifindes i øvrigt for påstand
22. hela wine & spirits aps skal anerkende at have krænket nortlanders a/s’ rettigheder og skabt markedsforstyrrelse ved generelt at have udsendt ”beregning på prisbesparelse ved køb af fiskefjæs frem for fisk” hela frifindes for nortlanders påstande 1 og
23. nortlander a/s frifindes for hela wine & spirits aps’ selvstændige påstand. hver part bærer egne omkostninger. uffe thustrup mette christensen bjarne egedal (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den -13-