Obsah (4)

§ 2§ 4§ 5§ 13

v0008000 - kga udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 30. januar 2006 blev af retten i sagen v-8-04 scanvet a/s (advokat henrik peytz v/advokat jakob mosegaard larsen) mod pharma nor

§ 2og § 13.

om et mærke har særpræg, skal skal afgøres efter en samlet vurdering af samtlige faktiske oplysninger. i forbindelse med registreringen af mærkerne har patent- og varemærkestyrel- sen foretaget en konkret vurdering og fundet at glucosamin nord og glucosamin pharma havde fornødent særpræg. - 8 - sammenstillingen af ordene glucosamin og nord forekommer kun i scanvets varemærke. varemærket er derfor egnet til at adskille scanvets produkter fra andre virksomheders, det har tilstrækkelig distinktivitet. nord er et ord fra det sproglige almeneje. nord er ikke en geografisk betegnelse, for nord ligger ikke noget bestemt sted. nord kan derfor godt have særpræg, jf. patent- og vare- mærkestyrelsens varemærkehåndbog, pkt. 2.3.

1. nord har særpræg i sig selv i forhold til glucosaminprodukter som jo ikke har noget med nord at gøre. sam- menstilling af glucosamin og nord er helt usædvanlig, og der er derfor tale om et stærkt varemærke. de fremlagte eksempler fra registreringspraksis viser da også at mærker med sammenstilling af ordet nord og et ord af deskriptiv karak- ter i praksis registreres, og at de således anses for at have fornødent særpræg. sammenstillingen af glucosamin og pharma forekommer ikke i andre sammen- hænge. varemærket er derfor egnet til at adskille produkterne fra andre virk- somheders produkter. der er tale om en kombination af den deskriptive fælles- betegnelse glucosamin og ordet pharma. pharma er ikke et dansk ord. pharma giver associationer, men er ikke direkte beskrivende. sådanne ord har særpræg, jf. varemærkehåndbogens pkt. 3.
2. glucosamin pharma har dermed særpræg. de fremlagte eksempler viser da også at mærker med sammenstilling af ordet pharma og et ord af deskriptiv karakter i praksis registreres, og at de således anses for at have fornødent særpræg. pharma nords registrering af glucosamin pharma nord krænker scanvets rettig- heder til glucosamin nord og glucosamin pharma, da mærkerne er forvekslelige, jf.

§ 4, stk.

1, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 2. når det skal vurderes om der foreligger forvekslelighed mellem to mærker, skal mærkerne ses i sammenhæng og som en helhed. almindelige ord og forstavelser indgår således i vurderingen. selv om glucosamin ikke har særpræg, så er det en betydelig del af mærkerne. det er den første og længste del af begge parters varemærker. og selv om der er tale om en fællesbetegnelse, er det en domine- rende del af varemærkerne. det er den del som forbrugerne vil lægge mærke til. det forhold at glucosamin kan købes som håndkøbsmedicin, gør at der skal min- dre til for at statuere forvekslelighed. glucosamin pharma og glucosamin nord er unikke sammenstillinger og nyder derfor en bred beskyttelse. da der er vareartslighed, er kravet til mærkelighed beskedent. - 9 - glucosamin nord og glucosamin pharma nord er forvekslelige idet første og sid- ste ord er ens. tilføjelsen af pharma ændrer ikke herved. der er også risiko for forveksling mellem mærkerne glucosamin pharma og glucosamin pharma nord, selv om mærkerne ikke er helt ens. kun et ord adskiller mærkerne fra hinanden. syns- og lydbillledet er ens. pharma nord har anført at scanvet på grund af lægemiddelloven er udelukket fra at anvende de registrerede varemærker i praksis. scanvet har hertil anført at de varemærkeregistreringer som scanvet har foretaget, er helt legitime registre- ringer, og at brugspligten først indtræder efter fem år. faktisk benyttelse er in- gen betingelse for registrering. derfor kan der registreres varemærker uden konkret tanke om brug. der er helt sædvanligt i medicinalindustrien at gøre brug af defensive varemær- keregistreringer. registreringerne skal sikre at scanvet senere kan anvende navnet til markedsføring. man må i den forbindelse lægge flemming velins for- klaring til grund med hensyn til planerne om markedsføring af nordpharms glu- cosaminprodukt i danmark under navnet nordpharm. scanvets registreringer er således udtryk for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. nordpharm ville i øvrigt nok ikke kunne registreres på grund af forvekslelighed med varemærket pharma nord. det forhold at pharma nord alene gør brug af firmanavn og den generiske fæl- lesbetegnelse, er uden betydning for vurderingen af om der foreligger en kræn- kelse. brugen af eget navn må ikke kunne give anledning til forveksling. pharma nords indarbejdelse er uden betydning for forvekslelighedsbedømmel- sen. brug af eget navn i henhold til

§ 5er ikke tilladt hvis der indtræder forveksling med andre varemærker.

pharma nord har anført at sammenstilling af to ikke særprægede ord godt kan have særpræg samlet set, men der skal da være noget særligt ved sammenstil- lingen, og det er ikke tilfældet med glucosamin nord eller glucosamin pharma. glucosamin er en fællesbetingelse for den aktive del af produkterne i sagen. in- den for det farmaceutiske område har glucosamin overhovedet ikke noget sær- præg. det er derfor alene relevant at se på nord og pharma. nord er en angivel- se der henviser til varemærkets geografiske oprindelse, nord peger i retning af at produktet kommer fra norden, og har derfor ikke særpræg. pharma er lige - 10 - som f.eks. ordet dental en beskrivelse af varemærkets anvendelsesområde. pharma kan derfor heller ikke give varemærket særpræg. scanvets to registreringer består således af dele der i sig selv savner særpræg. der er ikke skabt en egen betydning eller magi ved sammensætningen. scanvet har ikke begrundet selskabets antagelse om at det giver varemærkeretligt sær- præg at kombinere glucosamin med pharma og glucosamin med nord. eksistensen af andre varemærkeregistreringer hvori ordene nord eller pharma indgår sammen med en beskrivende del, bør være uden betydning for rettens vurdering i nærværende sag. de pågældende registreringer har ikke været un- dergivet prøvelse f.eks. ved domstolene. en række af registreringerne er af æl- dre dato og ville nok ikke kunne finde sted i dag. der er i øvrigt ikke fremlagt eksempler der består af en fri kemisk betegnelse i kombination med pharma el- ler nord. da scanvets registreringer ikke har særpræg, bør registreringerne udslettes, jf.

§ 13

. hvis retten finder at scanvets registreringer kan opretholdes, gøres det gælden- de at pharma nords brug af glucosamin pharma nord ikke strider mod scanvets varemærker, idet scanvets varemærker udelukkende består af dele der ikke har særpræg eller dominans. der skal anlægges en helhedsbedømmelse. pharma er uden særpræg på farmaceutiske område. nord er ikke i sig selv egnet til at bi- drage til fornødent særpræg. glucosamin er en generisk betegnelse. beskyttel- sen af scanvets varemærker må derfor være begrænset til kun at omfatte det der er helt identisk. der skal en meget lille afvigelse til for at et mærke falder uden for scanvets va- remærkers beskyttelsesområde. det er i den forbindelse af betydning hvilken grad af særpræg det andet varemærke har. derfor er det blevet et væsentligt tema i sagen i hvilket omfang pharma nord har særpræg. pharma nord er netop det særprægede ved glucosamin pharma nord. pharma nord har foretaget en bredt favnende annoncering for lægemidler gennem en længere årrække. be- handlere ved godt hvem pharma nord er. pharma nord er stærkt indarbejdet og har derfor efter praksis et videre beskyttelsesområde. scanvets argumentation hænger ikke sammen. på den ene side anføres det at glucosamin pharma og glucosamin nord er forvekslelige med pharma nord der er det ældre af varemærkerne, og på den anden side hævdes at glucosamin - 11 - pharma nord strider mod glucosamin pharma og glucosamin nord. det forhold at glucosamin er tilføjet, skulle altså betyde at der er risiko for forveksling. men glucosamin er netop det generiske element. scanvet kan ikke mene begge dele samtidig. scanvets registrerede ordmærker har aldrig været anvendt og kan heller ikke anvendes. det følger af lægemiddelloven at scanvet ikke kan anvende de regi- strerede mærker, da selskabet ikke hedder pharma eller nord. der opstår derfor i praksis ingen risiko for forveksling mellem scanvets svage mærker på den ene side og pharma nords stærke mærke på den anden side. pharma nord bør derfor ikke afskæres fra at markedsføre sit produkt under betegnelsen glucosamin pharma nord hvilken betegnelse man i dag anvender i 16-17 europæiske lande. selv om scanvets registreringer måtte være gyldige, kan pharma nord anvende pharma nord på sine produkter for glucosamin. anvendelsen er i overensstem- melse med

§ 5om brug af eget navn og varens art.

§ 5 inde- bærer en begrænsning i varemærkeindehaverens ret, medmindre der kan påvi- ses noget illoyalt hvilket ikke er tilfældet. pharma nord har ikke haft og kan ikke have haft til hensigt at udnytte nogen ret der tilhører scanvet. pharma nord skal derfor under alle omstændigheder frifindes for påstanden om at ophøre med at anvende betegnelsen glucosamin pharma nord. den reelle baggrund for sagen er at scanvet ønsker at hindre pharma nord i at udnytte egen goodwill. scanvet har ingen selvstændig interesse i de registrerede mærker. registreringerne fandt sted som følge af offentliggørelsen af at det var pharma nord der havde indgivet ansøgning til lægemiddelstyrelsen, og har som eneste formål at søge at hindre pharma nord i at markedsføre sit produkt under navnet glucosamin pharma nord. hvorfor har scanvet ikke bare registreret nordpharm eller velin-pharma når det er disse navne man agter at anvende? det er svært at spå om hvad et polsk selskab teoretisk set kunne tænkes at gøre i fremtiden, men det fremgår af selskabets erklæring at man har tænkt sig at anvende reumatrix lek for produktet og altså ikke nordpharm. dette bestyrker pharma nords opfattelse af at formålet med scanvets registreringer er at spæn- de ben for pharma nords mulighed for at udnytte egen goodwill. retten begrundelse og resultat: pharma nords anvendelse af den generiske fællesbetegnelse glucosamin i sam- menhæng med det registrerede og gennem mange års intensiv markedsføring - 12 - stærkt indarbejdede varemærke pharma nord sker i overensstemmelse med

§ 5

. som følge heraf frifindes pharma nord for de af scanvet nedlagte påstande 1 og

1. for så vidt angår varemærket glucosamin nord, er det første ord den generiske fællesbetegnelse for det aktive stof i glucosaminproduktet og er således alene af beskrivende karakter. nord er et almindeligt anvendt ord i det danske sprog, men nord er dog ikke en præcis geografisk betegnelse for et bestemt sted eller område, men alene en retningsangivelse. retten finder samlet at sammenstillingen af glucosamin og nord har fornødent særpræg. såvel glucosamin som nord er i varemærkeretlig henseende svage bestanddele, og varemærket kan således kun beskyttes mod identiske eller næ- sten identiske mærker. retten tager derfor scanvets påstand 3 til følge, mens scanvet frifindes for den af pharma nord nedlagte påstand
2. for så vidt angår varemærket glucosamin pharma, er det første ord fællesbe- tegnelsen glucosamin der som anført alene er beskrivende. pharma er ikke et ord der benyttes almindeligt i det danske sprog, men det er meget suggestivt og leder tankerne hen på den farmaceutiske produktverden. retten lægger til grund at ordet pharma benyttes almindeligt af virksomheder inden for parternes bran- che. retten finder samlet at sammenstillingen af glucosamin og pharma har fornø- dent særpræg. beskyttelsesomfanget er som for glocosamin nord. retten tager derfor scanvets påstand 4 til følge, mens scanvet frifindes for den af pharma nord nedlagte påstand
3. hver part er blevet frifundet for modpartens påstande om ophævelse af vare- mærkeregistreringer. derfor ophæves sagens omkostninger. thi kendes for ret:
4. pharma nord aps skal anerkende at varemærket glucosamin nord, reg.nr. vr 2003 02278, er gyldigt registreret i patent- og varemærkesty- relsens varemærkeregister. - 13 -
5. pharma nord aps skal anerkende at varemærket glucosamin pharma, reg.nr. vr 2003 02930, er gyldigt registreret i patent- og varemærkesty- relsens varemærkeregister.
6. pharma nord aps frifindes i øvrigt for scanvet a/s’ påstande.
7. scanvet a/s frifindes for de af pharma nord aps selvstændigt nedlagte påstande.
8. hver part bærer sine sagsomkostninger. allan suhrke jens feilberg uffe thustrup (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den