← Danmark

sø- & handelsrettens dombog

- eju udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ kendelse afsagt den

  1. november 2014 v-80-13 v2h aps (advokat hanne weywardt) mod vmr products llc (advokat christine ulrich andersen) indledning sagen angår, om v2h aps (herefter ”v2h”) kan forbyde vmr products llc (herefter vmr products) at gøre brug inden for eu af betegnelserne "v2", "v2cigs" og/eller "v2cigs.eu" som varemærke og/eller som andet forretningskendetegn for e-cigaretter samt tilbehør og emballage. v2h har til støtte for sin påstand om nedlæggelse af eu-forbud henvist til fire af v2h regi- strerede ef-varemærker (ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>”, ctm 011026762, ”v2” <ord- -2- mærke>, ctm 011116183, ”v2” <figurmærke> og ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmær- ke>) og anført, at vmr products krænker v2h’s rettigheder hertil. den
  2. og
  3. oktober 2013 anmodede vmr products ohim om at ophæve disse varemær- keregistreringer. denne kendelse angår vmr products’ anmodning om, at sagen udsættes på den endelige stillingtagen til vmr products’ anmodninger til ohim om ophævelse, jf. rådets forordning nr. 209 af
  4. februar 2009 om ef-varemærker (herefter ef-varemærkeforordningen), art. 104, stk. 1 og
  5. påstande vmr products har nedlagt endelig påstand om, at sagen udsættes på den endelige stillingta- gen til gyldigheden af de i sagen omhandlede ef-varemærker, som er registreret af v2h, nærmere bestemt:
  6. ctm 008512345 for ordmærket ”v2”.
  7. ctm 011026762 for ordmærket ”v2”.
  8. ctm 011126381 for ordmærket ”v2tobacco”.
  9. ctm 011116183 for figurmærket ”v2”. udsættelsen skal ske uden sikkerhedsstillelse fra vmr products. v2h har nedlagt følgende endelige påstande: principalt: sagen fremmes. subsidiært: for det tilfælde, at retten udsætter sagen, påstås midlertidigt forbud nedlagt. -3- mere subsidiært: for det tilfælde, at retten udsætter sagen uden nedlæggelse af midler- tidigt forbud, skal vmr products præstere en af retten fastsat sikker- hedsstillelse. sagens oplysninger sagens parter og de omhandlede varemærker v2h er etableret i februar 2011 og er indehaver af det 100% ejede datterselskab v2 tobacco a/s, der er etableret i februar
  10. v2h har givet v2 tobacco licens til at producere, mar- kedsføre og sælge en række snusprodukter og tyggetobak under v2h’s varemærker. v2h’s rettigheder til betegnelsen ”v2” er bl.a. baseret på følgende fire ef- varemærkeregistreringer: 1 ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>, ansøgt om den
  11. august 2009 og registreret den
  12. marts 2010 i klasse 34 for ”tobak; artikler for rygere; tændstikker”. 2 ctm 011026762, ”v2” <ordmærke>, ansøgt om den
  13. juli 2012 og registreret den
  14. de- cember 2012 i klasse 5 for ”urter (rygning) til medicinske formål; rygestopspræpara- ter”, klasse 30 for en lang række meget forskelligartede varer og klasse 34 for ”tobak; artikler for rygere; tændstikker; snus; tobakspulver, nemlig snus, inklusiv nikotinfri snus; tobakserstatning ikke til medicinsk formål; snus og tobaksalternativer i form af produkter baseret på plantefibre, til oral brug, ikke til indtagelse; tobaksfri snus; ur- tesnus; tobakserstatninger med formålet at ophøre eller midlertidig reducere trangen til snus.” 3 ctm 011116183, ”v2” <figurmærke>, ansøgt om den
  15. august 2012 og registreret den
  16. juni 2013 i klasse 5 for ” urter (rygning) til medicinske formål; rygestopspræparater”, klasse 30 for en lang række meget forskelligartede varer og klasse 34 for ”tobak; artik- ler for rygere; tændstikker; askebægre til rygere; cigaræsker; cigarer; cigaretæsker; -4- cigaretfiltre; cigaretmundstykker; cigaretpapir; cigaretpapir i hæfter; cigaretrør; ci- garetter; cigaretter indeholdende tobakserstatninger, ikke til medicinsk brug; cigaret- ter (lommeredskaber til rulning af -); cigarillos; cigarklippere; cigarrør; gasbeholdere til cigartændere; humidorer; ildsten; lightere; mundstykker af rav til cigar- og ciga- retholdere; mundstykker til cigaretrør; papir til piber (absorberende -); piber; piberen- sere; pibestativer; skråtobak; snustobak; snustobaksdåser; spytbakker til tobaksbruge- re; tændstikæsker; tændstikholdere; tændstikker; tobak; tobakskrukker; tobaks- punge; urter til rygning; snus; tobakspulver, nemlig snus, inklusiv nikotinfri snus; to- bakserstatning ikke til medicinsk formål; snus og tobaksalternativer i form af produk- ter baseret på plantefibre, til oral brug, ikke til indtagelse; tobaksfri snus; urtesnus; to- bakserstatninger med formålet at ophøre eller midlertidig reducere trangen til snus.” 4 ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmærke>, ansøgt om den
  17. august 2012 og registre- ret den
  18. juni 2013 i klasse 5 for ”urter (rygning) til medicinske formål; ry- gestopspræparater”, klasse 30 for en lang række meget forskelligartede varer og klasse 34 for ” tobak; artikler for rygere; tændstikker; askebægre til rygere; cigaræsker; ci- garer; cigaretæsker; cigaretfiltre; cigaretmundstykker; cigaretpapir; cigaretpapir i hæfter; cigaretrør; cigaretter; cigaretter indeholdende tobakserstatninger, ikke til me- dicinsk brug; cigaretter (lommeredskaber til rulning af -); cigarillos; cigarklippere; cigarrør; gasbeholdere til cigartændere; humidorer; ildsten; lightere; mundstykker af rav til cigar- og cigaretholdere; mundstykker til cigaretrør; papir til piber (absorberen- de -); piber; piberensere; pibestativer; skråtobak; snustobak; snustobaksdåser; spyt- bakker til tobaksbrugere; tændstikæsker; tændstikholdere; tændstikker; tobak; to- bakskrukker; tobakspunge; urter til rygning; snus; tobakspulver, nemlig snus, inklu- siv nikotinfri snus; tobakserstatning ikke til medicinsk formål; snus og tobaksalternati- ver i form af produkter baseret på plantefibre, til oral brug, ikke til indtagelse; tobaksfri snus; urtesnus; tobakserstatninger med formålet at ophøre eller midlertidig reducere trangen til snus; rygefri tobak”. v2h er endvidere indehaver af bl.a. varemærkerne ”phantom”, ”thunder”, ”offroad” og ”megapole”, der anvendes for forskellige snusprodukter. v2h er også indehaver af vare- -5- mærket ”zeroberg”, der anvendes for et produkt bestående af æblefibre i stedet for tobak, og som hverken indeholder nikotin eller tobak. ”zeroberg” markedsføres bl.a. under henvis- ning til, at det er til dem, der gerne vil reducere deres indtag af nikotin eller helt eliminere det. produktemballagerne er mærket med de tilhørende varemærker samt figurmærket ”v2” og ordmærket ”v2tobacco”. v2 tobacco har siden 2006 produceret, markedsført og solgt sine produkter i udvalgte lande i hele verden. ifølge en salgsstatistik udarbejdet af v2h har v2 tobacco i 2013 solgt sine pro- dukter i danmark, sverige, storbritannien, tjekkiet, tyskland, estland, grækenland, hol- land samt en række andre lande og via internetbutikker. ifølge v2h bliver en tredjedel af v2 tobaccos samlede årlige salg af snus solgt i sverige, den anden tredjedel bliver solgt via in- ternettet til bl.a. internetbutikker, og den sidste tredjedel bliver solgt i resten af verden. ifølge v2h udgør den samlede omsætning på det europæiske marked (undtagen sverige) ca. 9 mio. kr., hvor det danske marked udgør 2,8 mio. kr. og det tyske marked udgør 5,3 mio. kr. vmr products er et amerikansk aktieselskab med base i florida, og vmr products er efter det oplyste den største udbyder af e-cigaretter i usa. vmr products markedsfører og sælger sine e-cigaretter under mærket ”v2cigs” bl.a. på hjemmesiderne ”www.v2cigs.com” og www.v2cigs.eu. vmr products har fremlagt en lang række fakturaer som dokumentation for, at virksomhe- den har anvendt sine varemærker indeholdende "v2" i storbritannien siden november
  19. vmr products’ engelske distributører ”v2cig ltd.” og ”1111 ec services ltd.” blev etab- leret henholdsvis den
  20. august 2011 og den
  21. december
  22. ”v2cig ltd.” blev opløst den
  23. december 2013, og ”1111 ec services ltd.” er stadig aktiv. den
  24. maj 2014 fremgik af vmr products’ hjemmeside ”www.vmrproducts.com”, at vmr products har distributører i bl.a. tjekkiet, storbritannien, bulgarien og sverige. vmr pro- -6- ducts har under formalitetsproceduren den
  25. oktober 2014 bestridt, at der sker salg af vmr products’ produkter i sverige. sagens forløb parternes tvist omfatter sager, som pt. verserer i sverige og usa. den
  26. juni 2012 henvendte vmr products’ amerikanske advokat sig til v2h’s advokat med spørgsmålet om en licens til vmr products vedrørende brug af varemærker indeholdende "v2" i eu for e-cigaretter. v2h meddelte bl.a. ved e-mail af
  27. oktober 2012 til vmr pro- ducts, at v2h ikke ønskede at indgå en licensaftale med vmr products. i november 2012 blev v2h opmærksom på, at vmr products markedsførte sine produkter i sverige gennem svenske butikker og på hjemmesiderne ”www.e-ciggbolaget.se” og ”www.e-ciggbutiken.se”, der begge var ejet af vmr products’ svenske distributør, e- ciggbolaget ab, samt på den engelske hjemmeside ”www.buyv2cigs.co.uk” igennem et med vmr products’ koncernforbundet selskab i england. den
  28. november 2012 sendte v2h derfor et brev til vmr products med krav om bl.a., at vmr products skulle ophøre med di- stribution, salg mv. af e-cigaretter under betegnelsen ”v2”. v2h sendte den
  29. november 2012 et tilsvarende brev til vmr products’ svenske distributør, e-ciggbolaget. den
  30. december 2012 anlagde vmr products sag mod v2h ved distriktsretten i florida, hvor vmr products nedlagde påstand om, at v2h skulle anerkende vmr products’ ret til at anvende sit i usa registrerede varemærke ”v2cigs”. vmr products hævede efterfølgende sagen i florida og anlagde i oktober 2013 i stedet sag mod bl.a. v2h og v2tobacco a/s ved distriktsretten i californien, hvor sagen fortsat verserer. den
  31. marts 2013 anmodede v2h’s svenske distributionsselskab, v2 distribution sverige ab, stockholms tingsrätt om at nedlægge et midlertidigt forbud over for vmr products’ svenske distributør, e-ciggbolaget, baseret på v2h’s rettigheder til ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>. ifølge forbudsbegæringen skulle det forbydes e-ciggbolaget at markedsføre og -7- sælge e-cigaretter under anvendelse af mærket ”v2cigs”, eller andre kendetegn indeholden- de eller bestående af betegnelsen ”v2”, inden for eu. den
  32. april 2013 besøgte vmr products’ ceo, jan verleur, v2h med henblik på at opnå en sameksistensaftale indeholdende gensidige licensforhold. vmr products’ detaljerede forslag til en sådan aftale blev sendt med e-mail dagen efter parternes møde. den
  33. april 2013 ansøgte vmr products om registrering i eu af et figurmærke indeholden- de betegnelsen ”v2cigs” (ctm 011740181) i klasse 5 for ”imiterede cigaretter til rygestop; tobaksfri cigaretter til medicinske formål” og klasse 34 for ”elektroniske cigaretter til an- vendelse som et alternativ til traditionelle cigaretter, ikke omfattende røgfri tobak; forstøver- rør til røgfrie cigaretter; tobak, artikler for rygere, tændstikker, batteridrevne, genopladeli- ge og bærbare forstøveranordninger (elektroniske cigaretter); batteridrevne, bærbare forstø- veranordninger til engangsbrug (elektroniske cigaretter); engangspatroner og genanvendeli- ge patroner fyldt med væske til forstøvning til brug i forbindelse med batteridrevne, genop- ladelige og bærbare forstøveranordninger (elektroniske cigaretter); cigaretimitationer i form af forstøveranordninger”. den
  34. juni 2013 nedlagde stockholms tingsrätt et midlertidigt forbud overfor e-ciggbolagets markedsføring og salg af e-cigaretter under anvendelse af mærket ”v2cigs”, eller andre kendetegn indeholdende eller bestående af betegnelsen ”v2”, inden for eu. den
  35. juli 2013 fremsatte vmr products atter et forslag til forlig og sameksistens. den
  36. august 2013 nedlagde v2h indsigelse ved ohim mod vmr products’ ansøgning om registrering i eu af ctm 011740181, ”v2cigs” <figurmærke>. medio september 2013 lancerede vmr products hjemmesiden ”www.v2cigs.eu” samt et nyt distributionscenter i eu. på den baggrund henvendte v2h sig ved brev af
  37. september 2013 på ny til vmr products. -8- den
  38. og
  39. oktober 2013 anmodede vmr products ohim om at ophæve v2h’s fire ef- varemærkeregistreringer ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>”, ctm 011026762, ”v2” <ord- mærke>, ctm 011116183, ”v2” <figurmærke> og ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmær- ke>. den
  40. oktober 2013 anlagde v2h efter reglerne i retsplejelovens kap. 40 sag ved sø- og handelsretten om midlertidigt forbud (sagsnr. e-1-13), hvor v2h har nedlagt påstand om bl.a., at det forbydes vmr products indenfor eu at benytte betegnelserne ”v2” og/eller ”v2cigs” som varemærke og/eller som andet erhvervsmæssigt kendetegn for e-cigaretter og tilbehør hertil, herunder emballage. den
  41. november 2013 anlagde v2h den foreliggende sag (hovedsagen). den
  42. januar 2014 suspenderede ohim den af v2h indledte indsigelsessag, indtil der fore- ligger en endelig afgørelse af vmr products’ anmodning til ohim om at ophæve v2h’s ef- varemærkeregistreringer ctm 011026762, ”v2” <ordmærke>, og ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmærke>, som indsigelsessagen mod vmr products’ varemærkeansøgning er baseret på. den
  43. januar 2014 udsatte stockholm tingsrätt den svenske hovedsag på ohim’s stilling- tagen til vmr products’ begæring om ophævelse af v2h’s ef-varemærkeregistrering ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>. forbudssagen (sagsnr. e-1-13) blev efter hovedforhandling den
  44. juni 2014 ved kendelse af
  45. august 2014 udsat på afgørelsen af vmr products’ anmodning om udsættelse af den fore- liggende sag (hovedsagen). det er oplyst, at der i sagerne om ophævelse af v2h’s fire ef-varemærkeregistreringer den
  46. april 2014 er indleveret svarskrifter, den
  47. og
  48. august 2014 er indleveret yderligere be- mærkninger fra vmr products, og at v2h har fået en frist til den
  49. oktober 2014 til at ind- levere sine yderligere bemærkninger. -9- der er fremlagt statistikker over sagsbehandlingstider ved ohim, board of appeal, retten og eu-domstolen. der er endelig fremlagt oplysninger om, at en række store tobaksproducenter også registre- rer deres varemærker i andre klasser end klasse 34, herunder klasse 5, at en stor amerikansk tobaksproducent ønsker at udvide sit produktsortiment til nikotintyggegummi, og at en stor amerikansk tobaksproducent ønsker at indtage markedet for e-cigaretter. parternes synspunkter vmr products har i overensstemmelse med sit påstandsdokument navnlig anført, at vmr products’ anmodning om ophævelse af de fire ef-varemærkeregistreringer er saglig, be- grundet, relevant og nødvendig at få afklaret i forhold til v2h’s påstande i den foreliggende sag. det er usagligt og uden hold i virkeligheden, når v2h kalder ugyldighedsindsigelserne for chikanøse og grundløse. ef-varemærkeforordningens art. 99 indeholder ikke en formodningsregel om, at varemærker skal anses for gyldige, indtil andet er bevist. tværtimod er der ifølge art. 99 ingen formod- ning for gyldighed, hvis gyldigheden anfægtes. ugyldighedsindsigelserne vedrørende ctm 011026762, ”v2” <ordmærke>, ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmærke>, og ctm 011116183, ”v2” <figurmærke>, støttes for det første på ef-varemærkeforordningens art. 53, stk. 1, litra c, idet vmr products har dokumenteret at have anvendt betegnelsen ”v2” i storbritannien siden november 2010 og dermed at være in- dehaver af et "ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning", jf. ef-varemærkeforordningens art. 8, stk.
  50. det er også under engelsk lov muligt at etablere kendetegnsrettigheder ved ibrugtagning (”use in the course of trade”), jf. den engelske high court of justices dom af
  51. januar 1967 i stannard v. reay (”mr. chippy”), hvor der blev stiftet en kendetegnsret efter kun 3 ugers brug. v2h registrerede de tre ef-varemærkeregistreringer ca. 20 måneder efter vmr products påbe- gyndte sin brug af betegnelsen ”v2” i england. - 10 - for det andet støttes ugyldighedsindsigelserne vedrørende ctm 011026762, ”v2” <ordmær- ke>, ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmærke>, og ctm 011116183, ”v2” <figurmærke>, på ef-varemærkeforordningens art. 52, stk. 1, litra b, om ond tro, hvilket baseres på følgende fem anbringender:

(1)v2h har registreret de tre varemærker i et område, som rækker langt ud over v2h’s mu- ligheder for at afsætte sine varer på grund af den yderst restriktive eu-tobakslovgivning, som forbyder salg af snus i alle andre lande end sverige.
(2)listen over de varer, som de tre varemærker dækker, hvilket bl.a. omfatter cornflakes og askebægre, rækker langt ud over de produkter, til hvilken v2h har en kommerciel interesse. de fremlagte oplysninger om andre virksomheder, der ikke er parter i sagen, og disse virk- somheders dispositioner i relation til deres varemærkeregistreringer eller strategiske beslut- ninger i øvrigt, er denne sag uvedkommende. dertil kommer, at man må forstå det således, at v2h ingen interesse har i at skulle udvide sit sortiment til e-cigaretter, når v2h anfører, at v2h ikke ønsker at blive associeret med et e-cigaretprodukt. v2h har ikke desto mindre net- op søgt, så de tre varemærkeregistreringer omfatter præcis vmr products’ produkter.
(3)v2h ansøgte om registrering af de tre varemærker i juli og august 2012 med kendskab til vmr products’ anvendelse af betegnelsen "v2" i england. v2h’s påstand om ikke at have haft kendskab til vmr products’ salg i england forekommer helt usandsynlig, bl.a. fordi par- terne havde korresponderet forud for indleveringen af varemærkeansøgningerne. det er endvidere dokumenteret, at vmr products også har solgt sine produkter til detailhandlen i england. desuden er det tilstrækkeligt til at statuere ond tro, at der foreligger "burde viden”, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag.
(4)anvendelse af betegnelsen "v2" er potentielt i strid med den britiske lov ”tobacco adver- tising and promotion (brandsharing) regulations 2004”, der svarer til § 2, stk. 2, nr. 1, i den danske tobaksreklamelov. konsekvensen af disse regler er, at v2h ikke har mulighed for at anvende betegnelsen ”v2” for f.eks. tyggetobak og andre ikke-tobaksrelaterede produkter i - 11 - storbritannien (og danmark samt andre eu lande, herunder formodentlig sverige, med en tilsvarende regulering), hvis v2h i disse lande har solgt sine tobaksprodukter, hvilket v2h hævder at have gjort. v2h handler dermed i ond tro, når v2h i et forsøg på at håndhæve si- ne ef-varemærkeregistreringer af et tobaksvaremærke hævder, at varemærket skal anvendes for ikke-tobaksprodukter i eu, idet en sådan anvendelse slet ikke er lovlig.
(5)v2h har registreret ordmærket ”v2” flere gange med henblik på at undgå at fortabe sine rettigheder på grund af manglende brug. ugyldighedsindsigelserne vedrørende ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>, støttes på ef- varemærkeforordningens art. 52, stk. 1, litra b, om ond tro begrundet med de under punkt
(1),
(2)og
(4)nævnte anbringender. det afgørende ved vurderingen af, om indehaveren af varemærkeregistreringen har været i ond tro, er indehaverens samlede optræden. vmr products har dokumenteret, at v2h har handlet i ond tro for så vidt angår alle fire ef- varemærkeregistreringer, og hvis ohim er enig heri, skal de erklæres ugyldige, jf. ef- varemærkeforordningens art. 52, stk. 1, litra b, og et eu-forbud mod vmr products som be- gæret af v2h kan ikke nedlægges. da de omtvistede rettigheder udgør grundlaget for hovedsagen, er gyldigheden heraf selv- sagt essentielle spørgsmål i sagen. da der som dokumenteret er rejst berettiget tvivl om regi- streringernes gyldighed, bør retten udsætte sagen på den endelige stillingtagen hertil, om nødvendigt af eu-domstolen, ligesom det er sket med hovedsagen i sverige. den udtrykkelige hovedregel i ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, er, at der skal ske udsættelse, hvis der til ohim allerede er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed. at fortsætte sagens behandling kræver "særlige årsager”. - 12 - v2h bærer bevisbyrden for, at der foreligger ”særlige årsager”. denne bevisbyrde er ikke løftet, og der foreligger da heller ingen ”særlige årsager” til at fortsætte den foreliggende sags behandling. på baggrund af sagsstatistikker fra ohim, board of appeal, retten og eu-domstolen er den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid på 3-4 år, hvis parterne ønsker at føre sagen hele vejen til eu-domstolen, men ingen tvinger parterne til at appellere. ohim eller andre in- stansers helt almindelige sagsbehandlingstid kan imidlertid ikke udgøre en særlig omstæn- dighed. ugyldighedsindsigelserne er desuden reelle og substantielle, og karakteren af ugyldigheds- indsigelserne kan ikke udgøre en ”særlig årsag”. vmr products påståede taktiske adfærd udgør heller ikke en ”særlig årsag”. v2h’s behov for at få sagen behandlet er endvidere af alt andet end hastende karakter, idet v2h på grund af tobaksdirektiverne – det nuværende (2001/37/
  1. ec)såvel som det nye (2014/40/
  2. eu)– ingen reel mulighed har for at udnytte sine påståede varemærkerettigheder for salg af snus uden for sverige. for så vidt angår sverige har v2h desuden fået nedlagt et midlertidigt forbud, som i fuld tilstrækkelig grad sikrer v2h mod de meget lidt sandsynlige og i givet fald perifere ulemper ved, at sagen udsættes, eftersom v2h’s marked for snus af flere årsager i al væsentlighed er afgrænset til netop sverige. v2h’s påståede salg af snus uden for sverige er i øvrigt ikke dokumenteret ved v2h’s fremlæggelse af en internt udar- bejdet salgsstatistik fra v2 tobacco. et evt. salg uden for sverige må formodes i al væsentlig- hed at finde sted uden for eu. derudover forhindrer flere landes tobaksreklamelovgivning v2h i at benytte betegnelsen "v2" for andre varer end tobaksvarer i lande, hvor v2h har be- nyttet betegnelsen ”v2” for snus. vmr products benytter i øvrigt allerede betegnelsen ”v2” for et e-cigaretprodukt på markedet i eu, så hvis v2h’s fremtidige markeder af den grund bliver ødelagt for v2h, så er det allerede sket. - 13 - v2h har endvidere ikke dokumenteret nogen form for konkret eller potentiel risiko for for- veksling på markedet. de fremlagte eksempler på forvekslinger er af så bagatelagtig karak- ter, at der ikke er grund til at tage det i betragtning. parternes produkter er endvidere ikke hverken forvekslelige eller substituerbare. v2h har ikke dokumenteret nogen form for reelt eller potentielt tab ved vmr products’ anvendelse af betegnelsen ”v2”. af ovennævnte grunde skal der endvidere ikke stilles sikkerhed som følge af udsættelsen, hvilket der heller ikke synes klar hjemmel til. v2h har i overensstemmelse med sit påstandsdokument navnlig anført, at v2h er enig i, at udgangspunktet efter ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, er, at sagen skal udsættes. v2h er også enig i, at v2h bærer bevisbyrden for, at der foreligger ”særlige årsager” til at sagens behandling skal fortsættes, men denne bevisbyrde er konkret løftet. alle v2h's varemærker var endeligt registrerede på tidspunktet for indleveringen af ophæ- velsesbegæringerne, og der gælder et udgangspunkt om, at varemærkerne skal anses for gyldige, indtil andet er bevist, jf. formodningsreglen i ef-varemærkeforordningen, art. 99. en udsættelse af sagen efter ef-varemærkeforordningens art. 104 forudsætter klare og utve- tydige ugyldighedsindsigelser, mens indsigelser af tvivlsom karakter ikke kan føre til udsæt- telse af en sag om pådømmelse af varemærkekrænkelse. vmr products’ ugyldighedsindsi- gelser er direkte forkerte, uhjemlede eller dog ganske åbenlyst grundløse, såvel faktuelt som retligt. det er således ikke dokumenteret, at vmr products har opnået en varemærkeret til beteg- nelsen ”v2” i storbritannien. under alle omstændigheder kan en sådan varemærkeret ikke være opstået allerede i november 2010, og hvis der måtte være opstået en varemærkeret i storbritannien, kan den alene klassificeres som brug af ”lokal signifikans, jf. ef- varemærkeforordningen, art. 8, stk. 4. - 14 - v2h’s varemærkeregistrering fra 2009 er under alle omstændigheder utvivlsomt først i tid. i forhold til vmr products’ anbringender om ond tro, så bærer vmr products bevisbyrden for, at der foreligger ond tro i ef-varemærkeforordningens forstand, og den bevisbyrde er ikke løftet. ef-varemærkeforordningen indeholder ikke hjemmel til at erklære en ef- varemærkeregistrering ugyldig under henvisning til, at indehaveren ikke har en reel hensigt om at bruge mærket over hele eu eller under henvisning til national lovgivning vedrørende mulige restriktioner for markedsføring og salg af de varer, som registreringen måtte omfatte, herunder tobaksreklamelovgivningen. ef-varemærkeforordningen indeholder desuden ikke hjemmel til at erklære en ef- varemærkeregistrering ugyldig under henvisning til, at varefortegnelsen rækker udover in- dehaverens kommercielle interesser. vmr products ved intet om v2h’s kommercielle inte- resser. det eneste mærke, der er registreret to gange, er desuden ansøgningen fra 2009 ved- rørende mærket ”v2”, der er registeret igen i 2012. men det er ikke det samme varemærke, der er registreret en gang til, for i 2012 er der en udvidet varefortegnelse. det er fuldt legitimt at overveje, hvilke klasser man bør tilføre sin oprindelige varemærkeregistrering som følge af produktudvikling. det er helt sædvanligt, ikke kun indenfor tobaksindustrien som doku- menteret, men for alle virksomheder. det er eu-domstolens dom af 19. juni 2012 i sag c- 307/19 (”ip translator”), der er årsag til, at v2h herefter er mere specifik ved angivelsen af sine varer under klassehovedet. udvidelsen af varefortegnelserne er ikke sket for at få vare- mærkeregistreringerne til at omfatte vmr products’ produkter. hvis det havde været tan- ken, burde v2h jo nok have medtaget e-cigaretter, men det har man ikke gjort, idet der kun er anført det, der er kommercielt interessant. ctm 0008512345, ”v2” <ordmærke>, er i øvrigt alene registreret i klasse 34, hvorfor synspunktet under alle omstændigheder ikke kan finde anvendelse på denne registrering. varefortegnelserne er i øvrigt helt uden betydning for af- gørelsen i den foreliggende sag, da der foreligger forvekslelighed mellem v2h's mærke ”v2” - 15 - som registreret og brugt i klasse 34 og vmr products’ brug af ”v2” for e-cigaretter, uanset hvilken klasse vmr products’ mærke måtte henhøre under. v2h havde kendskab til vmr products ved ansøgningen om de tre varemærkeregistrerin- gerne i juli og august 2012 på grund af parternes korrespondance i juni 2012, men v2h kend- te ikke til vmr’s aktiviteter i england og sverige og dermed eu, før v2h hørte om det fra tredjemand i november 2012. v2h var ikke selv aktiv i england på det tidspunkt. der var heller ikke anledning til at undersøge, om vmr products på daværende tidspunkt benyttede betegnelsen ”v2” i eu, for vmr products havde jo selv forinden anmodet om en licens, som de fik afslag på. ”burde viden” om en andens mærke er desuden ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere ond tro. der skal også ses på indehaverens hensigt med registreringerne. postulaterne om ond tro har heller ingen betydning for afgørelsen af sagen, da v2h også har stiftet rettigheder i danmark til mærket ”v2” ved brug på baggrund af markedsføringsloven. ophævelsesbegæringerne blev indleveret af vmr products inden anlæggelsen af den fore- liggende sag, men efter at der var opstået tvist mellem parterne og efter, at v2h havde gjort det klart, at næste skridt fra v2h's side ville være at anlægge sag(
  3. er)om krænkelse af v2h's ef-varemærkerettigheder. ophævelsessagerne er fortsat ikke optaget til afgørelse ved ohim, og der er risiko for, at der ikke foreligger en endelig afgørelse før om 8-10 år, og der er under alle omstændigheder ikke udsigt til, at der vil foreligge en endelig afgørelse før om i hvert fald 3-4 år. den foreliggende sag har på nuværende tidspunkt allerede været næsten 1 år undervejs. yderligere udsættelse bare i 4 år vil være ganske utilstedelig for v2h og burde også være uønsket for vmr pro- ducts, henset til at begge parters retsstilling imens vil være uafklaret. henset til ophævelsesbegæringernes manglende substans sammenholdt med tidspunktet for deres indlevering må begæringerne anses for taktisk begrundede i et forsøg på at forhindre v2h i at gøre sine ef-varemærkerettigheder gældende over for vmr products, herunder ved at forsøge at afstedkomme en udsættelse af denne sag. - 16 - vmr products’ brug af de påståede krænkende mærker må formodes at ville fortsætte, så- fremt sagen måtte blive udsat (i hvert fald medmindre der nedlægges forbud). skadevirk- ningen af (varemærke) krænkelser er af såvel ideel som økonomisk karakter. for den muligt krænkede part er det væsentligt at få taget stilling til og i givet fald få stoppet en krænkelse for at begrænse skadevirkningen mest muligt. for den muligt krænkende part er det ligele- des væsentligt at få taget stilling til krænkelsesspørgsmålet så tidligt som muligt for, at krænkerens erstatningspligt begrænses mest muligt. endvidere kan begge parter kun ved så hurtig en afgørelse som muligt få truffet de relevante dispositioner i relation til ændring af deres varemærker og markedsføring mv., som måtte findes påkrævede for hver af parterne, hvad enten der findes at foreligge en krænkelse eller ej. i nærværende sag er det særligt pres- serende at få bragt den krænkende virksomhed til ophør, som følge af den særlige regulering på tobaks- og nu også e-cigaretområdet, som kan have afgørende betydning for v2h's frem- tidige forretningsgrundlag og goodwill. vmr products kunne have fremsat og kan fortsat fremsætte sine modkrav om, at v2h's ef- varemærker er ugyldige under sagen for sø- og handelsretten som ef-varemærkedomstol, og ikke ohim, jf. ef-varemærkeforordningen, art. 96, jf. art. 100, hvilket vmr products også har taget forbehold for. ond tro kan også langt bedre vurderes i sø- og handelsretten end for ohim, der træffer afgørelse på skriftligt grundlag. dette ville også indebære en langt hurti- gere endelig afgørelse, ligesom det ville være både procesbesparende og langt mindre om- kostningstungt for parterne. den foreliggende sag må således kunne forventes at kunne på- dømmes inden for 1 - 1 ½ år alle forhold, herunder berammelsestider, taget i betragtning. endelig skal det bemærkes, at vmr products som grundlag for udsættelse alene har henvist til ophævelsessagerne og dermed til ef-varemærkeregistreringerne. der ville fortsat bestå en ikke-udsat sag om forbud på grundlag af andre rettigheder, herunder markedsføringsloven. dette vil medføre en højst uhensigtsmæssig opdeling af sagen. ohim træffer heller ikke afgørelse om sagens materie. selv hvis rettighederne bortfalder, er der en sag i danmark efter markedsføringsloven. - 17 - den svenske sag, som bl.a. verserer mellem andre parter, er ikke relevant i forhold til forma- litetsspørgsmålet i nærværende sag. v2h’s marked for snus er endvidere ikke afgrænset til sverige, og v2h’s produktsortiment er fuldt ud lovligt i alle de lande, hvor produkterne markedsføres og sælges. det er i øvrigt dokumenteret, at der foregår salg i andre lande. ud fra hver af de ovenfor nævnte forhold, men i særdeleshed efter en samlet vurdering fore- ligger der sådanne "særlige årsager", som indebærer, at retten skal fremme nærværende sag til pådømmelse i materien. såfremt sø- og handelsretten finder, at hovedsagen skal udsættes i henhold til ef- varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, medfører art. 104, stk. 3, at sø- og handelsretten skal foranstalte "foreløbige retsmidler" i form af at nedlægge et foreløbigt eu-forbud (jf. rets- plejelovens § 413), jf. ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 3 og art. 103. såfremt sø- og handelsretten finder, at hovedsagen skal udsættes i henhold til ef- varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, og ikke nedlægger forbud i henhold til v2h's sub- sidiære påstand, skal vmr products i det mindste pålægges at stille sikkerhed, jf. ef- varemærkeforordningens art. 104, stk. 3. sikkerhedsstillelsen skal udgøre et beløb på ikke under 3 mio. kr. til dækning af v2h's krav mod vmr products for den skete og pågående varemærkekrænkelse, herunder krav på vederlag, godtgørelse, erstatning samt omkostnin- ger forbundet med v2h's håndhævelse af sine rettigheder. der bør tages stilling til omkostningsspørgsmålet nu, uanset om sagen udsættes eller ej. sø- og handelsrettens begrundelse og resultat v2h har ved stævning modtaget i sø- og handelsretten den 26. november 2013 nedlagt på- stand om, at det forbydes vmr products indenfor eu at benytte betegnelserne "v2", "v2cigs" og/eller "v2cigs.eu" som varemærke og/eller som andet forretningskendetegn for e-cigaretter samt tilbehør og emballage. - 18 - v2h har til støtte for sin påstand om nedlæggelse af eu-forbud henvist til fire af v2h regi- strerede ef-varemærker (ctm 008512345, ”v2” <ordmærke>”, ctm 011026762, ”v2” <ord- mærke>, ctm 011116183, ”v2” <figurmærke> og ctm 011126381, ”v2tobacco” <ordmær- ke>) og anført, at vmr products’ brug indenfor eu af betegnelserne "v2", "v2cigs" og/eller "v2cigs.eu" for e-cigaretter samt tilbehør og emballage udgør en krænkelse af v2h’s vare- mærkerettigheder, jf. ef-varemærkeforordningens art. 9. forud for v2h’s anlæggelse af denne sag havde vmr products den 18. og 19. oktober 2013 anmodet ohim om at ophæve v2h’s fire ef-varemærkeregistreringer. det følger af ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, at den foreliggende sag herefter som udgangspunkt skal udsættes, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling. bestemmelsen har til formål at undgå, at forskellige instanser træffer modstri- dende afgørelser vedrørende ef-varemærker. anvendelsesområdet for, hvornår der forelig- ger ”særlige årsager”, må derfor være snævert. hvorvidt der foreligger ”særlige årsager”, må endvidere bero på, om der i den konkrete sag foreligger faktiske omstændigheder, der må anses for særlige i forhold til andre sager, hvor der forud for anlæggelsen af en retssag om krænkelse af et eller flere ef-varemærker er ind- givet en anmodning til ohim om ophævelse af de(
  4. t)pågældende ef-varemærke(r). det udgør på den baggrund ikke en særlig årsag til at fortsætte sagens behandling, at vmr’ products indleverede sine anmodninger om ophævelse af v2h’s fire ef-varemærker efter, at der var opstået tvist mellem parterne, at vmr products’ anmodninger om ophævelse risike- rer først at blive endeligt afgjort adskillige år ude i fremtiden, at vmr products har mulig- hed for som modkrav at nedlægge tilsvarende anmodninger om ophævelse under den fore- liggende sag, eller at den foreliggende sag i tilfælde af vmr products’ nedlæggelse af et modkrav om ophævelse formentlig hurtigere ville kunne finde en endelig afgørelse, idet dis- se forhold ikke udgør faktiske omstændigheder i sagen, der må anses for særlige i forhold til andre tilsvarende sager. - 19 - retten skal som altovervejende hovedregel ikke i forbindelse med behandlingen af et spørgsmål om udsættelse af sagen i medfør af ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, forholde sig til indholdet af de ugyldighedsindsigelser, som er fremsat over for ohim, idet dette vil foregribe ohim’s prøvelse. der kan dog forekomme tilfælde, hvor de fremsatte ugyldighedsindsigelser er helt åbenbart grundløse og har karakter af chikane og derfor kan udgøre en særlig årsag til at fortsætte sagens behandling. v2h har imidlertid ikke godtgjort, at dette er tilfældet for så vidt angår vmr products’ anmodninger til ohim om ophævelse af de fire ef-varemærker. det udgør endelig ikke i sig selv en særlig årsag til at fortsætte sagens behandling, at vmr products på tidspunktet for indgivelsen af stævningen og på nuværende tidspunkt fortsat foretager de handlinger, der ifølge v2h udgør en krænkelse af v2h’s rettigheder, da det hel- ler ikke udgør en faktisk omstændighed, der må anses for særlig i forhold til andre tilsva- rende sager. v2h har endvidere ikke godtgjort, at skadevirkningerne af vmr products’ eventuelle krænkelse af v2h’s varemærkerettigheder er af en sådan karakter, at det i sig selv udgør en særlig årsag til at fortsætte sagens behandling. det bemærkes i den forbindelse, at retten har mulighed for at nedlægge et midlertidigt forbud efter retsplejelovens kap. 40, jf. ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 3, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, hvilket der vil blive taget stilling til i forbindelse med afgørelsen af den af v2h allerede anlagte for- budssag (e-1-13). på baggrund af ovennævnte er det rettens opfattelse, at de af v2h anførte forhold hverken hver for sig eller samlet set udgør særlige årsager til at fortsætte sagens behandling. v2h har i sin stævning anført, at vmr products’ brug af mærker, der er forvekslelige med v2h’s mærker, endvidere er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18. v2h har imidler- tid ikke i sin stævning og yderligere processkrifter eller under formalitetsproceduren anført yderligere herom, herunder om v2h’s påståede overtrædelse af markedsføringsloven skulle være baseret på forhold, der adskiller sig fra de forhold, der af v2h er anført til støtte for, at vmr products’ krænker v2h’s varemærkerettigheder. vmr products’ eventuelle overtræ- - 20 - delse af markedsføringsloven vil desuden ikke kunne føre til nedlæggelse af det af v2h be- gærede eu-forbud. som sagen foreligger, er der således en sådan sammenhæng mellem spørgsmålet om krænkelse af v2h’s varemærkerettigheder og spørgsmålet om vmr pro- ducts’ eventuelle overtrædelse af markedsføringsloven, at der ikke er grundlag for alene at udsætte den del af sagen, der angår spørgsmålet om krænkelse af v2h’s fire ef-varemærker. vmr products’ anmodning om udsættelse tages herefter i det hele til følge. der vil som nævnt blive taget stilling til v2h’s anmodning om nedlæggelse af midlertidigt forbud i forbindelse med afgørelsen af den af v2h allerede anlagte forbudssag (e-1-13). der ses ikke at være hjemmel i ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 3, til at kræve, at vmr products i forbindelse med hovedsagens udsættelse skal stille sikkerhed som krævet af v2h. afgørelse om sagsomkostninger vedrørende spørgsmålet om udsættelse træffes i forbindelse med rettens endelige afgørelse af sagen. thi bestemmes: sagen udsættes på den endelige stillingtagen til gyldigheden af ef-varemærkerne
(1)ctm 008512345 for ordmærket ”v2”,
(2)ctm 011026762 for ordmærket ”v2”,
(3)ctm 011126381 for ordmærket ”v2tobacco” og
(4)ctm 011116183 for figurmærket ”v2”. mette skov larsen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den 6. november 2014 - 21 -

🔗 Til officiel kilde

AI-forklaring ud fra den officielle lovtekst. Vejledende, erstatter ikke juridisk rådgivning.