v0074003 - has udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ den 30. november 2005 blev af retten i sagen v-74-05 hewikut kvartsgulve aps (advokat janne glæsel) mod hewikut kvartsgulve vest a/s

§ 253og er behandlet på skriftligt grundlag.

- 2 - sagsøgeren, hewikut kvartsgulve aps, herefter hewikut, har nedlagt påstand om, at sagen fremmes ved sø- og han- delsretten. sagsøgte, hewikut kvartsgulve vest a/s, herefter hewikut vest, har nedlagt påstand om, at sagen henvises til ret- ten i silkeborg. sagsfremstilling parterne driver virksomhed indenfor samme område, dels med udlægning af nye industrigulve, dels reparation af slidte belægninger på eksisterende gulve. begge virksom- heder hidrører fra det oprindelige selskab, ”hewikut”, der blev etableret i 1974 af knud erik willer, som fandt på navnet. i forbindelse med et generationsskifte i 1991 blev virksomheden delt. henrik willer, søn af knud erik willer, overtog i forbin- delse med generationsskiftet den del af virksomheden, der vedrørte sjælland, og som i dag drives af det sagsøgende selskab. børge mosegaard, der har drevet virksomhed med gulvbelæg- ning og vægbeklædning siden 1. januar 1985, overtog den del, der vedrørte jylland, og som i dag drives af det sagsøgte selskab. børge mosegaard har siden 1991 drevet personlig virksomhed under navnet hewikut kvartsgulve. i 1998 blev hewikut i forbindelse med omdannelse til sel- skabsform anmodet om samtykke til, at sagsøgte fik regi- streret navnet hewikut kvartsgulve vest aps, hvilket he- wikut ikke protesterede ikke. aftalen om, hvordan der skulle forholdes med virksomheden og navnet i forbindelse med delingen, blev indgået mundt- ligt. - 3 - der har været afholdt et møde mellem parterne i sommeren 2004, da hewikut vest ønskede at igangsætte aktiviteter på sjælland. ved brev af 3. december 2004 rettede sagsø- geren hewikut henvendelse til sagsøgte hewikut vest med krav om, at denne ophørte med brugen af navnet ”hewikut” på sjælland. processkrifter, påstande og anbringender de i stævningen nedlagte påstande er sålydende: 1. sagsøgte forbydes at benytte navnet ”hewikut”, her- under navne hvori ”hewikut” indgår, som varemærke eller forretningskendetegn i forbindelse med sagsøgtes virk- somhed på sjælland. 2. sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte navnet ”hewikut”, herunder navne hvori ”hewikut” indgår, som varemærke eller forretningskende- tegn i forbindelse med sagsøgtes virksomhed på sjælland. 3. sagøsgte tilpligtes at betale 300.000 kr. til sagsøger med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. sagsøgerens anbringender til støtte for påstandene er i- følge stævningens s. 4-6: ”... 1)retten til navnet hewikut som varemærke og forretnings- kendetegn har fra 1974 tilhørt knud erik willer, der er far til henrik willer, som ejer det sagsøgende selskab. 2)sagsøger har i forbindelse med et generationsskifte få- et overdraget rettigheder til brug af varemærket og for- - 4 - retningskendetegnet ”hewikut” på sjælland. 3)sagsøgte har fået overdraget rettigheder til brug af varemærket og forretningskendetegnet ”hewikut”, bl.a. i jylland, men ikke på sjælland. 4)sagsøgte kan ikke på sagsøgers bekostning tiltage sig yderligere rettigheder over varemærket og forretnings- kendetegnet ”hewikut”, end sagsøgte har fået overdraget. 5)parterne har endvidere indgået en mundtlig aftale om lokal markedsføring under varemæret og forretningskende- tegnet ”hewikut”, herundet at:

1. a)parterne i en periode på omkring 12-13 år har respekteret aftalen; b)en parts arbejde på den anden parts område har været aftalt mellem parterne fra gang til gang;
2. c)sagsøgtes advokat har kendt og respekteret af- talen, jf. bilag 3;
3. d)fælles markedsføringsmateriale skal henvise til sagsøger;
4. e)sagsøgte må ikke bruge navnet ”hewikut” som va- remærke eller forretnignskendetegn på sjælland uden sagsøgers samtykke; og
5. f)sagsøgtes selskabsnavn er registreret med sam- tykke fra sagsøger. 6)den bestående aftale kan ikke ensidigt ændres af sag- søgte. 7)sagsøgte er uberettiget til at fjerne henvisningen til sagsøger fra markedsføringsmateriale, der anvendes på sjælland, jf. anbringende 5 d). 8)markedsføringslovens, herunder §§ 1 og 5, er overtrådt. - 5 - 9)sagsøgte brug af ”hewikut a/s” er i strid med aktie- selskabsloven. 10)sagsøger lider betydelige tab som følge af sagsøgtes retsstridige aktiviteter. 11)sagsøger er berettiget til erstatning og vederlag som følge af rettighedskrænkelsen.” hewikut vest har i svarskrift af 26. maj 2005, ud over henvisningspåstanden, nedlagt påstand om frifindelse. sagsøgtes anbringender er ifølge svarskriftet s.7-8 ”... at sagsøgte ved langvarigt brug og i henhold til aftale har erhvervet ret til at benytte navnet ”hewikut” uden geografiske begrænsninger, at sagsøger ikke har en bedre ret til navnet end sagsøg- te, og at navnet derfor kan anvendes side om side af beg- ge parter, at sagsøger har bevisbyrden for, at der skulle være ind- gået en aftale der indskrænker sagsøgtes ret til at an- vende navnet ”hewikut”, og at denne bevisbyrde ikke er løftet” herudover bestrider sagsøgte: ”... at retten til navnet ”hewikut” som varemærke og forret- ningskendetegn siden 1974 har tilhørt knud erik willer alene, - 6 - at sagsøgte alene har fået overdraget retten til brug af navnet i jylland, men ikke på sjælland, at parterne har indgået en mundtlig aftale om lokal mar- kedsføring, hvorefter den ene parts arbejde på den anden parts område i hvert enkelt tilfælde har været aftalt, at sagsøgtes advokat og sagsøgte har respekteret denne aftale, jf. bilag 3, at fælles markedsføringsmateriale skulle henvise til sag- søgeren, at have brugt navnet ”hewikut” som varemærke eller for- retningskendetegn på sjælland alene med sagsøgers samtyk- ke, at markedsføringsloven er overtrådt, at sagsøgtes brug af navnet ”hewikut a/s” er i strid med aktieselskabsloven, og at det i øvrigt er uden betydning for nærværende sag, at sagsøger har lidt et tab eller vil lide et tab og at sagsøger er berettiget til erstatning og vederlag. parterne har til støtte for påstandene om sagens forma- litet indgivet påstandsdokumenter. hewikut har gjort gældende, at sagen vedrører spørgsmålet om retten til at bruge varemærket og kendetegnet ”hewi- kut” på sjælland. sagen henhører under sø- og handelsretten jf. varemærke- lovens § 43, stk. 4. der skal under sagen tages stilling - 7 - til i hvilket omfang, der er sket overdragelse af retten til varemærket fra den tidligere rettighedshaver, hvor- vidt og i hvilken udstrækning, der er givet samtykke til anvendelse, samt den varemærkeretlige forbudsret. hewikut vest kan ikke bringe sagen uden for rammerne af varemærkeloven ved at erklære sig enig i, at navnet ”he- wikut” er beskyttet. sagen henhører tillige under sø- og handelsretten i medfør af markedsføringslovens § 14, stk. 1. loven er konkurrenceregulerende, og sagens parter er direkte konkurrenter. der skal under sagen tages stilling til, hvorvidt hewikut vest har handlet i strid med god mar- kedsføringsskik ved udformning af reklamemateriale samt brug af ”hewikut” som navn og forretningskendetegn, jf. markedsføringslovens §§ 1 og 5. det bestrides, at sagen alene drejer sig om fortolkning af en aftale indgået mellem knud erik willer og børge mosegaard.

§ 6, stk.

5 og § 9, stk. 3, nr. 1, som er påberåbt af hewikut vest, finder ikke anvendelse, jf.

§ 9stk.

3 nr. 6 om sager, der i medfør af særlig lovbestemmelse er henlagt til sø - og handels- retten. hewikut vest har gjort gældende, at sagens hovedspørgsmål er, hvorvidt der mellem parterne er indgået en aftale, hvorefter hewikut vest er berettiget til at bruge navnet "hewikut" som varemærke og forretningskendetegn på sjælland. fagkundskab til handelsforhold er derfor ikke af speciel betydning, jf.

§ 6, stk.

5, jf. § 9, stk. - 8 - 3, nr.

1. sagsøgerens påberåbelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5 eller varemærkeloven kan ikke i sig selv føre til, at sagen skal anlægges ved sø- og handelsretten, i- det anvendelsen af de nævnte love ikke er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. hewikut vests ret til at anvende navnet ”hewikut” som forretningskendetegn og va- remærke beror alene på parternes aftale, hvilket hewikut synes at være enig i. tvisten drejer sig således alene om, hvorvidt hewikut vest har pådraget sig en forpligtel- se til ikke at anvende navnet på sjælland. afgørelsen heraf er rent aftaleretlig, og hewikut har ikke løftet bevisbyrden for aftalens indgåelse. hewikut vest er enig i, at navnet ”hewikut” er et beskyt- tet varemærke og forretningskendetegn, hvorfor varemærke- lovens og markedsføringslovens bestemmelser ikke får no- gen betydning for sagens afgørelse. de domme, som hewikut henviser til, er således uden betydning for afgørelsen. rettens bemærkninger efter det foreliggende er et af sagens centrale tviste- punkter, om hewikut vest ved brug af betegnelsen ”hewi- kut” i forbindelse med sin markedsføring på sjælland har overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og
2. der skal tilli- ge foretages en vurdering af tidspunktet for varemærke- rettens stiftelse, udstrækning, i hvilket omfang der er sket overdragelse af retten til varemærket og givet sam- tykke til brug af varemærket samt varemærkeindehaverens adgang til at forbyde andres brug af mærket. disse lovbestemmelser skønnes derfor at være af væsentlig betydning for sagens udfald. - 9 - da sager vedrørende disse lovbestemmelser jf. varemærke- lovens § 43 stk. 4 og markedsføringslovens § 14, stk. 1 er henlagt til sø- og handelsretten b e s t e m m e s : sagen fremmes ved sø – og handelsretten. anne-marie boysen dommerfuldmægtig (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den