Obsah (4)

§ 28§ 25§ 15§ 3

v016100l - haf udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den 14.oktober 2005 v-161-03 asani holdings ltd. (advokat per hansen) mod holbech holding aps (advokat claus spangenberg) dom

§ 28. subsidiært må va- remærkerne overføres til asani holdings.

asani holdings har den fornødne retlige interesse i at få sine påstande påkendt. holbech holdings advokat har gjort gældende, at holbech holding er registreret ejer af figur- mærket vr 2002 03513 og wipo 800 654, idet registreringerne af varemærket er tilvejebragt i overensstemmelse med gældende lov. asani holdings kan ikke støtte ret på de to tidligere danske varemærkeregistreringer, vr 1952 01244 og vr 1992 01593, som begge var ophørt, før holbech holding ansøgte om registrering. da asani holdings registreringer ophørte, blev det muligt for enhver og herun- der også for holbech holding at ansøge om registrering af det figurmærke, som nu ikke længere var registreret i varemærkeregistret. i øvrigt ville registreringerne under alle om- stændigheder være bortfaldet den 31. december 2003 på grund af manglende brug af vare- mærkerne i tiden efter den 31. december 1998, jf.

§ 25

. asani holdings har ikke været indehaver af ordmærket asani, da de to tidligere dan- ske varemærkeregistreringer begge alene angik figurmærker. det må i den forbindelse til- lægges processuel skadesvirkning, at asani holding har undladt at dokumentere, at asani holding var indehaver af ordmærket asani. asani holding kan ikke i forhold til holbech holding støtte ret på aktieoverdragelses- aftalen mellem asani holding og henrik holbech, idet holbech holding ikke er part i denne aftale. der er ikke grundlag for at statuere identitet mellem henrik holbech og holbech holding. tilsidesættelse af gyldigt etablerede selskabsskel bør kun undtagelsesvist accepte- res, f.eks. ved overtrædelse af skattelovgivningen. holbech holding har ikke forsøgt at omgå aktieoverdragelsesaftalen. asani holdings er end ikke selv part i aftalen, og trods opfordring hertil har asani holdings ikke dokumenteret at være identisk med det selskab af samme navn, der er nævnt i aftalen. endvidere er aftalens forbud mod brug af navnet asani bortfaldet ud fra et forud- sætningssynspunkt. det var således en afgørende forudsætning for holbech a/s og henrik - 9 - holbech, at asani holdings var indehaver af rettighederne til varemærket asani, og at asa- ni holdings havde en reel forretningsmæssig interesse i at benytte varemærket. da holbech holdings varemærke ikke er registreret i strid med

§ 15

, er der ikke hjemmel til at begære ophævelse heraf, jf.

§ 28

. asani holdings har ikke godtgjort, at et ældre eksisterende mærke har været brugt i overensstemmelse med

§ 25

, jf.

§ 28, stk.

5. det bestrides, at

§ 28

eller § 29 hjemler adgang til at kræve ophævelse af en wipo-registrering, og det bestrides, at der er hjemmel til at pålægge holbech holding at overføre sine varemærkeregistreringer til asani holdings. endelig gøres det gældende, at asani holdings savner retlig interesse i at gøre krav på varemærket asani. asani holdings har således ladet eu-varemærkeansøgningen bortfalde samt ladet varemærkeregistreringerne vr 1952 01244 og vr 1992 01593 ophøre ved ikke at betale de nødvendige gebyrer. asani holdings har ikke benyttet varemærket asani over- hovedet i perioden fra den

1. december 1998 og frem til dato. sø- og handelsrettens afgørelse det lægges til grund, at det sagsøgende selskab i denne sag, asani holdings ltd., er det sel- skab, som den
2. december 1998 sammen med asani australia pty ltd.. indgik aftale med henrik holbech om, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket asani og alle sel- skabsnavne og varemærker, hvori asani indgår, tilhører asani holdings, og at hverken henrik holbech eller holbech a/s er berettiget til at benytte asani i nogen sammenhæng. asani holdings har således retlig interesse i at påtale overtrædelser af denne aftale. henrik holbech og holbech a/s var allerede ifølge aftalen af
3. december 1998 uberet- tiget til at benytte asani i nogen sammenhæng i forhold til asani holdings, og henrik hol- bech og holbech a/s kan under de foreliggende omstændigheder ikke slippe uden om den- ne forpligtelse ved at indskyde holbech a/s i det af henrik holbech 100 % procent ejede og kontrollerede holdingselskab, som derefter søger at tilegne sig varemærket. holbech holdings registrering og brug af mærket var imidlertid også i strid med asani holdings rettigheder ifølge varemærkeloven til varemærket asani, idet asani holdings havde erhvervet retten til dette varemærke ved aktionæraftalen af juni 1998 og ved at gøre - 10 - brug heraf i 1998-
4. det bemærkes herved, at også holbech a/s’ brug af asani-mærket i 1999 i forbindelse med afviklingen af restlageret indebar, at asani holdings brugte sit mær- ke, idet holbech a/s brugte mærket efter aftale med asani holdings. retten til et figurmær- ke, som består af et ord, skaber samtidig varemærkeret til dette ord. uanset at registreringen af varemærket ophørte i 2002 som følge af manglende betaling af fornyelsesgebyr, havde asani holdings således erhvervet ret til figur- og ordmærket asani som følge af brugen heraf indtil 1999, jf.

§ 3, stk.

1, nr. 2, og denne ret var ikke ophørt den

1. december 2003, hvor asani holdings anlagde denne sag. de figurmærker, som holbech holding i 2002 og 2003 har fået registreret som vr 2002 03513 og wipo 800 654, er identiske med asani holdings figur- og ordmærke asani, og holbech holding har ubestridt brugt mærkerne for samme varer som asani holdings. hol- bech holding har således krænket asani holdings ved brug erhvervede ret til figur- og ordmærket asani ved den
2. september 2002 at lade mærket registrere og ved mod beta- ling af licensafgift at have tilladt andre at producere lingeri mv. under dette mærke. holbech holding skal således i overensstemmelse med asani holdings påstand aner- kende, at retten til varemærket asani som ordmærke og figurmærke inden for klasse 25: lingeri, undertøj, nattøj og badetøj, tilhører asani holding, og at registreringerne vr 2002 03513 og wipo 800 654 skal udslettes eller ophæves. retten finder, at asani holdings burde have interesseret sig noget mere for, hvordan det gik med selskabets varemærkeregistreringer, og navnlig have sikret sig, at asani hol- dings modtog meddelelser eller opkrævninger vedrørende selskabets varemærkeregistrerin- ger. ved ikke at gøre dette har asani holdings et vist medansvar for, at holbech holding kunne få gennemført de varemærkeregistreringer, som sagen angår, og dermed for, at tvi- sten er opstået. hver part skal bære derfor sine egne sagsomkostninger. thi kendes for ret holbech holding aps skal anerkende, at retten til varemærket asani som ordmærke og fi- gurmærke for klasse 25: lingeri, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer asani holdings ltd., og at registreringerne vr 2002 03513 og wipo 800 654 skal udslettes eller ophæves. - 11 - hver part bærer sine egne sagsomkostninger. michael b. elmer uffe thustrup jette gemzøe (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den