v0088007 - haf

v0088007 - haf udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ afsagt den

1. december 2004 sag v-88-03 merck & co. inc. merck sharp & dohme b.v. merck sharp & dohme, filial af merck sharp & dohme b.v. (advokat thomas weincke) mod paranova pack a/s (advokat kim jensen) d o m: under denne sag skal der tages stilling til, om paranova pack a/s skal betale veder- lag efter varemærkelovens § 43 til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme, filial af merck sharp & dohme b.v. (i det følgende: merck) i anledning af, at paranova pack a/s i årene 1996-1999 uberettiget foretog -2- ompakning og genanbringelse af mercks varemærker på parallelimporterede læge- midler og videresolgte disse til det koncernforbundne selskab paranova a/s, der vi- deresolgte dem til apotekerne. merck har tidligere ved sø- og handelsrettens dom af
2. juli 2002 fået med- hold i et tilsvarende krav over for paranova a/s, som solgte de pågældende lægemid- ler til apotekerne, og som er taget under konkursbehandling den
3. september
4. merck gør under denne sag gældende, at merck som følge af tilkendegivelser fra paranova-koncernen har været i utilregnelig uvidenhed om, at merck også havde et krav mod paranova pack a/s, således at mercks krav mod dette selskab ikke er forældet, jf. bestemmelsen i forældelsesloven af 1908 §
5. påstande merck har påstået paranova pack a/s dømt til at betale 660.780 kr., subsidiært 597.380 kr., med procesrente af 597.380 kr. fra den
6. september 2001, af 40.400 kr. fra den
7. juli 2002, og af 23.000 kr. fra den
8. august
9. påstandsbeløbet består af det ved dommen af
10. juli 2002 tilkendte beløb på 597.380 kr. med tillæg af sagsomkostninger på 40.400 kr. for sø-og handelsretten og på 23.000 kr. for højesteret. paranova pack a/s har påstået frifindelse. sø- og handelsrettens dom af
11. juli 2002 ved dommen blev paranova a/s dømt til at anerkende, at paranova a/s havde krænket mercks varemærkerettigheder ved at ompakke og markedsføre visse læge- middelprodukter i uændrede pakningsstørrelser, og til at betale 597.380 kr. i erstat- ning og vederlag samt 40.400 kr. i sagsomkostninger. paranova a/s ankede dommen til højesteret, men ankesagen blev senere hævet og paranova a/s pålagt at betale 23.000 kr. i sagsomkostninger til merck. denne sag er indholdsmæssigt identisk med den tidligere sag, og den eneste forskel, bortset fra de krævede sagsomkostningsbeløb, er, at kravet nu rettes mod pa- ranova pack a/s i stedet for det konkursramte paranova a/s. -3- paranova koncernen paranova pack a/s, der indtil 1998 hed scanmedco aps, var et søsterselskab til pa- ranova-gruppen a/s. begge selskaber var helejet af chista consult aps. paranova- gruppen a/s havde datterselskaberne paranova a/s og paranova danmark a/s. den
12. september 1999 overgik paranova pack a/s til at være et helejet datterselskab af paranova-gruppen a/s, der fortsat er et helejet datterselskab af chista consult aps. paranova a/s har senere ændret navn til a/s af
13. juni 2003, inden det den
14. juni 2003 anmeldte betalingsstandsning til sø- og handelsrettens skifteret og den
15. september 2003 blev erklæret konkurs. regnskaber der er under sagen fremlagt regnskaber for paranova a/s og paranova pack a/s for 1996-
16. regnskaberne for 1998 for paranova a/s og paranova pack a/s oplyser, at erik b. pfeiffer er direktør for begge selskaber, og angiver bl.a. følgende hovedtal: paranova a/s paranova pack a/s antal ansatte 8 153 omsætning tkr. 278.398 tkr. 485.867 resultat (netto) tkr. 1.303 tkr. 1.884 egenkapital tkr. 2.268 tkr. 17.328 varelager tkr. 99.117 det fremgår af regnskabet for paranova a/s, at hele selskabets varekøb sker hos en tilknyttet virksomhed. ompakningen 1:1 ompakningen, som ved dommen af
17. juli 2002 blev anset som en varemærke- krænkelse, fandt sted fra
18. kvartal 1996 til og med
19. kvartal
20. forholdet var nærmere det, at paranova pack a/s købte de omhandlede produkter i udlandet og -4- importerede dem til danmark, hvor de blev ompakket og herefter videresolgt til pa- ranova a/s, som var indehaver af markedsføringstilladelserne, og som stod for salget indtil oktober 1999, hvor markedsføringstilladelserne blev overdraget til paranova danmark a/s. yderemballagen til de ompakkede lægemidler havde i begyndelsen følgende angivelser: ”import: paranova a/s, ballerup, danmark” og ”ompakket paranova dk-2750 ballerup”, idet den sidstnævnte angivelse indgik i en særligt designet streg på pakken og gengav paranova-logoet. senere gik man over til at anvende æsker, der var forsynet med paranovas figurmærke og andet vareudstyr, og som angav: ”import og ompakning: paranova a/s, ballerup, danmark. paranova a/s og paranova pack a/s havde den
21. juli 1994 indgået en aftale, af parterne benævnt ”lønarbejdsaftale” vedrørende fremstilling og kontrol af præpa- rater. det fremgik heraf, at ”
22. …[paranova pack a/s] indkøber og håndterer samtlige råvarer og emballagedele. … [paranova a/s] udarbejder og godkender batchjournaler før produktion igangsættes. …
23. [paranova a/s] er ansvarlig for produktets endelige batch-frigivelse til salg på basis af vedlagte instruks. …
24. [paranova pack a/s] lønfremstiller det bestilte arbejde i overensstemmelse med myndighedernes generelle retningslinier samt [paranova a/s’] specielle anvisninger og specifikationer. …
25. [paranova pack a/s] leverer lønarbejdet til forudaftalt pris og betalingsvilkår, og kan udover almindeligt mangelansvar i.h.t. den tekniske produktion ikke tage sig noget pro- duktansvar. … 7.[paranova pack a/s] håndterer [paranova a/s’] færdigvarelager og distribution i hen- hold til de af sundhedsstyrelsen stillede krav til oplagring og distribution af farmaceu- tisk specialiteter.” brevveksling og sagsanlæg korrespondancen mellem parterne vedrørende den omhandlede ompakning er over- vejende foregået mellem merck og paranova-gruppen a/s ved advokat jacob slum- strup. den
26. september 1996 gjorde merck første gang indsigelse over for parano- va-gruppen a/s vedr. den foretagne parallelimport. brevet er stilet til paranova- gruppen a/s, direktionen. dette brev blev besvaret den
27. september 1996 på et brevpapir, der som afsender angav paranova-gruppen a/s, juridisk afdeling. af bre- vet fremgik følgende: -5- ” jeg kan oplyse, at paranova a/s som følge af ef-domstolens dom af 11.
28. d.å. og østre landsrets kendelse af
29. d.s. har besluttet, at man som hovedregel undlader om- pakning med tilhørende genanbringelse af varemærket i tilfælde, hvor et produkt mar- kedsføres i samme pakningsstørrelse som den, hvori produktet indkøbes i paranova a/s’ eksportland. … produkterne vil i stedet indenfor kort tid blive markedsført i den udenlandske original- emballage med påklæbede etiketter, såfremt dette ikke allerede er sket.” den
30. december 1996 skrev paranova-gruppen a/s, juridisk afdeling ved advokat jacob slumstrup igen til mercks advokat, thomas weincke. af brevet fremgik: ” … dommen, der har principiel karakter, fastslår bl.a., at paranova a/s er berettiget til at foretage ompakning med tilhørende genanbringelse af varemærke, uanset om det pa- rallelimporterede produkt markedsføres i samme pakningsstørrelse som den, hvori pro- duktet indkøbes i paranova a/s’ hjemland. på denne baggrund beder jeg dem venligst notere, at paranova a/s på ny agter at fore- tage ompakning af parallelimporterede produkter hidrørende fra deres klient...” dette brev besvarede advokat thomas weincke den
31. januar 1997, og han skrev bl.a. følgende: ”jeg henviser til deres skrivelse af
32. december 1996, og til den korrespondance, vi tidligere har haft vedrørende paranovas parallelimport og ompakning af mine klienters præparater. … ved deres seneste skrivelse af
33. december 1996 meddelte de, at paranova a/s på baggrund af sø- og handelsrettens dom af
34. december 1996 i sagerne 283/92 og 196/93 (astra vs. paranova) atter agter at foretage ompakning af parallelimporterede produkter hidrørende fra mine klienter…” den
35. juli 1999 skrev paranova a/s ved direktør erik b. pfeiffer som svar på en ny indsigelse følgende til mercks advokat, thomas weincke: ” indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at skrivelsen fejlagtigt er stilet til para- nova-gruppen a/s, og at den medsendte erklæring ligeledes henvender sig til paranova- gruppen a/s, som imidlertid hverken foretager salg eller markedsføring af nogen msd-produkter i danmark. rette modtager er paranova a/s, som er det danske salgsselskab. … der produceres ikke yderligere af nævnte produkter, hvor ompakning sker til ny æske produceret af paranova, idet der i stedet bliver påsat dansksproget etiketter.” -6- den
36. oktober 1999 anlagde merck den sag mod paranova a/s, som blev sluttet ved dommen af
37. juli
38. østre landsret afsagde kendelse den
39. december 2002 i en sag, hvor paranova dan- mark a/s og paranova pack a/s, men ikke merck, var parter. i kendelsen var direk- tør erik b. pfeiffers forklaring gengivet bla. således: ”… paranova pack forestår alene ompakning af lægemidler fra originalemballagen. … paranova pack har ingen markedsføringstilladelser og markedsfører ikke produkterne. paranova pack foretager indkøbene og ligger med varebeholdningen.” denne sag mod paranova pack a/s er anlagt den
40. juli
41. forklaringer direktør erik b. pfeiffer har forklaret, at han var medstifter af paranova a/s i 1989, og at han har været selskabets direktør siden
42. paranova a/s var det eneste sel- skab i paranova gruppen frem til den
43. januar 1993, hvor man oprettede scanmed- co a/s, der senere ændrede navn til paranova pack a/s. før 1993 havde dansk farmaceutisk industri forestået ompakningen og styret lageret som lønarbejde, men efterhånden var omkostningerne ved denne ompakning blevet for store, ligesom pa- ranova var blevet for afhængig af dansk farmaceutisk industris kapacitet. omkring 1994 voksede koncernen. paranova gruppen a/s varetog bl.a. andet registreringsmæssige, juridiske og økonomiske opgaver. paranova a/s blev et deci- deret salgsselskab. paranova pack a/s stod for logistik. paranova udarbejdede i 1998 en brochure, som er fremlagt under sagen, og hvoraf det fremgår, at ompakning af lægemidler sker i paranova pack a/s. brochu- ren blev udarbejdet samtidig med paranovas hjemmeside. i danmark blev brochuren sendt til apoteker, grossister og offentlige myndigheder. brochuren indeholdt en gra- fisk afbildning af de forskellige selskaber i paranova-koncernen, som imidlertid ikke var helt i overensstemmelse med de faktiske forhold i 1998, idet paranova pack a/s blev angivet som et datterselskab til paranova-gruppen a/s, hvilket det først blev i september
44. brochuren var ikke fremlagt i den sag mod paranova a/s, som blev afsluttet ved sø- og handelsrettens dom af
45. juli
46. -7- det var naturligt, at korrespondance i sagen blev stilet til paranova-gruppen a/s, idet den juridiske afdeling lå i dette selskab. han skrev brevet af
47. juli 1999 til advokat thomas weincke, hvor han meddelte, at den omhandlede erklæring skulle stiles til paranova a/s, idet det var i dette selskab, salget blev foretaget. advokat thomas weincke har aldrig stillet spørgsmål til paranova om koncer- nens struktur. han er bekendt med, at der mellem merck og paranova norge har ver- seret en sag, hvor man har fremlagt paranova a/s’ såkaldte § 8 tilladelse, hvoraf det fremgik, at produkter blev fremstillet i lønarbejde hos scamedco aps og dansk farmaceutisk industri a/s. han har altid fundet det mest rigtigt at anføre den endelige frigiver af medici- nalprodukterne på pakningerne. det fremgår af hoffmann la roche dommen, at det skal fremgå, hvem der har ompakket varerne, for ikke at give forbrugerne det fejlag- tige indtryk, at produktet er solgt af varemærkeindehaveren. forbrugeren skal kunne vide, hvem der er ansvarlig for produktet. han har derfor aldrig overvejet, om det skulle være det selskab, som foretager selve ompakningen, altså paranova pack a/s, der skulle stå uden på pakningerne. parternes synspunkter mercks advokat har gjort gældende, at paranova pack a/s har krænket mercks va- remærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk.1, jf. stk. 3, ved at have foretaget import, ompakning og genanbringelse af mercks varemærker og videresalg af de omhandlede produkter i uændrede pakningsstørrelser, uanset at salget umiddelbart er sket til et koncernforbundet selskab, paranova a/s. at ompakning ikke var nødven- dig for at få adgang til det danske marked, og at den således udgjorde en varemærke- krænkelse i forhold til merck, blev fastslået ved sø- og handelsrettens dom af
48. ju- li
49. i dommen blev vederlaget herfor fastsat til 597.380 kr., jf. varemærkelovens §
50. først efter dommens afsigelse har det vist sig, at det ikke, som man måtte for- vente, var paranova a/s, men derimod paranova pack a/s, der foretog ompakningen med henblik på videresalg. paranova pack a/s har herved gjort erhvervsmæssig brug af mercks varemærkeret, og paranova pack a/s er derfor sammen med paranova a/s solidarisk ansvarlig for det beløb, der blev tilkendt merck ved sø- og handelse- -8- rettens dom af
51. juli
52. det er i den forbindelse uden betydning, at paranova pack a/s har udført arbejdet på bestilling af og i overensstemmelse med instruktio- ner fra paranova a/s, idet det er ubestridt, at det er paranova pack a/s, der har fore- taget import og ompakning af produkterne, ligesom paranova pack a/s har solgt produkterne til paranova a/s. paranova a/s og paranova pack a/s har endvidere i hele den pågældende periode haft samme ultimative ejer, nemlig chista consult aps, ligesom såvel paranova pack a/s, paranova a/s og chista consult aps har haft samme direktør, nemlig erik b. pfeiffer, der også er hovedaktionær. det ville være stødende, såfremt en selskabskoncern kunne konstrueres således, at det alene er det selskab, som har eller får den mest anstrengte økonomi, der er ansvarlig for krænkelser, som koncernen foretager, idet en koncernstruktur som den foreliggende gennem transfer pricing kan misbruges til at tømme det selskab, der fremtræder som det krænkende, for midler. paranova pack a/s har selvstændigt krænket mercks varemærkerettigheder ved ikke på yderpakningerne at anføre sig selv som den, der har forestået ompaknin- gen. efter ef-domstolens praksis skal det på hver enkelt pakning oplyses, hvilken virksomhed der har foretaget ompakningen. merck har ikke fortabt sit krav ved forældelse eller passivitet. først i december 2002 kom det til mercks kundskab, at oplysningerne på produkterne var ukorrekte, og at paranova pack a/s havde importet, ompakket og videresolgt produkterne. merck har været bragt i utilregnelig uvidenhed om paranova pack a/s’ krænkelse af mercks varemærkerettigheder gennem paranova koncernens vildledende og ukorrek- te oplysninger på pakninger og indlægssedler om, hvem der forestod import og om- pakning. paranova-gruppen a/s ved erik b. pfeiffer har endvidere først ved brev af
53. juli 1999 til mercks advokat oplyst, at rette modtager for mercks indsigelser var pa- ranova a/s uden samtidig at oplyse, at paranova pack a/s importerede og ompakke- de produkterne. hverken under den tre år lange behandling af sagen mod paranova a/s forud for dommen af
54. juli 2002 eller under forberedelsen af ankesagen, som verserede for højesteret i mere end et år, fandt paranova anledning til at informere merck om de faktiske forhold eller til at berigtige de vildledende og ukorrekte oplys- ninger, som man havde givet på produkterne. -9- når en part har afgivet oplysninger om et forhold, må den anden part kunne til- lade sig at lægge til grund, at disse oplysninger er rigtige. da paranova a/s udtryk- keligt meddelte, at rette sagsøgte var paranova a/s og ikke loyalt oplyste sagens ret- te sammenhæng, og da oplysningerne på produkternes pakninger har været misvi- sende, er det uden betydning, at det af paranovas regnskaber, som var offentligt til- gængelige, blandt andet fremgår, at der var flere ansatte i paranova pack a/s end i paranova a/s, ligesom brochuren fra 1998 heller ikke kan tillægges betydning, idet merck ikke var i besiddelse af denne, som heller ikke var offentligt tilgængelig og under denne sag alene er forevist i et enkelt originaleksemplar, som paranova pack a/s under domsforhandlingen bad om at få tilbage efter sagens afslutning, forment- lig fordi paranova pack a/s vil bruge denne ene brochure på tilsvarende måde i an- dre retssager mod dette selskab om varemærkekrænkelse. paranova pack a/s’ advokat har gjort gældende, at paranova pack a/s ikke er soli- darisk ansvarlig med paranova a/s for varemærkekrænkelsen i denne sag. paranova pack a/s har alene stået for den fysiske ompakning som underleverandør i henhold til en lønarbejdsaftale med paranova a/s. da paranova pack a/s har foretaget om- pakningen i nøje overensstemmelse med instruktioner fra paranova a/s, har parano- va pack a/s ikke krænket mercks varemærkerettigheder. et eventuelt ansvar for paranova pack a/s er bortfaldet på grund af mercks passivitet. den eneste grund til, at merck har anlagt denne sag, er, at paranova a/s stand- sede sine betalinger. paranova a/s har ikke holdt skjult, at paranova pack a/s fore- stod den egentlige ompakning. dette er fremgået af offentligt tilgængelige regnska- ber, af paranova-koncernens hjemmeside og af brochuren fra
55. merck har ikke været i utilregnelig uvidenhed om sit krav, jf. 1908-lovens § 3, idet merck adskillige gange har haft anledning til at skaffe sig de nødvendige oplys- ninger, og det ikke kan bebrejdes paranova, at merck ikke har interesseret sig for, hvem der har ompakket produkterne. man bør altid nøje overveje, hvem der er rette sagsøgte, og om der evt. bør anlægges sag mod flere sagsøgte. det må komme merck til skade, at merck i denne sag ikke har foretaget sig sådanne overvejelser. det kan ikke tillægges betydning, at direktør erik b. pfeiffer i brevet af
56. juli 1998 fra paranova-gruppen a/s skrev, at rette modtager for mercks henvendelse var -10- paranova a/s. brevet drejede sig om salg og markedsføring af produkter og ikke om ompakning. det fremgik af de offentligt tilgængelige regnskaber, at paranova a/s havde få ansatte, at der blev foretaget varekøb hos tilknyttet virksomhed, og at egenkapitalen var forholdsvis beskeden. af paranova pack a/s’ regnskaber fremgik, at dette sel- skab havde stor omsætning, store varebeholdninger samt langt større egenkapital og langt flere medarbejdere end paranova a/s, ligesom det fremgik, at hele varesalget skete til tilknyttede virksomheder. der har været mange retssager mod paranova a/s, og det er ofte blevet forkla- ret, at ompakningen er foretaget som lønarbejde hos et andet selskab end paranova a/s. der har endog verseret en sag mellem merck og paranova i norge, hvor para- nova a/s’ § 8 tilladelse blev fremlagt, hvoraf det fremgik, at produkterne blev frem- stillet i lønarbejde hos scamedco aps, nu paranova pack a/s, og dansk farmaceu- tisk industri a/s. under alle omstændigheder er en væsentlig del af mercks krav forældet. merck har ikke været i utilregnelig uvidenhed, og forældelsesfristen skal derfor ikke suspenderes i henhold til forældelseslovens §
57. sagen er anlagt den
58. juli 2003, og den del af kravet, der ligger før den
59. juli 1998, er derfor forældet. det var korrekt angivet på pakningerne, at paranova a/s var ansvarlig for im- port og ompakning. paranova pack a/s kan ikke pålægges at betale de sagsomkostninger, som pa- ranova a/s blev pålagt at betale ved sø- og handelsrettens dom af
60. juli 2002 og højesterets beslutning af
61. august
62. der er ikke er hjemmel til at kræve renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg, jf. rentelovens § 3, stk.
63. sø- og handelsrettens begrundelse og resultat ved sø- og handelsrettens dom af
64. juli 2002 blev det fastslået, at 1:1-ompakning af de omhandlede produkter ikke var nødvendig for at skaffe de parallelimporterede lægemidler adgang til det danske marked, at paranova a/s havde krænket mercks varemærkerettigheder, og at paranova a/s skulle betale merck 597.380 kr. i veder- lag. -11- retten finder, at også paranova pack a/s har gjort erhvervsmæssig brug af mercks varemærke og krænket det ved at have foretaget 1:1 ompakning af lægemid- ler, som paranova pack a/s selv havde parallelimporteret, og ved uden mercks sam- tykke at have genanbragt varemærket på emballagen og videresolgt produktet til pa- ranova a/s. det er uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt paranova pack a/s har krænket mercks rettigheder, at paranova a/s, som var indehaver af markedsførings- tilladelsen, har givet anvisninger og specifikationer til paranova pack a/s. også dis- se koncernforbundne selskabers egen benævnelse af aftalen af
65. juli 1994 som lø- narbejdsaftale” er uden betydning for dette spørgsmål. realiteten var, at al import, ompakning, lagerføring og distribution blev foretaget af paranova pack a/s, og at paranova a/s, som havde markedsføringstilladelsen, var mellemhandler af produk- terne og oppebar en markedsbestemt salgspris herfor fra apotekerne, men samtidig betalte en af de koncernforbundne selskaber selv fastsat indkøbspris for produkterne til paranova pack a/s. paranova a/s underrettede i 1993-1996 merck om, at paranova a/s ville mar- kedsføre forskellige lægemidler. efter at merck havde gjort indsigelse over for para- nova-gruppen a/s, svarede paranova-gruppen a/s den
66. september 1996, at pa- ranova a/s ville undlade ompakning, og også i skrivelse af
67. december 1996 tales om, at paranova a/s var berettiget til ompakning. efter yderligere brevveksling om mercks varemærkerettigheder skrev direktør for paranova a/s og paranova pack a/s, erik b. pfeiffer, den
68. juli 1999 på para- nova a/s’ brevpapir til mercks advokat, at rette modtager af henvendelsen var para- nova a/s. når en part afgiver oplysninger om et forhold, må den anden part efter rettens opfattelse som udgangspunkt kunne lægge disse oplysninger til grund i forhold til den pågældende part uden at behøve at anstille selvstændige undersøgelser af forhol- det. retten finder, at direktør for paranova a/s og paranova pack a/s, erik b. pfeiffer, i den refererede korrespondance burde have givet merck oplysning om de reelle forhold, som var, at import, ompakning og distribution blev foretaget af para- nova pack a/s, som solgte de omhandlede lægemidler til paranova a/s, der videre- solgte dem til apotekerne. merck findes på denne baggrund frem til den
69. december -12- 2002, hvor erik pfeiffers forklaring om sagens rette sammenhæng blev gengivet i østre landsrets kendelse af samme dag, at have været i utilregnelig uvidenhed om, at merck også havde et krav mod paranova pack a/s. denne sag mod paranova pack a/s er anlagt den
70. juli 2003, og mercks ret er derfor ikke bortfaldet ved forældel- se, ligesom der ikke i øvrigt er holdepunkter for, at merck ved passivitet har givet paranova pack a/s grund til at tro, at mercks krav mod paranova pack a/s var fra- faldet. paranova pack a/s skal således betale merck 597.380 kr. i vederlag som fast- sat ved dommen af
71. juli 2002 med rente fra denne sags anlæg den
72. juli 2003, jf. rentelovens § 3, stk.
73. som sagen er forelagt, har retten ikke grundlag for at pålægge paranova pack a/s at erstatte merck de sagsomkostninger, som paranova a/s blev pålagt at betale til merck i forbindelse med den tidligere sag. thi kendes for ret paranova pack a/s skal inden 14 dage betale 597.380 kr. med procesrente fra den
74. juli 2003 og 45.000 kr. i sagsomkostninger til merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme, filial af merck sharp & dohme b.v. jørgen gawinetski michael b. elmer torben svanberg (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten, den -13-