v000600s - k udskrift af sø- og handelrettens dombog dom afsagt den 4. december 2001 v 6/00 chantelle société anonyme (advokat finn nielsen ved advokat christian akhøj) mod patentankenævnet (ankenævne

§ 15, stk.

1, nr. 2, jf. § 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveks- ling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. der foreligger sammenfald af varerne omfattet af registreringerne. det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede. anne shantel fremtræder som et fuldt personnavn, mens chantelle ikke på dansk giver nogen association til et navn, men må betragtes som et kunstord. mær- kerne opfattes derfor synsmæssigt og lydligt forskelligt. shantel isoleret og chantelle har på dansk en vis lydlig lighed, men ikke klar synsmæssig lighed, da ordene ikke er lige lange, har forskellig antal stavelser og forskellig første bogstav. efter en vurdering af mærkerne i deres helhed, finder direktoratet ikke, at mærkerne ligner hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling er til stede….” det fremgår bl.a. af en afgørelse fra united states district court, southern district of florida, palm beach division, juli 1993, mellem chantelle og anne shantel: -4- ”… when the word ”shantel” is used alone or in combination with another word or group of words (such as anne shantel) as a trademark for clothing, including, but not limited to, lingerie, it is confusingly similar to plaintiff’s trademark chan- telle when pronounced in english or french...” chantelle har oplyst at produkterne i danmark har været solgt under navnet chan- telle i hvert fald siden 1990, formentlig siden 1962 eller

1. chantelle har op- lyst følgende vedrørende omsætning i engros-leddet fra 1992-
2. værdien i detail- leddet er ca. 2,5 gange større. omsætning i dkk 1992 3.236.000 1993 3.179.000 1994 4.270.000 1995 6.271.000 1996 8.271.000 1997 9.438.000 1998 12.976.000 1999 18.690.000 2000 (skøn) 19.000.000 det fremgår af en udskrift fra
3. april 2000 af chantelles hjemmeside på internettet at den virksomhed som er blevet til chantelle, blev stiftet i 1876 af en forfader til den nuværende direktør. det fremgår tillige at navnet chantelle blev taget i anven- delse efter at være blevet fundet i virksomhedens arkiver som et tidligere brugt va- remærke. fra 1976 har virksomheden heddet chantelle sa. der er under sagen fremlagt eksempler på markedsføring af chantelle lingeri fra 1998 og 1999 i magasins julekatalog og illums julekatalog. forklaring -5- preben philipson har forklaret at han er direktør for virksomheden pp international som har været agent i danmark for chantelles produkter inden for lingeri siden
4. fra 1984 var han agent for et andet fransk undertøjsfirma i danmark. markedet for det bedre lingeri i danmark er som en pyramide med mærket triumph i bunden som det relativt billigste mærke med størst salg. lige over findes chan- telle rent prismæssigt, mens aubade, der er fransk, og marie jo, der er belgisk, ligger i toppen. chantelle er en meget stor virksomhed som bl.a. er den største eksportør af undertøj i frankrig, med datterselskaber eller agenter overalt i den vestlige verden. det har – ligesom ved parfumevarer - betydning for en lingerivare hvis den er fra frankrig og har et fransk-klingende navn. kvalitetsparfume og -lingeri er i forbru- gernes bevidsthed franske varer. derfor findes der også en organisation som sørger for at markedsføre fransk lingeri samlet. organisationens logo anvendes således også ved reklamer for chantelles varer i kataloger, blade og magasiner i danmark. som agent for chantelle har vidnet i år indtil videre indrykket 42 helsides annoncer med logoet for organisationen, f.eks. i ugebladene ”alt for damerne” og ”femina”. vidnet kender hverken biintervenientens virksomhed eller produkter med mærket anne shantel. da vidnet i 1990 fik agenturet på chantelle-lingeri, skulle hans virksomhed bygges op. der skulle ansættes personale, skabes brand-awareness osv. i sverige har mærket været på markedet i 15 år og har en årlig omsætning på omkring 60 mill. kr. i engrosleddet. i år 2000 nåede vidnets virksomhed meget tæt på den estimerede om- sætning på 19 mill. kr. i år regner vidnet med at omsætningen bliver på omkring 20 mill. kr. fra begyndelsen forsøgte vidnet at få chantelles produkter med i magsin du nord- koncernens sortiment da magasin for en række varers vedkommende er dansk detail- handels højborg. vidnet mener at chantelle allerede var i magasins forårs- eller julekatalog i
5. det er kun ganske få forskellige mærker inden for samme vareart som kan komme med i magasins julekatalog. -6- der er salg i lingerivarer hele året, men der er i særdeleshed stort salg op til jul. va- rerne købes i vidt omfang af mænd som gave til deres koner eller kærester. varerne sælges også i høj grad på ”von-hören-sagen” da lingeri er et emne som kvinder taler om og udveksler erfaringer om. chantelle bliver sandsynligvis omtalt som et godt produkt hvor man får ”value for money”. der er næsten ingen reklamationer. reklamer i blade og kataloger skaber også et godt image. udtalen af chantelle og shantel vil være næsten ens. på grund af betydnin- gen af omtalen af varemærker inden for lingeri vil det skabe forvirring hvis vare- mærkeregistreringen for anne shantel-mærket opretholdes. hvis mænd har hørt eller fået fortalt at ægtefællen eller kæresten ønsker sig chantelle-lingeri til jul, eller hvis kvinder fra veninder har hørt fortalt at chantelle er et godt mærke inden for lingeri, kan disse købere blive i tvivl om hvad de skal købe hvis der i for- retningen findes både chantelle og anne shantel. eller de kan ligefrem tro at de har fundet det rigtige chantelle når de ser mærket anne shantel. der er også risiko for at forbrugerne tror at anne shantel er en linje fra chantelle- koncernen, svarende til chantelles linie for lidt yngre købere (passionata). chantelle har haft en stand i magasin, og erfaringer herfra viser at over halvdelen af det lingeri som sælges, købes af mænd. nielsen marketing har lavet en undersøgelse af forbrugernes brand-awareness for chantelle. i 2000 lå tallet på 46% hvilket er et meget højt kendskab. der findes ingen tilsvarende målinger for
6. procedure chantelles anbringender -7- registrering af anne shantel som varemærke i klasse 25 hvor chantelle er regi- streret for en nærmere beskrevet del af varerne, er sket i strid med chantelles vare- mærkeret. der er risiko for forveksling mellem chantelle og anne shan- tel, og der er risiko for at det kan antages at der er en forbindelse med chantel- les ældre mærke, jf.

§ 15, stk.

1, nr.

1. da der er fuldstændig varesammenfald, og da varemærket chantelle for lingeri har høj grad af særpræg som varemærke, skal forvekslingsbedømmelsen være streng. chantelles varemærke er registreret som ordmærke og er derfor beskyttet i en hvilken som helst udformning. selvom anne shantel-varemærket er et figurmærke, har navnedelen en fremtrædende plads og er ikke indarbejdet i billedet. navnet er placeret for sig selv under billedet af svanen. ved lighedsbedømmelsen skal der de- for lægges særlig vægt på ligheden mellem chantelle og orddelen af anne shantel-mærket både i chantelle og anne shantel indgår ”hantel” som en betydelig del af begge mærker. derfor er der på grund af mærkernes visuelle lighed væsentlig forvekslingsrisiko, jf. betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, nr. 199/1958, side 107, hvoraf fremgår at ”hvis et i et varemærke særligt fremtrædende element efterlignes i et andet, vil disse kendetegn være forvekslelige, selv bortset fra, om de øvrige bestanddele er forvekslelige”. på grund af varernes art vil man sandsynligvis anvende fransk sprogtone i danmark for de to mærker. chantelle og shantel vil derfor blive udtalt stort set ens [sjan´tel], hvorfor der på grund af den lydmæssige lighed i høj grad er risiko for for- veksling. patentankenævnet lagde i afgørelsen af
2. juli 1990 mellem chanel og chinelle coiffure til grund at ordene i danmark ville blive udtalt med fransk sprogto- ne hvorefter ordene ville blive udtalt ens, og varemærkerne blev herefter anset som forvekslelige. dommen refereret i ufr 1960.539 h viser at afgørende vægt kan læg- ges på lydmæssige lighed ved forvekslingsvurderingen. den lydmæssige lighed mel- lem ”jacta” og ”yaxa” for toiletartikler førte herefter til at registreringen af det nyere mærke ”jacta” blev udslettet af varemærkeregisteret. -8- det har ingen betydning at anne shantel fremstår som et personnavn bestående af fornavn og efternavn. chantelle kan også fremstå som eller forstås som et personnavn. da fornavnet, anne, lægger sig til den primære identifikationsbærer i varemærket, shantel, må chantelle og anne shantel anses som for- vekslelige. efter bevisførelsen kan det lægges til grund at chantelle på grund af agentens stigende aktivitet havde opnået en vis markedsposition da anne shantel søgte om varemærkeregistrering. anne shantel var i 1995 fuldt bekendt med chantelles virk- somhed efter retssagen i usa i
3. lingeri er en klassisk gaveartikel. mænd spørger deres ægtefæller og kærester hvad de ønsker sig, eller de hører hvad de taler med veninder om i denne henseende. kvinder taler også med hinanden om hvilke mærker der er gode. lingerimærker overleveres derfor fra mund til øre i højere grad end varemærker på andre typer af produkter. lydbilledet er derfor væsentligere end det visuelle. køberkredsen er ho- vedsagelig almindelige forbrugere, dvs. ikke-eksperter, for hvem princippet om det udviskede erindringsbillede er gældende. der henvises til ufr 1967.367 v hvor for- brugerens udviskede erindringsbillede pga. den tid der gik mellem køb af skjorter førte til at varemærkerne stanmore og starmount for herreskjorter blev anset som forvekslelige. da varemærkeret er en internationalt præget disciplin, kan indholdet af den ameri- kanske dom som viser hvordan man ser på spørgsmålet i usa, indgå i rettens over- vejelser. sammenfattende må det efter en helhedsbedømmelse af forvekslingsrisikoen hvor de ovennævnte momenter tillægges betydning, lægges til grund at der er risiko for for- veksling mellem chantelle og anne shantel, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2, hvorfor registreringen af figurmærket anne shantel skal slettes eller begrænses til ikke at omfatte de af chantelles registrering omfattede produkter, jf. i det hele koktvedgaard, lærebog i immaterialret, 1999, side 333. patentankenævnets anbringender -9- det visuelle indtryk af ordmærket chantelle og figurmærket anne shantel skal tillægges afgørende vægt ved vurderingen af om de to varemærker er forvekslelige, eller om der er risiko for forveksling, jf.

§ 15, stk.

1, nr. 2, og koktvedgaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven,

1. udg. 1998, side 128, hvoraf det fremgår at den lydlige lighed kun sjældent i sig selv vil føre til at mærke-lighed statueres. dette gælder særligt i den foreliggende sag hvor parternes varer købes i højere grad ”med øjnene” end ”med ørerne”. jf. også ufr 1988.566 hvor figurmærket ”the limited” efter en samlet vurdering ikke ansås som forveksle- ligt med ordmærket limitex hvis registrering herefter blev opretholdt. det er ikke dokumenteret at chantelles varemærke var velindarbejdet i 1995, da anne shantel ansøgte om varemærkeret til sit varemærke hvilket er det afgørende tidspunkt. omsætningstallene dokumenterer ikke at mærket var indarbejdet. der til- kommer således ikke chantelle en bedre beskyttelse som følge af indarbejdelse (canon-doktrinen). selvom retten måtte lægge til grund at chantelle var indar- bejdet, er dette ikke nok til at opveje at de to mærker visuelt ikke er forvekslelige. en nærmere analyse af de to varemærker viser at chantelle adskiller sig væsent- lig fra anne shantel-figurmærket. det er det samlede figurmærke som indehol- der en stærkt dominerende svane og ”anne shantel” skrevet med særlig skrift som skal vurderes i forhold til ordmærket chantelle. lydbilledet af de to mærker er forskelligt. anne shantel-mærket består af to ord mens chantelle blot er et ord. der er også markant forskel på den første del af mærkerne – ch overfor s - hvilket tillægges afgørende betydning i praksis. der er også forskel på længden af de ord, som indgår i mærkerne: chantelle (9 bogsta- ver) over for anne shantel (4+7 bogstaver), hvilket ligeledes har betydning for det visuelle indtryk af de to mærker. det bør ikke få betydning at mærkerne eller dele af dem kan minde om hinanden udtalt på engelsk eller fransk. ved forvekslingsrisiko-vurderingen skal lægges vægt på dansk sprogtone, jf. dommen refereret i ufr 1980.166 h, hvorefter ”babe” med dansk sprogtone ansås som forveksleligt med ”babor”. - 10 - anne shantel fremstår klart som et personnavn mens chantelle er et kunst- ord. virksomheden chantelle er dårligt selv klar over hvordan navnet er opstået. men det ligger fast at det ikke er et personnavn relateret til virksomheden som er blevet anvendt. begrebsmæssigt er de to navne også langt fra hinanden, jf. koktved- gaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven,
2. udg., 1998, side
3. der er ikke belæg for at varemærker for gaveartikler skulle nyde større beskyttelse end mærker for andre varer. vidnets forklaring kan heller ikke i denne henseende tillægges særlig vægt. forklaringen er et partsindlæg. det er herefter ikke dokumen- teret at omtale af produkterne imellem forbrugerne skulle have særlig betydning for omsætning af denne type af varer. de omtalte, men ikke dokumenterede, awareness- undersøgelser fra 2000 kan ikke tillægges betydning for vurdering af forholdene i
4. læren om det udviskede erindringsbillede kan i visse tilfælde føre for vidt og kan i hvert fald i den foreliggende sag ikke føre til at mærkerne anses som forvekslelige. læren er af ældre dato og er blevet modificeret i nyere afgørelser, jf. tillige kokt- vedgaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven,
5. udg. 1998, side
6. hertil kommer at de kvinder som køber dyrt fransk undertøj, fuldt ud er klar over hvilke mærker de ønsker at købe. da kunderne således i høj grad er opmærksomme og mærkebevidste, må der anlægges en mindre streng forvekslingsbedømmelse. man kan nok også for disse varers vedkommende forvente at en modtager vil bytte varen hvis vedkommende får en vare med et mærke som ikke var ønsket. den amerikanske afgørelse er truffet efter amerikanske varemærkeregler og -praksis som adskiller sig væsentligt fra europæiske. afgørelsen bør ikke få betydning. på baggrund af det anførte kan mærkerne ikke anses som forvekslelige, hvorfor regi- streringen skal opretholdes. anne shantel har udtalt sig til støtte for patentankenævnet og anført at køberkred- sens opmærksomhed, herunder også mændenes opmærksomhed, ikke skal undervur- deres. på grund af forskellene i antallet af ord, stavelser og anvendte bogstaver er der ikke risiko for forveksling mellem chantelle og figurmærket anne shan- - 11 - tel. det visuelle skal tillægges større betydning end en vis auditiv lighed mellem ordmærket chantelle og en del af orddelen af figurmærket anne shantel. sø- og handelsrettens afgørelse ordmærket chantelle havde på tidspunktet for ansøgningen om registrering af figurmærket bestående af den stiliserede svane med underteksten anne shantel (”anne shantel-mærket”) været registreret og benyttet i en årrække, og det havde en position i markedet for lingeriartikler som bl.a. afspejles i salgstallene. hverken salgstallene eller preben philipsons forklaring kan føre til at det fastslås at chan- telle på ansøgningstidspunktet havde erhvervet et særpræg eller en distinktivitet der kan medføre at det tillægges en videregående beskyttelse overfor mærker der har træk til fælles med chantelle. der er ikke en sådan visuel lighed mellem mærkerne at det af den grund kan antages at der for det købende publikum er risiko for forveksling, herunder en antagelse af en forbindelse mellem mærkerne. som fastslået i ef-domstolens dom af
7. juni 1999 i sag c-342/97, i-3830, (lloyd- loint´s) kan det ikke udelukkes at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling. jo større lighed der er mellem de varer eller tjene- steydelser der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg det ældre varemærke har, desto større er riskoen for forveksling. retten finder at der i det foreliggende tilfælde er sådanne særlige forhold at den lyd- lige lighed mellem chantelle og en del af orddelen i anne shantel-mærket, shantel, medfører at der er risiko for forveksling, herunder at der antages at være en forbindelse mellem mærkerne. efter rettens almindelige kendskab til salgs- og købsmønstret på området som også er belyst gennem vidnet preben philipsons forklaring, købes dyre, prestigebetonede lingeriartikler som chantelles i vidt omfang som gave, især men ikke udelukkende i forbindelse med julen. køberne er i betragteligt omfang mænd der ofte baserer deres dispositioner på mundtlig omtale af navnet på produkterne. der må for disse købere i - 12 - købssituationen antages at være en risiko for at mærkerne, der for så vidt angår chantelle/shantel af de fleste vil blive udtalt nogenlunde ens, forveksles. første del af orddelen af anne shantel-mærket, anne, er lidet dominerende og kan næppe afgørende antages at afsvække antagelsen af en forbindelse mellem mærker- ne, en forbindelse der i købernes bevidsthed kan bestå af den vildfarelse at anne shantel-mærket står for en anden produktlinie fra chantelle. herefter tages sagsøgerens principale påstand til følge. thi kendes for ret: patentankenævnet (ankenævnet for industriel ejendomsret) skal anerkende at vare- mærkeregistrering vr 1995 08706 af figurmærket anne shantel skal slettes af varemærkeregisteret. inden 14 dage skal patentankenævnet (ankenævnet for industriel ejendomsret) til chantelle société anonyme i sagsomkostninger betale 15.000 kr. jens feilberg ole faarup ole jahn allan suhrke mogens trepka udskriftens rigtighed bekræftes p.j.v. sø- og handelsretten