- pba udskrift af sø- & handelsrettens dombog ____________ dom afsagt den 8. maj 2015 v-21-14 evonik degussa gmbh (advokat mikkel kleis) mod 1) protectos a/s 2) keld axelsen (begge advokat louise inge

§ 4, stk.

1, nr. 2, ef-varemær- keforordningens art. 9, stk. 1 og markedsføringslovens §§ 1 og 18, at det i relation til krænkelsesvurderingen er en skærpende omstændighed, at sagsøgte 1 dels er aktiv inden for det samme marked som sagsøger og dels anvender sagsøgers produkter i leveringen af sine ydelser, idet disse om- stændigheder indebærer en større risiko for, at offentligheden kan vildle- des til at tro, at der er en forbindelse mellem sagsøgers og sagsøgtes virk- somhed, at varemærket protectos <ord> skal udslettes fra varemærkeregistret, for- di det er registreret i strid med sagsøgers rettigheder, jf.

§ 15, stk.

1, jf. § 15, stk. 2, nr. 1(a), herunder idet der i relation til varemærke- registreringen også skal tages hensyn til sagsøgtes konkrete brug af vare- mærket, at selskabsnavnet protectos a/s skal udslettes fra selskabsregistret, idet det er registreret i strid med sagsøgers rettigheder, jf. selskabslovens § 2, stk. 2, jf.

§ 4, stk.

1 og ef-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, og at domænenavnet www.protectos.dk er registreret i strid med sagsøgers va- remærkerettigheder, jf.

§ 4, stk.

1 og i strid med god do- mænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 25, stk. 1, hvorfor de sagsøgte - 15 - skal forbydes at gøre brug af dette domænenavn, og domænenavnet skal overdrages til sagsøger. vedrørende sagsøgtes krænkelse af sagsøgers rettigheder ved anvendelse af ken- detegnet protectos antigraffiti gøres det gældende, at sagsøgte anvender varemærket protectos antigraffiti til at mar- kedsføre et produkt, som har samme anvendelse som sagsøgers produkt protectosil antigraffiti, at der er identitet mellem, på den ene side, de varer, som sagsøgers varemær- ke protectosil antigraffiti er registreret og i brug for, og, på den anden side, det produkt som sagsøgte anvender varemærket protectos antigraffiti for, at sagsøgte på sin hjemmeside og i andet materiale konsekvent skriver pro- tectos antigraffiti med versaler, og at sagsøgte dermed signalerer over for omverdenen, at sagsøgte betragter bestanddelen antigraffiti som en del af det samlede varemærke/kendetegn for sagsøgtes produkt og ikke alene som en beskrivelse af produktet, at protectos antigraffiti er sammenfaldende med protectosil antigraffiti for så vidt angår 21 ud af 23 bogstaver, hvorfor der er en særdeles høj grad af lighed mellem de to mærker, både ud fra en visuel, auditiv og konceptuel betragtning, og at sagsøger kan forbyde sagsøgte at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket protectos antigraffiti, idet dette mærke er forveksleligt med sag- søgers varemærke protectosil antigraffiti <ord> og anvendt for varer, som er af samme eller lignende art som de varer for hvilke sagsøgers varemærke er registreret og anvendt, jf.

§ 4, stk.

1 og ef- varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, vedrørende sagsøgtes krænkelse af sagsøgers rettigheder ved anvendelse af ken- detegnet protectos effektiv beskyttelse af bygninger <fig> gøres det gældende, at det dominerende og særprægede element i sagsøgtes varemærke pro- tectos effektiv beskyttelse af bygninger <fig> er ordelementet protectos, og at tilføjelsen effektiv beskyttelse af bygninger i relation til den varemærkeretlige krænkelsesvurdering har en meget lav grad af særpræg, at sloganet effektiv beskyttelse af bygninger er blevet anvendt ved markedsføringen af sagsøgers produkter i danmark, - 16 - at som følge af at det dominerende og særprægede element er ordelementet protectos, skal der foretages en krænkelsesvurdering i overensstem- melse med sagsøgers anbringender ovenfor angående krænkelse af vare- mærket protectosil, at sagsøgtes varemærke protectos effektiv beskyttelse af byg- ninger <fig> derfor udgør en krænkelse af sagsøgers rettigheder til va- remærket protectosil <ord>, jf.

§ 4, stk.

1 og ef- varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, at varemærket protectos a/s effektiv beskyttelse af bygninger <fig> skal udslettes fra varemærkeregistret, fordi det er registreret i strid med sagsøgers rettigheder, jf.

§ 15, stk.

1, jf. § 15, stk. 2, nr. 1(a), vedrørende sagens markedsføringsretlige aspekter gøres det gældende, at sagsøger har retlig interesse i at påtale sagsøgtes overtrædelser af markeds- føringsloven, eftersom sagsøgers produkter og sagsøgtes produkter og ydelser er komplementære, at der eksisterer et indirekte konkurrenceforhold mellem sagsøger og sagsøg- te i kraft af, at andre virksomheder, som leverer de samme ydelser som sagsøger, annoncerer med og anvender sagsøgers produkter med vare- mærket protectosil, at sagsøgte i 2012 startede sin virksomhed op på at anvende sagsøgers pro- dukter med varemærket protectosil i forbindelse med levering af ydel- ser inden for beskyttelse og renovering af bygninger, og at sagsøgers pro- dukter udgør fundamentet for sagsøgtes levering af sine ydelser inden for overfladebehandling, -beskyttelse og -rengøring, at sagsøgte anvender en af sagsøgers distributører på det danske marked, basf, og indkøber og bruger eksklusivt sagsøgers produkter med vare- mærket protectosil i forbindelse med levering af sine ydelser, at sagsøgte derfor nødvendigvis må have haft et indgående kendskab til sag- søgers produkter og kendetegn, da selskabet protectos a/s blev stiftet, og da vareansøgningen protectos <ord> blev indleveret og domænenavnet protectos.dk blev registreret, at sagsøgte anvender varemærkerne protectos og protectos anti- graffiti for produkter, - 17 - at sloganet effektiv beskyttelse af bygninger er anvendt til mar- kedsføring og salg af sagsøgers produkter under varemærket protect- osil, at sagsøgtes anvendelse af sloganet effektiv beskyttelse af bygning- er således bidrager til at vildlede kunderne til at tro, at sagsøgtes ydelser og produkter markedsført under kendetegnene protectos og pro- tectos antigraffiti har en forbindelse til sagsøgers virksomhed og produkter, at det på baggrund af ovenstående må lægges til grund, at sagsøgte bevidst har taget varemærkerne protectos, protectos antigraffiti og protectos effektiv beskyttelse af bygninger <fig> i brug for at lægge sig meget tæt op ad sagsøgers kendetegn, at sagsøgte indleverede ansøgningerne om registrering af varemærkerne protectos <ord> og protectos a/s effektiv beskyttelse af bygninger <fig> efter, at sagsøger havde rettet henvendelse til sagsøgte med krav om at stoppe brugen af varemærket og selskabsnavnet pro- tectos, og at sagsøgte således på tidspunkterne for indlevering af ansøg- ningerne var bekendt med, at sagsøger betragtede brugen som en krænkel- se af sagsøgers rettigheder, og at de ovennævnte omstændigheder tilsammen efter sagsøgers opfattelse tyde- ligt dokumenterer, at sagsøgte bevidst og i strid med god markedsførings- skik har udnyttet den goodwill, der er knyttet til sagsøgers varemærker og virksomhed, jf. markedsføringslovens §§ 1 og 18. vedrørende sagsøgtes anvendelse af påstanden ”markedets bedst beskyttende imprægneringer til vedligehold af alle former for mur og facade” gøres det gæl- dende, at det påhviler sagsøgte at dokumentere rigtigheden af denne påstand, jf. markedsføringslovens §§ 3 og 5, og at sagsøgtes ikke har fremlagt sådan dokumentation, hvorfor sagsøgtes an- vendelse af påstanden udgør vildledende markedsføring og ulovlig sam- menlignende reklame. vedrørende sagsøgers betalingskrav gøres det gældende, at sagsøgte som følge af de skete krænkelser skal betale sagsøger et rimeligt vederlag samt en erstatning, jf.

§ 43, stk.

1, nr. 1 og 2 og markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3, - 18 - at der ved udmåling af erstatning og rimeligt vederlag skal tages hensyn til, at de skete krænkelser er foretaget med forsæt, at det rimelige vederlag skal udmåles til 10 % af sagsøgtes bruttofortjeneste de seneste to regnskabsår, i alt 265.800 kr., og at sagsøgte derudover skal betale et vederlag på 34.200 kr. for den uretmæs- sige brug af de to slogans ”effektiv beskyttelse af bygninger” og ”marke- dets bedst beskyttende imprægneringer til vedligehold af alle former for mur og facader” i tilknytning til kendetegnet protectos. vedrørende sagsøgte 2’s selvstændige ansvar gøres det gældende, at sagsøgte 2 som direktør i sagsøgte 1 har ført forhandlingerne med sagsøger om den fortsatte brug af varemærket og selskabsnavnet protectos, at det må lægges til grund, at det er sagsøgte 2, som alene har truffet beslut- ningen om at fortsætte brugen af kendetegnene protectos og protec- tos antigraffiti, dels efter modtagelse af påkravsskrivelsen fra sagsø- ger, og dels efter forhandlingerne om brugen af disse kendetegn brød sammen, at det må det lægges til grund, at sagsøgte 2 har truffet beslutningen om ind- levering af de to varemærkeansøgninger for protectos <ord> og pro- tectos a/s effektiv beskyttelse af bygninger <fig>, som blev indleveret efter modtagelse af påkravsskrivelsen fra sagsøger, at disse handlinger således er foretaget på baggrund af sagsøgte 2’s beslut- ninger velvidende, at sagsøger har opfattet handlingerne som en krænkelse af sagsøgers rettigheder, og at sagsøgte 2 dermed skal ifalde et selvstændigt ansvar for de skete krænkel- ser.” for protectos a/s og keld axelsen er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af

1. februar 2015, hvoraf følgende fremgår: ”sammenfattende anbringender til støtte for de nedlagte påstande gøres det overordnet gældende, at sagsøgtes brug af selskabsnavn, internetdomæne, figur- og ordmærke ikke udgør en kræn- kelse af sagsøgers rettigheder hverken efter varemærkeloven, markedsføringslo- ven eller internetdomæneloven. - 19 - vedrørende sagsøgers varemærker og markedsføring sagsøger har ikke dokumenteret en reel markedsposition inden for fremstilling og salg af protectosil-produkter i danmark. det gøres særligt gældende, at varemærket protectosil ikke har en reel markeds- position i eller er kendt af det kundesegment, som sagsøgte henvender sig til. vedrørende sagsøgtes virksomhed, varemærker og markedsføring sagsøgte 1 er et dansk selskab, som blev stiftet den
2. marts 2012 og som under selskabsnavnet protectos a/s driver virksomhed med udførelse af løsninger til ind- og udvendig beskyttelse og renovering af bygninger, herunder spalteluk- ning, facaderenovering, kælderrenovering, betonrenovering, injicering, epoxy- gulve, foderborde, skridsikring, skimmelbekæmpelse, fugtsikring, skadedyrsbe- kæmpelse, maling, coating, toning af murværk, afrensning, graffitiafrensning, graffitiforebyggelse, imprægnering og algebehandling. … virksomheden hverken fremstiller, udvikler eller sælger de i sagen omhandlede produkter. i enkelte af virksomhedens ydelser, hvor de i sagen omhandlede pro- dukter er relevante, anvender sagsøgte netop sagsøgers produkter. sagsøgtes markedsføring fremgår bl.a. af hjemmesiden www.protectos.dk. sag- søgte 1 har undervejs i retssagens forløb valgt at ændre hjemmesiden på visse punkter, således at den markedsføringsmæssige fremtoning er i overensstem- melse med realiteterne i sagsøgtes virksomhed. sagsøgte 1 er udover selskabsnavnet protectos a/s og domænenavnet www.protectos.dk indehaver af følgende registrerede varemærkerettigheder: - dansk varemærkeregistrering vr 2012 02411 protectos <ord> registreret i klasse 37 og 40 den
3. oktober 2012 … og - dansk varemærkeregistrering vr 2013 00589 protectos a/s effektiv be- skyttelse af bygninger <fig> registreret i klasse 02, 37 og 40 den
4. marts 2013 …. … parternes forskellige forretningsområder og kundesegmenter på baggrund af ovenstående gøres det gældende, at parternes forretningsområ- der er forskellige, idet sagsøger fremstiller og sælger kemiske produkter til en gros virksomheder som basf eller direkte til de professionelle erhvervsdrivende som sagsøgte og sylan a/s, mens sagsøgte udfører imprægnerings, overfladebe- handlings- og rensningsarbejde mv. for ikke-professionelle. parterne henvender sig således til markant forskellige kundesegmenter, og par- terne er ikke konkurrenter. - 20 - det gøres overordnet gældende, at disse forhold har stor betydning i både den varemærkeretlige og den markedsføringsretlige helhedsvurdering af, hvorvidt der foreligger en krænkelse. lighedsvurderingen mellem protectosil og protectos beskyttelsesomfang varemærket protectosil er i det væsentligste beskrivende, og er derved et svagt mærke med et yderst snævert beskyttelsesomfang. der kan ikke hævdes eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af bestanddelen ”protect” for produkter og tjenesteydelser, hvis overvejende karakteristika er at yde eller tilføre beskyttelse. parterne er enige om, at endelsen i sagsøgers varemærke protectosil heller ikke i sig selv tilfører varemærket nævneværdigt særpræg. for så vidt angår antigrafitti gøres det gældende, at denne bestanddel ude- lukkende er beskrivende for den funktion, produktet har og derfor ikke kan tilfø- re varemærket særpræg. det fremgår i øvrigt af sagen at sagsøgte i overensstemmelse med sit forligsfor- slag af
5. marts 2014 ikke bruger betegnelsen protectos antigraffiti i markedsføringen af sine ydelser men alene bruger antigraffiti som beskrivelse for den behandling, der udføres. ordkombinationen effektiv beskyttelse af bygninger er ligeledes be- skrivende og tilfører ikke varemærket særpræg. det forhold, at varemærket protectosil er registreret, udtrykker alene, at pa- tent- og varemærkestyrelsen ikke har fundet varemærket udelukkende beskriven- de. styrelsens brev af
6. august 2012 har alene karakter af en oplysning til ansøger om relative registreringshindringer. de rettigheder, som udover sagsøgers vare- mærker fremgår af styrelsens søgningsrapport, er mærkerne ”protecto”, ”protec- tol”, ”protectas” og ”protect’o”. i søgningsrapporten er ikke taget højde for mærkernes beskedne særpræg og be- skyttelsesomfang, de relevante kundekredse eller den faktiske brug og bekendt- skabsgrad - forhold som efter sagsøgtes opfattelse er helt afgørende for krænkel- sesvurderingen i denne sag. faktum er, at mærket registreres i overensstemmelse med ansøgningen, med- mindre der bliver rejst en indsigelsessag. - 21 - der findes således adskillige registreringer af varemærker med dette indhold, herunder flere hundrede registreringer i vareklasserne 1, 2 og
7. der henvises til de fremlagte udskifter af registersøgninger på henholdsvis ”protect” og ”protec- to”, hvoraf det fremgår, at der alene inden for vareklasse 1 herved fremkommer henholdsvis 1417 og 256 resultater. det bestrides, at varemærket protectosil er velindarbejdet, herunder velind- arbejdet i det relevante geografiske område, danmark. sammenligning det er netop i det beskrivende første led ”protect”, det vil sige den svageste del af mærket, at der er lighed mellem protectos og protectosil. endelserne ”osil” og ”os” medfører både visuelt, konceptuelt og ikke mindst auditivt store forskelle på de to mærker. som led i figurmærket fremstår protectos med det dråbeformede o med et markant anderledes grafisk udtryk end protectosil. visuelt adskiller figur- mærket sig således yderligere fra sagsøgers varemærke. konceptuelt har endelserne i øvrigt forskellig betydning, idet ”os” forstås som ”vi” og i øvrigt udtales enslydende i den engelske version med samme betydning ”us”. auditivt udtales de to varemærker forskelligt, idet trykket i ordene lægges for- skelligt, og idet endelserne os [”ås”] og osil [”osil”] lydmæssigt ligger langt fra hinanden. forvekslingsrisiko på baggrund af ovenstående og idet der ikke er sket tilfælde af konkret forveks- ling gøres det gældende, at der ikke foreligger den for krænkelse fornødne for- vekslingsrisiko. forskellen på parternes kundesegmenter og markedsføring medfører ligeledes, at det ikke er sandsynligt, at den relevante kundekreds vil antage, at ydelser- ne/produkterne har samme kommercielle oprindelse. det bestrides at være en skærpende omstændighed for krænkelsesvurderingen, at sagsøgte køber sagsøgers varer, idet forveksleligheden vurderes på baggrund af bekendtskabsgraden og opfattelsen hos sagsøgtes kundekreds, som er forskel- lig fra sagsøgers kundekreds. markedsføringsretlige aspekter det forhold, at parterne ikke er konkurrenter, har forskellige forretningsområder og henvender sig til forskellige kundesegmenter, har i høj grad betydning for - 22 - vurderingen efter den danske markedsføringslov. sagsøgtes virksomhed gør så- ledes ikke tilløb på sagsøgers markedsposition. det bestrides, at sagsøgtes brug af ordene ”effektiv beskyttelse af bygninger” er markedsforstyrrende for sagsøger, og at omsætningskredsene i øvrigt vil opfatte sloganet som en oprindelsesbetegnelse. det bestrides på den baggrund, at sagsøgte har tilsidesat god markedsførings- skik. også i forhold til markedsføringslovens §§ 3 og 5 forudsættes det for anvendel- sen af disse regler, at der består et reelt konkurrenceforhold mellem parterne. det er ikke tilfældet, og det bestrides derfor, at sagsøger har en retlig interesse i at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt udtalelsen ”markedets bedst beskyttende im- prægneringer til vedligehold af alle former for mur og facade” har karakter af sammen- lignende reklame. det gøres samtidig gældende, at sagsøgtes tidligere brug af sloganet [ikke] er i strid med markedsføringslovens regler, og at sagsøgtes tidligere anvendelse af sloganet [ikke] på nogen måde har været markedsforstyrrende for sagsøger. vedrørende sagsøgte 2’s selvstændige ansvar det bestrides, at sagsøgte 2´s handlinger i forhold til sagsøgte 1’s brug og regi- strering af sine varemærker medfører, at sagsøgte 2 skal ifalde et selvstændigt ansvar for eventuelle krænkelser. sagsøgers betalingspåstand det bestrides, at sagsøger har lidt et tab som følge af sagsøgtes anvendelse af protectos. det bestrides, at sagsøgte har opnået en fortjeneste som følge af sagsøgtes anven- delse af protectos. det bemærkes igen, at sagsøgte køber og anvender sagsøgers produkter i forbin- delse med udførelsen af nogle af sine serviceydelser. derudover medfører den markante forskel i parternes størrelse og styrkeforhold, at varemærket protec- tos ikke i sig selv er egnet til at påvirke efterspørgsel og udbud af protecto- sil-produkter. sagsøger har ikke ført bevis for hverken afsætningstab, markedsforstyrrelser eller skade på renommé/goodwill. det bestrides endvidere, at de sagsøgte har handlet ansvarspådragende. - 23 - sagsøgers opgørelse af vederlagskrav i henhold til sagsøgtes samlede bruttofor- tjeneste er hverken brugbar eller retvisende for udmålingen af et eventuelt veder- lag. sagsøgte leverer en helt anden ydelse end sagsøger, og der kan ikke måles en omsætning på salg af produkter, idet sagsøgte ikke sælger produkter.” sø- og handelsrettens afgørelse varemærket protectos indgår i sin helhed i varemærket protectosil, men der er en tydelig lydlig forskel på de to ord, idet trykket ligger forskelligt i ordene. ordet ”protect”, som på engelsk betyder ”beskyt”, udgør den væsentligste del af varemærkerne og er beskri- vende for effekten af produkterne og ydelserne, hvortil varemærkerne er knyttet. orddelen må derfor anses for en svag bestanddel af varemærkerne, og den resterende del af varemær- kerne, nemlig endelserne ”os” og ”osil”, ligger både auditivt og visuelt langt fra hinanden. retten finder herefter, at der er en lav grad af lighed mellem de to varemærker. hertil kommer, at de to selskaber ikke findes at være i konkurrence med hinanden, ligesom deres produkter og ydelser ikke findes at være af lignende art, idet såvel forretningsområder som kundekredse i væsentligt omfang adskiller sig fra hinanden. retten har ved sin vurde- ring lagt vægt på, at evonik fremstiller og sælger kemiske produkter til vedligeholdelse og rengøring af bygninger. produkterne er højt specialiserede produkter, der udelukkende kø- bes af professionelle aktører, og som oftest markedsføres på det danske marked i rebrand’et form. protectos udfører udelukkende bygningsvedligholdelses- og facaderengøringsopgaver for ikke-professionelle, hvor de til tider anvender protectosil produkter, men selskabet sæl- ger ikke produkter separat. på denne baggrund, og da der ikke findes grundlag for at antage, at varemærket protec- tosil har en sådan kendthed i branchen, at der tilkommer varemærket protectosil en udvidet beskyttelse, finder retten efter en helhedsbedømmelse, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem varemærkerne protectosil og protectos, herunder en risiko for antagelser om, at der er en forbindelse mellem varemærkerne, jf.

§ 4, stk.

1, nr. 2, og ef-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra a. - 24 - protectos’ ordmærke, selskabsnavn, domænenavn findes herefter ikke at krænke evoniks va- remærkerettigheder. efter det anførte, og idet ”antigraffiti” og ”effektiv beskyttelse af bygnin- ger” er beskrivende for de tjenesteydelser, som protectos leverer, finder retten tillige, at hverken anvendelsen af udtrykket ”protectos antigraffiti” eller protectos’ figur- mærke krænker evoniks varemærkerettigheder. på samme grundlag og da evonik hverken har godtgjort, at protectos har handlet illoyalt over for evonik, eller at evoniks renommé har lidt skade ved protectos’ markedsføring, her- under ved anvendelse af protectos’ varemærker, finder retten ligeledes, at protectos ikke har handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og

1. retten finder, at udtalelsen ”markedets bedst beskyttende imprægneringer til vedligehold af alle former for mur og facade” er en tilladelig anprisning. udtalelsen er derfor ikke i strid med markedsføringslovens § 3 eller
2. protectos og keld axelsen vil herefter være at frifinde for de af evonik nedlagte påstande 1-
3. efter sagens udfald skal evonik betale sagsomkostninger til protectos og keld axelsen. efter sagens omfang og karakter fastsættes sagsomkostningsbeløbet til 35.000 kr., til dækning af udgift til advokat. thi kendes for ret: protectos a/s og keld axelsen frifindes. evonik degussa gmbh skal inden 14 dage betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til protectos a/s og keld axelsen. - 25 - sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens § 8 a. gitte forsberg lise krüger andersen karin schou andersen (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes sø- og handelsretten, den
4. maj 2015