v010700j - kj

v010700j - kj udskrift af sø- og handelsrettens dombog _________ den

1. januar 2002 blev af retten i sagen v-107-00 digital marketing support aps (advokat bjørn groth-andersen) mod procter & gamble company v/ hofman-bang a/s (advokat christian levin nielsen) afsagt sålydende d o m: sagens spørgsmål er om varemærket always er omfattet af varemærkelovens § 4, stk. 2, med den virkning at indehaveren kan forbyde andre at benytte always for produkter og tjenesteydelser der ikke er ligeartede med de produkter som indehave- ren af always markedsfører. sagsøgeren, digital marketing support aps (digital marketing support), har principalt nedlagt påstand om at sagsøgte, procter & gamble company (procter & gamble) -2-
2. skal anerkende at procter & gambles varemærker nr. vr 01245 1983 og nr. vr 07378 1991 ikke er til hinder for digital marketing supports anvendelse af sit vare- mærke always i forbindelse med services på internettet, og
3. skal anerkende at procter & gambles varemærker nr. vr 01245 1983 og nr. vr 07378 1991 ikke er til hinder for digital marketing supports anvendelse af domæne- navnet www.always.dk i forbindelse med services på internettet. subsidiært har digital marketing support nedlagt påstand om at procter & gamble skal anerkende ikke at have eneret til ordet ”always” i forbindelse med services på internettet. mere subsidiært har digital marketing support påstået procter & gamble dømt til at anerkende at procter & gamble ikke har eneretten til at anvende varemærket al- ways uden for de klasser hvor digital marketing support har registreret varemær- ket. procter & gamble har påstået frifindelse. sagen er anlagt ved københavns byret den
4. juli 2000 og er ved rettens kendelse af
5. juli 2000, stadfæstet af østre landsret den
6. november 2000, henvist til be- handling ved sø- og handelsretten. procter & gambles varemærke nr. vr 01245 1983 er et ordmærke always regi- streret i klasse 5 for farmaceutiske præparater, deodoriseringsmidler, desinfektions- midler, hygiejnebind, -tamponer og -trusser og forbindsstoffer. det blev registreret første gang den
7. april 1983 efter ansøgning af
8. juli
9. procter & gambles varemærke vr 07378 1991 er et figurmærke i farver med ordet ”always” i en indramning med undertekst. det blev registreret første gang den
10. oktober 1991 efter ansøgning af
11. november 1990 for følgende produkter i klasse 5: hygiejnebind, tamponer og hygiejnetrusser samt trusseindlæg. -3- procter & gamble har den
12. september 1998 efter ansøgning af
13. april 1996 fået registreret always for produkter i klasse 3, 5 og 16, heriblandt sæber og parfumer, farmaceutiske og hygiejniske artikler og papir og forskellige kontorartikler. procter & gamble har endvidere den
14. februar 2000 ansøgt om europæisk vare- mærkeregistrering af always med en særlig skrift (ansøgning nr. 1511823). an- søgningen omfatter en række produkter i klasse 5, herunder ”pharmaceutical, veteri- nary and sanitary preparations”, og en række papir- og kontorartikler i klasse
15. procter & gamble har oplyst at salget af always i danmark i årene 1997/98 til 2000/01 udgjorde mellem 8,3 og 9,7 mio. usd om året, formentlig opgjort efter pri- sen fra fabrik. markedsføringsomkostningerne var på mellem 1,2 og 2,4 mio. usd om året. markedsandelen for always-produkter var i samme periode mellem 31,3% og 30,2%. markedsandelen for de konkurrerende libresse-produkter var af nogen- lunde samme størrelse, mellem 30,4% og 33,4%. digital marketing support har efter ansøgning af
16. juli 2000 den
17. september 2000 fået registreret ordmærket always i klasse 35 for annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver, i klasse 38 for telekommunikationsvirksomhed og i klasse 42 for programmering af computere, edb tjenesteydelser i form af rådgivning og informationsservice i form af elektroniske søgemaskiner tilbud på internettet. digital marketing support registrerede i januar 1997 internetadressen www.always.dk. denne internetadresse anvendes i dag til at pege på digital mar- keting supports hjemmeside dansk.net, således at den som søger adressen www.always.dk på internettet ledes til digital marketing supports hjemmeside hvor der udbydes internetservices. *** -4- andres registrering eller benyttelse af always: coca-cola company har den
18. november 1993 i usa fået registreret ordmærket always for læskedrikke og midler til fremstilling af læskedrikke. selskabet har den
19. december 1994 fået registreret always coca-cola for samme produk- ter. det fremgår videre at der i usa er en række andre registreringer af always for bygning og reparation, detailhandel (wal-mart stores) og visse møbler. et svensk rejsebureau anvender selskabsnavnet always ab og foretager markedsfø- ring under navnet eller varemærket always samt benytter internetadressen www.always.se. der foreligger ikke nærmere om omfanget. kraft freia marabou ab markedsfører en mælkechokolade under navnet always. markedsføringens omfang er ikke oplyst. digital marketing support har endvidere ønsket at henvise til en artikel i børsen den
20. september 2000 hvoraf fremgår: ”en af de helt store udbydere hos greatdo- mains.com <angivelig verdens førende domænehandler> er procter & gamble, der tilbage i 1995 satte sig på flere hundrede af de enkleste .com-navne”. digital marke- ting support har endvidere henvist til artikel i berlingske tidende den
21. september 2000 og andet materiale vedrørende procter & gambles registrering af en række navne som er til salg, fx flu.com der senere er blevet solgt. *** procter & gamble protesterede ved skrivelse af
22. april 2000 mod digital marke- ting support’ registrering af domænenavnet www.always.dk. digital marketing support bestred indsigelsen ved brev af
23. maj
24. forklaringer anani voulé, der er indehaver af majoriteten af anparterne i digital marketing sup- port, har bl.a. forklaret at han er udviklingsingeniør. han har i 80’erne arbejdet med -5- udviklingen af højhastighedslaserprintere. digital marketing support leverer bl.a. domænenavnsløsninger og internetservices. han har en ved østre landsret verseren- de tvist med difo (dansk internet forum) om dette selskabs hævdede eneret til til- deling af visse domænenavne. han har på selskabets hjemmeside redegjort for digital marketing supports virk- somhed, herunder mulighederne for gennem selskabet at registrere domænenavne under formen firmanavn.co.dk,-.firm.dk, -.biz.dk og -.reg.dk. dette system anvendes allerede i mange andre lande, f.eks. england, japan og sydafrika. på den måde kan flere være flere internetadresser på samme navn, f.eks. always.co.uk og always.net.uk. på digital marketing supports hjemmeside findes også hans synspunkter vedrørende difo. digital marketing support har omkring 800 registreringer, men en del af disse tilhø- rer selskabets kunder som bl.a. er statoil, kpmg jespersen, magasin og hydro- texaco. selskabet har leveret internetløsninger til omkring 1000 virksomheder i danmark. selskabet har ikke bevidst foretaget registreringer der indeholder anden mands firma eller varemærke. ina andreasen har forklaret at hun i to år har været direktør for procter & gamble i danmark. always blev introduceret i danmark i
25. det er et meget kendt mærke i kraft af en omfattende markedsføring gennem tv-spots og reklamer i trykte media. velkendtheden gælder begge køn. procter & gamble benytter always som varemærke uden tilføjelser eller andet, i modsætning til coca-cola der benytter always i forbindelse med navnet eller varemærket coca-cola. hun er ikke be- kendt med om der i andre lande har været konflikter med andre brugere af always for andre varer end procter & gambles. procter & gamble har ikke en dansk hjem- meside. hun kan bekræfte de meddelte oplysninger om omsætning og markedsfø- ringsomkostninger. -6- procedure digital marketing support har anført at der i den foreliggende sag ikke er konkur- rence mellem de varer som procter & gamble udbyder og de tjenesteydelser som digital marketing support markedsfører. digital marketing support har ret til benyt- telse af always på nettet, for man fik det registreret først. prioritetsprincippet er gældende ret på nettet. varemærkeretligt er der ikke konflikt mellem digital marke- ting supports benyttelse af always og procter & gambles benyttelse af mærket. de markedsførte ydelser er særdeles forskellige. det er ikke godtgjort at always benyttet af procter & gamble er velkendt og dermed omfattet af varemærkelovens § 4, stk.
26. det må også være ganske vanskeligt at føre et sådant bevis. always er et almindeligt ord på engelsk og forstås også af de fleste danskere. det må være ude- lukket at kunne erhverve varemærkeretlig beskyttelse af et sådant ord, medmindre der føres et meget stærkt bevis for at det relevante publikum identificerer mærket med en bestemt indehaver af det. da der ikke er en varemærkeretlig konflikt mellem parterne, er der ikke grundlag for som hævdet af procter & gamble at statuere at digital marketing supports benyttelse af always på nettet er uberettiget. for en ordens skyld bemærkes at digital marketing support er en seriøs udbyder af internettjenester som har fundet det naturligt at tage det for internetydelser suggestive varemærke always i brug. den foreliggende sag er ikke udtryk for at domæneret- lig hijacking virksomhed fra digital marketing supports side procter & gamble har gjort gældende at always er egnet til beskyttelse som varemærke. ordet er ikke deskriptivt og kan ikke på nogen måde hævdes at mangle distinktivitet. mærket er velkendt gennem den omfattende, dokumenterede markeds- føring, som alle kender, og er derfor omfattet af varemærkelovens § 4, stk.
27. mær- kets velkendthed kan hævdes at have notoritet. det kan næppe diskuteres at digital marketing supports benyttelse af varemærket er utilbørligt. der er 100% identitet mellem mærkerne, og digital marketing support drager helt urimeligt fordel af den meget omfattende markedsføring som procter & gamble har bekostet. påstand 1 skal derfor ikke følges. påstand 2 skal heller ikke tages til følge, for det er ikke muligt at foretage den adskillelse af det varemærkeret- -7- lige aspekt af sagen og det domænenavneretlige som påstanden forudsætter. procter & gamble har benyttet og indarbejdet always siden 1990, allerede af den grund må det være udelukket at følge sagsøgeren. den subsidiære påstand skal heller ikke følges. den er for upræcis. navnlig er “ser- vices” ganske uafgrænset. i øvrigt synes sagsøgeren i den subsidiære påstand at sige stort set det samme som i de principale. det basale spørgsmål er i hvert fald det samme: er sagsøgtes varemærke always omfattet af varemærkelovens § 4, stk. 2?. en bekræftende besvarelse af dette spørgsmål fører til at ingen af sagsøgerens påstande kan tages til følge, heller ikke den mere subsidiære. hertil kommer at begge parter som erhvervsdrivende er omfattet af markedsførings- loven, herunder denne lovs § 5 om forbud mod benyttelse af andres forretningsken- detegn, og det gælder hvad enten benyttelsen sker på nettet eller i andre sammen- hænge. rettens afgørelse hverken efter de oplysninger der er fremkommet under sagen, eller efter rettens kendskab til markedsforholdene er der grundlag for at fastslå at procter & gambles varemærke always gennem avertering har opnået en sådan grad af kendthed at det er omfattet af varemærkelovens § 4, stk.
28. der kan i den forbindelse peges på at andre, og her i landet navnlig coca-cola, benytter always som varemærke eller en del af et varemærke. der er ikke forelagt retten undersøgelser vedrørende be- kendthedsgraden der kunne støtte procter & gambles anbringende. bedømmelsen af parternes konflikt må derfor ske på grundlag af bestemmelsen i varemærkelovens § 4, stk.
29. da der ikke foreligger nogen form for lighed mellem de af procter & gamble markedsførte artikler og digital marketing supports tjenesteydelser, er der ikke grundlag for at fastslå at digital marketing supports benyttelse af always på nettet er retsstridig. digital marketing supports påstande tages derfor til følge med de sproglige præciseringer der er foretaget nedenfor i konklusionen. -8- der skal derfor ikke tages stilling den subsidiære eller mere subsidiære påstand, her- under heller ikke, da den er betegnet som mere subsidiær, om rækkevidden af sidst- nævnte. thi kendes for ret: sagsøgte, procter & gamble company, tilpligtes anerkende, at sagsøgtes varemærke nr. vr 1983 01245 og nr. vr 1991 07378 ikke er til hinder for sagsøgers, digital marketing support aps’, anvendelse af sit varemærke ”always” i forbindelse med serviceydelser på internettet for klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, klasse 38: telekommunikationsvirksomhed og klasse 42: pro- gramming af computere, edb tjenesteydelser i form af rådgivning og informations- service i form af elektroniske søgemaskiner tilbudt på internettet. sagsøgte, procter & gamble company, tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes vare- mærke nr. vr 1983 01245 og nr. vr 1991 07378 ikke er til hinder for sagsøgers anvendelse af domænenavnet www.always.dk i forbindelse med services på internet- tet som beskrevet ovenfor. inden 14 dage skal procter & gamble company til digital marketing support aps i sagsomkostninger betale kr. 15.
30. jens feilberg hans jørgen nielsen uffe thustrup (sign.) ___ ___ ___ udskriftens rigtighed bekræftes. sø- og handelsretten, den p.j.v.